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미국 상표법

stanley 2017.07.04 15:57 조회 수 : 137

상표법

 

제1장 주등록부

 

제1051조 (상표의 등록 출원과 증명)

(a) 상표사용에 기반한 출원

(1) 거래상에 사용되는 상표의 소유권자는 특허ㆍ상표청에 다음과 같은 서류를 제출하고 정해진 수수료를 납부함으로써 이 법의 규정에 의하여 비치된 주등록부에 그 상표등록을 출원할 수 있다. 특허ㆍ상표청장에 의해 규정된 일정한 양식에 따라 확인한 출원서 및 사용되는 표장에 관하여 청장이 요구하는 상표 견본 또는 등본 및 표장의 도안을 제출해야 한다.

(2) 출원서는 출원인의 주소와 시민권, 출원인이 상표를 최초로 사용한 날짜, 출원인이 거래상 표장을 사용한 최초의 일자, 표장이 사용된 상품 및 표장의 도안을 포함하여야 한다.

(3) 확인서는 출원인에 의해 증명되어져야 하고 다음과 같은 내용을 명시해야 한다.

(A) 확인자 자신이나 그가 대리하여 확인하는 상사, 법인 또는 협회가 출원등록을 구하는 표장의 소유권자인 것을 명시해야 한다.

(B) 그가 알고 확신하는 대로 사실을 출원서에 자세히 기술하여야 하고,

(C) 표장이 거래상에 사용되고 있으며,

(D) 그가 알고 확신하는 바로는 다른 어떠한 자, 상사, 법인 또는 협회도 그 표장과 동일한 형태로 또는 그 다른 자의 상품에 사용되는 경우에 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 염려가 있을 정도로 그와 거의 유사하게 그 표장을 거래상 사용할 권리가 없다는 취지의 진술서. 다만 동시사용을 주장하는 모든 출원의 경우에 있어서는 출원인은

(ⅰ) 배타적사용에 대한 예외사항을 기술하여야 하고,

(ⅱ) 그가 아는 범위 내에서 기술하여야 한다.

(Ⅰ) 다른 자에 의한 동시사용;

(Ⅱ) 각 동시사용이 시행되는 상품과 지역

(Ⅲ) 각 사용기간 및

(Ⅳ) 출원인이 등록하고자 하는 상품과 지역명이

(4) 출원인은 청장이 정하는 규정 또는 규칙을 준수해야 한다. 청장은 출원과 출원일을 취득하기 위한 필요사항을 명시한 규정을 공표해야 한다.

(b) 건전한 상표사용 의사에 기반한 출원

(1) 그 자의 신의가 인정되는 상황 하에서 거래상 상표를 사용하고자 하는 성실한 의도를 가진 자는 이법의 규정에 의하여 소정의 수수료를 납부하고 출원서, 확인된 진술서를 제출함으로써 특허‧상표청에 비치된 주등록부에 상표를 출원할 수 있다.

(2) 출원서에는 출원인의 주소와 시민권, 거래상 표장을 사용하고자 하는 출원인의 성실한 의도, 출원인이 그 표장을 사용하고자 하는 성실한 의도가 있거나 그와 관련이 있는 상품 및 표장의 도면이 포함되어 있어야 한다.

(3) 확인서는 출원인에 의해 증명되어져야 하고 다음과 같은 내용을 명시해야 한다.

(A) 확인자 자신이나 그가 대리하여 확인하는 상사, 법인 또는 협회가 거래상 그 표장의 사용권이 있다고 확신하는 취지;

(B) 거래상 표장을 사용하고자 하는 출원인의 성실한 의도;

(C) 그가 알고 확신하는 대로 사실을 출원서에 자세히 기술하여야 하고,

(D) 그가 알고 확신하는 바로는 다른 어떠한 자, 상사, 법인 또는 협회도 그 표장과 동일한 형태로 또는 그 다른 자의 상품에 사용되는 경우에 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 염려가 있을 정도로 그와 거의 유사하게 그 표장을 거래상 사용할 권리가 없다는 취지의 진술서. 다만, §1126의 규정에 따라 제출된 출원에 대하여는 어떠한 표장도 출원인이 본 장의 제(c)항과 제(d)항을 충족시킬 때까지는 등록받지 못한다.

(4) 출원인은 청장이 정하는 규정 또는 규칙을 준수해야 한다. 청장은 출원과 출원일을 취득하기 위한 필요사항을 명시한 규정을 공표해야 한다.

(c) 제(a)항의 요건과의 일치를 위한 제(b)항의 규정에 의한 출원의 심사 시에 거래상 표장을 사용하여 온 출원인은 이 조 제(b)항의 규정에 의하여 제출된 출원의 심사기간 중에는 언제든지 이 조 제(a)항의 요건을 일치시키기 위하여 그 출원서를 수정함으로써 이법의 목적을 위한 그 사용의 이익을 주장할 수 있다.

(d) 상표가 거래상 사용되고 있다고 확인된 진술서

(1) 이 조 제(b)항의 규정에 의한 출원인에게 §1063제(b)항 제(2)호의 규정에 의하여 표장에 관한 허가통지서가 발급된 날로부터 6월 이내에 출원인은 거래상 사용되고 있는 표장에 관하여 청장이 요구하는 견본 또는 등본의 수와 소정의 수수료를 포함하여, 그 표장이 거래상 사용되고 있고 출원인이 거래상 그 표장을 최초로 사용한 일자, 표장이 거래상 사용되거나 관련된 것으로서 허가통지서에 기재된 상품 또는 서비스 및 표장이 그 상품 또는 서비스에 사용되거나 관련되는 형식과 방법을 명시한 확인된 진술서를 특허‧상표청에 제출하여야 한다. 사용진술서의 심사 및 승인에 따라, 그 표장은 특허‧상표청에 등록되고 표장의 등록이 가능한 것으로서 사용진술서에 기술된 상품 또는 서비스에 대하여 등록증서가 발급되며 등록은 특허‧상표청의 관보에 공표함으로써 이를 통지한다.

그 심사에는 §1052 제(a)항 내지 (e)항에 정하는 요건에 대한 심사가 포함된다. 등록의 통지서에는 표장이 등록된 상품 또는 서비스가 명시되어야 한다.

(2) 청장은 제(1)호에 규정하는 6월의 기간이 만료하기 이전에 출원인의 서면요구가 있는 때에는 1회에 부가되는 6월의 기간 동안, 제1호의 규정에 의한 사용진술서의 제출기간을 연장하여야 한다. 전단의 규정에 의한 연장에 추가하여, 청장은 출원인이 정당한 이유를 지시하는 때에는 이 호의 규정에 의하여 허가받은 최후의 연장기간이 만료하기 전에 행하여진 출원인의 서면요구에 따라, 총계로 24시간을 초과하지 아니하는 기간 동안 제1호의 규정에 의한 사용진술서의 제출기간을 추가로 연장할 수 있다.

이 호의 규정에 의한 기간의 연장요구서에는 출원인이 거래상 그 표장을 계속하여 사용하고자 하는 성실한 의도를 가지고 있다는 내용이 포함되고 출원인이 거래상 그 표장을 계속하여 사용하고자 하는 성실한 의도를 가지고 있는 것으로서, 등록허가통지서에서 기술된 상품 및 서비스를 명시하는 확인된 진술서가 첨부되어야 한다. 이호의 규정에 의하여 기간의 연장을 요구하는 때에는 소정의 수수료를 납입하여야 한다.

청장은 이 호에서 말하는 정당한 이유가 무엇인가를 결정하기 위한 지침을 정하는 규칙을 제정하여야 한다.

(3) 청장은 사용진술서를 제출하는 모든 출원인에게 그에 관한 승인 또는 거절의 사실 및 사용진술서가 거부된 경우에는 거절에 대한 이유를 통지하여야 한다. 출원인은 사용진술서를 수정할 수 있다.

(4) (1)에 따라 사용 진술서 또는 (2)에 따라 연장 청구를 기간 내에 제출하지 않으면 출원을 포기한 것으로 본다. 그러나 응답의 지연이 의도적이지 않았다는 것을 장관이 만족할 수 있도록 입증 할 경우는 그러하지 않으며, 이 경우 제출 기한은 연장 받을 수 있지만, 그 기간 사용 진술서의 제출 기한으로 (1)과 (2)에 지정되는 기간을 넘지 않는 범위로 한다.

(e) 소환장 및 통지서의 송달을 위한 거주자의 지정출원인은 그가 미국에 거주하지 아니하는 경우에는 특허‧상표청에 제출되는 서면기록에 의하여 미국에 거주하는 자로서 표장에 영향을 미치는 소송절차에서통지서 또는 소환장의 송달을 받을 수 있는 특정인의 성명 및 주소를 지정하여야 한다. 그 통지서 또는 소환장은 전단의 규정에 의하여 제출된 최후의 지정서에 명시된 주소지로 그 등본을 인도하거나 우송함으로써 그 지정을 받은 자에게 이를 송달할 수 있다. 그 지정을 받은 자가 그 지정서에 지정된 주소지에서 그 거처가 밝혀지지 아니한 때에는 그 통지서 또는 소환장은 청장에게 송달될 수 있다.

제1052조 (주등록부에 등록받을 수 있는 상표 및 동시등록)

출원인의 상품이 다른 자의 상품과 식별될 수 있는 어떠한 상표도 다음 각항에 해당하는 경우를 제외하고는 그 특성을 이유로 주등록부에의 등록을 거부 받지 아니한다.

(a) 부도덕한 사항, 기만적이거나 중상적인 사항 또는 다른 자(생사를 묻지 아니한다), 기관, 종교 또는 국가의 상징을 비방하거나 그 관계를 허위로 암시 또는 모욕하거나 악평을 가할 수 있는 사항으로 구성되는 것, 또한 지리적 표장에 있어 포도주와 증류주와 관련하여 출원인이 원산지와 다른 곳에서 사용하거나 WTO협정(3501조9항19호에 정의)이 미국에서 발효된 날 또는 1년 이후에서 사용된 상표.

(b) 미국, 주, 지방단체 또는 외국의 국기, 문장, 기타기장을 구성하거나 그와 유사한 외형을 구비하는 것.

(c) 생존하는 특정인물(그 서면동의를 받지 아니하고)의 성명, 초상 또는 서명을 구성하거나 사망한 미국대통령 (그 미망인이 생존하는 기간 중 그 서면동의를 받지 아니하고)의 성명, 서명 또는 초상을 구성하는 것.

(d) 특허‧상표청에 등록된 표장 또는 다른 자가 미국에서 전에 사용하고 포기하지 아니한 표장이나 상호가 출원인의 상품에 사용되었을 경우에는 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 염려가 있는 매우 유사한 표장을 구성하는 것. 다만, 혼동과 오인 또는 기만행위가 표장사용의 형식이나 장소 또는 그 표장이 사용되고 있는 상품에 대한 일정한 조건과 제한 하에서 1인 이상의 자에 의한 동일 또는 유사한 표장의 계속적인 사용에 기인한 것이 아니라고 청장이 판단하는 경우에는 동시등록은 다음 각 호에 정하는 일자 이전에 그들이 그 합법적인 동시 사용권의 결과에 의하여 상업용으로 그 표장을 사용할 수 있게 되었을 때에는 그들에게 이를 허가할 수 있다.

(1) 미결 출원의 최초제출일 또는 이 법의 규정에 의하여 행하여진 모든 등록의 최초출원일

(2) 1881년 3월 3일의 법 또는 1905년 2월 20일의법의 규정에 의하여 그 전에 행하여지고 그 일자로부터 계속하여 효력을 가진 등록의 경우에 있어서는1947년 7월 5일

(3) 1905년 2월 20일의 법의 규정에 의하여 출원되고 1947년 7월 5일 이후에 등록된 출원의 경우에 있어서는 1947년 7월 5일 그 출원 또는 등록의 소유권자가 출원인에 대한 동시등록허가에 동의하는 때에는 미결출원의 제출일 또는 등록전의 사용이라는 전술한 요건은 필요하지 아니하다.

동시등록은 1이상의 자가 동일 또는 유사한 표장을 거래상 사용할 권리가 있다고 관할법원이 최종적으로 판정한 때에는 청장도 이를 허가할 수 있다. 청장은 동시등록을 허가함에 있어서, 표장사용의 형식이나 방법 또는 그 표장이 각자에게 등록된 상품에 대하여 조건 및 제한을 가하여야 한다.

(e) (1) 출원인의 상품에 사용되는 경우에는 단지 이를 기술하거나 기만적으로 잘못 기술하는 표장 또는

(2) 출원인의 상품에 사용되는 경우에는 주로 지리적인 면에서 기술하거나 기만적으로 잘못 기술하는 표장으로 구성되는 것 (다만, 지역적인 원산지의 표시로서, §1054의 규정에 의하여 등록받을 수 있는 경우를 제외한다),

(3) 출원인의 상품과 관련해 기만적으로 지리적 표시를 하는 것,

(4) 주로 성만으로 이루어졌거나

(5) 전체적으로 어떤 기능적인 요소로 이루어진 표장.

(f) 이 조 제(a), (b), (c), (d), (e)(3) 및(e)(5)항에서 명백히 배제하는 경우를 제외하고는 본 조의 어떠한 규정도 출원인에 의하여 사용되는 것으로서 거래상 출원인의 상품에 대한 식별력이 인정되는 표장의 등록을 방해하지 아니한다. 장관은 출원인의 상품이 거래상 사용된 경우에 있어서, 식별력의 주장을 한 날 전 5 년간에 걸쳐, 출원인에 의한 그 표장이 거래에 있어서 실질적으로 독점하고 지속적인 표장사용의 증거를 당해 표장이 거래에서 출원인의 상품에 사용되는 경우, 식별력이 있는 것으로 일단의 증거로 승인 할 수 있다. 본조의 어떠한 규정도 표장이며, 출원인의 상품에 사용되는 경우에 주로 해당상품에 대해 지리적으로 사기적으로 기술 할 것이며, 한편, 북미자유 무역협정시행법 제정 일전에, 출원인의 상품 정보 거래의 식별을 가지게 되어 있으면 등록을 방해하지 않는다. 제43조 (c)에 따라 선명화에 의한 희석 또는 품질 저하에 의한 희석을 야기할 우려가 있는 표장은 제13조에 따라 제기되는 절차 따르는 경우에 한하여 그 등록을 거절 할 수 있다. 제43조 (c)에 따라 선명 화에 의한 희석 또는 품질 저하에 의한 희석을 야기 우려가 있는 표장의 등록은 제14조 또는 제24조의 절차에 따라 취소 할 수 있다.

제1053조 (등록받을 수 있는 서비스표)

서비스표는 그 적용이 가능한 범위 내에서, 상표에서와 동일한 방법과 효력으로 등록받을 수 있다. 서비스표는 등록이 된 때에는 이 범에 규정된 상표의 경우와 동일한 보호를 받을 권리를 가진다. 이조의 규정에 의한 출원 및 그 절차는 적용 가능한 범위 내에서 상표의 등록에 대하여 규정하는 것과 일치하여야한다.

제1054조 (등록받을 수 있는 단체표장 및 증명표장)

상표등록에 관한 규정에 따라 그 적용이 가능한 범위 내에서, 지역적인 원산지 표시를 포함하는 단체 및 증명의 표장은 공업 또는 상업의 시설을 소유하고 있지 아니하지만 등록을 구하는 표장의 사용에 대하여 합법적인 통제권을 행사하는 자, 국가, 주 및 지방자치단체 등에 의하여 상표에서와 동일한 방법과 효력으로 이 법의 규정에 따라 등록 ,,,받을 수 있다. 단체 및 증명의 표장은 등록이 된 때에는 상표의 경우에 있어서와 같이 이 법에 규정된 보호를 받을 권리를 가진다. 다만, 그 소유권자 또는 사용자가 상품을 제조 또는 판매하거나 그 표장이 사용되는 서비스를 행하고 있다는 사실을 허위로 표시하기 위하여 사용하는 때에 있어서의 증명표장의 경우를 제외한다. 이조의 규정에 의한 출원 및 그 절차는 적용 가능한 범위 내에서 상표의 등록에 대하여 규정하는 것과 일치하여야 한다.

제1055조 (효력 및 등록에 영향을 미치는 관계 회사에 의한 사용)

등록된 표장 또는 등록을 구하는 표장이 관계회사에 의하여 합법적으로 사용되거나 사용될 수 있는 경우에 있어서의 그 사용은 등록명의인 또는 등록출원인의 이익을 위하여 효력이 있지만, 그 표장 또는 그 등록의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. 다만, 그 표장이 공중을 기만하는 방법으로 사용되지 아니하는 경우에 한한다. 특정인에 의한 표장의 최초사용은 상품 또는 서비스의 내용 및 질에 관하여 표장의 등록명의인 또는 등록출원인의 규제하는 경우에는 그 동록명의인 또는 출원인의 이익을 위하여 효력이 있다.

제1056조 (등록받을 수 없는 사항의 포기)

(a) 강제적인 포기 및 자발적인 포기

청장은 그 부분이 없으면 등록받을 수 있는 표장에 관하여 등록받을 수 없는 구성부분을 포기하도록 출원인에게 요구할 수 있다. 출원인은 등록을 구하는 표장의 특정한 구성부분을 자진하여 포기할 수 있다.

(b) 권리의 침해

§1057 제(e)항의 규정에 의하여 행해진 것을 포함하는 어떠한 권리의 포기도 당시에 존재하거나 포기된 사항에서 그 후에 발생하는 출원인의 권리 또는 등록명의인의 권리 및 다른 출원에 관한 그 등록권을 침해하거나 그에 영향을 미치지 아니한다. 다만, 이 경우에 있어서 그 포기된 사항은 그의 상품 또는 서비스에 관하여 식별력이 있거나 식별력을 가지도록 되어 있었어야 한다.

제1057조 (등록증)

(a) 발행 및 형식. 주등록부에 등록된 표장의 등록증은 미국특허·상표청의 직인이 찍힌 상태로 미합중국명으로 발행되며 청장에 의해 서명되거나 그의 서명이 붙여질 것이고 그것의 기록은 미국 특허상표청에 보관된다. 등록은 그 표장을 복제하고, 그 표장이 본 법 조항에 근거하여 주등록부에 등록되며, 표장의 최초 사용일자, 표장의 최초 상업상 이용일자, 등록된 구체적인 상품 또는 서비스명, 등록번호 및 등록일자, 기한, 등록출원서가 미국특허·상표청에서 접수된 일자 및 등록에 부여될 수 있는 조건 및 제한이 기재된다.

(b) 명백한 증거로서의 등록증. 이 장에 근거하여 주등록부에 등재된 표장의 등록증은 등록표장의 유효성, 표장의 등록, 표장에 대한 권리자의 권리, 등록증에 기재된 조건 또는 제한 하에서 등록된 표장을 상업상 이용할 권리자의 독점적인 권리 또는 등록증에 기재된 상품 또는 서비스에 대한 권리자의 독점적인 권리에 대한 명백한 증거가 된다.

(c) 추정사용으로 간주되는 표장의 등록신청. 본 장에서 규정하고 있는 주등록부상의 표장의 등록 여하에 따라, 그러한 표장에 대한 등록출원서의 제출은 표장의 추정사용, 우선권의 부여, 전국적인 효과, 그의 표장이 포기되지 않은 자 및 그러한 출원 전에 이하에 기재된 사항에 해당되는 자를 제외하고는 타인에 대하여 그 등록에 기재된 상품 또는 서비스에 대해서 또는 그와 관련하여 표장의 추정사용을 구성한다.

(1) 표장을 사용했다.

(2) 출원 중이거나 등록이 된 표장에 대해서 출원서를 제출했다.

(3) 그 또는 그녀가 우선권을 얻은 근거가 되는 표장을 등록 받기 위해 외국 출원을 신청하고 그 표장이 출원 중이거나 등록된 된 그 125 표장을 등록 받기 위해 제1126절(d)에 따라 적절하게 출원신청 했다.

(d) 양수인에게 발행. 표장의 등록증은 출원인의 양수인에게 발행될 수 있다. 그러나 양도가 먼저 미국특허·상표청에 등록이 되어야 한다. 권리변경이 있는 경우 청장은 권리자의 신청, 적절한 증거 및 수수료를 납부하면 그러한 양수인에게 양수인 명으로 원 존속기한의 잔존기간 동안 관련 표장의 새로운 등록증을 발행한다.

(e) 권리자에 의한 포기, 말소 또는 보정. 권리자의 신청에 의해 청장은 등록이 말소 포기되도록 허락할 수 있다. 말소에는 적절한 기입이 미국·특허상표청의 기록에 만들어 져야 한다. 권리자의 신청과 수수료의 납부에 의해, 정당한 근거가 있는 경우 청장은 어떠한 등록도 부분적으로 보정되거나 권리불요구되도록 할 수 있다: 단, 보정 또는 권리불요구는 표장의 특성을 본질적으로 변경해서는 안된다. 이에 대한 적절한 기입이 미국특허·상표청의 기록 및 등록증에 만들어져야 한다.

(f) 증거로서의 미국특허·상표청 기록의 사본. 표장들에 관한 미국 특허·상표청에 속하는 어떤 기록, 서적, 서류 또는 도면 및 등록증 사본은 미국특허·상표청의 직인에 의해 진본임이 입증되고 청장에 의해 증명되거나 청장이 정당하게 지정한 특허청 직원에 의해 그의 성명이 기재된 경우 그 원본이 증거가 되는 모든 경우에 증거가 된다: 그리고 이러한 신청을 하는 자는 수수료를 납부함으로써 그 사본을 입수할 수 있다.

(g) 특허·상표청 착오에 의한 정정. 미국 특허·상표청의 착오로 발생된 등록상의 중요한 실수가 특허·상표청의 기록에서 명백히 나타나는 경우, 그 사실 및 잘못의 성격을 진술하는 증명서가 무료로 발행되어야 하며 그에 대하여 기록되고 그에 대한 인쇄된 사본이 등록증의 각 인쇄본 마다 부착되어야 하는데, 그러한 정정 등록은 마치 동일한 내용이 원래부터 그러한 정정된 형태로 발행되었던 것과 동일한 취지에서 만들어지거나 청장의 직권으로 새로운 등록증을 무료로 발행할 수 있다. 미국 특허·상표청의 규정에 따라 발행된 모든 정정등록증 및 그것이 첨부된 등록은 마치 그러한 등록증과 그것의 발행은 특별히 법에 의해 권한부여 된 것처럼 동일한 권리와 효과를 가진다.

(h) 출원인의 착오에 의한 정정. 어떠한 실수가 등록에서 만들어지고 그러한 실수가 출원인의 고의 없이 실수로 만들어진 것임이 확실한 경우에는 언제라도 청장은 정정등록증 또는 그의 직권에 의해 수수료 납부와 함께 새로운 등록증을 발행할 권한이 있다: 단 그러한 정정은 표장의 복제를 요하는 등록에서는 그러한 변경을 포함하지 않는다.

제1057조 (등록증) (구법)

(a) 발급 및 양식

주등록부에 등록된 표장의 등록증은 미국 특허‧상표청의 봉인을 받고 청장의 서명을 받아 미국의 명의로 발급되며 그 기록은 특허‧상표청에 보관된다. 등록증에는 그 표장이 복사되고 그 표장이 이 법의 규정에 의하여 주등록부에 등록되어 있다는 사실, 그 표장의 최초 사용일자, 그 표장에 대한 거래상 최초 사용일자, 그 등록된 특정한 상품과 서비스, 등록번호와 등록일자, 등록기간, 등록출원서가 특허‧상표청에 접수된 일자 및 등록에 부과될 수 있는 조건과 제한 사항이 기재되어야 한다.

(b) 일응 명백한 증거로서의 등록증

주등록부에 등록된 표장의 등록증은 등록표장의 유효성과 표장의 등록, 표장등록자의 소유권 및 등록증에 명시된 조건 또는 제한에 따라 그에 표시된 상품 또는 서비스에 관하여 등록된 표장을 거래상 사용하는 배타적인 권리에 대한 일은 명백한 증거가 된다.

(c) 추정사용으로 간주되는 표장등록의 출원

이 법에 규정된 주등록부 상의 표장등록을 조건으로 하여, 그 표장의 등록출원서를 제출하는 것은 그 표장에 대한 추정사용권이 구성되는데 이에는 다른 자에 대항할 수 있는 것으로서, 그 등록증에 명시된 상품 및 서비스에 관하여 전국적인 효력이 있는 우선권이 부여된다. 다만, 이 항에서 말하는 다른 자에게는 그 출원 전에 다음 각 호에 해당하는 요건을 구비하고 그의 표장을 포기하지 아니한 자는 포함되지 아니한다.

(1) 그 표장을 사용하였을 것

(2) 표장의 등록이 계류 중이거나 표장의 등록이 끝난 표장의 등록출원을 하였을 것

(3) 그에 의하여 그가 우선권을 취득한 표장을 등록하기 위하여 외국출원을 하였을 것. 또한,

§1126 제(d)항의 규정에 의하여 계류 중에 있거나 표장의 등록이 끝난 표장의 등록출원을 적시에 하였을 것

(d) 양수인에 대한 발급

표장의 등록증은 출원인이 양수인에게 발급할 수 있지만 양도의 사실이 특허‧상표청에 우선 기록되어야한다. 청장은 소유권이 변경된 경우에 있어서 소유권자의 요청이 있고 적당한 증거를 제시하며 소정의 수수료를 납입한 때에는 원존속기간 중의 잔존기간에 대하여 그 양수인에게 그 명의로 당해 표장의 등록증을 발급하여야 한다.

(e) 등록명의인에 의한 포기, 취소 또는 보정

청장은 등록명의인의 청구가 있는 때에는 취소를 위한 등록의 포기를 허용할 수 있고 취소가 되었을 때에는 특허‧상표청의 기록부에 그에 관한 기재를 하여야 한다. 등록명의인의 청구가 있고 소정의 수수료를 납입한 때에는 청장은 정당한 이유가 있다고 판단하는 경우에 등록의 보정 또는 권리의 일부포기를 허용할 수 있다. 다만, 보정 또는 권리의 일부포기가 표장의 특성을 본질적으로 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 있어서는 특허‧상표청의 기록부, 등록증 또는 그 등록증이 멸실되거나 훼손되었을 때에는 그 인증사본에 그에 관한 기재를 하여야 한다.

(f) 증거로서의 특허‧상표청의 기록 사본

표장에 관한 것으로서 특허‧상표청에 속하는 기록, 장부, 문서 또는 도면의 사본 및 등록사항의 사본은 특허‧상표청의 직인에 의하여 인증되고 청장 또는 그에 의하여 정식으로 지명된 청의 직원에 의하여 그 명의로 진정하다는 증명이 있는 때에는 그 원본이 증거가 되는 모든 경우에 있어서 증거가 된다. 또한, 그에 대한 청구를 하고 소정의 수수료를 납입하는 어떠한 자도 그 사본을 입수할 수 있다.

(g) 특허‧상표청의 착오에 대한 정정

특허‧상표청의 과오에 의하여 발생한 등록사항에서의중요한 착오가 청의 기록에 의하여 명백하게 개시되었을 때에는 그러한 착오의 사실 및 그 내용을 기재한 증명서가 무료로 발급되어야 하고 그 기록‧인쇄된 사본은 그 등록증의 각 인쇄된 사본에 첨부되어야 하며 그 정정된 등록증은 그 후 그것이 정정된 양식으로 처음부터 발급되었던 것과 동일한 효력을 가진다. 또한, 청장은 그 재량에 의하여 수수료를 받지 아니하고 새로운 등록증을 발급할 수 있다.

특허‧상표청 규칙에 의하여 종전에 발급된 모든 정정증명서 및 그 증명서가 첨부된 등록증은 그 증명서 및 그의 발급이 법령에 의하여 명백하게 승인되었던 것과 동일한 효력을 가진다.

(h) 출원인의 착오에 대한 정정

등록에 착오가 행하여지고 그 착오는 출원인의 과오에 의하여 선의로 발생하였다는 사실이 판명된 때에는 청장은 정정증명서 또는 소정의 수수료를 납입하는 것을 조건으로 그 재량에 의하여 새로운 등록증을 발급할 수 있는 권한을 가진다. 다만, 그 정정이 표장의 재공표를 요하는 것과 같이 등록에서의 변경이 수반되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제1058조 기한, 진술서 및 비용

(a) 요구된 진술서의 제출기한. 모든 등록은 10년간 유지된다, 단 그러한 등록이 등록권자가 미국특허·상표청에 다음의 제출기한 내에 (b)에 기재된 요건을 충족하는 진술서를 제출하지 않아 그 등록이 청장에 의해 취소되는 경우는 제외된다.

(1) 이 법에 따른 등록일 또는 제12절 (c) 상의 공고일로부터 6년이 만료되기 전 1년 이내에 즉시

(2) 등록일로부터 10년 그리고 그 등록일로부터 이후 매 10년이 만료되기 전 1년 이내에 즉시

(3) 권리자는 이 절에서 요구되는 진술서를 (1) 및 (2)항에서 정한 기한의 만료일로부터 6개월의 유예기간 내에 즉시 (b)에 정한 요금 및 청장에 의해 정해진 추가유예기한요금과 함께 진술서를 제출할 수 있다.

(b) 진술서의 요건. (a)에서 말하는 진술서는-

(1) (A) 표장이 상업상 이용되고 있음을 진술해야 한다.

(B) 등록에 기재된 상품 및 서비스 또는 그 표장이 상업상 이용중인 상품 및 서비스가 진술되어야 한다.

(C) 상업화된 표장의 현재 사용을 보여주는 여러 장의 견본 또는 사본이 청장이 요구하는 형태로 제출되어야 한다.

(D) 청장이 정한 요금을 납부하여야 한다. 또는

(2) (A)등록증에 기재된 상품 및 서비스 또는 표장이 상업상 이용되고 있지 않은 상품 및 서비스가 진술되어야 한다.

(B)불사용이 그러한 불사용을 정당화할 수 있는 특별한 상황 때문에 발생된 것이고 그 표장을 포기할 의사 때문은 아니라는 설명을 포함해야 한다.

(C)청장이 정한 요금을 납부하여야 한다.

(c) 흠결있는 진술서. 만약 (a)에서 정한 기한 내에 제출된 것이 그 등록권자의 명으로 제출되지 않는 등으로 흠결이 있다면, 그러한 흠결은 법정기한 후에도 흠결통지 후 정한 기한 내에 정정될 수 있다. 그러한 제출에 대해서는 청장이 정한 추가수수료를 납부해야 한다.

(d) 요구통지. 그러한 진술서에 대한 특별한 요구통지는 각 등록증 및 제12절 (c)에서 정한 공고통지에 첨부되어야 한다.

(e) 공고 또는 거절통지. 청장은 권리자에게 청장의 공고 또는 거절, 거절의 경우에는 그 이유와 함께 본 절에서 요구하는 진술서를 제출하도록 통지해야 한다.

(f) 소환장 및 통지송달을 위한 거주자지정. 만약 권리자가 미국에서 살고 있지 않다면, 권리자는 미국특허·상표청에 서류를 제출함으로써 표장에 관계되는 통지 또는 소환장을 받을 수 있도록 미국에서 거주하는 자의 성명과 주소를 지정할 수 있다. 그러한 통지 또는 소환장은 그에게 맡기도록 지정된 자에게 직접 또는 최후의 지정서에서 명시된 주소지에 있는 자에게 문서 사본을 발송함으로써 송달될 수 있다. 만약 지정인이 최종 지정주소지에 없거나 권리자가 표장에 관련된 통지 및 소환장을 송달할 수 있는 미국에서 거주하는 자의 성명과 주소를 정하는 서류를 미국특허·상표청에 제출하지 않은 경우에는 그러한 통지 또는 소환장은 청장에게 송달될 수 있다.

제§1058조 (등록의 존속기간) (구법)

(a) 개관

각 등록증은 10년간 유효하다 다만, (b)호의 다음 만료기간에 의하여 만료되는 때에 청장이 이를 취소하여야 한다.

(1) 이법의 규정에 의하여 등록일로부터 6년까지 등록이 발효되어야 한다.

(2) §1062 제(c)항의 규정에 의하여 공표되는 등록은 그 공표일로부터 6년이 만료하기 전 1년 이내에 등록 표장이 사용되어야 한다.

(3) 각 등록은 만료하는 기간의 말일로부터 10년 이내에 기간 동안 이를 갱신할 수 있다.

(b) 계속사용의 선서진술서

본조의 (a)항의 규정에 의하여 등록소유자가 특허‧상표청에 소정의 수수료를 납부하면 만료하기 전 1년 이내에 그 등록은 유효하다.

(1) 등록명의인이 거래상 표장이 사용되거나 그에 관련된 등록에 적시된 상품 또는 서비스를 명시하고 그에 그 표장을 현재 사용 중에 있는 것을 명백히 선서진술서에 밝히거나,

(2) 그 표장의 불사용이 그를 정당화하는 특별한 사정에 의한 것이지 표장을 포기하려는 어떠한 의도에 의한 것이 아니라는 것을 명백히 한 선서진술서에 표시해야 한다.

(c) 제출유예기간: 결함

(1) 등록소유권자는 본조의 (a)항의 발효기간 이후에6개월 이내의 유예기간동안 등록서류를 제출할 수 있다. 이러한 제출은 청장에 의한 소정의 추가 수수료가부여 될 수 있다.

(2) 결함에 대한 통지가 있은 후에 소정의 기간 이내에 법령에 의해 주어진 기간 이후에 본 조의 결함 규정 하에 부족분을 제출할 수 있다. 이러한 서류제출 시 청장에 의한 소정의 추가 수수료가 부여될 수 있다.

(d) 선서진술서의 공지 요건

선서진술서의 특별공지는 §1062 제(c)항의 규정에 의하여 각각의 공표 통지와 등록증이 첨부된 진술서가필요하다.

(e) 선서진술서의 수용 또는 거절 통지

청장은 선서진술서를 제출한 등록명의인에게 그 수용 또는 거절 및 거절하는 경우에는 그 이유를 통지할 것이다.

(f) 소환장 및 통지서의 송달을 위한 거주자의 지정

등록권자는 그가 미국에 거주하지 아니하는 경우에는 특허‧상표청에 제출되는 서면기록에 의하여 미국에 거주하는 자로서 표장에 영향을 미치는 소송절차에서통지서 또는 소환장의 송달을 받을 수 있는 성명 및 주소를 지정하여야 한다. 그 통지서 또는 소환장은 전단의 규정에 의하여 제출된 최후의 지정서에 명시된 주소지로 그 등본을 인도하거나 우송함으로써 그 지정을 받은 자에게 이를 송달할 수 있다. 그 지정을 받은 자가 그 지정서에 지정된 주소지에 그 거처가 밝혀지지 아니한 때에는 그 통지서 또는 소환장은 청장에게 송달될 수 있다.

제1059조 (등록의 갱신)

(a) 갱신기간 및 갱신 시기

§1058의 규정에 따라 각 등록은 소정의 수수료를 납입하고 일정한 양식의 출원서와 수수료를 납입하면 만료하는 기간의 말일로부터 10년의 기간 동안 이를 갱신할 수 있다. 그 갱신출원은 등록처분 또는 갱신처분이 된 존속기간의 만료 전 6월 이내에는 언제라도 이를 할 수 있고 만약 부족분에 대해서는 부족분 통지 이후에 기한 내에 추가 수수료를 납부 할 수 있다.

(b) 갱신거절의 통지

청장은 등록의 갱신을 거절하는 경우에는 그 거절처분 및 그 이유를 등록명의인에게 통지하여야 한다.

(c) 소환장 및 통지서의 송달을 위한 거주자의 지정등록권자는 그가 미국에 거주하지 아니하는 경우에는 특허‧상표청에 제출되는 서면기록에 의하여 미국에 거주하는 자로서 표장에 영향을 미치는 소송절차에서통지서 또는 소환장의 송달을 받을 수 있는 성명 및 주소를 지정하여야 한다. 그 통지서 또는 소환장은 전단의 규정에 의하여 제출된 최후의 지정서에 명시된 주소지로 그 등본을 인도하거나 우송함으로써 그 지정을 받은 자에게 이를 송달할 수 있다. 그 지정을 받은 자가 그 지정서에 지정된 주소지에 그 거처가 밝혀지지 아니한 때에는 그 통지서 또는 소환장은 청장에게 송달될 수 있다.

제1060조 (양도)

(a) (1) 등록된 표장 또는 등록출원서가 제출된 표장은 그 표장이 사용되고 있는 기업의 영업권과 함께 또는 표장의 사용과 관련되고 그 표장에 의하여 상징되는 기업에 대한 영업권의 일부와 함께 이를 양도할 수 있다. 다만, §1051 제2항의 규정에 의한 표장의 등록을 위한 어떠한 출원도 기업이 운영되고 현존하는 때에는 출원인의 기업 또는 그 일부에 대한 승계자의 경우를 제외하고는 §1051 제(d)항의 규정에 의한 확인된 사용진술서를 제출하기 전에 이를 양도할 수 없다.

(2) 이 조의 규정에 의하여 승인되는 어떠한 양도에 있어서도 그 사용에 관련 되고 그 기업에 사용되고 있는 기타 다른 표장 또는 상포나 기업이 운영되는 형태에 의하여 상징되는 기업의 영업권을 포함하는 것인 이를 요하지 아니한다.

(3) 양도는 정식으로 작성된 문서에 의하여 이를 행하여야 한다. 승인서는 양도의 실행에 대한 일응 명백한 증거가 되고 특허‧상표청에 기록된 때에는 그 기록도 양도의 실행에 대한 일응 명백한 증거가 된다.

(4) 양도는 그 사실이 양도일자로부터, 3월 이내 또는 그 이후의 구매가 있기 전에 특허‧상표청에 기록되지 아니하는 한, 대가를 지급하고 무단히 구입한 그 후의 구매자에 대하여는 이를 무효로 한다.

(5) 기록을 위하여 이 조의 규정에 따라 제출된 양도의 기록은 특허‧상표청에 별도로 보관하여야 한다.

(b) 양수인이 미국에 거주하지 아니하는 경우에는 특허‧상표청에 제출되는 서면기록에 의하여 미국에 거주하는 자로서 표장에 영향을 미치는 소송절차에서 통지서 또는 소환장의 송달을 받을 수 있는 성명 및 주소를 지정하여야 한다. 그 통지서 또는 소환장은 전단의 규정에 의하여 제출된 최후의 지정서에 명시된 주소지로 그 등본을 인도하거나 우송함으로써 그 지정을 받은 자에게 이를 송달할 수 있다. 그 지정을 받은 자가 그 지정성에 지정된 주소지에 그 거처가 밝혀지지 아니한 때에는 그 통지서 또는 소환장은 청장에게 송달될 수 있다.

제1061조 (승인 및 확인의 실행)

이 법의 규정에 의하여 요구되는 승인 및 확인은 법률에 의하여 선서를 집행하는 권한이 부여된 미국 내에 있는 자의 면전에서 할 수 있고, 외국에서 행하여지는 때에는 미국의 외교관이나 영사관의 면전 또는 미국의 외교관이나 영사관의 증명서 또는 외국에 의하여 지명되는 공무원의 위임장(조약이나 협정에 의하여 미국이 지명하는 공무원의 위임장에 대하여 동일한 효력을 부여하는)에 의하여 그 권한이 입증되는 관련 외국에서 선서를 집행하는 권한이 부여된 특정한 공무원의 면전에서 이를 할 수 있으며 이러한 승인 및 확인은 이를 시행하는 주 또는 국가의 법률을 준수하고 있는 경우에는 유효하다.

제1062조 (공표)

(a) 심사 및 공표

표장의 등록출원서가 제출되고 소정의 수수료가 납입된 때에는 청장은 표장의 등록을 담당하는 심사관에게 그 출원서를 회부하여 심사하게 하여야 하고, 그 심사의 결과 §1051 제(d)항의 규정에 의하여 요구되는 사용진술서를 수용함에 따라 출원인이 등록을 받을 권리가 있다는 것이 명백하게 된 때에는 특허‧상표청 공보에 그 표장을 공표하게 하여야 한다. 다만, 동시사용을 주장하는 출원인이 동시사용을 주장하는 경우 또는 §1066에 규정하는 저촉심사에 해당하는 경우에 있어서는 그 표장은 달리 등록받을 수 있는 때에는 당해 절차에 대한 당사자의 권리가 확정되는 것을 조건으로 하여 이를 공표할 수 있다.

(b) 등록의 거절, 출원의 보정 및 포기

출원인이 등록받을 권리가 없다는 것이 판명된 경우에는 심사관은 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다. 출원인은 그 통지에 응답하거나 출원을 보정하기 위하여 6월의 기간을 가진다. 그 기간 안에 응답 또는 보정이 있는 때에는 재심사를 하여야 한다. 이러한 절차는 (1) 심사관이 표장의 등록을 최종적으로 거절할 때까지 또는 (2) 출원인이 응답, 보정 또는 항소를 하지 아니하고 6월의 기간이 경과한 때에는 그 출원은 포기된 것으로 본다. 다만, 응답을 행함에 있어서의 지연이 부득이 한 것이었다고 청장이 납득할 수 있게 된 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 있어서는 그 기간은 연장될 수 있다.

(c) 구법에 의하여 등록된 표장의 재공표

1881년 3월 3일 또는 1905년 2월 20일 법의 규정의 의하여 등록된 표장의 등록명의인은 그 등록의 존속기간이 만료하기 전에 소정의 수수료를 납입한 때에는 언제든지 그 표장이 등록에 적시된 것으로서 거래상 사용되고 있는 상품을 명시하고 그가 당해 표장에 대하여 이 법의 규정에 의한 이익을 주장하는 선서진술서를 청장에게 제출할 수 있다. 청장은 그 표장에 관한 통지사항을 관보에 공표하고 그 공표사실 및 §1058 제(b)항에 규정하는 사용 또는 불사용의 선서진술서에 대한 요건을 등록명의인에게 통지하여야 한다. 이 항의 규정에 의하여 공표된 표장은 §1063의 규정에 대한 적용대상이 되지 아니한다.

제1063조 (등록에 대한 이의신청)

(a) 특정한 표장에 대한 주등록부에의 등록으로 인하여 손해를 입게 될 것이라고 믿는 어떠한 자도 §1125제(c)항의 규정을 포함하여 소정의 수수료를 납입한때에는 이 편 제1062조 제1항의 규정에 의하여 등록이 요구되는 표장의 공표일로부터 30일 이내에 그 이유를 명시한 이의신청서를 특허‧상표청에 제출할 수 있다. 이의신청 제기기간은 30일의 기간이 만료하기 전에 서면에 의한 요구가 있는 때에는 추가되는 30일의 기간 동안 연장되고 그에 대하여 추가되는 재연장은 연장된 기간이 만료하기 전에 요구되고 정당한 이유가 있는 때에는 청장이 이를 허가할 수 있다.

청장은 이의신청의 제기에 대한 기간의 각 연장을 출원인에게 통지하여야 한다. 이의신청은 청장이 정하는 조건에 따라 이를 보정할 수 있다.

(b) 등록에 대하여 이의신청이 성립되지 아니하는 한,

(1) §1051 제(a)항 또는 §1126의 규정에 의하여 제출된 출원서에 근거하여 주등록부에의 등록이 가능한 표장은 특허‧상표청에 등록되고 등록증이 발급 되며 등록의 공고가 특허‧상표청의 공보에 공표된다.

(2) 등록허가통지서는 출원인이 §1051 제(b)항의 규정에 의하여 출원한 때에는 그 출원인에게 발급된다.

제1064조 (등록의 취소)

이 법 또는 1881년 3월3일 법이나 1905년 2월 20일 법에 의하여 비치된 주등록부에의 특정한 표장의 등록으로 인하여 손해를 입거나 손해를 입게 될 것이라고 믿는 어떠한 자도 소정의 수수료를 납입한 때에는 다음 각 호의 1에 해당하는 기간 내에 그 이유를 들어 표장의 등록에 대한 취소청구를 할 수 있다.

(1) 이 법의 규정에 의한 표장의 등록일로부터 5년 이내

(2) 1881년 3월 3일 법 또는 1905년 2월 20일 법의규정에 의하여 등록된 표장에 대하여는 §1062 제(c)항의 규정에 의한 공표일로부터 5년 이내에

(3) 등록된 표장이 등록되어 있는 상품이나 서비스 또는 그 일부에 대하여 통상적인 명칭이 되었거나 포기되었을 경우, 이 법의 규정에 의한 등록에 대하여는 그 등록이 부정한 방법에 의하거나 §1054 또는 §1052 제(a)항 제 (b)항 또는 제(c)항의 규정에 반하여 취득된 경우, 전기한 구법에 의한 등록에 대하여 그 구법의 유사한 금지규정에 반하여 취득한 경우 또는 그 등록표장이 사용되는 상품 또는 서비스의 출처를 오인시키도록 등록명의인에 의하여 또는 그 승낙 하에서 사용되고 있는 경우에는 언제든지 등록표장이 그 등록된 상품 또는 서비스의 일부에 대하여 통상적인 명칭이 되었을 경우에는 이러한 상품 또는 서비스만에 대한 등록의 취소청구를 할 수 있다. 등록표장은 그 표장이 유일한 상품 또는 서비스의 명칭으로 또는 이를 증명하기 위하여 사용되고 있다는 이유만으로 그 상품 또는 서비스의 통상정인 명칭이 된 것으로 간주하여서는 아니 된다. 등록표장이 그 사용되어 온 상품 또는 서비스의 통상적인 명칭이 되었는가의 여부를 결정하기 위한 시험과정이구매자의 동기보다는 관련공중에 대하여 등록표장이 가지는 의미가 더 중요하다.

(4) 표장이 1881년 3월3일 법 또는 1905년 2월 20일 법의 규정에 의하여 등록되었으나 §1062 제(c)항의 규정에 의하여 공표되지 아니한 경우에는 언제든

(5) 증명표장에 대하여 등록명의인이

(A)그 표장의사용을 통제하지 아니하거나 그에 대하여 합법적으로 통제권을 행사할 수 없다는 이유,

(B) 증명표장이 사용되고 있는 상품 또는 서비스의 생산 또는 매매에 종사하고 있다는 이유,

(C) 증명행위 이외의 제반목적을 위하여 증명표장의 사용을 허가한다는 이유 및

(D) 그 표장의 증명기준 또는 증명조건을 유지하고 있는 모든 자에 대한 상품 또는 서비스의 증명 또는 그 증명의 계속을 차별하여 거부한다는 이유

다만, 연방통상위원회는 이 조 (3) 및 (5)에 명시된 이유가 있는 때에는 이 법의 규정에 의하여 비치된 주등록부상에 등록된 어떠한 표장에 대하여도 그의 취소를 청구할 수 있다. 이 경우에 있어서는 소정의 수수료는 요구되지 아니한다.

제1065조 특정조건하에서의 표장 사용권의 불가쟁성

말소신청이 이 장 제1064조 (3)항 및 (5)항에 따라 언제라도 제출될 수 있는 경우, 그리고 만약 있다면, 주등록부에 등록된 표장의 사용이 이 장에 따라 등록된 표장의 등록일전부터 계속해서 상표 또는 상호로서 사용됨으로써 주 또는 지역법에 따라 획득된 유효한 권리를 침해하는 경우를 제외하고는 그러한 등록 표장을 상품 또는 서비스에 대해서 상업상 이용할 권리자의 권리 또는 그러한 등록 표장이 등록일로부터 계속해서 5년 동안 사용되어 왔고 현재도 상업상 이용 중에 있는 상품 또는 서비스에 대해서 상업상 이용할 수 있는 권리자의 권리는 다툼의 여지 없이 명백하다. 단,

(1) 상품 또는 서비스와 관련하여 그러한 표장에 대한 권리자의 권리요구, 동일한 것을 등록할 수 있는 권리자의 권리 또는 동일한 것을 등록부에 유지할 수 있는 권리에 반하는 최종적인 결정이 없을 것,

(2) 미국특허·상표청 또는 법원에 그 권리와 관련한 절차진행이 없고 최종 처분이 없을 것,

(3) 5년의 기간만료 후 1년 이내에 등록된 상품 또는 서비스 또는 그 표장이 5년의 기간 동안 계속해서 사용되어왔고 현재도 사용 중인 상품 또는 서비스 그리고 본 절 (1)항 및 (2)에서 정한 기타 사항들이 나타나는 진술서가 청장에게 제출될 것,

(4) 어떠한 불가쟁적 권리도 그것이 등록된 상품 또는 서비스 또는 그 일부와 관련하여 보통명칭인 표장에 대해 획득된 경우가 아닐 것.

이 절에서 특정한 상기 조건에 따라, 이 장에 따라 등록된 표장에 관한 불가쟁적권리는 이 장 제1062조 (c)규정에 따른 표장의 공고일로부터 5년의 계속되는 기간 경과 후 1년 이내에 청장에게 요구되는 진술서를 제출함으로써, 1881. 3. 3 또는 1905. 2. 20 법 하에서 등록된 표장에 적용된다.

청장은 상기 규정된 진술서를 제출한 등록권자에게 그것의 제출을 통지해야 한다.

제1065조 (일정한 조건하에서의 표장사용권의 불가쟁성) (구법)

§1064조 (3) 및 (5)의 규정에 의하여 언제든지 취소청구를 할 수 있는 이유가 있는 경우 및 주등록부상에 등록된 표장의 사용이 이 법의 규정에 의한 그 등록표장의 등록일 이전에 있어서의 특정한 기일로부터 어떠한 표장 또는 상호의 계속된 사용에 의하여 특정한 주 또는 준주의 법률에 의하여 취득된 유효한 권리를 침해하는 정도에 이른 경우를 제외하고는 그 등록표장이 등록일로부터 계속 5년간 사용되어 왔고 아직도 거래상 사용되고 있는 상품 또는 서비스에 대하여 거래상 그 등록표장을 사용하는 등록명의인의 권리는 다투지 못한다.

(1) 그 상품 또는 서비스에 관란 그 표장의 등록명의인에 의한 소유권주장 또는 그 표장을 등록하거나 등록부에 이를 유지하는 등록명의인의 권리에 대하여 불리한 최종적인 결정이 없을 것

(2) 특허․상표청 또는 법원에 계류 중에 있고 최종적인 해결이 되지 아니한 당해 권리에 관한 소송절차가 없을 것

(3) 그 5년의 기간이 만료한 후 1년 이내에 그 표장이 계속하여 5년간 사용되어 왔고 아직 거래상 사용되고 있는 상품 또는 서비스(등록에 적시된 것) 및 이 조 제1호와 제2호에 명시된 기타 사항을 명기한선서진술서를 청장에게 제출할 것

(4) 어떠한 불가쟁적 권리도 그 등록되어 있는 상품이나 서비스 또는 그 일부에 대하여 통상적인 명칭이 되어 있는 표장에서 취득되지 아니 할 것이

본 조에서 규정된 상기의 조건에 따라 이 법에 의하여 등록된 표장에 대한 불가쟁적인 권리는 §1062 (c)의 규정에 의한 표장의 공표일로부터 계속적인 5년의 기간이 만료한 후 1년 이내에 요구되는 선서진술서를 청장에게 제출하는 때에는 1881년 3월 3일의 법률 또는 1905년 2월 20일의 법률에 의하여 등록된 표장에 대하여 이를 적용하여야 한다. 청장은 상기소정의 선서진술서를 제출하는 모든 등록명의인에게 그 제출사실을 통지하여야 한다.

제1066조 (저촉심사 및 청장에 의한 선언)

청장은 특별한 사정이 있음을 명백히 한 청구가 있는 때에 있어서, 출원인의 상품 또는 서비스에 사용되거나 그에 관련이 되었을 때에는 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 염려가 있을 정도로 다른 사람에 의하여 전에 등록되었거나 다른 사람이 전에 등록출원을 한 표장과 거의 유사한 표장의 등록출원이 있는 경우에는 저촉심사관계가 존재한다는 취지의 선언을 할 수 있다.

제1067조 (저촉심사, 이의신청, 동시사용 등록 또는 취소에 대한 절차, 통지 및 상표항고심판소)

(a) 저촉심사, 등록에 대한 이의신청, 합법적인 동시사용자로서의 등록출원 또는 표장등록의 취소출원이 있는 모든 경우에 있어서는 청장은 모든 당사자에게 이를 통지하여야 하고 등록에 관한 각종의 권리를 심결하고 확정하도록 상표항고심판소에 지시하여야한다.

(b) 상표항고심판소는 청장, 차장, 수인의 청장보 및 청장이 임명하는 심판관으로 구성된다.

특허․상표청의 직원 기타 상표법에 관한 해석․적용의 능력이 있는 모든 자는 심판관으로 임명될 자격을 가진다. 각 사건은 적어도 3인의 심판관에 의하여 심리하여야 하고 당해 심판관은 청장에 의하여 지정되는 사건을 심리하여야 한다.

(c) 상무장관의 권한상무장관은 재량으로 본 항의 시행일 전에 특허청장의 임명하여 직무에 종사하고 있는 상표행정심판관의 임명을, 특허청장이 상표행정심판관을 처음에 임명한 날에 실시하고 있는 것으로 간주할 수 있다.

(d) 임명의 기피에 대한 항변해당 임명된 상표행정심판관이 사실상 직원으로서 활동하고 있는 것은 심판관이 특허청장에 의해 임명된 것을 근거로서 상표행정심판관의 임명의 기피에 대한 항변이 된다.

제1068조 (저촉심사에서의 청장의 조치, 이의신청 및 동시사용 등록 또는 취소에 대한 절차)

청장은 그러한 소송절차에 있어서, 이 법의 규정에 의한 당사자의 권리가 입증될 수 있는 때에는 이의가 있는 표장의 등록을 거절하거나 그 전부 또는 일부의 등록을 보정하거나 등록부에 관한 등록표장의 등록을 달리 제한 또는 수정할 수 있으며, 수개의 저촉표장에 대한 전부 또는 일부의 등록을 거절하거나 그 권리가 있는 1인 또는 수인을 위하여 1개 또는 수개의 표장을 등록할 수 있다. 다만, 동사사용에 의한 특정표장의 등록인 경우에 있어서는 청장은 §1052 제 (d)항에 규정된 조건 및 제한을 결정하여야 한다. 또한, 그 출원인이 이 편 제1057조 제(c)항의 규정에 따른 추정사용을 입증하지 아니하고는 승소할 수 없는 경우에는 표장이 등록되기 전에 이 편 제1051조 제(b)항의 규정에 의한 출원인에 유리한 어떠한 최종판정도 있어서는 아니 된다.

제1069조 (당사자 간의 소송에 있어서의 형평에 관한원칙의 적용)

당사자 간의 모든 소송절차에 있어서 해태, 금반언 및 묵인에 관한 형평법의 원칙은 적용 가능한 경우에는 이를 참작하고 적용할 수 있다.

제1070조 (심사관의 결정에 대한 상표항고심판소에의 항고)

등록된 상표권에 대하여 소정의 수수료를 납부하면 심사관이 결정에 대하여 상표항고심판소에 항고할 수 있다.

(a) (항소권자, 미국연방관할항소법원, 민사소송의 포기, 반대당사자에 의한 민사소송의 선택 및 절차)

(1) 표장의 등록출원인, 저촉심사절차에 대한 당사자, 이의신청절차에 대한 당사자, 합법적 동시사용자로서의 등록출원에 대한 당사자, 취소절차에 대한 당사자, §1058에 규정하는 선서진술서를 제출한 등록명의인 또는 갱신등록 출원인으로서, 청장 또는 상표항고심판소의 결정에 불복하는 자는 이 조 제(b)항의규정에 의한 소권을 포기함으로써 미국연방관할항소법원에 항소할 수 있다. 다만 그 절차에 대한 청장이외의 반대당사자가 이 항 제(2)호의 규정에 따라 항소인이 항소통지서를 제출한 날로부터 20일 이내에이 조 제(b)항에 규정하는 바에 따라, 이후의 모든 소송 절차를 수행하게 할 것임을 선택한 통지서를 청장에게 제출하는 경우 에는 그 항소는 기각되어야한다. 따라서, 항소인은 이 조 제(b)항의 규정에 의하여 구 후 민사소송을 제기하기 위한 30일의 유예기간을 가지고 그 기간을 경과한 때에는 항소의 대상인 결정은 당해 사건에 관한 이후의 절차를 제약한다.

(2) 항소가 미국연방항소법원에 제기된 때에는 항소인은 항소의 대상이 된 청장 또는 상표심사항고심판소의 결정이 있는 날 이후 청장이 정하는 기간 안에 청장 앞으로 된 항소통지서를 특허․상표청에 제출하여야 한다. 다만, 어떠한 사건에 있어서도 그 결정일로부터 60일이 경과하여야 한다.

(3) 청장은 특허․상표청의 기록을 포함하는 문서의 확인된 목록을 미국연방관할항소법원에 송부하여야한다. 법원은 청장에게 항소의 계류기간 중에 그 문서의 원본 또는 확인된 사본의 송부를 요청할 수 있다. 일방당사자가 제기한 사건에 있어서는 청장은 특허․상표청의 결정에 대한 이유를 설명하고 항소에 관련된 모든 쟁점을 기록한 소송사건 적요서를 당해법원에 제출하여야 한다. 법원은 항소사건을 심리하기 전에, 청장 및 당사자에게 심리기일 및 그 장소를 통지하여야 한다.

(4) 미국연방항소법원은 특허․상표청의 기록을 토대로 하여 그 항소의 대상인 결정을 심사하여야 한다. 법원은 그 판결을 한 때에는 청장에게 그 판결문 및 이유를 송부하여야 하고 이는 특허․상표청의 기록에 기입되어 당해 사건에 있어서 이후의 절차를 제약한다.

다만, 그 출원인이 §1057 제(c)항의 규정에 따른 추정사용을 입증하지 아니하고는 승소할 수 없는 경우에는 당해 표장이 등록되기 전에 §1051 제(b)항의규정 에 의한 출원인에게 유리한 어떠한 최종판결도로 있어서는 아니 된다.

(b) (민사소송, 항소권자, 법원의 관할, 청장의 지위 및 소송절차)

(1) 이 조 제(a)항의 규정에 의하여 미국연방관할상소법원에 대한 항소권이 있는 자는 청장 또는 상표심사항고심판소의 결정에 대하여 불복하는 때에는 당해 미국연방관할항소법원에 항소가 제기되지 아니하는 한, 그 결정일로 부터 60일 이내의 것으로서, 청장이 지정하거나 이 조 제1항에 규정하는 기간 안에 소송이 제기될 수 있는 경우에는 언제든지 민사소송에 의하여 구제받을 수 있다.

법원은 출원인이 관련된 출원이 있는 때에는 등록을 받을 수 있다는 취지 및 관련된 등록이 취소되어야 한다는 취지의 판결 또는 당해 소송절차에서 쟁점에 의하여 요구되거나 당해 사건에서 진실이 밝혀질 수 있는 그 다른 사항에 대하여 판결할 수 있다. 그러한 판결은 법률의 요건에 따라 청장에게 특정한 조치를 취할 수 있는 권한을 부여한다. 다만, 그 출원인이 §1057 제(c)항의 규정에 따른 추정사용을 입증하지 아니하고는 승소할 수 없는 경우에는 당해 표장이 등록되지 전에 §1051 제(b)항의 규정에 의한 출원인에게 유리한 어떠한 최종판결도 있어서는 아니 된다.

(2) 청장은 이 조의 규정에 의한 당사자 간의 소송절차에 대한 당사자가 되어서는 아니 된다. 다만, 청장은 소송이 제기된 법원의 서기에 의하여 소장이 제기되었다는 사실의 통지를 받고 그 소송에 참가하는 권리를 가진다.

(3) 반대당사자가 없는 어떠한 소송에 있어서도 소장의 사본을 청장에게 이를 송달하여야 하고 소송에 관한 모든 비용은 법원이 불합리하다고 판단하지 아니하는 한, 최종판결이 그 당사자에게 유리한가를 불문하고 소송을 제기한 당사자가 이를 지급하여야 한다.

그에 의하여 제기된 소송에 있어서, 특허․상표청의 기록은 소송비용 및 증인의 반대심문에 대하여 법원이 과하는 조건하에서 또한, 추가증거를 구하는 특정당사자의 권리를 침해함이 없이 일반당사자의신청에 따라 증거로 채택된다. 특허․상표청의 기록에 대한 증거 및 증거서류는 증거로 채택된 때에는 당해 소송에 있어서 처음부터 증거로 제출된 것과 동일한 표력을 가진다.

(4) 반대당사자가 있는 경우에 있어서의 소송은 불복하는 결정이 있었던 당의 특허․상표청의 기록에 의하여 밝혀진 바에 따라 이해관계가 있는 당사자를 상대로 이를 제기할 수 있고 이해관계가 있는 당사자는 그 소송에 대한 당사자가 될 수 있다. 동일한 주에 속하지 아니하는 복수지역에 거주하는 수인의 반대당사자가 있거나 외국에 거주하는 반대당사자가 있는 경우에는 컬럼비아 특별지구를 관할하는 미국지방법원이 이에 대한 관할권을 가지고 반대당사자가 거주하는 지역의 집행관 앞으로 반대당사자에 대한소환장을 발할 수 있다. 외국에 거주하는 반대당사자에 대한 소환장은 법원이 지시하는 공고 기타 방법에 의하여 이를 송달할 수 있다.

제1071조 (법원에의 항소)

(a) 항소권 있는 자; 미국연방순회항소법원;민사소송의 포기;반대당사자에 의한 민사소송제기;절차.

(1) 청장의 결정 또는 상표심판행정소의 결정에 불만이 있는 경우에는 표장등록출원인, 조정절차에서의 당사자, 이의신청절차에서의 당사자, 합법적인 동시사용권자로서 등록 받기 위한 출원의 당사자, 취소절차의 당사자, 이 장 제1058조 또는 본법 제71절에 규정된 진술서를 제출한 등록권자 또는 갱신출원인은 이 장 (b)에 따라 진행할 그의 권리를 포기함으로써 미국연방순회항소법원에 항소할 수 있다: 단, 그러한 항소는 만약 청장 이외의 그 절차에 반대하는 당사자가 청구인이 이 조항 (2)의 규정에 따라 항소장을 제출한 날로부터 20일 이내에 그가 이 조항 (b)에서 규정한 모든 절차를 수행하겠다고 청장에게 통지하는 경우에는 기각된다. 그 후 청구인은 이 조항 (b)에서 규정하는 민사소송을 제기하기 위한 30일의 유예기간을 갖는데, 항소결정의 불이행은 당해 사건에 관한 이후의 절차에 영향을 미친다.

(2) 항소장이 미국연방순회항소법원에 제출된 경우, 청구인은 항소가 청장이 정한 바에 따라 항소대상 결정일로부터 그 기한 내에 제기되었다는 서명항소통지서를 청장을 수신인으로 하여 미국특허·상표청에 제출해야 한다. 그러나 어떠한 경우에도 그 날로부터 60일보다 적어서는 안된다.

(3) 청장은 미연방순회항소법원에 미국특허·상표청 기록을 포함하는 증명된 문서목록을 보내야 한다. 법원은 청장이 항소계류 중에 그러한 문서들의 원본 또는 증명된 문서사본을 보내도록 요구할 수 있다. 일방의 이익을 위한 사건의 경우에는 청장은 법원에 그 항소에 포함된 모든 사안을 서술하면서 미국특허·상표청의 결정의 근거이유를 기술한 간단한 서면을 제출해야 한다. 법원은 항소 변론 전에 청장 및 항소당사자들에게 변론기일 및 장소를 통지해야 한다.

(4) 미국연방순회항소법원은 항소대상 결정에 대한 미국특허·상표청의 기록을 검토해야 한다. 법원이 청장에게 판결문과 이유를 보내는 결정이 내려지면, 그것은 미국특허·상표청에 기록되고 당해 사건에 관한 이후 절차에 영향을 준다. 그러나, 만약, 출원인이 이 장의 제1057(c) 규정에 따라 추정사용을 입증하지 못하면 승소할 수 없는 경우에는, 표장의 등록 전에는 이 법 제1051 (b) 하에서 출원인에게 유리한 어떠한 최종 판결도 있어서는 안된다.

(b) 민사소송; 당사자적격; 법원의 관할; 청장의 지위; 절차.

(1) 이 조문(a) 에 의해 미국연방순회항소법원에 항소할 권한 있는 자가 청장 또는 상표심판행정소의 결정에 불만이 있는 때라면 언제라도 상기인은 항소가 상기 미국연방순회항소법원에서 다루어지지 않는 경우에는 청장이 지정하거나 이 조문 (a)항의 규정에 따라, 그러한 결정 후 60일 이상의 기간 이내에 민사소송을 제기한다면, 이에 의해 구제를 받을 수 있다. 법원은 등록이 취소되어야 하는지가 문제된 출원 또는 당해 사건에서 사실로 드러나기 때문에 이후 절차에서 논점이 되는 기타 제 문제들이 필요하다고 하게 되면, 관련 출원의 출원인이 등록 받을 수 있다고 판결할 수 있다. 그러한 판결은 청장에게 법이 정한 요건에 따라 필요한 조치를 취하도록 권한 주어진다. 그러나, 출원인이 이 장 제1057(c)규정에서 정한 추정사용을 입증하지 못한다면 승소할 수 없는 경우에는, 표장이 등록되기 전에는 이 장 제1051 (b)의 출원인에게 유리한 어떠한 최종판결도 있어서는 안된다.

(2) 청장은 이 조문에 따른 양 당사자간 소송에서 일방 당사자가 될 수 없다, 그러나 그는 소장이 제출된 법원 직원에 의해 소장이 제출된 사실을 통지 받고 당해 소송에 참가할 권리를 갖는다.

(3) 반대당사자가 없는 사건에서는 소장 사본은 청장에게 송달되어야 한다. 그리고 법원이 경비가 적절하지 않다고 판단하지 않는 한, 절차에 필요한 모든 경비는 최종 판결이 그의 이익을 위한 것인지에 관하여 소를 제기한 당사자에 의해 납부되어야 한다. 이에 따라 제기된 소송에서, 미국특허·상표청 기록은 어느 일방 당사자가 추가적으로 증인을 취할 권리를 침해함이 없이, 법원이 부여한 비용, 경비 그리고 증인들에 대한 추가적인 교차 심사에 관한 조건 및 요건에 따라 일방당사자의 신청에 의해 채택되어야 한다. 허락되는 경우, 미국특허·상표청 기록에 대한 증언과 증거들은 처음부터 그 소송에서 취해지고 만들어진 것과 동일한 효과를 갖는다.

(4) 반대당사자가 있는 소송에서는 소의 대상이 된 결정시점에 미국특허·상표청의 기록들에 의해 나타나는 이해관계 있는 당사자에 의해 제기되지만, 이해관계 있는 당사자 누구라도 소송의 당사자가 될 수 있다. 만약 반대당사자들이 동일주안에 속하지 않는 여러 개의 지역에서 거주하거나, 반대당사자가 외국에 거주하는 경우, 버지니아 동부지역을 위한 미국지역법원이 관할법원이 되고 일방 반대당사자가 거주하는 지역의 집행관 앞으로 반대당사자들을 대상으로 하는 소환장을 발행할 수 있다. 외국에 거주하는 반대당사자들에 대한 소환장은 공고 하거나 또는 그렇지 않은 경우 법원이 지정하는 방식에 따라 집행된다.

제1072조 (소유권주장에 대한 추정적인 통지로서의 등록)

1881년 3월 3일의 법률 또는 1905년 2월 20일의 법률에 의하여 주등록부에 등록된 상표의 표장은 소유권 주장에 대한 추정적인 통지로서의 등록이 제공된다.

제2장 보조등록부  

 

제1091조 (보조등록부)

(a) (등록받을 수 있는 표장)

청장은 주등록부 이외에, “1910년 8월 20일 아르헨티나공화국 부에노스․아이레스시에서 작성되고 서명된 상표 및 거래명의의 보호 기타 목적을 위한 조약 중 특정규정에 대하여 효력을 부여하는 법률 하의 1920년 3월 19일의 법 제1조 제(b)항에 규정된 등록부(“보조등록부”라 칭한다)를 속편으로 계속 유지하여야 한다. 특정한 상품 또는 서비스에 관한 소유권자에 의하여 거래상 합법적으로 사용할 수 있는 것으로서, 이 편 제1052조 제(a)항 내지 제(e)항 제(3)호에 의하여 등록받을 수 없다고 선언된 것을 제외하고 출원인의 상품 또는 서비스를 식별할 수 있으나 이 법에 규정된 주등록부에 등록받을 수없는 모든 표장은 적용 가능한 한, 소정의 수수료를 납입하고 이 편 제1051조 제(a)항 및 제(e)항의 규정을 준수하는 때에는 보조등록부(the supplemental register)에 등록받을 수 있다. 만약 이러한 표장이1993년 12월 8일 이전 이래로 관련 서비스업 상품 또는 그 소유주에 의하여 거래상 합법적으로 사용되었다면 1052조 제(e)항 제(3)호의 규정에 의하여 등록받을 수 없다고 선언되어 주등록부에 기재되지 않은 식별력 있는 출원인의 상품 지정서비스업 출원인의 상품 또는 서비스업은 보조등록부에서도 보호받지 못한다.

(b) (등록에 대한 출원 및 절차)

보조등록부에의 등록출원이 있고 소정의 수수료를 납입하는 때에는 청장은 표정의 등록을 담당하는 심사관에게 그 출원서를 회부하여 심사하게 하여야 하고 심사결과 그 표장에 대한 출원인이 등록받을 권리가 있다고 판명이 되는 경우에는 등록이 허용된다. 만약출원인이 §1062 제(b)항의 영역에서 등록권이 주어지지 않았다면 이도 적용될 수 있다.

(c) (표장의 구성내용)

표장은 등록되기 위하여서는 특정한 상표, 상징, 라벨, 표장, 상품의 형상, 명칭, 단어, 표어, 문구, 별명, 지리적인 명칭, 숫자 또는 고안이나 그 결합에 의하여 구성될 수 있으나 이는 출원인의 상품 또는 서비스를 식별할 수 있는 것이어야 한다.

제1092조 (공표, 이의신청 및 취소)

보조등록부에 등록되는 표장은 이의신청을 위하여 공표되거나 그에 제약받지 아니한다. 다만, 등록이 된 때에는 특허․상표청의 공보에 이를 공표하여야 한다. 표장의 보조등록부 등록에 의하여 손해를 입거나 손해를 입을 우려가 있다고 믿는 때에는 어떠한 자도

(1) 유효출원일이 당해 표장이 유명하게 된 날 이후이고 본장 §1125 제(c)항의 식별력 약화나 명성손상우려가 있는 것에 대해

(2) 식별력 약화나 명성손상 우려가 이유 이외인 경우에는 언제든지 소정의 수수료를 납입하고 그 이유를 명시한 청구서를 제출함으로써 청장에게 그 등록의 취소를 청구할 수 있다.

청장은 상표항고심판소에 그 출원을 회부하여야 하고 당해 심판소는 등록명의인에게 그에 대한 통지를 하여야 한다. 상표항고심판소의 심사를 거쳐, 등록명의인에 그에 대한 등록을 받을 권리가 없거나 그 표장이 포기된 것으로 인정되는 때에는 청장은 그 등록을 취소하여야 한다. 다만, 그 출원인이 §1057 제(c)항의 규정에 따른 추정사용을 입증하지 아니하고는 승소할 수 없는 경우에는 그 표장이 등록되기 전에 §1051 제(b)항의 규정에 의한 출원인에게 유리한 어떠한 최종판결도 있어서는 아니 된다.

제1093조 (주등록부 및 보조등록부상의 표장에 대한 상이한 등록증명)

주등록부상의 표장과 보조등록부상의 표장이 현저하게 상이할 경우 이를 등록 증명할 수 있다.

제1094조 (보조등록부상의 등록에 적용할 수 있는 이 법의 규정)

이 법의 규정은 적용 가능한 한, 주등록부상의 등록출원 및 등록과 마찬가지로 보조등록부 상의 등록출원 및 등록을 규제한다. 다만, 보조등록부상의 등록출원 및 등록은 §1051 제b)항 §1052 제(e)항 및 제(f)항, §1057 제(b)항 및 제(c)항, §1063 내지 §1068, §1072, §1115 및 §1124의 적용대상이 되거나 이러한 조항의 이익을 받지 못한다.

제1095조 (배제되지 아니하는 주등록부상의 등록)

보조등록부상의 표장의 등록 또는 1920년 3월 19일의 법에 의한 표장의 등록에는 이 법의 규정에 의하여 비치된 주등록부상의 등록(등록명의인에 의한)이 배제되지 아니한다. 보조등록상의 표장의 등록이라고 하여 그 표장이 식별성을 얻지 못한 것으로 인정되어서는 아니 된다.

제1096조 (보조등록부 상의 등록이 수입금지로 인하여 사용되지 않은 등록)

1920년 3월 19일 법률 하에 보조등록부상의 등록은 재무부에 제출이 되지 않거나 수입금지에 사용될 수 있다.

제3장 일반규정  

 

제1111조 (등록의 공시, 표장의 표시 및 침해소송에 있어서의 이익과 손해의 회복)

§1072의 규정에 불구하고, 특허․상표청에 등록된 표장의 등록명의인은 “Registered in U.S. Patent and Trademark Office"가 아니면 ”Reg. U.S. Pat. &Tm.; Off."이라는 말 또는 ®과 같이 원안에 R자를 넣은 문자를 그 표장과 함께 표시함으로써 자기의 표장이 등록되어 있다는 것을 공시할 수 있다.이 법의 규정에 의한 어떠한 침해소송(suit for infringement)에 있어서도 그 등록명의인이 그 등록의 공시를 하지 아니한 경우에는 어떠한 이익 및 손해도 이법의 규정에 의하여 회복되지 아니한다. 다만, 피고가 실제상등록의 공시가 있었음을 알고 있는 때에는 그러하지 아니하다.

제4장 분류  

 

제1112조 (상품 및 서비스의 분류 및 복수등급에 의한 등록)

청장은 특허․상표청의 행정편의를 위하여 수개의 상품 및 서비스를 분류할 수 있지만 출원인 또는 등록명의인의 권리를 제한하거나 확장할 수는 없다. 출원인은 그가 거래상 표장을 사용하고 있거나 그 사용할 성실한 의도가 있는 상품 및 서비스의 일부 또는 전부에 대한 표장의 등록을 출원할 수 있다.다만, 청장이 규칙에 의하여 복수등급에 해당하는 상품 또는 서비스에 대한 표장등록의 출원을 허용하는 경우에는 각 등급에 있어서의 출원에 대한 수수료의 합계액에 상당하는 수수료가 지급되어야하고 청장은 그 표장에 대하여 1개의 등록증을 발급할 수 있다.

제5장 수수료 및 요금  

 

제1113조 (수수료)

(a) 출원; 서비스; 자료

청장은 상표 기타 표장에 대한 등록출원서의 제출과 처리에 관한 수수료 및 상표 기타 표장에 관하여 특허․상표청에 의하여 수행되는 기타 모든 서비스 및 특허․상표청에 의하여 제공되는 사료에 관한 수수료를 정하여야 한다. 이 항의규정에 의하여 정하여 지는 수수료는 지난 12월간 노동장관이 결정하는 소비자 물가지수의 전체적인 변동을 반영하기 위하여 매년 1회 청장이 이를 조정할 수 있다. 1% 미만의 변동은 무시할 수 있다.

이 조의 규정에 의하여 정하여 지는 수수료는 연방관보 및 특허․상표청의 공부에 공표된 후 적어도 30일이 경과하여야 효력이 발생한다.

(b) 면제; 인디언 생산품

청장은 정부의 부처 또는 그 공무원에 의하여 수시로 행하여지는 요청과 관련하여, 상표 기타 표장에 관한서비스 또는 자료에 대한 특정한 수수료의 납입을 유보할 수 있다. 인디언미술공예국은 인디언의 생산품 또는 특정한 인디언부족 및 종족의 생산품에 대한 순종 및 품질을 보증하기 위하여 정부 상표를 등록하는데 필요한 어떠한 수수료도 부과되지 아니한다.

제6장 구제  

 

제1114조 (구제방법, 침해 및 인쇄업자와 출판업자에 의한 선의의 침해)

(1) 등록명의인의 동의 없이 다음 각목에 해당하는 행위를 하는 어떠한 자도 이하에 정하는 구제방법에 대하여 등록명의인에 의한 민사소송에서 배상책임을 진다.

(a) 그 사용이 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 우려가 있는 특정한 상품 또는 서비스의 판매, 판매 청약, 배포 또는 광고와 관련하여 등록된 표장의 복제물, 위조품, 복사물, 색채모조품을 거래상 사용하는 것

(b) 등록된 표장을 복제, 위조, 복사 또는 색채모조를 하고 그 사용이 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 우려가 있는 상품 또는 서비스의 판매, 판매제의, 배포 또는 광고와 관련하여 그 복제물, 위조품, 복사물 또는 색채모조품을 거래상 사용할 의도가 있는 간판, 인쇄물, 포장, 포장지, 용기 또는 광고에 사용하는 것이 조 제2호의 규정에 의하여, 등록명의인은 당해 행위가 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 우려가 있다는 인식을 가지고 범행된 경우를 제외하고는 이익 또는 손해를 회복할 권리를 가지지 못한다.

이 호에서 사용되는 “어떠한 자”에는 특정한 주, 주의 특정한 부속기관 및 그 공적인 직무를 수행하는 주 또는 그 부속기관의 직원이 포함된다. 특정한 주, 그 부속기관 및 이러한 기관의 직원은 비정부기관과 동일한 방법에 의하여 또한, 동일한 범위에서 이 법의 규정에 대한 적용 대상이 된다.

(2) 이 법의 기타 다른 규정에 불구하고, 이 법의 규정에 의하여 침해를 받은 권리의 소유자 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자에게 부여되는 구제방법은 다음과 같이 한정된다.

(A) 침해자 또는 위반자가 오로지 다른 사람을 위하여 표장 또는 위반되는 표장을 인쇄하는 기업에 종사하고 있고 그가 선의의 침해자 또는 선의의 위반자이었다는 것을 입증하는 경우에는 침해받은 권리의 소유자 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자는 그 침해자 또는 위반자에 대하여는 장래의 쇄금지만을 요구할 수 있다.

(B) 제소된 침해 또는 위반이 미국법전 Title18 §2510 (12)에서 정의되는 신문, 잡지 기타 정기간행물 또는 전자통신에 대한 유료 광고사항에 포함되거나 그 일부인 경우에는 그러한 신문, 잡지 기타 정기간행물 또는 전자통신의 발행인 또는 배포자에 의한 침해된 권리의 소유자 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자의 구제방법에는 그러한 신문, 잡지 기타 정기 간행물에 대한 장래의 발행 또는 그러한 전자통신에 대한 장래의 전송에 있어서의 그 광고사항의 게재를 금지하는 것에 한정된다. 이목에 정하는 제한규정은 선의의 침해자 또는 선의의위반자에 대하여서만 이를 적용하여야 한다.

(C) 금지명령에 의한 구제방법은 그 정기간행물의 특정한 호 또는 그 전자통신에 있어서의 그 침해사항 또는 위반사항에 대한 보급의 제한이 그 배달 또는 전송을 위한 정규시간과 관련하여 그 간행물의 특정한 호 또는 그 전자통신의 전송을 지연시키게 되고, 그 지연이 그 정기간행물의 발행 및 배포 또는 그 전자통신의 전송이 건전한 기업관행에 따라 관습적으로 행하여지는 방법에 기인한 것이지 이 조의 규정을 회피하거나 그 침해사항 또는 위반사항에 관한금지명령이나 제한명령을 방해 또는 지연시키기 위하여 채택된 방법이나 방책에 기인한 것이 아닌 경우에 있어서는 침해사항 또는 위반사항을 포함하는 신문, 잡지 기타 정기간행물의 간행 또는 전자통신의 전송에 관하여는 침해된 권리의 소유자 또는 §1125제(a)항의 규정에 의하여 소송을 제기하는 자는 이를 이용할 수 없다.

(D) (i)(I) 도메인 이름에 영향을 미치는 (ii) 조항 하에 기술된 조치를 취하는 도메인 이름 등록기관, 도메인이름 등록부, 기타 도메인 이름 등록관청은, 도메인이름이 상표를 침해하거나 희석화하는 것으로 판명되는지 여부와 상관없이 그러한 조치를 이유로 누구에 대해서든지 하부 조항 (II)에 제시된 것을 제외하고 금전적 구제 또는 금지명령적 구제에 대한 책임을 지지 않을 것이다.

(II) 하부 조항 (I)에 제시된 도메인 이름 등록기관, 도메인 이름 등록부, 기타 도메인 이름 등록관청은 만약 그러한 기관이 다음 경우에 해당한다면 금지명령적 구제를 할 수 있다.

(aa) 도메인 이름의 처리와 관련해 제기된 소송을 맡은 법원에, 도메인 이름의 등록 및 사용의 처리와 관련한 법원의 권한을 증명하기에 충분한 서류를 신속히 제출하지 않은 경우,

(bb) 법원의 명령시를 제외하고 소송 진행 중 도메인 이름을 양도, 정지, 또는 다른 방식으로 수정한 경우

(cc) 법원의 명령을 고의적으로 준수하지 않은 경우

(ii) (i)(I) 조항에서 언급된 조치는 도메인 이름의 등록 거부, 등록에서 삭제, 양도, 잠정적인 실격화, 영구적인 취소 등의 조치이다. -

(I) 제1125(d)조의 법원 명령을 준수하거나

(II) 타인의 상표와 동일, 혼동을 일으킬 정도로 유사하거나 희석화하는 도메인 이름의 등록을 금지하는 등록부, 등록기관, 관청의 합리적인 정책을 수행하여야 한다.

(iii) 도메인 이름 등록기관, 도메인 이름 등록부, 기타 도메인 이름 등록관청은, 도메인 이름의 등록 또는 유지로 인한 수익을 얻을 악의를 입증하지 못한 타인에게 본 조 하에서 도메인 이름의 등록 또는 유지로 인한 책임을 지지 않을 것이다.

(iv) 만약 도메인 이름이 상표와 동일, 혼동을 일으킬 정도로 유사하거나 희석화한다는 타인의고의적이고 중대한 허위진술에 근거해 등록기관, 등록부, 기타 등록관청이 (ii)조에 기술된 조치를 취한다면, 허위진술자는 손해배상 책임을 질 것이다. 손해배상에는 그러한 조치의 결과로 도메인 이름 등록인에게 발생한 비용 및 변호사수수료를 포함한다. 법원은 도메인 이름의 재생 및 도메인 이름 등록인에 대한 도메인 이름의 양도를 포함해 도메인 이름 등록인에 대한 금지명령적 구제도 인정할 것이다.

(v) (ii)(II)조에서 기술된 정책 하에 도메인 이름이 정지, 폐쇄, 양도된 도메인 이름 등록인은 상표권자에 대한 통지 후 등록인의 도메인 이름의 등록 또는 사용이 이 장 하에 합법적이라는 점을 입증하는 민사소송을 제기할 수 있다.

(E) 이 호에 있어서,

(i) “위반자”라 함은 §1125 제(a)항을 위반하는 자를 말하고,

(ii) “위반사항”이라 함은 이 편 제1125조 제(a)항의 규정에 의한 위반의 대상이 되는 사항을 말한다.

제1115조 (표장에 대한 전속사용권의 증거로서의 주등록부에의 등록 및 항변)

(a) (증거가치 및 항변)1881년 3월 3일의 법 또는 1905년 2월 20일의 법에 의하여 행하여진 등록 또는 이 법에 규정하는 주등록부에 등록되고 소송에 대한 당사자가 소유하는 표장의 등록은 증거로 채택되고 등록된 표장과 표장의 등록, 표장에 대한 등록명의인의 소유권 및 등록에 명시된 상품 또는 서비스에 대한 등록표장을 그에 표시된 조건 및 제한에 따라 거래상 사용하는 전속적인권리에 대한 표력의 일응 명백한 증거가 된다. 다만, 이는 다른 자가 이 조 제(b)항에 정하는 것을 포함하여, 그 표장이 등록되지 아니하였더라면 주장되었을 법률상 또는 형평법상의 항변 또는 결함사항을 증명하는 것을 방해하지 아니한다.

(b) (불가쟁성 및 항변) 등록된 상표의 사용권이 §1065의 규정에 의하여 다툴 수 없게 된 범위 내에서, 등록은 등록된 표장과 표장의 등록, 표장에 대한등록명의인의 소유권 및 등록된 표장을 거래상 사용하는 등록명의인의 전속적인 권리에 대한 효력의 확정적인 증거가 된다. 그 확정적인 증거는 갱신출원서에 명시된 상품 또는 서비스가 수적으로 더 적은 경우에는 등록이나 그 선서진술서 또는 갱신 출원의 조건, 또는 제한에 따라, §1065의 규정에 의하여 제출된 선서진술서 또는 §1059의 규정에 의하여 제출된 갱신출원서에 명시된 상품 또는 서비스에 관한 표장의 전속사용권과 관련시켜야 한다. 등록표장을 사용할 권리의 그 확정적인 증거가 되기 위하여서는 §1114에서 정의되는 침해의 증명이 있어야 하고 다음 각 호의1에 해당되는 항변 또는 결함사항을 필요로 한다.

(1) 등록 또는 표장을 사용하는 불가쟁적 권리가 사술에 의하여 취득되었을 것

(2) 당해 표장이 등록명의인에 의하여 포기되었을 것

(3) 당해 표장이 사용되고 있는 상품 또는 서비스의 출처를 잘못 표시하게끔 등록명의인이나 등록명의인과 특별한 이해관계가 있는 자에 의하여 또는 등록명의인이나 그와 특별한 이해관계가 있는 자의 승낙을 얻어 그 등록표장이 사용되고 있을 것

(4) 침해되었다고 하여 제소된 명칭, 용어 또는 도안이 표장으로서의 사용이 아닌 당사자의 기업 내에서의 개인의 명칭, 그 당사자와 특별한 이해관계가 있는 특정한 개인의 명칭 또는 그 당사자의 상품이나 서비스 또는 그 원산지를 기술하거나 이들의 기술만을 위하여 공정하고 성실하게 쓰이는 용어 또는 도안의 사용일 것

(5) 당사자에 의한 그 사용이 침해라고 하여 제소된 표장이 등록명의인의 선사용의 사실을 알지 못하고 채택되었으며, (A) §1057 제(c)항의 규정에 따라 인정된 표장의 추정사용일자, (B) 등록출원이 1988년 개정상표법의 시행일 이전에 된 경우에 있어서의 이법에 의한 표장의 등록 또는 (C) §1062 제(c)항의 규정에 의한 등록표장의 공표 이전부터 그 당사자 또는 그와 특별한 이해관계가 있는 자에 의하여 계속적으로 사용되어 왔을 것 다만, 이러한 항변 또는 결합사항에 관한 규정은 그 계속적인 선사용이 입증되는 지역에 대하여서만 이를 적용한다.

(6) 그 사용이 침해라고 하여 제소된 표장이 등록명의인의 등록표장에 대하여 행하여진 이 법의 규정에 의한 등록 또는 §1062 제(c)항 의 규정에 의한 공표가 있지 전에 등록되고 사용되었을 것 다만, 이러한 항변 또는 결함사항에 관한 규정은 당해 표장이 그 등록 또는 등록명의인의 표장에 대한 그 공표가 있기 전에 사용된 지역에 대하여서만 이를 적용한다.

(7) 표장이 미국의 독점금지법을 위반하여 사용되었거나 사용되고 있을 것

(8) 표장은 기능적일 것

(9) 해태, 금반언 및 묵인을 포함하는 형평법의 원리가 적용될 수 있을 것

제1116조 (금지명령에 의한 구제)

(a) (관할권 및 송달)

이 법의 규정 의한 민사소송의 권할권이 있는 수개의법원은 특허․상표청에 등록된 표장에 대한 등록명의인의 권리침해를 방지하기 위하여 또한, §1125 제(a)항, 제(c)항, 제(d)항의 규정에 의한 침해를 방지하기 위하여 형평법의 원칙에 따라 또한, 법원이 합리적이고 인정하는 조건하에서 금지명령을 발하는 권한을 가진다. 그러한 금지명령에는 그 금지명령을 피고에게 송달한 후 30일 또는 법원이 지정하는 장기간 안에 피고가 금지명령을 준수한 방법 및 형태를 상세하게 기재하고 선서한 보고서를 법원에 제출하고 원고에게 송달하도록 피고에게 지시하는 규정이 포함될 수 있다.피고에게 고지한 후, 미국지방법원에 의한 심리를 거쳐 발하여지는 금지명령은 수명당사자가 발견될 수 있는 미국의 어떠한 곳에서도 그 수명당사자에게 송달될 수 있고 모욕죄로 처벌하는 절차에 의하거나 그 금지명령을 내린 법원 또는 그 관할구역 내에서 피고를 발견할 수 있는 미국지방법원에 의하여 유효하게 집행될 수 있다.

(b) (확인된 법원서류의 이송)

당해 법원은 금지명령이 집행되도록 요구되는 지방법원에 의하여 발하여졌던 것과 동일하게 이 법에 정하는 그 금지명령을 충분히 집행할 관할권을 가진다. 금지명령을 발하는 법원의 서기 또는 법관은 그 금지명령에 대한 집행청구가 있기 전에 법원에 의하여 집행되도록 요구하는 때에는 그 금지명령이 내려진 그 법원에 보관되어 있는 문서의 사본을 당해 법원에 지체 없이 이송하여야 한다.

(c) (청장에의 통지)

법원의 서기는 이 법의 규정에 의하여 등록된 표장에 관련되는 소송이 제기된 후 1개월 이내에, 청장에게 그가 아는 한, 소송당사자의 주소와 성명 및 소송이 제기된 1개 또는 수개의 등록에 대한 1개 또는 수개의 지정번호를 차례로 기입한 그에 관한 서면의 통지를 하여야 한다. 또한, 기타 다른 등록이 보정, 답변, 변론에 의하여 그 후 당해 소송에 관련되는 경우에는 당해 법원의 서기는 청장에게 그에 관한 동일한 통지를 하여야 하고 판결이 선고되거나 항소가 제기된 때에는 1월 이내에, 당해 법원의 서기는 청장에게 그에 관한 통지를 하여야 한다. 청장은 그 통지를 받은 때에는 즉시 당해 1개 또는 수개의 등록에 관한 사건기록서에 이를 기입하고 그 사건기록서에 대한 내용의 일부로서 이를 포함시켜야 한다.

(d) (위조표장의 사용에 의한 민사소송)

(1) (A) 상품 또는 서비스의 판매, 판매제의 또는 배포와 관련된 위조표장의 사용으로 인한 침해에 관하여 §1114 (1)(a) 또는 미국법전 Title36 §220506의 규정에 의하여 발생하는 민사소송의 경우에 있어서는 법원은 일방당사자의 신청이 있는 때에는 상품 및 그 위반에 관련된 물건의 제조, 판매 또는 수령을 문서화한 기록에 대하여 규정한 이 항의 규정에 따라 이 조 제1항의 규정에 의한 명령을 발할 수 있다.

(B) 이 항에 있어서 “위조표장”이라 함은

(ⅰ) 판매, 판매제의 또는 배포되는 상품 또는 서비스에 대하여 특허․상표청의 주등록부에 등록되어 사용되고 있는 위조표장.

다만, 구제를 요구하는 자는 그 표장이 그러한 방법에 의하여 등록되어 있는 것을 알고 있었는가를 묻지 아니한다. 또는

(ⅱ) 미국법전 Title36 §220506의 규정을 이유로 이 법에 의한 구제를 받을 수 있는 명칭과 일치하거나 실제적으로 식별할 수 없는 위조의 명칭을 말한다. 다만, 그러한 용어에는 제조업자 또는 생산자가 그 제조 또는 생산 시에 그 표장 또는 명칭의 사용권자에 의하여 그렇게 제조 또는 생산된 특정한 종류의 상품 또는 서비스에 대하여 표장 또는 명칭을 사용하도록 승인을 받은 상품 또는 서비스에 사용되거나 관련된 특정한 표장 또는 서비스는 포함되지 아니한다.

(2) 법원은 출원인이 그 명령에 의하여 요구되는 재판의 관할구역을 담당하는 미국연방검사에게 그 상황에 부합하는 신청의 통지를 하지 아니하는 한, 이항의 규정에 의한 신청서를 수리하여서는 아니 된다. 그 검사는 당해 소송절차가 미국에 반하는 위법행위에 대한 증거에 영향을 미칠 수 있는 경우에는 그 신청에 의하여 제기되는 소송절차에 참가할 수 있다. 법원은 소추의 가능성이 있기 때문에 공익상 그렇게 하여야 한다고 판단하는 경우에는 그러한 신청을 거부하여야 한다.

(3) 이 항의 규정에 의한 명령을 구하는 신청은

(A) 그 명령을 구하기 위하여 요구되는 사실의 인정 및 법률의 결정을 뒷받침할 수 있는 사실을 입증하는 선서진술서 또는 확인된 소장에 근거하여야 하고

(B) 그에는 그 명령서에 기재 될 것으로서, 이 항 제5호에서 요구되는 추가정보가 포함되어야 한다.

(4) 법원은 다음 각목의 요건이 충족되지 아니하는 한, 그 신청을 허가 하여서는 아니 된다.

(A) 이 항의 규정에 의하여 법원의 명령을 구하여 얻은 자가 이 항의 규정에 의한 부당한 압류 또는 부당한 압류시도의 결과로서 특정인이 회복할 수 있는 손해배상금액의 지급을 위하여 법원이 적당하다고 인정하는 담보를 제공하는 것

(B) 다음과 같은 사실이 구체적인 증거에 의하여 명백하게 밝혀졌다는 것을 법원이 인정하는 것

(ⅰ) 일방당사자에 의한 압류명령이외의 다른 명령은 §1114의 목적을 달성함에 있어서 부적당하다는 것

(ⅱ) 신청인이 요구된 압류를 공표하지 아니하였다는 것

(ⅲ) 압류명령을 받게 된 자가 상품 또는 서비스의 판매, 판매 청약 또는 배포와 관련하여 위고표장을 사용하였다는 것에 대하여 신청인이 이를 입증할 가능성이 있다는 것

(ⅳ) 그 압류가 없었더라면 직접적이고 회복할 수 없는 손해가 발생될 수 있다는 것

(ⅴ) 압류대상물이 신청에 의하여 확인된 장소에 위치할 수 있는 것

(ⅵ) 신청을 거부함으로써 신청인에게 미치는 손해가 신청을 허가함으로써 압류명령을 받게 된 자의 합법적인 이익에 미치는 손해보다 크다는 것

(ⅶ) 압류명령을 받게 된 자 또는 그 자를 협력하는 자는 신청인이 그 자에 대하여 계속 고지하였더라면 그 물건을 파기, 처분, 은닉하거나 달리 법원에 제소할 수 없게 하였을 것이라는 것

(5) 이 항의 규정에 의한 명령에는 다음 사항이 기재되어야 한다.

(A) 명령을 발하는데 필요한 사실의 인정 또는 법률적인 결단

(B) 압류될 물건의 상세한 기술 및 그 물건이 압류되는 각 장소의 기술

(C) 그 명령이 발하여진 날로부터 7일 이내에 종료되어야 하는 것으로서, 당해 압류가 행하여지게 되는 동안의 기간

(D) 이 항의 규정에 의하여 제공되도록 요구되는 담보의 총액

(E) 이 항 (10)의 규정에 의하여 요구하는 심리일자

(6) 법원은 이 항의 규정에 의한 명령을 받은 자를 원고의 요구에 의하여 그러한 명령 밀 그러한 명령에 의한 특정한 압류에 관한 공개로부터 보호하기 위하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

(7) 이 항의 규정에 의하여 압류된 물품은 법원에 보관되어야 한다. 법원은 압류기록에 대한 신청인의 발표에 관하여, 적절한 보호명령을 하여야 한다. 보호명령에는 그 기록에 포함된 비밀정보가 신청인에게 부당하게 개시되지 아니하도록 보장하기 위한적절한 절차가 규정되어야 한다.

(8) 이 항의 규정에 의한 명령서는 입증문서와 함께 그 명령을 받은 자가 그 명령에 대한 이의를 제기할 수 있는 기회를 가질 때까지 봉인되어야 한다. 다만, 그 명령을 받은 자가 압류절차의 시행 후 그 명령서 및 입증문서를 입수하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(9) 법원은 미국집행관 기타 법률집행관으로 하여금 이 항의 규정에 의하여 그 명령서의 부본을 송달하게 한 후, 그 명령에 의한 압류를 시행하도록 명령하여야 한다. 법원은 필요한 경우에는 압류가 진행하는 기간 중 영업비밀 기타 비밀정보의 개시로 인하여 발생되는 부당한 손해로부터 피고를 보호하기 위한 명령을 발하여야 하고 이에는 경우에 따라 그 비밀 또는 정보에 대한 신청인(신청인의 대리인 또는 고용인)의 접근을 제한하는 명령이 포함되어야 한다.

(10) (A) 법원은 모든 당사자에 의하여 포기된 경우를 제외하고, 압류명령에서 그 정한 일자에 대한 심리를 행하여야 한다. 그 일자는 명령이 발하여진 후10일 이후 15일 이내에서 정한다. 다만, 그 명령을 구하는 신청인이 다른 일자에 대한 정당한 이유를 제시하지 아니하거나 그 명령을 받은 자가 그 심리를 위한 다른 일자의 지정에 동의하지 아니하는 경우 에 한한다. 명령을 구하여 얻은 당사자는 그 심리를 함에 있어서는 그 명령을 뒷받침하는 데 필요한 사실의 인정 및 법률적인 결단을 입증하는 사항이 아직 유효하다는 입증책임을 부담하여야 한다. 그 당사자가 그 책임을 이행하지 아니하는 경우에는 압류명령은 취소되거나 적절하게 수정되어야 한다.

(B) 법원은 이 호의 규정에 의한 심리와 관련하여, 민사소송규칙에 의하여 행하는 증거개시에 대한 시간제한을 완화하는 것으로서, 그 심리목적의 차질이 생기지 아니하도록 하기 위하여 필요한 명령을 할 수 있다.

(11) 이 항의 규정에 의한 부당한 압류로 인하여 손해를 입은 자는 그 압류가 행하여진 명령에 대하여 신청인을 상대로 한 소인을 가지며, 손실이익, 물품의 비용 또는 영업권의 손실에 대한 손해 배상을 포함하여, 적절한 구제금을 받을 수 있고 법원이 참작할 만한 정상을 인정하는 경우를 제외하고는 합리적인 변호사의 수임료를 회수할 수 있다. 법원은 그 재량에 따라, 이 호의 규정에 의하여 청구사항을 기재한 청구인의 소장이 송달된 날로부터 시작하여 그 횟수가 인정되는 날까지 또는 법원이 적당하다고 판단하는 단기간에 대하여, 미국법전 Title26§6621(a)(2)의 규정에 의하여 정하여진 연이자율에 따라, 이 호의 규정에 의하여 배상받을 구제금액에 대한 판결 전 이자를 결정할 수 있다.

제1117조 (권리침해에 대한 구제)

(a) (이익, 손해액과 비용 및 변호사의 수임료) 특허․상표청에 등록된 등록명의인의 표장에 대한 특정한 권리의 침해 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의한 침해가 이 법의 규정에 의하여 제기되는 특정한 민사소송에서 입증된 때에는 원고는 §1111 및 §1114의 규정 및 형평법의 원칙에 따라, (1) 피고가 얻은 이익금,(2) 원고가 입은 손해액 및 (3) 소송비용을 회복할 수 있다. 법원은 그 이익금 및 손해액을 사정하거나 그 지시에 의하여 다른 사람으로 하여금 이를 사정하게 하여야 한다. 이익액을 사정함에 있어서, 원고는 피고의 매상고만 입증하여야 하고 피고는 그 주장하는 비용 또는 차감액의 모든 사람을 입증하여야 한다. 손해액을 사정함에 있어서, 법원은 당해 사건에 관한제반사정에 비추어 그 금액의 3배를 초과하지 아니하는 범위 내에서, 실제적인 손해액으로 인정인 금액이상의 금액을 판결할 수 있다. 법원은 이득금을 기초로 한 회복금액이 부적당하거나 과다하다고 인정하는 경우에는 당해 사건에 관한 제반사정에 비추어, 그 재량에 의하여 그가 정당하다고 인정하는 금액을 판결할 수 있다. 상기의 사정에 의하여 판결된 금액은배상금이어야 하고 벌과금이 되어서는 아니 된다. 법원은 예외적인 경우에 있어서는 승소당사자에게 합리적인 변호사 수임료를 부담하도록 판정할 수 있다.

(b) (위조표장의 사용에 대한 3배의 손해액)

법원은 이 조 제1항의 규정에 의한 손해액을 사정함에 있어서, 그가 참작할만한 정상을 발견하지 못하는 경우에는 §1114 (1)(a) 또는 미국법전 Title36§220506의 규정에 의한 침해인 경우에 있어서는 어느 것이든 간에 합리적인 변호사의 수임료와 함께 상품 또는 서비스의 판매, 판매제의 또는 배포와 관련하여, 그 표장 또는 명칭이 위조표장(§1116 제(d)항에서 정의하는)이라는 것을 알면서 표장 또는 명칭을 의도적으로 사용함으로써 발생한 이익금 또는 손해액의 3배를 판결하여야 한다. 이 경우에 있어서, 법원은 재판을 구하기 위하여 청구사항을 기재한 청구인의소장이 송달되는 날로부터 시작하여 그 재판이 선고되는 날까지 또는 법원이 적당하다고 판단하는 단기간에 대하여 그 재량에 따라, 미국법전 Title26§6621 (a)(2)의 규정에 의하여 정하여 지는 연 이자율에 의하여 그 금액에 관한 판결 전 이자를 판정할 수 있다.

(c) 제품이나 서비스의 판매, 판매제공 또는 배포에 있어 위조상표 (이 장의 1116조 (D)에 정의 된)의 사용이 관련되는 경우, 원고는 법원의 최종 판결이 내려지기 전에 (a)항에 따라 정해지는 실제손해 및 이익 등의 구제에 대신하여 언제든지 아래 금액 금액의 법정손해 배상을 선택할 수 있다.

(1) 판매, 판매제공 또는 배포된 제품이나 서비스의 위조 상표의 단위 상품 건당(per counterfeit markper type of goods) $1000 이상 $200,000 이하,

(2) 위조가 의도적 위반(willful violation)임이 판명될 경우 위조 상표의 단위 상품 건당$2,000,000 이하의범위 내에서 선택할 수 있다.

(d) 제1125조 (d) (1)의 위반에 관한 경우에 원고는 사실심 법원에 의해 최후 판결이 내려질 때까지의 어떤 시기에도 현실의 손해 및 이익을 대신하여, 1개의 도메인네임 당 $ 1,000 이상 $ 100,000 이하의 법정손해배상을 선택할 수 있다.

(e) 본 항에서 말하는 위반에 관한 경우에 그 위반이 구제를 결정하는 목적상 고의로 한 것임은 위반자 또는 위반과 공동으로 행한 자가 그 위반에 사용된 도메인네임의 등록, 유지 또는 갱신 시 중대한 허위정보를 도메인네임 등록관, 도메인네임등록기관에 대해 알면서도 제공했거나 알면서 제공시켰을 경우, 반론이 가능하다고 추정한다. 본 항의 어떠한 규정도 의도적인 위반으로 여겨지는 것을 제한하지 않는다.

제1118조 (침해물품의 파기)

특허상표청에 등록된 등록명의인의 특정한 권리의 침해 또는 §1125 제(a)항의 규정에 의한 침해가 입증될 수 있었던 소송(이 법의 규정에 의하여 제기되는)에 있어서, 법원은 등록표장에 관계되는 것으로서 피고가 소유하고 있는 모든 라벨, 기호, 인쇄물, 포장지, 용기 및 광고물 또는 §1125 제(a)항 및 제(c)항의 규정에 대한 침해의 경우에 있어서는 침해의 내용인 단어, 용어, 성명, 상징, 고안물 또는 그 결합물, 명칭이나 표현물 또는 복제물, 위조품, 복사물 도는 그에 관한 색채모조품 및 모든 간판, 주형, 지형 기타 이를 제작하는 도구가 인도되거나 파기되도록 명할 수 있다. §1116 제(d)항의 규정에 의하여 압류물품의 파기명령을 구하는 당사자는 그 명령의 신청을 받은 재판관할구역의 미국검사에게 10일간의 유예기간에 대한 정당한 이유를 제시하는 경우를 제외하고)을 부여하여야 하고, 그러한 미국검사는 그 파기가 미국에 대한범죄의 증거에 악영향을 미칠 수 있는 경우에는 그 파기에 관한 심리를 요구하거나 그 파기에 관하여 달리 요구하는 심리에 참가할 수 있다.

제1119조 (등록에 대한 법원의 권한)

상표표장과 관련된 모든 소송에서 법원은 전체 혹은 부분적으로 등록의 결정, 그 등록의 취소, 취소된 등록을 복원할 권한을 가지며, 소송에서 어떠한 당사자도 등록과 관련하여 등록부를 수정할 수 없다. 법령과 훈령의 제정은 특허・상표청에서 적절한 기록을 하여야 하는 특허청장의 소관이나 법원에 의해 인증되고 통제되어야 한다.

제1120조 (기만 또는 허위의 등록에 대한 민사책임)

특허상표청에서 문서 또는 구두로 기만 또는 허위의 선언이나 설명으로 상표를 등록한 사람은 그 등록으로 인하여 손해를 입은 어떠한 사람에게도 민사적 책임을 져야 한다.

제1121조 (연방법원의 관할권, 등록상표가 다르게 변경 또는 표시될 수 있는 주 또는 지방의 요건 및 금지)

(a) 미국의 지방법원 및 준주의 법원 및 미국의 항소법원(미국의 연방관할항소법원을 제외한다)은 다투고 있는 금액이나 당사자에 대한 시민권의 차이가 있고 없음에 관계없이, 이 법의 규정에 의하여 제기되는 모든 소송에 대한 고유의 관할권 및 항소관할권을 가진다.

(b) 미국의 어떠한 주 기타 사법관할권 지역 또는 그 예하 행정기관도 등록표장의 변경을 요구하거나 등록표장과 결합 또는 합체될 수 있는 추가의 상표, 서비스표, 상호 또는 단체명의가 등록표장에 의하여 예측되는 것으로서, 미국 특허․상표청에 의하여 발급된 등록증에 표시되는 추가의 상표, 서비스표 상호 또는, 단체명의의 표시방법과 다른 방법으로 그 표장에 표시될 수 있도록 요구하지 못한다.

제1122조 (주의 부속기관 및 공무원의 책임)

(a) (미합중국에 의한 주권면제)

미합중국의 대행기관이나 그 공적인 자격에서 직무를 행하는 연방 또는 그 대행기관의 직원은 미국의 제11차 수정헌법의 규정 기타 특정한 주권자 면책의 원리에 의하여, 이 법의 규정에 의하여 제기되는 침해에 대한 정부적 또는 비정부적 기관을 포함하여 특정인에 의한 연방법원에서의 소송에서 면책되지 아니한다.

(b) (주에 의한 주권면제)

모든 주, 주의 대행기관이나 그 공적인 자격에서 직무를 행하는 주 또는 그 대행기관의 직원은 미국의 제11차 수정헌법의 규정 기타 특정한 주권자 면책의 원리에 의하여, 이 법의 규정에 의하여 제기되는 침해에 대한 정부적 또는 비정부적 기관을 포함하여 특정인에 의한 연방법원에서의 소송에서 면책되지 아니한다.

(c) (a) 또는 (b)에 기재한 위반 사항을 기재한 소송은 그 위반에 대해 구제 (법률 및 형평법상 모두의 구제를 포함)를 받을 수 있고, 그 구제가 미국 또는 그 기관 또는 부속 조직 또는 개인, 기업, 법인 기타 자로서, 미국을 위해 그리고 미국에서 위임 및 동의를 얻어 행동하는 자, 또는 주, 주 부속 조직 또는 국가의 부속 조직의 간부 또는 일반 직원이며, 본인 자신의 또는 본인의 공적인 자격에서 행동하는 자 아니한 자에 대한 소송 당해 위반에 대해 받을 수 있는 구제와 동등하다. 당해 구제는 제1116조에 따른 금지명령에 의한 구제, 제1117조에 따른 현실의 손해배상, 이익, 비용 및 변호사 비용, 제1118조에 따른 침해 물품의 폐기, 제1114조, 제1119조, 제1120 조, 제1124조 및제1125조에 규정된 구제 및 이 장에 규정된 다른 구제를 포함한다.

제1123조 (특허․상표청에서의 절차수행을 위한 규정 및 규칙

특허청장은 특허・상표청에서의 절차수행을 위한 규정 및 규칙을 만들 수 있다.

제7장 상표 또는 명의를 침해하는 상품수입의 금지  

 

제1124조 (상표 또는 명의를 침해하는 상품수입의금지)

Title19의 §1526 제(d)항에서 규정된 것을 제외하고, 국내 생산품, 생산회사, 무역업자 또는 외국의 생산회사, 무역업자의 이름을 복제하거나 가장하는 수입제품은 미국 세관에서 수입 금지될 것이다. 그 제품은 조약, 협약 또는 법에 의해 미국 시민권자에 유사한 특권을 부여하고, 본 조항과 일치하여 등록된 상표를 복제하거나 가장하여, 일반 대중으로 하여금 제품이 미국 내에서 생산되었거나 실제 생산된 국가 또는 지역과 다른 외국 또는 지역에서 생산된 것처럼 믿게 하도록 계산된 이름 또는 표장을 가진 것이다. 이 금지조치를 시행하는데 세관원들을 도와주기 위해국내외 생산회사, 무역업자는 이름, 거주지, 제품이 생산된 지역의 이름, 상표 등록의 인증서 사본이 필요할 수 있다. 국내외 생산회사, 무역업자는 상표 및 상업적 이름과 관련해 법에 의해 미국 시민권자에게 부여된 이익에 대한 미국 및 외국간의 조약, 협약, 선언, 계약의 조항 하에서 권한이 있는 자들이다. 상표등록의 인증서는 본 장의 조항과 일치하여 교부되어, 본 목적으로 재무장관이 기술한 규정에 따라 재무부에서 보관될 장부에 기록된 것이다. 국내외 생산회사, 무역업자는 이름, 제품이 생산된 지역의 이름, 등록된 상표의 복사본을 재무부에 제공하고 재무부 장관은 세관의 징수관 또는 다른 적절한 관리에게 송부될 동일물의 1개 이상의 사본을 만들 것이다.

제8장 원산지의 허위지정 및 허위기재의 금지  

 

제1125조 (원산지의 허위지정 및 허위기재의 금지)

(a) 민사소송

(1) 특정한 상품이나 서비스 또는 상품용기와 관련하여, 거래상은 다음 각목의 1에 해당하는 단어, 용어, 명의, 상징, 고안물 또는 그 결합물이나 원산지에 대한 허위명칭을 사용하거나 사실을 허위로 또는 그릇되게 기술하거나 사실을 허위로 또는 그릇되게 표시하는 어떠한 자도 그러한 행위로 인하여 손해를 입고 있거나 입을 것이라고 믿는 자가 제기하는 민사소송에서 배상책임을 가진다.

(A) 그러한 자와 다른 자와의 관계, 관련 또는 결합이나 다른 자에 의한 그 상품, 서비스 또는 영업활동에 대한 원산지, 후원 또는 찬성에 대하여 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 가능성이 있는 것.

(B) 영업광고 또는 판촉활동에 있어서, 그 자 또는 다른 자의 상품, 서비스 또는 영업활동의 내용, 특성, 품질 또는 지리학적인 원산지를 그릇되게 표시하는 것

(2) 이 항에 있어서, “어떠한 자”에는 주, 주의 대행기관 또는 그 공적인 자격에서 직무를 행하는 특정한 주나 그 대행기관의 직원이 포함된다. 특정한 주, 그 특정한 대행기관 또는 그 직원은 특정한 비정부기관과 동일한 방법과 범위 내에서 이 법의 규정에 대한 적용대상이 된다.

(3) 트레이드드레스(표장) 침해 민사소송에 있어 본장에서 규정하는 주등록부에 등록되지 않은 표장인 경우 침해를 주장하는 자가 표장에서 보호를 받고자하는 부분이 기능적이지 않다는 점에 대해서 입증책임을 진다.

(b) 수입 (4) 이 조의 규정을 위반하여 표장이 되거나 라벨이 붙여진 어떠한 상품도 미국에 수입되어서는 아니 되고 미국의 어떠한 세관에서도 통관이 허용되어서는 아니 된다. 이 조의 규정에 의하여 세관에서의 통관이 거부된 상품의 소유자, 수입업자 또는 수탁판매자는 세관수입법에 의하여 부여되고 있는 이의신청 또는 상소에 의하여 상환청구권을 가지거나 통관이 거부 또는 압류된 상품에 관한 경우에는 이 법에 의하여 부여되는 구제방법을 이용할 수 있다.

(c) 불선명화에 의한 희석; 질 저하에 의한 희석

(1) 금지청구 : 형평법의 원칙에 따라 유명상표의 소유권자는 “저명상표의 권리자는 상표가 저명해진 이후에 상업적 방법으로 그 상표를 사용함으로써 저명상표의 식별력 약화 또는 손상행위에 의하여 희석화를 야기할 가능성이 있는 경우 동일 또는 유사한 상표(또는 상호)의 사용을 개시한 자에 대하여 그 행위의 금지를 청구할 권리를 갖는다. 타인의 영업 또는 무역활동에서 본인의 표장이 주지저명하게 된 이후에 사용하여 표장의 식별력이 희석화 되었을 경우에 하기의 조항에 의해 구제받을 수 있는 권리를 갖는다.

(2) 정의 - (A) (1)의 적용상 표장이 미국의 일반소비자에게 그 표장 소유자에 관한 상품 또는 서비스의 출처가 널리 인식되는 경우, 그 표장은 저명하다. 표장이 주지저명한지 여부를 결정하는 경우에는, 법원은 다음의 사항을 포함하여 일체의 관련 사항을 고려할 수 있다.

(i) 그 표장에 대한 광고 및 홍보기간, 정도 및 지리적 범위, 광고 또는 선전이 소유자에 의해 행해졌는지 또는 제3자에 의해 행해졌는지는 불문한다.

(ii) 그 표장으로 제공되는 상품 또는 서비스의 판매에 관한 금액, 수량 및 지리적 범위

(iii) 그 표장의 현실 인식의 정도

(ⅳ) 1905년 2월 20일 또는 1881년 3월 3일 법에서 제정한 주등록부에 등록되었는지의 여부

(B) (1)의 적용상 ‘약화에 의한 희석’에 대하여는 “저명상표와 다른 상표의 유사성으로 인하여 저명상표의 식별력을 해치는 정도의 연상을 일으키는 것이며, 식별력의 약화에 의한 희석을 판단함에 있어서 법원이 고려해야 할 판단요소는 다음 각 호와 같다.

(i)후사용상표(또는 상호)와 저명상표간의 유사성의정도

(ii)저명상표의 본래적 혹은 사후적으로 취득한 식별력의 정도

(iii)저명상표권자가 상표를 실질적 독점으로 사용하고 있는 범위

(iv)저명상표의 인식도

(v)후사용 상표(또는 상호)의 사용자가 저명상표와의 관련성을 야기 시킬 것을 의도하고 있었는지의 여부

(vi)후사용상표(또는 상호)와 저명상표간에 실제 연상이 이루어지는지의 여부

(C) (1)의 적용상, ‘질 저하에 의한 희석화’란, 하나의 표장 또는 상호와 하나의 저명표장의 유사성으로부터 발생하는 연상이며, 저명표장의 명성을 훼손하는 것을 말한다.

(3) 배제 - 다음 사항은 본 항에 따라 선명화에 의한 희석 또는 품질 저하에 의한 희석을 이유로 소송을제기 할 수 있는 사항이 아니다.

(A) 비평 외에 기명(nominative) 또는 기술적(descriptive)인 공정이용도 본 제외규정에 포함되며 그러한 행위를 촉진하는 것

(facilitation)도 그 대상이 된다. 유명상표의 소유권자의 지정상품과 서비스업이 타인에 광고 또는 상업적 활동에 의해유명해진 표장

인 경우

(i) 소비자가 상품 또는 서비스를 비교할 수 있도록 하기 위한 광고 혹은 촉진, 또는

(ii) 저명표장의 소유자 또는 저명표장의 소유자의 상품 또는 서비스를 특정하여 풍자, 비평 또는 논평하는 것

(B) 뉴스 보도서, 논평서 등의 모든 양식

(C) 표장의 비상업적 사용

(4) 입증 책임--주등록부에 등록되지 않은 트레이드드레스에 관하여 본법에 근거하는 트레이드드레스희석화의 민사 소송에서 트레이드드레스의 보호를 주장하는 자는 다음 각항에 대한 입증 책임을 진다.

(A) 권리 주장의 대상이 되는 트레이드드레스는 전체적으로 보았을 때, 기능적인 물건이 아니고 저명한 것; 및

(B) 권리 주장의 대상이 되는 트레이드드레스가주등록부에 등록되어 있는 1또는 2이상의 표장을 포함하고 있는 경우에 등록되지 않은 부분이 전체적으로 보았을 때, 해당 등록 표장과는 별개이고 저명한 것

(5) 추가의 구제 수단—본 항에 근거하여 제기되는 소송에 대하여, 저명표장의 소유자는 제34조에 규정된 금지명령에 의한 구제를 받을 권원을 가진다. 또한 저명 표장의 소유자는 다음의 조건이 충족될 경우, 법원의 재량 및 형평의 원칙에 따를 것을 조건으로 제35조(a) 및 제36조에 규정된 구제를 받을 권원을 가진다.

(A) 식별력 약화에 의한 희석화 또는 질의 저하에 의한 희석화를 일으킬 우려가 있는 표장 또는 상호가2006년의 상표 희석화 개정법의 시행일 후에, 요구하고 있는 금지명령의 대상으로 되어있는 자에 의하고 처음으로 거래에 대해 사용된 것, 및

(B) 본 항에 근거하는 청구에 관해서는,

(i) 약화에 의한 희석화를 이유로 하는 경우, 요구하고 있는 금지명령의 대상자로 된 자가 그 저명표장에 대한 인식을 고의로 이용하려고 한 것, 또는

(ii) 질의 저하에 의한 희석화를 이유로 하고 있는 경우, 요구하고 있는 금지명령의 대상자로 된 자가 그 저명 표장의 명성을 고의로 해치려 하고 있던 것

(6) 유효한 등록의 소유권이 소송에 대한 완전한 무효 취소 원인인 것--1881년 3월 3일의 법률 혹은1905년 2월 20일의 법률에 근거하거

나 본법에 따르는 주등록부상 유효한 등록을 한 자의 소유권은 그 표장에 관하여 해당인에 대해서 제기된 소송이 다음사항인 경우에

전체 무효 취소 원인으로 한다.

(A)(i) 타인에 의해 관습법 또는 어떤 국가의 법령에 따라 제기된 것; 및

(ii) 불선명화에 의한 희석화 또는 질의 저하에 의한 희석화의 방지를 요구하고 있는 것; 또는

(B) 표장 혹은 라벨과 관련되는 식별력이나 명성 또는 광고 형태에 대한 실제 또는 발생 우려가 있는 손해 또는 피해에 대한 요구를

주장하고 있는 것

(7) 제외 조항—본 항의 어떤 규정도 미국 특허법의 적용 가능성을 저해, 변경 또는 파기하는 것으로 해석해서는 안 된다.

(d)(1)

(A) 당사자의 지정상품과 서비스업과 관련 없이 다음 각 호에 해당한다면, 상표의 소유자에 의한 민사소송에서 본 조 하에 상표로서

보호되는 개인의 이름을 포함하여, 상표의 소유권자에 의해 제기되는 민사소송에 대해 책임을 져야 한다.

(ⅰ) 본 조하에 표장으로서 보호받는 개인의 이름을 포함하여 그것으로부터 부정한 목적으로 사용하여 이득을 취득하려는 목적이 있는 경우

(ii) 다음의 조건에 해당하는 도메인 네임을 등록, 매매 또는 사용하는 것

(Ⅰ) 도메인 이름으로 등록될 당시 식별력이 있는 표장과 동일한 이름 또는 혼동을 일으킬만한 유사한 표장을 사용한 경우

(Ⅱ) 도메인 이름을 등록할 당시 유명한 표장인 경우에 이와 동일 또는 혼동을 일으키거나 표장을 희석화 시킬 수 있는 경우

(Ⅲ) Title18 §706 또는 Title36 §220506에 의해 보호받는 이름 또는 상표, 단어를 사용한 경우

(B)(ⅰ) 제(a)항에서 규정한 조항의 부정한 목적을 갖고 사용한 경우 법원은 다음의 요소를 고려할 수 있다.

(Ⅰ) 도메인 네임 등록자의 도메인 네임에 대한 권리

(Ⅱ) 도메인 네임이 등록자의 이름 등 등록자를 특정하는 명칭으로 구성된 경우

(Ⅲ) 종전에 도메인 네임을 사용하여 상행위를 하였던 경우

(Ⅳ) 도메인 네임 등록자의 비상업적 또는 공정사용

(Ⅴ) 도메인 네임의 등록자가 웹사이트의 출처, 후원관계, 계열관계 또는 양도관계 등에 대한 혼동을 일으켜 상업적 이득을 얻기 위하여 또는 상표의 가치를 떨어뜨리거나 모욕하는 등의 행위로 상표권자의 웹사이트의 손님을 상표의 신용을 침해하는 도메인으로 끌어오는 부정한 목적으로 사용한 경우

(Ⅵ) 도메인 네임의 등록자가 도메인 네임을 등록하였지만 상품의 판매나 서비스의 제공에 판매하지 않고 도메인 네임을 제3자에게 판매, 양도하여 이득을 취하는 경우

(Ⅶ) 도메인 네임 등록자가 도메인 네임 등록 시 잘못된 정보를 제공하는 등의 허위의 진술을 한 경우

(Ⅷ) 상품이나 서비스에 관련 없이 도메인 네임을 등록할 당시 다른 사람의 유명상표를 희석화하거나 식별력이 있는 상표와 동종 또는 유사하다는 것을 알면서 도메인 네임을 등록하거나 취득한 경우

(Ⅸ) 도메인 네임에 사용된 상표가 (c)(1)의 의미상 유명한 상표인지 여부

(ⅱ) 공정하고 합법적인 도메인 네임의 사용이라 함은 (A)에서 기술한 듯이 부정한 의도로 사용한 경우를 제외한다.

(C) 본 조에서 규정한 부정사용은 민사소송을 통하여 도메인 이름의 등록이 취소될 수 있다.

(D) 만약 도메인 네임의 권한을 가진 개인은 도메인 네임의 사용에 대하여 책임을 질 수 있다.

(E) 본 조에서 사용하는 단어 “부정거래”라 함은 판매, 구매, 대출, 담보, 라이센스, 통화 교환, 대가의 양도, 대가의 교환으로 이루어지는 수령 등의 행위를 말한다.

(2)(A) 상표권자는 다음과 같은 조건 하에 도메인 네임 등록관, 등록부, 도메인 이름이 등록되거나 양수된 기타 도메인 관청이 위치한 사법지역에서 도메인 이름에 대한 대물소송을 제기할 수 있다.

(ⅰ) 도메인 네임은 특허․상표청에 등록되어 고유의 권한을 갖으며, 다음 (a)또는 (c)에 의해 보호된다.

(ⅱ) 법원은 소유자가 다음 각 호에 해당된다는 점을 발견하는 경우.

(Ⅰ) (1) 하에 민사소송상 피고가 될 사람에 대해 인적 관할권을 행사할 수 없거나,

(Ⅱ) (1) 하에 민사소송상 피고가 될 사람을 다음 행위를 통해 신의성실 의무를 다하여도 발견할 수 없을 경우.

(aa) 등록권자가 등록부에 제공한 이메일주소 또는 우편주소로 도메인네임의 등록권자에게 침해사실 및 제소할 의도를 통지하거나,

(bb) 소송제기 후 즉시 법원이 지휘할 소송에 대한 통지를 발하는 경우

(B) (A)(ⅱ)하에 소송은 송달을 진행시킬 것이다.

(C) 본 조하의 도메인 네임의 대물소송은 다음의 사법적 권한을 갖는 것으로 간주한다.

(ⅰ) 도메인 네임은 등록부, 등록원, 기타 도메인네임의 권한을 등록부에 지정한다.;

(ⅱ) 도메인 네임의 사용과 등록부의 증여와 관련하여 문서는 충분히 통제할 수 있는 권한을 갖는다.

(D)(ⅰ) 도메인 네임의 등록 사무원이 연방지방법원에 대물소송을 제기하였음을 통지받은 경우에 등록업무담당자 등은 도메인 네임의 등록사용에 대한 처분에 관하여 법원이 통제할 수 있는 문서를 법원에 보관하여야 한다.

(Ⅰ) 법원에 도메인 네임 등록이나 이와 관련된 사항은 권한을 갖고 통제 가능한 등록부에 신속하게 기재되어야 한다.

(Ⅱ) 법원의 명령을 제외하고 소송기간 동안에는 등록부를 변경하거나 수정할 수 없다.

(ⅱ) 도메인 네임의 등록사무원 등은 법원의 명령에 악의적인 불응 등을 포함한 부정한 목적 또는 부주의에 의한 무시가 있지 않는 한 금지명령이나 금전적 손해배상에 대한 책임은 없다.

(3) 본 조 (1)과 대물소송 (2)이 제공하는 도메인 네임에 대한 구제는 다른 구제방법과 병존한다.

(4) 또한 대물소송의 경우에 다른 법에 의한 대인 또는 대물소송에 대한 관할과 별도로 존재한다.

제9장 국제협약  

 

제1126조 (국제협약)

(a) (국제사무국에 의하여 전달되는 표장의 등록부)

청장은 산업재산권, 상표, 상호와 거래명의의 보호 및 불공정한 경쟁의 방지를 위하여 미국이 당사국이거나 당사국이 될 국제협약에 의하여 규정되는 국제사무국이 그에게 전달하는 모든 표장의 등록부를 관리하여야 하고 그 조약에 의하여 요구되는 수수료 및 이 법에서 요구되는 수수료를 납입한 때에는 그러한 방법에 의하여 그 등록부에 전달되는 표장을 등재할 수 있다.

이 등록부에는 표장 또는 상표명과 상호, 등록명의인의 성명, 주소 및 국적, 등록출원서가 제출되고 허가된 일자 및 그 등록의 조건을 포함하여, 표장의 최초등록번호, 일자 및 장소, 본국에서의 등록에 의하여 표시되는 바와 같이 그 표장이 사용되고 있는 상품 또는 서비스의 목록 및 그 표장에 관하여 기타 유익한 일자의 복사물이 표시되어야 한다. 이 등록부는 1920년 3월 19일의 법률 Section 1(a)에 규정하는 등록부의 속편이 된다.

(b) (본국의 국제협약 또는 조약의 당사국인 경우에 있어서의 국민에 대한 이 조의 이익) 그 본국이 상표, 상표명과 상호 또는 불공정한 경쟁의 방지에 관한 제협약 또는 조약(미국이 역시 당사국이 되거나 법률에 의하여 미국의 국민에게 호혜적인 권리를 부여하는)에 대한 당사국이 되는 자는 이 법률에 의하여 표장의 소유자에게 달리 부여되는 권리에 추가하여 그 국제협약, 조약은 호혜에 관한 법률의 규정에 대하여 효력을 부여하는데 필요한 한도 내에서 그에 표현된 조건하에서 이 조의 규정에 의한 이익을 받는다.

(c) (본국에서의 선등록 및 본국의 정의)

이 조 제2항에 정하는 자에 의한 미국에서의 어떠한 표장의 등록도 출원인이 거래상의 사용을 주장하지 아니하는 한, 출원인의 본국에서 그 표장이 등록되기 전에는 허가되지 아니한다. 이 조에 있어서, “출원인의 본국”이라 함은 그가 선의로 유효한 공업적 또는 상업적인 영업소를 설치하지 아니한 경우 또는 그가 이 조 제2항에 정하는 어떠한 국가에도 주소가 없는 경우에는 그의 국적이 있는 국가를 말한다.

(d) (우선권)

이 조 제(b)항에 정하는 자 즉, 이 조 제(b)항에 정하는 국가 중 1국가에 전에 합법적으로 동일한 표장의 등록출원서를 제출한 자가 §1051, §1053, §1054,§1091또는 이 조 제(e)항의 규정에 의하여 제출하는 표장의 등록출원은 출원서가 그 외국에 최초로 제출된 것과 동일한 일자에 미국에 제출된 경우에 그 출원에 부여될 수 있었던 것과 동일한 효력이 부여된다.

다만, 다음 각 호의 요건이 충족되는 경우에 한한다.

(1) 미국에서의 출원서는 외국에서 최초로 제출된 날로부터 6월 이내에 제출될 것

(2) 출원서는 이 법의 요건(출원자가 거래상 그 표장을 성실하게 사용할 의도가 있다는 진술서를 포함한다)에 적용 가능한 한, 부합될 것

(3) 외국에서의 최초의 출원일 이전에 제3자에 의하여 취득된 권리는 어떠한 법에 의하던 간에 이 항의규정에 의한 등록출원에 영향을 받지 아니할 것

(4) 이 항의 어떠한 규정도 이 조의 규정에 의하여 허가를 받은 등록명의인에 대하여 그 등록이 거래상의 사용에 의한 경우를 제외하고는 상표가 미국에 등록된 날 전에 행해진 행동을 제소할 권한을 부여하지 않을 것이다. 동일 조건 및 요건에 부합하는 방식으로 이 조에 규정된 권리는 최초로 출원된 외국출원 대신에 동일한 외국에서 정기적으로 제출된 후속 출원에 근거할 수 있다. 단, 그러한 후속적인 출원 이전에 제출된 외국 출원이 대중에게 공개되거나 권리를 보존하지 않은 채 철회, 포기, 제거되고, 우선권주장 근거로서 작용하지 않는다는 조건을 충족할 경우이다.

(e) (주등록부 또는 보조등록부에의 등록 및 외국등록의 사본)

출원인의 본국에서 정식으로 등록된 표장은 적격성이 있는 경우에는 주등록부에 등록받을 수 있고 그 밖의 경우에는 이 법이 규정하는 보조등록부에 등록받을 수 있다. 그에 대한 출원에는 출원인의 본인에게 발급되는 등록증 또는 확인된 등록증 사본이 첨부되어야 한다. 출원서에는 거래상 표장을 사용하고자 하는 출원의 성실한 의도가 명시되어야 한다. 다만, 거래상의 사용은 등록이 있기 전에는 요구되지 아니한다.

(f) (등록과 독립되는 국내등록)

이 조 제(c)항, 제(d)항 및 제(e)항의 규정에 의하여 이 조 제(b)항에 정하는 자가 행하는 표장의 등록은 본국에서의 등록과는 독립되고 미국에서의 그 등록의 존속기간, 효력 또는 이전은 이 법의 규정에 의하여 규제된다.

(g) (등록 없이 보호되는 외국인의 상호)

이 조 제2항에 정하는 자의 상품명 또는 상호는 그것이 표장의 일부를 구성하는가의 여부를 불문하고 출원 또는 등록의 의무 없이 보호된다.

(h) (불공정한 경쟁에 대한 외국인의 보호)

이 조 제(b)항의 지정된 자로서 이 법의 규정에 따라 이익을 받을 자격이 있는 어떠한 자도 불공정한 경쟁에 대하여 유효한 보호를 받을 권리가 있고 표장의 침해에 대하여 이 법에서 정하는 구제방법은 그것이 적합한 경우에 한하여 불공정한 경쟁행위를 방지하는데 이를 이용할 수 있다.

(i) (이 조의 이익을 받을 자격이 있는 미국의 시민도는 거주자)

미국의 시민 또는 거주자는 이 조 제(b)항에 정하는 자에 대하여 이 조의 규정에 의하여 부여되는 것과 동일한 이익을 받는다.

제10장 해석과 목적  

 

제1127조 (해석, 정의 및 이 법의 목적)

이 법의 규정을 해석함에 있어서, 문맥상 반대의 취지가 명백하게 표현되지 아니하는 한, 미국에는 그 관할 및 지배하에 있는 모든 군주가 포함된다.

“거래”가 함은 연방의회가 합법적으로 규제할 수 있는 모든 거래를 말한다.

“주등록부”라 함은 §1051 내지 §1071에 의하여 규정되는 등록부를 말하고, “보조등록부”라 함은 §1091내지 §1096에 의하여 규정되는 등록부를 말한다. 사람, 법인. “사람”이라고 하는 용어 및 그 외의 말 또는 용어는 본법의 규정에 따라 이익 혹은 특권에 대한 권원을 가지고 있는지, 또는 출원인 그 외의 사람을 지정하기 위해서 사용되는 것은 법인 및 자연인을 포함한다. “법인”이라고 하는 용어는 법원에 호소하는 것 또는 고소할 수 있을 수 있는 기업, 법인, 조합, 사단 그 외의 조직체를 포함한다.

“사람”이라고 하는 용어는 미국, 그 기관 혹은 부속조직, 또는 미국을 위해서 미국으로부터의 수권 및 동의를 얻어 행동하는 개인, 기업 혹은 법인을 포함한다. 미국, 그 기관 혹은 부속 조직, 및 미국을 위해서 미국으로부터의 수권 및 동의를 얻어 행동하는 개인, 기업 또는 법인은 비정부의 법 주체와 동일한 방법에 의해 및 동일한 범위에 대해 이 장의 규정의 적용을 받는다. 또한 “사람”이라고 하는 용어는 주, 주의 부속 조직, 및 주 또는 주의 부속 조직에 속하는 간부 직원 또는 일반직원이며, 공적인 자격에 따라 행동하는 사람을 포함한다. 주 및 앞에서 본 부속 조직, 간부 직원 또는 일반직원은 비정부의 법주체와 동일한 방법 및 동일한 범위에 대해 이 장의 규정 적용을 받는다.

“출원인” 및 “등록명의인”에는 그 출원인 또는 등록명의인의 법정대리인, 원권리자, 계승자 및 양수인을 포함한다.

“청장”이라 함은 특허․상표청장을 말한다.

“관계회사”라고 함은 그 자에 의한 표장의 사용된 상품 또는 서비스이며, 그에 관련된 표장이 사용되는 특성 또는 품질에 관해서 그 표장의 소유자에 의해서 규제되는 자을 의미한다.

“상호”이라 함은 특정인이 그 거래 또는 사업의 동일성을 나타내기 위하여 사용하는 모든 명칭을 말한다.

“상표”라 함은 모든 단어, 명칭, 상징 혹은 도형 또는 그들의 결합이며, 다음의 조건에 해당하는 것을 포함한다.

(1) 특정인에 의하여 사용되는 것

(2) 특정인이 거래상 사용하고자 하는 성실한 의도를 가지고 있고 이 법에 의하여 비치된 주등록부상에 등록출원을 하는 것

라디오 또는 텔레비전에 대한 프로그램의 표제, 캐릭터 명칭 기타 특징적인 모습은 프로그램이 광고주의 상품을 광고할 수 있음에도 불구하고 서비스 표장으로 등록될 수 있다.

“서비스표”라고 함은 모든 단어, 명칭, 상징 혹은 도형 또는 그 결합이며, 다음의 조건에 해당하는 것을 의미한다.

(1) 특정인에 의하여 사용되는 것

(2) 특정인이 거래상 사용하고자 하는 성실한 의도를 가지고 있고 이 법에 의하여 비치된 주등록부상에 등록출원을 하는 것

라디오 또는 텔레비전에 대한 프로그램의 표제, 캐릭터 명칭 기타 특징적인 모습은 프로그램이 광고주의 상품을 광고할 수 있음에도 불구하고 서비스 표장으로 등록될 수 있다.

“증명표장”이라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 모든 단어, 명칭, 상징이나 고안 또는 그 결합물을 말한다.

(1) 그 소유자 이외의 자에 의하여 사용되는 것

(2) 그 자의 상품 또는 서비스의 지방적인 사항 기타 원산지, 재료, 제조방법, 품질, 정밀도 기타 특성 또는 상품이나 서비스에 관한 작업 또는 노동이 노동조합 기타 단체의 구성에 의하여 수행되는 것을 증명하기 위하여 그 소유자가 그 소유자이외의자에게 거래상 사용하도록 허용하고자 하는 성실한 의도를 가지고 있고 이 법의 규정에 의하여 비치된 주등록부에의 등록출원을 한 것

“단체표장”이라 함은 다음 각 호의 1에 해당하는 상표 또는 서비스표를 말한다.

(1) 협동조합, 협회 기타 집단적인 그룹 또는 단체에 의하여 사용되는 것

(2) 그 협동조합, 협회 기타 집단적인 그룹 또는 단체가 거래상 사용하고자 하는 성실한 의도가 있고 이 법에 의하여 비치된 주등록부에의 등록출원을 하면 노동조합, 협회 기타 단체의 회원자격을 표시하는 표장을 포함하는 것 “표장”이라는 말에는 모든 상표, 서비스표, 단체표장 또는 증명표장이 포함된다.

“거래상의 사용”이라 함은 영업의 정상적인 과정에서표장을 성실하게 사용하는 것을 말하고 이는 단지 표장의 권리를 유보하기 위하여 행하여지는 것은 아니다. 이 법에 있어서, 표장은 다음 각 호에 관하여 거래상 사용되는 것으로 본다.

(1) (A) 그 표장이 어떠한 방법에 의하던 상품, 그 용기 또는 그에 관련된 전시물이나 그에 부쳐진 꼬리표 또는 라벨이나 상품의 성질상 그 부착이 불가능한 경우에는 그 상품 또는 판매와 관련된 문서에 부착되는 경우 및

(B) 상품이 판매되거나 거래를 위하여 이송되는 경우

(2) 서비스에 관하여 : 그 표장이 서비스의 판매 또는 광고에 사용되거나 전시되고 그 서비스가 거래상 또는 1이상의 주, 미국 또는 외국에서 제공되고 그 서비스를 제공하는 자가 그 서비스에 관련된 거래에 종사하는 경우

“표장의 포기” 표장은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 “포기”된 것으로 본다.

(1) 표장의 사용이 다시 계속하지 아니하려는 의사로 중단되었을 때 다시 계속하지 아니하려는 의사는 제반사정에 의하여 추정될 수 있다. 계속된 3년간의 불사용은 포기에 대한 일응 명백한 증거가 된다. 표장의 “사용”이라 함은 거래의 통상적인 과정에서 행하여지는 것이지 표장에 대한 권리를 단지 유보하기 위하여 행하여지는 것이 아닌 그 표장의 성실한 사용을 말한다.

(2) 작위뿐만 아니라 부작위의 행위를 포함하여 등록명의인에 대한 행위에 과정에 의하여 표장이 그 사용되는 상품 또는 서비스에 대한 통상적인 명칭이 되게 하였거나 표장으로서의 그 의의를 상실하게 하였을 때 구매자의 욕구는 이 호에 규정에 의한 포기를 결정하는 기준이 되지 아니한다.

“색채모조”라는 말에는 혼동, 오인 또는 기만행위가 될 정도로 등록표장과 유사한 모든 표장이 포함된다.

“등록표장”이라 함은 이 법, 1881년 3월 3월의 법,1905년 2월 20일의 법 또는 1920년 3월 19일의 법의규정에 의하여 미국의 특허․상표청에 등록된 표장을 말한다. “특허․상표청에 등록된 표장”이라 함은 등록표장을 말한다.“1881년 3월 3일의 법”, “1905년 2월 20일 법” 또는 “1920년 3월 19일의 법”이라 함은 개정된 그 각각의 법률을 말한다.

“위조”는 등록표장과 동일하거나 실질적으로 식별할 수 없는 위조의 표장이다.

“도메인 네임”이라 함은 인터넷 전자 주소의 일부분으로서 도메인 네임 등기관, 도메인 네임 등기, 여타 도메인네임 권자에 의해 지명 받아 등록된 알파벳숫자로 조합된 명칭을 의미한다.

“인터넷”이라 함은 Title47 1934년 통신법 §230(f)(1)에서 부여한 의미를 갖는다. 단수로 사용되는 단어에는 복수가 포함되고 그 역도 동일하다.

이 법의 목적은 거래에 있어서의 기만적이고 오인하기 쉬운 표장의 사용을 제소할 수 있게 함으로써 연방의회가 통제하는 법위 내에서 거래를 규제; 주 또는 주에 준하는 지역의 법률에 의한 간섭으로부터 그러한 거래에서 사용되는 등록표장을 보호; 불공정한 경쟁에서부터 그러한 거래에 종사하는 자를 보호; 등록표장에 대한 복제물, 복사물, 위조품 또는 색채모조품의 사용에 의하여 그러한 거래에서의 사기 및 기만행위를 방지; 미국과 외국 간에 체결된 상표, 상표명 및 불공정한 경쟁의 방지에 관한 조약 및 국제협약에 의하여 규정된 권리와 구제방법을 제공하는 것이다.

제11장 구법의 폐지  

 

제46(a)조 § 1051부칙) 시행일자-구법 폐지

이법은 그 입법 후 일 년경과 후에 시행된다. 다만, 이법에서 특별히 진행중인 소송, 절차 또는 항소에 영향을 미치지 않는 것으로 규정한 경우에는 예외로 한다. 이법에 반하는 한 다음의 법률을 포함하여 모든 법률 및 이 법에 반하는 법률의 일부는 이법 제정 후 1년 후 폐지된다: 1881. 3. 3 승인 법률 “상표등록을 받을 수 있는 권한 및 그 보호에 관한 법률”; 1882. 8. 5 승인 법률 “상표등록에 관한 법률”; 1905. 2. 20 법률 (미국법, 제15번째, 제81조에서 제109조 포함) “외국 또는 몇 개의 주간 또는 인디안 종족과 상업상 이용되는 상표를 등록 받을 수 있는 권한 및 그 보호에 관한 법률” 및 1906. 5. 4 개정법 (미국법, 제15번째, 제131조 및 제132조; 34 Stat. 169), 1907. 3. 2 (34 Stat. 1251, 1252), 1909. 2. 18 (35 Stat. 627, 628), 1911. 2. 18 (36 Stat. 918), 1913. 1. 8 (37 Stat. 649), 1924. 6. 7 (43 Stat. 647), 1925. 3. 4 (43 Stat. 1268, 1269), 1930. 4. 11 (46 Stat. 155), 1938. 6. 10 (공표 제586호, 75회 회의, ch. 332, 세 번째 회기); 1920. 3. 19 법률 (미국법, 제15번째, 제121조에서 제128조 포함), “1910. 8. 20에 아르헨티나 공화국 부에노스 아이레스시에서 제정되고 서명된 상표 및 상호의 보호에 관한 조약의 특별규정 및 기타 목적에 효력을 주는 법률” 및 1938. 6. 10자 법률 (공표 제586호, 75회 회의, ch. 332, 세번째 회기)을 포함하여 개정법률: 단, 상기 폐지는 이 법 시행일전 상기 법률에 따라 허락되거나 출원되어 등록된 것의 존속기한, 또는 이 법 제8조, 제12조, 제14조, 제15조 및 제47조에서 규정하고 있는 것을 제외한 권리 또는 구제절차에 영향을 주지 않는다; 그러나 이 법에 포함된 어떠한 것도 상표와 관련 없는 이법의 시행일에 유효한 법률을 제한, 한계, 수정 또는 폐지하거나, 이법에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 어떠한 연방부서 또는 규제기관의 권한을 제한하거나 증대하는 것으로 추정되지 않는다.

제46(b)조 §1051부칙) 구법 하에서 존속하는 등록

1881년 및 1905년 법률. 1881. 3. 3 법률 또는 1905. 2. 20 법률 하에서 현재 유효한 등록은 그것의 잔존기간 동안 전적으로 유효하며 효력을 유지할 것이다 그리고 이법 제9조의 규정에 따라 갱신될 수 있다. 그러한 등록 및 그것의 갱신은 이 법 제8조, 제12조, 제14조 및 제15조에서 제한되는 것을 제외하면 이법에서 규정된 주등록부에 등록된 것과 동일 범위 및 효력에 상응하는 이법의 규정상의 이익을 누릴 것이다. 1905. 2. 20 개정 법률 제5조의 “10년 조건”하에서 등록된 표장은 이법 제2조의 (f)하에서 상업상 등록권자의 상품으로 식별력 있는 것으로 간주되며 동일 조항 내에 언급된 표장들로 제9조에 따라 갱신될 수 있다.

1920년 법률. 1920. 3. 19법률에서 현재 존속하는 등록은 이법 시행일로부터 6개월 후 또는 그 등록일로부터 20년 후 중 나중에 오는 날짜에 소멸된다. 그러한 등록은 이법에 규정된 보조등록부에 등록된 표장에 관한 이 법 규정의 영향을 받으며 법 상 이익을 얻을 권리가 있고 만약 갱신이 외국등록을 지원하기 위해 요구되지 않는다면 갱신되지 않을 수도 있다. 그 경우, 갱신은 이법 제9조의 규정에 따라 보조등록부상에서 효력을 발한다.

이법에 따른 등록에의 영향. 구 법 하에서 등록된 표장은 만약 자격이 있다면, 또한 이 법 하에서도 등록될 수 있다.

제47(a)조 §1051부칙) 법 시행일에 진행 중인 출원

이법 시행일에 특허·상표청에 진행 중인 모든 등록 출원 건은 만약 실행 가능하다면, 그 건들을 이법 규정하에 가져오기 위해 보정될 수 있다. 그렇게 보정된 출원에 대한 집행 및 그것에 근거한 등록허가는 이법의 규정에 따라 집행된다. 만약 그러한 보정이 만들어지지 않으면, 상기 출원에 대한 집행은 상기 출원들이 출원될 시점의 법률에 따라 진행되고 그것에 대해 등록이 주어진다. 이에 상기 법률은 상기 일반 폐지에도 불구하고 이 목적의 범위 내에서 효력을 유지한다.

제47(b)조 §1051 부칙) 법 시행일에 진행 중인 항소

항소가 이법 시행일에 미국 세관 및 특허항소법원, 모든 미국 순회 항소법원, 콜롬비아 지역을 위한 미국 항소법원 또는 미국대법원에서 진행 중인 모든 경우에는, 항소법원이 적절하다고 판단하기 때문에 이법의 규정이 항소의 대상 건에 적용이 되어야 한다는 의견이라면, 법원은 그러한 규정을 적용하거나 추가증거 채택, 새로운 소송 제기 또는 작성된 기록상의 결정의 재심을 위해 청장 또는 지역 법원에 사건을 환송 할 수 있다.

(개정 1999. 11. 29, 113 Stat. 1501A-583)

제48조 §1051부칙) 폐지되지 않는 구법

개정된 1905. 1. 5 법률 제4조 (미국법, 제36번째, 제4조) “전국 적십자 설립에 관한 법률” 및 1916. 6. 15 법률 제7조 (미국법, 제36번째, 제27조), “미국보이스카우트 설립 및 기타 목적에 관한 법률” 및 1936. 6. 20 법률 (미국법, 제22번째, 제248조) “스위스연방의 국장의 상업적인 사용 금지에 관한 법률”은 이법에 의해 폐지되거나 영향을 받지 않는다.

주의: 이 장에서 언급된 첫 번째 및 세 번째 법률은 1948.6. 25 제정되고 1948. 9. 1부터 시행된 미국법, 제18번째 “범죄 및 형사절차”의 제706조 및 제708조 각각에 의해 폐지되거나 대체되었다.

제49조 §1051부칙). 존속하는 권리의 보호

어떠한 것도 권리 또는 이법 시행일 전에 선의에 의해 획득된 표장에 대한 권리의 집행에 반하여 영향을 주지 않는다.

제50조 §1051 부칙). 분리가능

만약 이법의 어떠한 규정 또는 어떤 자 또는 상황에 대한 그러한 규정의 적용이 무효라면, 이법의 나머지 부분은 그에 의해 영향을 받지 않는다.

제51조 §1058 부칙). 1988년 개정상표법의 시행일에 진행 중인 출원

1988년 개정상표법의 시행일에 특허·상표청에 진행 중인 등록출원에 근거한 모든 등록증은 10년간 효력을 유지한다.

제12장 마드리드 협정  

 

제1141조 (정의)

(1) 기초출원

“기초출원”이라 함은 국제상표등록을 위하여 국제사무국과 본국관청에 상표등록출원을 하는 것을 말한다.

(2) 기초등록

“기초등록”이라 함은 국제사무국 및 본국관청에 상표등록을 위하여 상표등록서류를 제출하는 것을 말한다.

(3) 체약 당사자

“체약 당사자”라 함은 마드리드 의정서에 가입된 국가 또는 정부 간의 기관을 말한다.

(4) 기록기간

“기록기간”이라 함은 보호 확대 요청을 위한 국제등록이 인정된 이후에 국제등록부에 등록된 날짜를 말한다.

(5) 거래상 건전한 의도로 상표사용을 위한 신고

“거래상 건전한 의도로 상표사용을 위한 신고”라 함은 미국에서 상표보호 확대를 하고자 하는 국제등록상표의 출원인에 의해 날인된 신고를 말한다.

(A) 출원인 또는 소유권자는 거래상 건전한 의도를 가지고 사용한다.

(B) 개인은 본인 자신, 회사 또는 협회가 만든 선언서를 신뢰하고 거래상 표장을 사용할 할 권한을 부여한다.

(C) 회사 법인 협회, 믿음과 상식을 가진 각 개인은 거래상 동일하거나 유사한 표장을 사용하거나 그 지정상품과 관련하여 혼동, 오해, 기만을 불러일으키는 표장을 사용할 수 없다.

(6) 보호의 확대

“보호의 확대”라 함은 마드리드조약과 일치하여 국제상표등록부의 소유주의 요청에 의해 미국으로 보호의범위가 확대되는 것을 말한다.

(7) 국제상표등록부의 소유주

“국제상표등록부의 소유주”라 함은 국제상표등록부에 국제상표를 등록한 법률상 또는 실제의 개인을 말한다.

(8) 국제출원

“국제출원”이라 함은 마드리드조약에 의하여 국제상표를 출원하는 것을 말한다.

(9) 국제사무국

“국제사무국”이라 함은 세계 지적재산 기구의 국제사무소를 의미한다.

(10) 국제등록부

“국제등록부”라 함은 마드리드 조약 또는 기록된 이행법률에 의해 국제등록부와 관련된 공식적인 자료의모음집이다.

(11) 국제 등록

“국제등록”이라 함은 마드리드 조약에 의해 인정된 등록된 표장을 말한다.

(12) 국제 등록일

“국제등록일”이라 함은 국제사무국에 의해 국제등록이 승인된 일을 말한다.

(13) 마드리드조약

“마드리드 조약”이라 함은 1989년 6월 27일 스페인마드리드에서 채택된 국제표장등록과 관련된 마드리드 협정과 관련된 조약을 말한다.

(14) 거절통지

“거절통지”라 함은 미국 특허・상표청이 국제사무국에 보호확대를 인정할 수 없다는 통지하는 것을 말한다.

(15) 계약관청

“계약관청”이라 함은

(A) 국제 상표등록의 책임을 갖고 있는 조약국의 관청, 정부 또는

(B) 국제사무국에 의해 인정된 상표등록을 위한 책임을 갖고 있는 1개 이상의 정부 또는 일반 관청을 말한다.

(16) 본국관청

“본국관청”이라 함은 주등록부에 의해 인정된 기본출원이 되는 조약국의 관청을 말한다.

(17) 이의신청 기한

“이의신청 기한”이라 함은 §1063 하에 미국 특허・상표청에서 정한 이의신청을 위해 허여된 시간을 말한다.

제1141 a조 (미국 출원 또는 등록에 근거한 국제출원)

(a) 개요

미국 특허․상표청에 진행 중인 기초출원의 소유자 또는 미국 특허․상표청이 발행한 기초등록의 소유자는 미국 특허․상표청에 청장이 정한 수수료와 함께 양식대로 서면 출원서를 제출함으로써 국제 출원을 신청할 수 있다.

(b) 자격을 갖춘 소유자

이 조의 (a)항 하에 자격을 갖춘 소유자는

(1) 미국 국적을 가졌거나

(2) 미국에 거주하거나

(3) 미국에서 유효한 산업적․상업적인 회사를 가져야한다.

제1141 b조 (국제 출원의 인증)

(a) 인증 절차

국제등록 출원 및 기술된 수수료를 지불하면 청장은국제출원에 포함된 정보가 인증 당시 기초출원 또는 기초등록에 있는 정보에 상응하는지 확인할 목적으로 국제출원을 심사할 수 있다.

(b) 발송

국제출원의 심사 및 인증을 하면 청장은 국제사무국에 국제출원을 발송한다.

제1141 c조 (제한, 포기, 취소 또는 기본출원 또는 기초등록의 만료)

국제등록부에 기록된 국제출원과 관련하여 청장이 공지한 국제사무국 §1141 b하에 국제출원과 관련하여 국제사무국으로 이관되어 온 국제상표 등록부에 기록된 상품과 지정서비스업은 만료, 포기, 취소, 제약될 수 있다.

(1) 국제등록일로부터 5년 이내에 또는

(2) 만약 국제등록일로부터 5년 후에 기본출원 또는 등록이 제약, 포기, 취소된다면 기본 5년 기간 이전에 시작된 법령을 따른다.

제1141 d조 (국제등록 이후에 보호 확대 요청)

미국 특허・상표청에 기본출원을 보유하거나 청에 의해 인정된 기본등록을 보유한 국제 등록권자는 하기의 요청에 의해 국제등록 보호 확대를 요구할 수 있다.

(1) 국제사무국에 직접 제출하거나

(2) 미국 특허・상표청에서 국제사무국으로 이전을 원할 시 미국 특허․상표청장에 의해 정해진 소정의 수수료를 납부하여 요청할 수 있다.

제1141 e조 (마드리드조약 하에 국제등록에서 미국보호범위 확대)

(a) 개관

§1141 h의 법령을 취하기 위해 국제등록권자는 마드리드 협정 규정에 영향을 미치는 정도의 국제등록 확대 보호 규정의 이익 자격을 부여받을 수 있다.

(b) 만약 미국이 본국 관청이라면 미국 특허・상표청이 국제 상표출원 및 등록의 본국관청이라면 이러한 미국 마드리드 조약의 이익을 부여받지 못할 수 있다.

제1141 f조 (미국 국제등록 보호 범위 확대를 위한요청 효과)

(a) 보호범위 확대 요청의 조건

국제사무국에서 미국 특허・상표청으로 이전을 요청하여 미국에서의 보호범위확대를 요청하는 것은 만약국제 등록권자 및 출원인에 의해 인정된 건전한 의도의 거래상 상표 사용에 대한 진술서를 첨부하여 국제사무국에 제출하게 될 때 인정될 수 있다.

(b) 적절한 출원의 효과

본 장의 §1141 h 하에 보호 확대 거절 사유가 없고 본장의 a호 법령 하에 보호범위가 확대될 수 있는 것은 본장의 §1057 제(c)항에서 특정하게 규정한 권리와 동일한 권리가 갖고 표장이 사용되고 있음을 의미하며;

(1) 국제 등록일은 보호범위 확대 요청일이 국제출원일이 경우 해당된다.

(2) 보호범위 확대 요청을 만약 국제등록일 후에 요청했다면 그 날짜가 해당일이 될 수 있다.

(3) 우선권 주장일은 §1141 g에 따른다.

제1141 g조 (미국으로의 보호범위 확대 요청을 위한우선권)

미국으로의 보호범위 확대를 요청한 국제 등록권자는 산업재산권 보호를 위한 파리협정 제4조를 기반으로 하여 우선권 주장을 할 수 있는 자격을 갖는다.

(1) 보호범위 확대를 위한 우선권 주장은;

(2) 미국으로의 권리 확장 요청기록일 또는 국제 등록일은 첫 번째 출원일 (산업재산권 보호를 위한 파리협정 Article 4(A)(3)의 의미 이내)로부터 6개월 이후이거나 사후지정일(산업재산권 보호를 위한 파리협정 Article 4(C)(4)의 의미 이내)이다.

제1141 h조 (보호확대 요청을 위한 이의신청 조사; 거절 통지)

(a) 조사와 이의신청

(1) §1141 f(a)에서 지정한 보호범위 확대를 위한 요청은 주등록부상의 등록을 위한 출원으로서 조사되어지고 청장은 미 특허・상표청 관보에 표장이 출판되어지고 출원인은 법령 하에 보호범위 확대에 대한 자격이 주어진다.

(2) 제(c)항에 따라 §1063의 법령 하에 보호범위 확대를 위한 이의신청을 제기할 수 있다.

(3) 보호범위 확대는 표장의 범위에 따라 거래상 사용하지 않을 경우 취소될 수 있다.

(4) 보호범위 확대는 주등록부에 등록되지 않았을 경우 거절될 수 있다.

(b) 거절 통지

제(a)항에 의한 보호범위확대 요청은 거절될 수 있다.청장은 거절사유를 기반으로 하여 출원이 인정되지 않았을 경우에 거절통지(제(c)항)에 의해 거절통지할 수 있다.

(c) 국제사무국 통지

(1) 국제 사무국에서 미국 특허・상표청으로 이전 후18개월 이내에 보호범위확대 요청을 위한 통지를 해야 하며, 청장은 다음의 요청에 대해 국제사무국으로 이관할 수 있다.

(A) 보호범위확대 요청 조사를 기반으로 한 거절통지

(B) 이의신청을 기반으로 한 거절통지

(C) 이의신청 가능성이 있는 요청 통지는 18개월 이후 제출 할 수 있다.

(2) 만약 청장이 하기 (1)(C) 하에 이의신청 가능성이 있는 통지를 하였을 경우에 청장은 만약 이의신청기한 만료일로부터 1개월 이내 또는 이의신청시작일로부터 7개월 이내에 이의신청을 위한 모든 분야에 대한 진술서를 기본으로 하여 거절통지서를 국제사무국에 제출할 수 있다.

(3) 보호범위 확대요청을 위한 거절통지가 있을 경우 이는 상기 (1) 또는 (2)의 규정에 의하여 이전되어지거나 이러한 통지에서 제시한 사실 이외에 거절통지가 있을 경우 상기 (1) 또는 (2)에서 제시한 만료기한 이후에 청장에 의해 국제사무국에 이관될 수 있으며, 경우에 따라 다를 수 있다.

(4) 만약 상기 (1) 또는 (2)에서 기술한 통지가 보호범위 확대요청과 관련하여 상기에서 언급한 기한 내에 제출되지 않았을 경우 청장은 그 요청에 대하여 거절하지 않고 보호범위 확대와 관련하여 인증서를 발행할 수 있다.

(d) 실행을 위한 대리인 지정

표장에 대한 거절통지에 대응하기 위해 상표 등록권장은 미국 특허・상표청에 거주자의 이름 주소를 기재한 서류를 작성 후 제출하여 대리인을 지정할 수 있다. 미국에 거주하는 거주지의 주소, 이름을 기등록권자는 그가 미국에 거주하지 아니하는 경우에는 특허‧상표청에 제출되는 서면기록에 의하여 미국에 거주하는자로서 표장에 영향을 미치는 소송절차에서 통지서 또는 소환장의 송달을 받을 수 있는 성명 및 주소를 지정하여야 한다. 그 통지서 또는 소환장은 전단의 규정에 의하여 제출된 최후의 지정서에 명시된 주소지로 그 등본을 인도하거나 우송함으로써 그 지정을 받은 자에게 이를 송달할 수 있다. 그 지정을 받은 자가 그 지정성에 지정된 주소지에 그 거처가 밝혀지지 아니한 때에는 그 통지서 또는 소환장은 청장에게 송달될 수 있다.

제1141 i조 (보호 확대의 효과)

(a) 보호 확대의 발행

보호 확대 요청이 §1141 h 하에서 거부되지 않으면, 청장은 요청에 의거한 보호 확대 인증서를 발급하고, 그 보호 확대 인증서의 통지가 미국 특허 상표청의관보에 발행되도록 한다.

(b) 보호 확대의 효과

본 조의 제(a)항 내에서 보호 확대 증서가 발급된 날로부터

(1) 그러한 보호 확대는 주등록부의 등록과 같은 효과와 유효성이 있다. 그리고

(2) 국제등록의소유자는 주등록부의 등록 소유자와 같은 권리와 구제방법을 가지고 있다.

제1141 j조 (“미국으로의 보호 확대”의 국제등록에 대한 의존성)

(a) 국제등록의 취소 효과

국제국이 국제등록에 기입된 상품과 서비스에 관하여 미국 특허․상표청에 국제등록의 취소를 통지하면 청장은 국제등록에서 취소한 날짜로 그러한 상품과 서비스에 관하여 보호의 미국으로 확대를 취소한다.

(b) 국제등록의 갱신 실패의 효과

국제국이 국제등록을 갱신하지 않으면 상응하는 미국으로의 보호 확대는 국제등록이 만료한 날짜로부터 효력이 없다.

(c) 보호 확대의 미국 출원으로의 변형

출처의 요청에 의해 마드리드조약 Article 6(4) 하의 국제국(International Bureau)에 의해 취소된 국제등록의 소유자는 §1051 또는§1126 하에서 출원을 제출할 수 있다. 국제등록에 근거하여 보호의 미국으로 확대에 의해 보호되었고 취소가 적용된 상품과 서비스의 같은 상표의 등록을 위해서이다. 그러한 출원은 국제등록의 날짜나 국제국에 요청된 보호 확대의 기록 날짜에 출원되었던 것처럼 취급되고 그 보호 확대가 §1141 g 하에서 우선권을 가졌다면 그 출원도 같은 우선권을 가진다. 그러한 출원은 국제등록이 부분 혹은 전체를 취소한 날짜로부터 3개월 안으로 제출되고 §1051 또는 §1126에 의거하여 제출된 출원에 적용하는 본 장의 모든 요구에 따르는 경우에만 본 하위 조항에 의해 수여된 특혜를 받을 권리가 있다.

제1141 k조 (선서진술서와 수임료)

(a) 요구되는 선서진술서와 수임료 §1141 i 하에서 발급된 보호 확대 증서의 보호 확대는 그것이 근거한 국제등록의 기간 동안 유효하다. 다음과 같이 청장에 의해 취소된 상표의 보호 확대는 제외한다.

(1) 청장에 의해 발급된 보호 확대 증서의 날짜로부터 6년의 마지막에, 6년 만료 전 마지막 1년간 국제등록의 소유자가 청장에 의해 규정된 수임료와 함께 본조 (b) 하의 선서진술서를 특허․상표청에 제출하지 않은 경우.

(2) 청장에 의해 발급된 보호 확대 증서의 날짜로부터 10년의 마지막과 그 이후 각 10년 마지막에,

(A) 10년 만료 전 마지막 6개월간 국제등록의 소유자가 청장에 의해 규정된 수임료와 함께 본조 (b)하의 선서진술서를 특허․상표청에 제출하지 않은 경우.

(B) 10년 만료 후 3개월 안에 국제등록의 소유자가 청장에 의해 규정된 부과벌금 및 (A)에 명시된 수임료와 함께 본 조 (b)하의 선서진술서를 특허․상표청에 제출하지 않은 경우.

(b) 선서진술서의 내용

본조 제(a)항에 언급된 선서진술서는 상표가 상업적으로 사용되고 국제등록의 소유주가 견본 또는 상표가 최근에 상업적으로 사용되었음을 보여주는 표본을 선서진술서에 첨부하는 것과 관련하여 또는 보호 확대에 기술된 상품과 서비스를 설명한다. 또는 상표가 사용되지 않은 것이 그 이유가 되는 특별한 환경에 기인하는 것이며 상표를 포기하려는 의도가 아니었음을 설명해야 한다. 그러한 선서진술서에 요구되는 특별한 통보는 각 보호 확대의 증서에 첨부되어야 한다.

(c) 통지

청장은 1을 제출한 국제등록의 소유주에게 그것에 대한 청장의 승인 혹은 거절의 진술서를 통보하며 거절의 경우에는 그 대신 그 이유를 통보한다.

(d) 통지와 진행 절차의 송달

상표의 국제 등록의 소유주는 미국 특허․상표청에 제출된 서류로써 상표에 영향을 미치는 과정에서 통보와 진행 절차를 알려줄 미국에 사는 사람의 이름과주소를 명시한다. 그런 통지와 진행 절차의 송달은 명시된 사람에게 전달하거나 또는 그 사람에게 우편으로 보내거나 하여 이루어진다. 마지막에 제출된 주소에 명시된 사람이 없을 경우나 그 소유주가 미국특허․상표청에 서류를 제출함으로써 상표에 영향을 미치는 과정에서 통보와 진행 절차를 알려줄 미국에 사는 사람의 이름과 주소를 명시하지 않은 경우에는 통지와 진행절차가 청장에게 송달될 것이다.

제1141 l조 (보호확대 협약)

보호확대는 표장과 연관된 영업권과 함께 조약국 또는 조약국의 정부 간 기관의 회원인 국가의 국민이거나 거주민, 유효한 정식 회사를 가진 사람에게 양도될 수 있다.

제1141 m조 (명백성)

§1065에서 언급한 보호확대에 의한 계속적 사용기간은 §1141 n을 제외하고 §1141 i의 규정 하에 청장이 규정한 보호범위기간 이후를 시작기간으로 한다.

제1141 n조 (보호범위확대 권리)

동일인물, 인증된 동일 표장 및 동일 상품・지정서비스업 목록으로 우선권 주장등록을 통하여 보호범위확대를 위한 우선권을 주장할 수 있다.

제1141 k조 기한, 진술서 및 요금

(a) 진술서가 요구되는 기한. 제69절에 의거하여 발행된 등록의 보호기간의 연장은 그것이 근거가 된 국제등록의 기간 동안 효력을 유지한다. 단, 국제등록권자가 다음 기간 동안 (b)의 요건을 충족하는 진술서를 미국특허·상표청에 제출하지 않아 표장의 보호기간의 연장이 청장에 의해 취소된 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 보호연장증서의 발행일로부터 6년의 기간 만료 전 1년 이내

(2) 보호연장증서의 발행일로부터 10년 및 보호연장증서의 발행일로부터 매 10년의 기간 만료 전 1년 이내

(3) 권리자는 (1)항 또는 (2)항에서 정한 유효한 기간의 만료 후 6개월의 유예기간 안에 (b)항에서 정한 요금 및 청장에 의해 정해진 유예기간 초과요금과 함께 이 조문에서 요구하는 진술서를 제출할 수 있다.

(b) 진술서요건. (a)항에서 언급된 진술서는

(1) (A) 표장이 상업상 이용 중 임을 진술하여야 한다.

(B) 보호의 연장에 열거된 상품 및 서비스 또는 표장이 상업상 이용 중인 상품 또는 서비스를 기재하여야 한다,

(C) 청장에 의해서 요구되는 표장이 상업상 현재 이용 중인 상태를 보여주는 여러 개의 견본 또는 사본을 제출하여야 한다, 그리고

(D) 청장이 정한 수수료를 납부하여야 한다, 또는

(2) (A) 보호의 연장에 열거된 상품 및 서비스 또는 표장이 상업상 이용 중이지 않은 관련 상품 및 서비스를 기재하여야 한다.

(B) 불사용이 그러한 불사용을 정당화할 특별한 사정에 기인한 것이고 그 표장을 포기할 의사에 기인된 것이 아니라는 설명이 포함되어야 한다, 그리고

(C) 청장이 정한 수수료를 납부하여야 한다.

(c) 흠결있는 진술서. (a)에서 정한 기간 안에 제출된 것이 국제등록권자명으로 제출되지 않는 것을 포함하여 흠결이 있는 경우, 그러한 흠결은 흠결 통지 후 정한 기간 내에서 법정기간 후에 정정될 수 있다. 그러한 제출은 청장이 정한 추가흠결수수료 납부가 함께 따라와야 한다.

(d) 요건의 통지. 그러한 진술서를 위한 요건의 특별통지는 보호 연장증서마다 부착되어야 한다.

(e) 공고 또는 거절통지. 청장은 이장에서 요구하는 진술서를 제출하는 국제등록권자에게 청장의 공고 또는 거절, 거절의 경우에는 그 근거와 함께 통지해야 한다.

(f) 소환장 및 통지의 송달을 위한 거주자지정. 표장의 국제등록권자가 미국에 주소지가 없는 경우, 권리자는 미국특허·상표청에 제출된 서류를 제출함으로써, 표장에 관계되는 통지 또는 소환장을 받을 수 있는 미국에서 거주하는 자의 성명 과 주소를 지정할 수 있다. 그러한 통지 또는 소환장은 그에게 맡기도록 지정된 자에게 직접 또는 최후의 지정서에서 명시된 주소지에 있는 자에게 문서 사본을 발송함으로써 송달될 수 있다. 만약 지정인이 최종 지정 주소지에 없는 경우 또는 권리자가 표장에 관련된 통지 또는 소환장을 송달할 수 있는 미국에서 거주하는 자의 성명과 주소를 정하는 서류를 미국특허·상표청에 제출하지 않은 경우, 그러한 통지 또는 소환장은 청장에게 송달될 수 있다.

제1141조 (시행일자)

이 부제에 의해 작성된 본 부제와 개정은 이하에 기재된 날 이후에 효력을 발한다.

(1) 마드리드 의정서 (1946년 상표법의 제60조에 규정된 바에 따라) 미국에서 효력을 발하는 날짜; 또는

(2) 이법의 제정일로부터 1년이 경과한 날