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사건번호 2015허3795 등록정정(특)
판례제목 2015허3795 등록정정(특)
출원번호 제10-0707547호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-01-15
법원명 특허법원
원고 페리 게엠베하
피고 금강공업 주식회사
판사 정준영, 최종선, 장현진
판결결과 등록정정
주문 1. 이 사건 소 중 청구범위 제1항 내지 제3항에 대한 심결의 취소를 구하는 부분을 각하한다.
2. 특허심판원이 2015. 5. 13. 2014당1809호 사건에 관하여 한 심결 중 청구 범위 제4항에 대한 부분을 취소한다.
3. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 특허발명
1) 명칭: 상승 폼웍의 분리 가능한 상승 슈
2) 출원일(우선권 주장일)/ 등록일/ 등록번호: 2006. 6. 28.(2005. 6. 29.)/ 2007. 4. 6./ 제10-0707547호
3) 특허권자: 원고
4) 청구범위 (2015. 4. 3. 정정청구된 것)
【청구항 4】빌딩의 콘크리트 구간(14)의 외벽면(12)에 상승 슈(10)를 고정하기 위한 벽면 슈 부분(18)을 포함하는 상승 폼웍을 위한 상승 슈로서(이하‘구성 1’이라 한다), 상기 상승 슈(10)는 상승 레일(20)을 이동시키기 위한 상승 실린더(26)가 놓여지는 힌지 샤프트(30)와 갈고리들(50)을 구비한 슬라이딩 슈 부분(16)을 가지며(이하 ‘구성 2’라 한다), 상기 갈고리들(50)은 상기 갈고리들(50)사이에서 이동 가능하도록 배열된 상승 레일(20)을 상승 레일(20)의 구간들 둘레를 맞물도록 설계되는 상기 갈고리들(50)에 의해 측면 가이드 방식으로 붙잡도록 설계되며, 하나 이상의 갈고리(50)는 상기 슬라이딩 슈 부분(16)에 피벗, 텔레스코핑, 또는 피벗 및 텔레스코핑 가능하게 제공되는 상승 슈에 있어서(이하 ‘구성 3’이라 한다), 상기 슬라이딩 슈 부분(16)은 수평 배향된 스터브 샤프트(34)에 의하여 상기 벽면 슈 부분(18)과 착탈가능하고 회전가능하게 결합되고, 상기 슬라이딩 슈 부분(16)은 상기 상승 레일(20)이 상승 슈(10)와 맞물려 있는 중에 상기 상승 레일(20) 및 상기 벽면 슈 부분(18)으로부터 제거될 수 있는 구조를 갖는 것(이하 ‘구성 4’라 한다)을 특징으로 하는 상승 슈(이하 청구항 제4항 발명에 관하여, 특허심판원 2014정30호 정정심결에 의해 정정된 발명을 ‘이 사건 제4항 발명’이라 하고, 정정되기 전의 발명을 ‘청구항 제4항 발명’이라 하며, 정정무효심판에서 2015. 4. 3. 정정청구된 발명을 ‘이 사건 제4항 정정발명’이라 한다).
【청구항 1】 내지 【청구항 3】삭제
【청구항 5】기재 생략
5) 주요 도면

나. 비교대상발명
1) 비교대상발명 1 (을 제2호증)
가) 2005. 4. 18. 공고된 등록 특허공보 제10-483898호에 게재 된 ‘건축장의 레일난간(비계) 협지(狹支) 장치’에 관한 것이다.
나) 주요 내용 및 도면(오른쪽 그림)
바닥의 콘크리트층(30)에 고정 된 지지볼트(21)(21')에 끼워서 너트로 고정한 지지빔(18)(18')을 상면에 연결판(20)과 전면에 접속
판(19)을 용접한 것에다가 지지대(3)(3')의 중앙에 받침간(23)과 상하 표면에는 홈(8)(8')(9)(9')과 볼트(10)(10')(11)(11')을 구성한 상하 개폐판(4)(4')(5)(5')을 유착축(6)(6')(7)(7')으로 유착한 다음 접속판(2)에 용접하여 접속판(2)과 접속판(19)을 합착(合着)하여 합착볼트(14)(14')로 결합 고정한다. 다음에 받침간(23)을 전면지주(25)(25')를 연결 용접한 받침판(26) 하부에 접속토록 받쳐지게 끼운 다음, 상 ·하부 표면의 개폐판(4)(4')(5)(5')을 돌려서 홈(8)(8')(9)(9')이 전면지주(25)(25')에 끼워지게 한 다음 볼트공(10)(10')(11)(11')을 조여서 전면지주(25)(25')를 지지케 한다.
2) 비교대상발명 2 (을 제3호증)
가) 2002. 7. 25. 공개된 공개특허공보 특2002-0062259호에 게재된 ‘레일 브래킷 조립체 및 이를 이용한 수직 이동형 비계’에 관한 것이다.
나) 주요 내용 및 도면(오른쪽 그림)
몸체(12)에는 뒷면(16)으로부터 앞쪽으로 연장된 한 쌍의 연장부(14)가 형성된다. 한 쌍의 연장부(14)는 소정 간격을 두고 배치되며, 연장부(14) 사이의 공간에는 스토퍼(30)가 설치된다. 각 연장부(14) 위에는 가이드부재(20)가 설치된다. 가이드부재(20)는 결합구(22)에 의해 회동 가능하며, 그 단부가 연장부(14)보다 소정 거리만큼 돌출된다. 또한, 가이드부재(20)의 단부에는 내측으로 안내홈(26)이 형
성되는데, 이 안내홈(26)에는 외부 고정구조물의 지주(100)에 형성된 측부 연장부(102)가 삽입될 수 있다. 즉, 가이드부재(20)가 결합구(22)를 중심으로 회동하여 연장부(14)와 동일선상에 놓이게 되면 지주(100)의 측부 연장부(102)가 안내홈(26)에 끼워지게 되며, 반면에 가이드부재(20)를 외측으로 회동시키면 안내홈(26)이 지주(100)의 측부 연장부(102)로부터 벗어나게 된다.
3) 비교대상발명 3
가) 독일 회사인 도카(Doka)가 1998년 8월경 발행한 ‘SKE 50의 기능설명서’(을 제4호증), 1999년 6월경 발행한 ’SKE 50의 작동설명서‘(을 제5호증)에 게재된 것이다.
나) 주요 내용 및 도면(오른쪽 그림)
서스펜션 슈는 고정된 구조물에 고정되고, 클라이밍 프로파일과 클라이밍 캐리지가 포함된 자동 상승기를 안전하게 매단다. 서스펜션 볼트는 서스펜션슈에 형성된 구멍에 삽입되고, 클라이밍 캐리지의 갈고리가 걸린다. 시큐어링 볼트는 클라이밍 캐리지가 들려지는 것을 방지한다. 클라이밍 캐리지는 서스펜션 갈고리, 비계에 부착되는 커넥션 플레이트, 커넥션, 보호커버, 가이드웨이 및 서포트 롤러로 구성된다. 서포팅 캐리지는 플랜지 커넥션에 의해 비계에 고정되고, 클라이밍 캐리지와 같이 상승 프로파일을 안내한다.

다. 절차의 경위
1) 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판 등
가) 피고는 2010. 6. 1 원고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제4항 발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서
통상의 지식을 가진 사람(이하‘통상의 기술자’라 한다)이 비교 대상발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다‘고 주장하면서 등록무효심판(2010당1418호)을 청구하였다. 이에 대하여 원고는 2012. 8. 13. 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2012. 12. 28. ’원고의 정정청구는 적법하고, 정정청구된 청구항 제1항 내지 제4항 발명은 비교대상발명 1, 3 및 주지관용기술에 의하여 그 진보성이 부정된다‘는 이유로 피고의 등록무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다(갑 제5호증).
나) 이에 원고는 2013. 3. 5. 특허법원에 위 무효심결에 대한 취소소송(2013허1894호)을 제기하였다. 원고는 2013. 10. 8. 위 소송계속 중 이 사건 특허발명 청구항 제1 내지 제3항에 대한 청구를 일부 취하하였고, 피고가 취하에 동의함으로써 이 사건 심결 중 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항을 무효로 한 부분이 그대로 확정되었다. 특허법원은 2014. 1. 23. ‘이 사건 특허발명 청구항 제4항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 3을 결합하여 용이하게 도출할 수 있어 그 진보성이 부정된다’는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다(갑 제6호증). 원고는 위 판결에 불복하여 대법원에 상고(2014후331호)를 제기하였고, 대법원은 2014. 6. 12. 아래 1.다.2)항과 같이 이 사건 특허발명에 대한 정정심결이 확정되었다는 이유로 위 특허법원 판결을 파기하여 특허법원에 환송하는 판결을 선고하였다.
2) 원고의 정정심판청구 등
원고는 2014. 4. 11. 특허심판원에 이 사건 특허발명에 대한 정정심판(2014정30호)을 청구하였고, 이에 대해 특허심판원은 2014. 5. 9. 이 사건 특허발명의 청구범위를 아래 표의 ‘정정 후’ 부분과 같이 정정하는 내용의 이 사건 정정심결을 하였으며(갑 제3호증, 이하 ‘이 사건 정정’이라 한다), 2014. 5. 12. 위 정정심결이 확정되었다.
3) 피고의 정정무효심판청구 등
가) 피고는 2014. 7. 23. 원고를 상대로 특허심판원에 ‘이 사건 정정은 ①청구범위를 실질적으로 변경하는 것이므로 특허법 제136조 제3항에 위배되고, ② 이 사건 제4항 발명의 진보성이 부정되므로 특허법 제136조 제4항에 위배되며, ③ 무효심결에 의해 무효가 확정된 청구항 제1항 내지 제3항 발명을 삭제하는 정정이므로 특허법 제136조 제6항의 단서 규정에 위배된다’고 주장하며, 이 사건 정정에 대한 정정무효심판(2014당1809호)을 청구하였다.
나) 이에 원고는 위 정정무효심판이 계속 중이던 2015. 4. 3. 이 사건 제4항 발명 중 ‘건물의’ 부분을 ‘빌딩의’로, ‘변위 가능하게 배치되는 상승 레일’부분을 ‘이동 가능하도록 배열된 상승 레일’로 변경하여 이 사건 제4항 정정발명과 같이 정정하는 정정청구를 하였다(갑 제7호증).
다) 특허심판원은 2015. 5. 13. ‘원고의 정정청구는 적법하고, 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항 발명은 무효심결에 대한 심결취소소송에서 원고가 청구를 취하함에 따라 무효가 확정되었는데, 이 사건 정정심결은 무효확정된 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항 발명의 정정을 인용한 것이어서 부적법하며, 청구항 제1항 내지 제3항에 대한 정정이 부적법한 이상 이 사건 정정심결은 전체로서 무효이며, 나아가 이 사건 제4항 정정발명의 정정에서 추가구성 1, 3은 이 사건 특허발명에 기재되어 있지 아니한 새로운 구성이고, 그 부가로 인해 비교대상발명들과 구조가 달라지고, 상승레일을 상승시키는 작동원리가 달라지는 새로운 작용효과가 발생하게 되어 청구범위의 실질적 변경에 해당하므로, 특허법 제136조 제3항에 위배된다’는 등의 이유로 이 사건 정정심결을 무효로 하는 이 사건 심결을 하였다(갑 제4호증).

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 갑 제13, 14호증, 을 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 1) 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항은 정정무효심판청구 전에 이미 무효 확정되었으므로, 무효 확정된 위 청구항에 대한 정정무효심판청구는 심판의 이익이 없어 부적법하다. 따라서 정정무효심판의 이익이 없는 청구항 제1항 내지 제3항에 대한 정정심판청구가 부적법함을 이유로 청구항 제4항에 대한 부분을 포함한 이 사건 정정심결 전체를 무효로 할 수는 없다.
2) 이 사건 정정심결에서 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항 발명을 ‘삭제’하는 것으로 정정한 것은 위 발명의 무효가 확정되었음을 표시한 것일 뿐 이를 ‘삭제’ 정정한 것이 아니다. 따라서 이 사건 정정심결은 적법하다.
3) 이 사건 제4항 정정발명은 청구범위가 실질적으로 변경된 것으로 볼 수 없다.
추가구성 1의 ‘상승 레일을 이동시키기 위한 상승 실린더가 놓여지는 힌지 샤프트’는 이 사건 제4항 정정발명에 내재되어 있는 구성이고, 추가구성 2의 ‘회전가능하게 결합’되는 것은 스터브 샤프트가 갖는 자명한 기능에 해당하며, 추가구성 3의 ‘슬라이딩 슈 부분은 상기 상승 레일이 상승 슈와 맞물려 있는 중에 상기 상승 레일 및 상기 벽면 슈 부분으로부터 제거될 수 있는 구조’는 이 사건 제4항 정정발명의 슬라이딩 슈 부분이 수평 배향된 스터브 샤프트에 의해 벽면 슈 부분으로부터 이탈 가능하도록 연결된 구성이 갖는 자명한 사항이므로, 청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하지 않는다.
4) 이 사건 제4항 정정발명은 비교대상발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되지 않는다.
비교대상발명 1 내지 3에는 이 사건 제4항 정정발명의 정정사항 1 내지 3에 대응되는 구성이 없으므로, 이 사건 제4항 정정발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1 내지 3으로부터 쉽게 도출할 수 없다.
5) 따라서 이 사건 정정은 특허법 제136조 제1항 내지 제4항의 정정요건을 모두 충족하는 적법한 것이므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.
당사자의 주장 요지 <피고의 주장>

1) 무효가 확정된 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항 발명에 대해 이를 삭제하는 정정을 인용한 이 사건 정정심결은 부적법할 뿐만 아니라 특허법 제136조 제1항에도 위배된다.
2) 이 사건 제4항 정정발명은 청구범위가 실질적으로 변경된 것이므로, 이 사건 정정은 특허법 제136조 제3항에 위배된다.
이 사건 제4항 정정발명의 상승 슈와 상승 레일에는 추가구성 1의 상승 폼웍을 상승시킬 수 있는 수단이 내재되어 있지 않고, 추가구성 2는 슬라이딩 슈부분의 회전 기능이 추가되어 상승 레일의 외벽면이 만곡 또는 경사짐에도 이동할 수 있는 새로운 효과가 발생되며, 추가구성 3은 슬라이딩 슈를 제거하는 조건을 추가·한정함으로써 피니싱 플랫폼들이 필요없는 새로운 효과가 발생되므로, 각 이 사건 제4항 정정발명의 청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다.
3) 이 사건 제4항 정정발명은 비교대상발명 1 내지 3에 의해 진보성이 부정되므로, 이 사건 정정은 특허법 제136조 제4항에 위배된다.
이 사건 제4항 정정발명의 구성은 비교대상발명 1 내지 3에 모두 개시되어 있으므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1 내지 3을 결합하여 이 사건 제4항 정정발명을 쉽게 도출할 수 있다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 <이 사건 소 중 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항에 대한 심결취소를 구하는 부분의 적법 여부>

이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제4항 발명의 등록을 무효로 하는 심결(특허심판원 2010당1418호)에 대한 심결취소소송(특허법원 2013허1894호)진행 중에 원고가 2013. 10. 8. 청구취지 중 청구항 제1항 내지 3항에 대한 부분을 취하하고, 피고가 취하에 동의함으로써 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항에 대한 위 무효심결이 그대로 확정된 사실, 그 후 원고가 제기한 정정심판청구(특허심판원 2014정30호)에 대하여 특허심판원이 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항을 삭제하고, 제4항을 이 사건 제4항 발명과 같이 정정하는 내용의 이 사건 정정심결을 한 사실, 피고가 제기한 정정무효심판청구(2014당1809호)에 대하여 특허심판원이 이 사건 정정심결을 무효로 하는 이 사건 심결을 한 사실은 앞서 본 바와 같다. 위 인정사실에 의하면, 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항은 2013. 10. 8. 무효심결이 확정됨으로써 그 등록이 소급하여 무효가 되었으므로, 이와 같이 무효심결이 확정된 청구항은 특허법 제136조 제1항이 정하는 정정심판청구의 대상이 될 수 없고, 특허법 제137조 제1항이 정하는 정정무효심판청구의 대상도 될 수 없다. 그러나 한편, 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항이 무효로 된 이상 원고로서는 이 사건 심결 중 위 청구항 부분에 대한 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없다고 봄이 상당하므로(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620 판결 등 참조), 이 사건 소 중 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항에 대한 심결취소를 구하는 부분은 소의 이익이 없어 부적법하다.

<이 사건 제4항 정정발명에 대한 심결취소청구>
가. 정정의 불가분성을 이유로 정정을 무효로 한 부분의 위법 여부
정정심판청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것이어서 그 일부 항에 정정불허사유가 존재하는 한 전체로서의 모든 정정이 허용될 수 없는데, 이는 하나의 기술사상에 기초한 특허발명에 대한 정정사건에서 일부에 대하여는 정정을 허용하고 일부에 대하여는 정정을 불허하는 심결을 할 수 없다는 취지이다. 따라서 이 사건에 있어서와 같이 특허발명의 일부 청구항이 등록무효로 되어 그 무효로 된 청구항이 정정심판 또는 정정무효심판청구의 대상이 될 수 없는 경우까지 나머지 청구항에 대한 정정을 포함하여 일체로서 판단하여야 하는 것은 아니다. 결국 이 사건 심결에서 등록무효가 된 청구항이 아닌 이 사건 특허발명 청구항 제4항의 정정의 적법 여부를 판단하지 아니하고 정정의 불가분성을 이유로 이 사건 특허발명 청구항 제4항에 대한 정정을 무효로 한 부분은 위법하다.

나. 이 사건 제4항 정정발명의 정정이 특허법 제136조 제3항 요건을 구비하였는지 여부
1) 판단기준
특허법 제136조 제3항은 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다. 여기에서 정정이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 정정 후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).
2) 추가구성 1에 관하여
추가구성 1의 ‘상승 레일을 이동시키기 위한 상승 실린더가 놓여지는 힌지 샤프트’는 상승 슈의 구성으로 상승 실린더가 놓여지는 힌지 샤프트를 부가한 것이다. 이 사건 특허발명의 발명의 설명에는, ‘상승 실린더는 상승 슈의 슬라이딩 슈 부분의 상단 위에 놓인다. 상승 실린더 중에서 실린더의 가장 아래쪽 부분만이 보이는데, 여기에 하우징이 결합하여 있으며, 이에 의해 상승 실린더는 상승 슈의 힌지 샤프트 위에 들어맞게 된다. 안전핀은 힌지 샤프트에 대하여 상승 실린더의 피벗 범위를 방해하지 않으면서 힌지 샤프트에 하우징을 고정한다’(갑 제2호증 3면 마지막 문단)고 기재되어 있고, 도면 1 내지 3에는 위와 같은 구성이 도시되어 있다. 이러한 명세서의 기재 및 도면에 비추어 보면, 추가구성 1의 힌지 샤프트는 상승 레일이 상승 실린더에 의해 상승되는 경우 지지점이 되는 상승 슈를 상승 실린더와 결합하는 구성이다.
한편, 이 사건 특허발명은 ‘상승 폼웍에서 상승 슈의 갈고리들 사이에서 이동 가능하도록 배열된 상승 레일을 지탱하는 상승 슈’(갑 제2호증 청구항 1)에 대한 것이다. 정정 전 이 사건 특허발명의 청구범위에는 상승 레일이 어떻게 상승되는지를 한정하고 있지 않으므로, 이 사건 특허발명의 설명에서 실시예로 든 것과 같이 상승 실린더에 의해 상승되는 것도 가능하다. 결국 추가구성 1의 힌지 샤프트는 이 사건 특허발명의 상승 슈가 상승 실린더에 의해 상승되는 상승 레일을 지탱하는 경우 상승 실린더와 결합되는 구체적인 수단 중의 하나에 불과하다. 또 힌지 샤프트를 부가함으로 인해 상승 슈가 ‘상승 레일에 의해 맞물린 상태에서 건물의 벽면으로부터 제거될 수 있게 하는’(갑 제2호증 2면 발명이 이루고자 하는 기술적 과제) 이 사건 특허발명의 목적이나 효과에 변경이 없고, 힌지 샤프트는 힌지 방식의 결합에서 흔히 사용되는 구성에 불과하여 이로 인해 새로운 효과가 발생하는 것도 아니다. 그리고 이 사건 특허발명의 상승 슈가 상승 실린더에 의해 상승되는 상승 레일에 적용되는 경우의 기능과 효과에 대해서는 발명의 설명 및 도면에 자세히 서술되어 있고(갑 제2호증 3, 4면, 도면 1 내지 3), 추가구성 1은 이러한 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려도 없다. 따라서 이 부분 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 않는다.
3) 추가구성 2에 관하여
정정 전 청구범위에는 ‘슬라이딩 슈가 수평 배향된 축으로 구성된 스터브샤프트에 의하여 벽면 슈와 착탈 가능하게 결합’된 구성이 기재되어 있고, 이 사건 특허발명의 설명에는, ‘슬라이딩 슈는 수평으로 배향된 스터브 샤프트를 거쳐 벽면 슈에 힌지 수단에 의해 연결된다. 슬라이딩 슈는 벽면 슈에 대하여 스터브 샤프트에 대해 피벗될 수 있다’(갑 제2호증 4면 1문단)고 기재되어 있으며, 도면 1 내지 3에는 위와 같은 구성이 도시되어 있다. 결국 추가구성 2의‘스터브 샤프트에 의해 슬라이딩 슈가 벽면 슈에 회전 가능하게 결합’되는 것은 정정 전 스터브 샤프트의 구성에 내재되어 있는 것이고, 위 구성을 부가함으로 인해 이 사건 특허발명의 목적이나 효과가 변경되거나 새로운 효과가 발생하는 것도 아니다. 또한 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려도 없다. 따라서 이 부분 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 않는다(피고는 추가구성 2로 인하여 콘크리트구간의 외벽면이 상하로 만곡 또는 경사진 경우에도 상승 레일의 이동이 제한되거나 방해되지 않는 새로운 효과가 발생한다고 주장하나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같은 효과가 기재되어 있지 않고, 추가구성 2로부터 통상의 기술자가 당연히 예견할 수 있는 효과로 보기도 어려우며, 달리 추가구성 2로 인해 피고 주장과 같은 효과가 새롭게 발생한다고 볼 아무런 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다).
4) 추가구성 3에 관하여
정정 전 청구범위에는 슬라이딩 슈의 구성에 관하여, ‘갈고리들은 상승 레일의 구간들 둘레로 붙잡고, 하나 이상의 갈고리가 슬라이딩 슈에 피벗, 텔레스코핑, 또는 피벗 및 텔레스코핑 방식으로 제공’되고, ‘슬라이딩 슈는 수평 배향된 스터브 샤프트에 의하여 벽면 슈와 착탈 가능하게 결합’된다고 기재하고 있다. 또 이 사건 특허발명의 설명에는 이러한 슬라이딩 슈의 구성으로 인한 효과에 관하여, ‘상승 슈가 상승 레일에 의해 맞물릴 때조차 콘크리트 구간에 고정된 속박에서 제거될 수 있고’(갑 제2호증 2면 발명이 이루고자 하는 기술적 과제), ‘상승 슈가 상승 레일과 맞물려 있으면서 벽으로부터 제거될 수 있기 때문에 더 이상 사용되지 않는 상승 슈들을 분리하기 위해 추가의 피니슁 플랫폼이 필요하지 않으며’(갑 제2호증 3면 3문단), ‘상승 슈가 수평 배향된 스터브 샤프트 방식에 의해 서로 이탈 가능하도록 연결된 슬라이딩 슈 및 벽면슈로 배치되면 상승 슈를 분리하는 것이 보다 더 단순해진다’(갑 제2호증 3면5문단)고 기재하고 있다.
이러한 명세서의 기재 및 도면의 도시에 비추어보면 추가구성 3의 ‘슬라이딩슈가 상승 레일이 상승 슈와 맞물려 있는 중에 상승 레일 및 벽면 슈로부터 제거될 수 있는 구조를 갖는 것’은 정정 전 청구범위의 슬라이딩 슈의 구성 및 그로 인한 효과를 보다 명확하게 기재한 것에 불과하고, 위 구성을 부가함으로 인해 이 사건 특허발명의 목적이나 효과에 변경이 없고 새로운 효과가 발생하는 것도 아니다. 또한 발명의 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려도 없다. 따라서 이 부분 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 않는다.
5) 소결론
결국 이 사건 정정은 특허법 제136조 제3항의 정정 요건을 갖춘 것이다.

<이 사건 제4항 정정발명의 정정이 특허법 제136조 제4항 요건을 구비하였는지 여부>

1) 이 사건 제4항 정정발명과 비교대상발명 1의 구성 대비
2) 대비 결과
가) 이 사건 제4항 정정발명과 비교대상발명 1은, ① 외벽면(바닥의 콘크리트층)에 고정되는 벽면 슈{접속판(2)}를 구비한 상승 슈(협지장치)인 점(구성 1에 관하여), ② 상승 슈(협지장치)가 갈고리(상하 개폐판)를 구비한 슬라이딩슈(지지대)를 갖는 점(구성 2에 관하여), ③ 슬라이딩 슈(지지대)에서 피벗(회전)되는 갈고리(상하 개폐판)가 상승 레일(전면지주)을 측면 가이드 방식으로 붙잡는 점(구성 3에 관하여), ④ 슬라이딩 슈(지지대)가 상승 레일(전면지주)과 벽면 슈(접속판)에 착탈 가능하게 결합되는 점(구성 4에 관하여)에서 동일하다.
나) 한편 이 사건 제4항 정정발명과 비교대상발명 1은, ① 구성 2에 관하여, 이 사건 제4항 정정발명은 슬라이딩 슈에 상승 실린더를 지지하는 힌지 샤프트가 구비된 반면에 비교대상발명 1의 지지대에는 이에 대응되는 구성이 없는 점(차이점 1), ② 구성 4에 관하여, 이 사건 제4항 정정발명은 스터브 샤프트에 의해 슬라이딩 슈 부분이 벽면 슈 부분에 회전 가능하게 결합되는 반면에 비교대상발명 1의 지지대는 합착볼트에 의해 접속판과 볼트 결합되는 점(차이점 2), ③ 구성 4에 관하여, 이 사건 제4항 정정발명은 상승 레일이 상승 슈에 맞물린 상태에서도 갈고리를 회전시키고, 스터브 샤프트를 제거하는 방법으로 상승 레일 및 벽면 슈 부분으로부터 슬라이딩 슈를 쉽게 제거할 수 있는 구조인 반면에 비교대상발명 1의 지지대는 전면지주와 접속판으로부터 분리하기 위해 합착볼트, 상하 개폐판을 결합한 볼트 등을 모두 해체하여야 하는 점(차이점 3)에서 서로 다르다.
3) 차이점 2, 3에 대한 검토
가) 피고는 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 합착볼트를 비교대상발명 3의 서스펜션 볼트로 치환하는 방법으로 양 발명을 결합하여 또는 비교대상발명 1에 비교대상발명 2를 결합하여 차이점 2, 3을 쉽게 극복할 수 있다고 주장한다.
나) 이 사건 제4항 정정발명은 슬라이딩 슈의 갈고리들이 갈고리들 사이에서 이동 가능하도록 배열된 상승 레일의 구간들 둘레를 맞물도록 설계되어 상승 레일이 상승 슈에 맞물린 상태에서도 갈고리를 피벗함으로써 슬라이딩 슈가 상승 레일로부터 쉽게 제거되고, 수평 배향된 스터브 샤프트에 의해 벽면 슈와 결합되어 상승 레일이 상승 슈에 맞물린 상태에서도 스터브 샤프트를 제거함으로써 슬라이딩 슈가 벽면 슈로부터 쉽게 분리된다. 이러한 구조로 인하여 이 사건 제4항 정정발명은 상승 슈가 더 이상 사용되지 않을 때에는 상승 레일과 맞물린 상태에서 즉시 벽으로부터 항상 제거될 수 있고, 상승 슈를 분리하기 위해 피니슁 플랫폼들을 필요로 하지 않는 효과가 있다.
다) 비교대상발명 1은 종래의 건축레벨에 매달아 놓는 방식의 비계장치가 고층으로 올라 갈수록 작업하기 어렵고 기상상태에 따라 비계가 흔들거리거나 추락하는 등의 문제점을 해결하기 위해 기상상태와 상관없이 비계시스템을 흔들리지 않고 안전하게 설치, 해체할 수 있는 협지장치를 제공하고자 하는 것으로서(을 제2호증 2면 발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술, 발명이 이루조자 하는 기술적 과제), 접속판, 지지대, 상하 개폐판 등을 용접 내지 볼트에 의해 결합 고정하고, 지지대에 설치된 상하 개폐판의 홈에 전면지주를 끼워 볼트에 의해 고정함으로써 안전성과 작업의 효율성을 높이고자 한다(을 제2호증 3면 7문단 참조). 위 발명의 합착볼트는 바닥의 콘크리트층에 위치한 접속판(19)과 지지대에 연결된 접속판(2)을 합착(合着)한 뒤 이를 결합·고정하는 수단으로서 쉽게 분리 가능한 비교대상발명 3의 서스펜션 볼트와는 구성 및 효과에 있어서 차이가 있다. 또한 비교대상발명 1은 전면지주를 상하 개폐판 등으로 맞물려 고정시킴으로써 비계시스템의 흔들림을 방지하고자 하는 것이어서, 맞물려 있는 상태에서 협지장치중 일부 구성인 지지대를 접속판으로부터 쉽게 분리하고자 하는 점에 대한 아무런 동기나 암시가
나타나 있지 않다.
라) 한편, 비교대상발명 3에는 클라이밍 캐리지(슬라이딩 슈)의 갈고리가 서스펜션 볼트(스터브 샤프트)에 걸려 서스펜션 슈(벽면 슈)에 결합되는 구성이 개시되어 있다(오른쪽 그림). 그러나 비교대상발명 3의 클라이밍 캐리지는 서스펜션 볼트의 제거와 무관하게 리프팅 메카니즘 및 유압실린더에 의해 상승함으로써 서스펜션 볼트 및 서스펜션 슈와 분리되므로, 슬라이딩 슈(클라이밍 캐리지)가 상승 레일(클라이밍 프로파일)에 맞물린 상태에서 스터브 샤프트(서스펜션 볼트)를 제거하여 쉽게 벽면 슈(서스펜션 슈)로부터 분리되는 이 사건 제4항 정정발명과는 구성 및 효과가 서로 다르다. 또한 비교대상발명 3의 클라이밍 캐리지는 클라이밍 프로파일과 맞물린 상태에서 클라이밍 프로파일로부터 쉽게 제거되는 구조를 가지지도 않는다.
마) 비교대상발명 2의 레일 브래킷 조립체는 이 사건 제4항 정정발명의 상승 슈와 달리 슬라이딩 슈와 벽면 슈로 나누어진 구조가 아니며, 레일 브래킷조립체의 뒷면이 다수의 결합공에 의해 건물 등에 설치되고, 몸체에 결합구에 의해 가이드부재가 설치되는 구성을 가질 뿐 이 사건 제4항 정정발명과 같이 가이드 부재가 지주에 맞물려 있는 중에 지주 및 벽면 부분으로부터 쉽게 제거 될 수 있는 구조를 가지고 있지 않다.
바) 이러한 사정에 앞서 본 이 사건 제4항 정정발명의 구성 및 효과가 이 사건 특허발명의 출원 당시 해당 업계에서 널리 인식되고 있었던 기술적 과제에 기초한 것이라거나 통상의 기술자가 출원 당시의 기술수준, 기술상식에 비추어 쉽게 생각해낼 수 있었던 것이라고 볼만한 사정도 없는 점을 더하여 보면, 통상의 기술자가 차이점 2, 3을 극복하고 비교대상발명 1, 3을 결합하여 또는 비교대상발명 1, 2를 결합하여 쉽게 이 사건 제4항 정정발명의 구성 4를 도출할 수 없다.
4) 검토 결과
따라서 통상의 기술자가 차이점 1을 극복할 수 있는지 여부에 관계없이 차이점 2, 3으로 인해 비교대상발명 1 내지 3으로부터 이 사건 제4항 정정발명을 쉽게 발명할 수 없으므로, 이 사건 제4항 정정발명은 진보성이 부정되지 않는다.
결론 그렇다면, 이 사건 소 중 이 사건 특허발명 청구항 제1항 내지 제3항에 대한 심결취소를 구하는 부분은 부적법하므로 이를 각하하고, 이 사건 제4항 정정발명에 대한 정정이 적법하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결 중 이 사건 제4항 정정발명에 대한 부분은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[주요도면]

1 주요도면.jpg

 

 

 

[도1협지상치사시도]

2 도1협지상치사시도.jpg

 

 

 

[주요 내용 및 도면]

3 도면 1.jpg

3 도면 2.jpg

 

 

 

[정정표]

4 정정표 1.jpg

4 정정표 2.jpg

 

 

 

[이 사건 제4항 정정발명과 비교대상발명 1의 구성 대비표 ]

5 이 사건 제4항 정정발명과 비교대상발명 1의 구성 대비표 1.jpg

5 이 사건 제4항 정정발명과 비교대상발명 1의 구성 대비표 2.jpg

 

 

 

[그림]

6 그림.jpg

 

 


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