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사건번호 2014허7325 등록무효(특)
판례제목 2014허7325 등록무효(특)
출원번호 제971555호
분야 특허/실용신안
판결일 2015-08-28
법원명 특허법원
원고 주식회사 유니테크
피고 주식회사 엠.이.시
판사 정준영, 최종선, 장현진
판결결과 등록무효(특)
주문 1. 특허심판원이 2014. 9. 12. 2013당(취소판결)174호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
1) 명칭: 전기아연도금공정의 냉연강판의 전처리용 고농도 니켈도금 조성물

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 2. 25./ 2010. 7. 14./ 제971555호

3) 특허권자: 원고

4) 청구범위 (2013. 4. 13. 특허심판원 2013정3호로 정정된 것)
【청구항 1】황산 니켈을 주성분으로 하는 전기아연도금강판의 니켈 도금조성물로서, 황산니켈 230 내지 450 g/L(이하 ‘구성 1’이라 한다), 아미노기또는 암모늄기를 갖는 pH 완충제 5 내지 100 g/L(이하 ‘구성 2’라 한다), 산화방지제 5 내지 50 g/L(이하 ‘구성 3’이라 한다), 아세트산아연, 황산아연, 황산란타늄 및 황산세륨으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 전도도 보조제5 내지 50 g/L(이하 ‘구성 4’라 한다), 안정제인 소듐데칸설포네이트 5 내지50 g/L(이하 ‘구성 5’라 한다), 및 아세트아마이드, N-페닐아세트아마이드,옥사미드 및 설파미드로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 표면개선제 2 내지 20 g/L를 포함하는 것(이하 ‘구성 6’이라 한다)인, 전기아연도금공정의 냉연강판의 전처리용 일액형 고농도 니켈 도금 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【나머지 청구항】 [별지 1]과 같다.

나. 비교대상발명 (갑 제7호증)
2010. 11. 17.자 공개특허공보 제2010-121399호(2010. 1. 8. 출원되고,2010. 11. 17. 공개되었으며 그 사이에 어떠한 보정도 없었으므로, 위 공개특허공보는 최초 특허출원서에 첨부된 명세서와 동일한 것으로 인정된다)에 게재된 ‘니켈플래쉬 도금 용액’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 도면은 [별지3]와 같다.

다. 소송의 경과 및 이 사건 심결
1) 피고는 2010. 10. 29. 이 사건 특허발명은 비교대상발명과 실질적으로 동일하므로 특허법 제29조 제3항에 의하여 그 등록을 무효로 하여야 한다고 주장하면서 특허심판원에 등록무효심판(2010당2701호)을 청구하였고, 이에 대하여 원고는 2011. 2. 16. 이 사건 특허 청구항 1항 중 ‘고농도 니켈 도금 조성물’을 ‘일액형 고농도 니켈 도금 조성물’로 정정하는 정정청구를 하였다(이하‘이 사건 정정청구’라 한다). 정정 전 이 사건 특허 청구항 1항은 [별지 2]의‘정정 전 청구항’ 부분과 같다.

2) 이에 대해 특허심판원은 2012. 9. 11. ‘이 사건 정정청구는 적법하지만,정정된 이 사건 특허발명은 비교대상발명과 실질적으로 동일하여 특허법 제29조 제3항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다’는 등의 이유로 피고의 무효심판청구를 인용하는 심결을 하였다(이하 ‘2012. 9. 11.자 심결’이라 한다). 위심결에 의해 정정된 이 사건 특허 청구항 1항은 [별지 2]의 ‘2011. 2. 16.자 이사건 정정청구’ 부분과 같다.

3) 원고는 2012. 10. 11. 특허법원에 2012허9143호로 2012. 9. 11.자 심결의취소를 구하는 소를 제기하는 한편, 2013. 1. 16. 특허심판원에 이 사건 특허청구항 제1항 중 ‘소듐데칸설포네이트, 디부틸아민 및 디에틸렌글리콜로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 안정제’를 ‘소듐데칸설포네이트의 안정제’로 감축하는 정정심판(2013정3호)을 청구하였고, 특허심판원은 2013. 3. 20. 위 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였으며, 그 무렵 위 정정심결이 확정되었다.위 정정심결에 의해 정정된 이 사건 특허 청구항 1항은 이 사건 제1항 발명과같다.

4) 심결취소판결
특허법원은 위 2012허9143호 사건에서 2013. 6. 27. ‘특허심판원 2013정3호 심결에 의해 정정된 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명을 대비하면, ① 이사건 제1항 발명의 구성 4는 전도도 보조제로서 아세트산아연, 황산아연, 황산란타늄 및 황산세륨을 들고 있어 금속염을 채택하였는데, 비교대상발명에는위 금속염들이 구체적으로 개시되어 있지 않고, 황산소다, 황산암모늄 등 비금속염을 들고 있을 뿐이며, ② 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 안정제로서 소듐데칸설포네이트를 특정하고 있는데, 비교대상발명에는 위 화합물이 구체적으로 개시되어 있지 않고, 착화제로서 글루콘산 등이 첨가될 뿐이며, 벤젠설포네이트 등 황화물을 안정제로 사용하는 것은 기술상식이나, 벤젠설포네이트는 방향족 화합물로서 지방족 화합물인 소듐데칸설포네이트와는 구조와 물성이
서로 다르므로, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 동일한 발명이라 볼 수
없다’는 등의 이유로 2012. 9. 11.자 심결을 취소하는 판결을 선고하였으며,
피고가 이에 불복하여 상고(대법원 2013후1740호)하였으나 2013. 10. 24. 심
리불속행 기각판결이 선고됨으로써 위 특허법원 판결이 2013. 10. 25. 확정되
었다(이하 이를 ‘심결취소판결’이라 한다).

5) 이 사건 심결
이에 따라 취소환송된 2013당(취소판결)174호 사건에서 피고는 주지관용기술에 대한 증거를 추가 제출하면서, 이 사건 특허발명은 비교대상발명과 실질적으로 동일하므로 특허법 제29조 제3항에 의하여 그 등록을 무효로 하여야한다고 주장하였다.
이에 대해 특허심판원은 2014. 9. 12. ‘원고의 2011. 2. 16.자 정정청구는적법하고, 다만 위 정정청구에 따라 정정된 이 사건 특허 청구항 1항과 비교대상발명을 대비하면, ① 이 사건 제1항 발명의 구성 4는 황산아연 등을 전도도보조제로 사용하는 반면에 비교대상발명은 황산칼륨 등을 사용하고 있으나,전도도 보조제로 강산의 염류가 사용되고, 황산아연의 상위개념에 속하는 황산계 염 및 금속황화염이나 비금속 황화염 등이 전도도 보조제로 사용하는 것이 기술상식이며, 황산아연이 도금분야에서 일반적으로 사용되는 첨가제인 점등에 비추어 볼 때, 황산아연을 전도도 보조제로 채택하는 것은 비교대상발명에서 주지관용 성분을 단순 변경한 것에 불과하고, ② 이 사건 제1항 발명의구성 5의 안정제와 비교대상발명의 착화제는 모두 도금액의 안정을 위한 첨가제이고, 이 사건 제1항 발명은 소듐데칸설포네이트 등 지방족화합물을 사용하는 반면에 비교대상발명은 글루콘산 등을 사용하는 점에서 차이가 있으나, 니켈도금조성물 등에서 설포네이트화합물, 황화합물 또는 황화합물의 유기 및무기물이 안정제로 사용되고 있고, 지방족화합물 또한 방향족화합물과 동일하게 안정제로 사용되고 있으며, 화합물과 그것의 단순한 염은 실질적으로 동일하므로, 설포네이트계 화합물의 단순한 염인 소듐데칸설포네이트를 안정제로채택하는 것은 주지관용기술에 불과하므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 실질적으로 동일한 발명이어서 특허법 제29조 제3항에 의해 그 등록이무효로 되어야 한다’는 등의 이유로 피고의 무효청구를 다시 인용하는 이 사건심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 24호증, 을 제1 내지 15호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 2. 당사자 주장의 요지
가. 원고 주장의 심결취소사유
1) 이 사건 제1항 발명 구성 4의 전도도 보조제에 관하여, 이 사건 제1항 발명에서 한정한 황산아연 등은 비교대상발명에 개시되어 있지 않고, 비교대상발명에서 열거한 황산암모늄 등과 상이한 화합물이며, 황산아연 등을 ‘전기아연도금공정의 냉연강판의 전처리용 니켈도금 용액’에 전도도 보조제로 첨가하는 것이 주지관용기술도 아니다.

2) 이 사건 제1항 발명 구성 5에 관하여, 이 사건 제1항 발명에서 안정제로특정한 소듐데칸설포네이트는 비교대상발명에 개시되어 있지 않고, 비교대상발명에서 착화제로 제시하고 있는 ‘아민계, 구연산계, 아미노아세트산계 또는이들의 혼합물’은 이 사건 제1항 발명의 안정제인 ‘소듐데칸설포네이트’와 상이한 화합물이며, 소듐데칸설포네이트를 ‘전기아연도금공정의 냉연강판의 전처리용 니켈도금 용액’에 안정제로 첨가하는 것이 주지관용기술도 아니다.

3) 결국 이 사건 제1항 발명 및 그 종속항인 이 사건 제2항 내지 제5항은 비교대상발명과 동일하지 않으므로, 특허법 제29조 제3항에 해당하지 않는다.4) 피고가 이 사건 심결에 이르러 새로 제출한 증거들은 심결취소판결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 충분한 증명력을 가진 것이 아님에도 불구하고 이사건 심결에서 위 증거들에 기해 심결취소판결과 달리 판단한 것은 심결취소판결의 기속력에 반하는 것이다.
당사자의 주장 요지 나. 피고의 주장
1) 이 사건 제1항 발명 구성 4의 전도도 보조제 중 황산아연은 비교대상발명에서 전도도 보조제로 개시된 황산칼륨과 황산계 염이라는 점에서 실질적으로동일한 화합물이고, 갑 제10호증 및 갑 제19 내지 23호증의 각 기재에 의하면,전도도 보조제로 황산칼륨 등의 금속황화염이 사용되는 것은 기술상식이며, 황산아연은 도금분야에서 일반적으로 사용되는 물질이고, 전도도 보조제로서특별한 효과를 가지는 것도 아니다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성 4는 비교대상발명의 황산칼륨 등 금속황화염을 주지관용기술인 황산아연으로 변경한것에 불과하여 양 대응 구성은 실질적으로 동일하다.

2) 이 사건 제1항 발명 구성 5의 안정제에 관하여, 갑 제11 내지 17호증의각 기재에 의하면, 방향족설포네이트계 화합물, 지방족설포네이트계 화합물등 설포네이트계 화합물(황화합물)을 안정제로 사용하는 것은 기술상식이고,이 사건 제1항 발명에서 안정제로 사용되는 소듐데칸설포네이트는 설포네이트계 화합물의 단순한 염에 불과하다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 비교대상발명의 착화제를 소듐데칸설포네이트로 변경하거나 이를 추가한 것에불과하여 양 대응 구성은 실질적으로 동일하다.3) 결국 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명의 일부 구성을 주지관용기술로단순 변경한 것에 불과하여 비교대상발명과 실질적으로 동일하므로 특허법 제29조 제3항에 의해 무효가 되어야 한다.

3. 이 사건 정정청구의 적법 여부
먼저 직권으로 이 사건 정정청구의 적법 여부에 대하여 살펴본다.이 사건 심결은 원고의 정정청구에 대하여 정정청구한 청구범위([별지 2]의‘2011. 2. 16.자 이 사건 정정청구’ 부분)를 2010. 7. 14. 최초 등록된 이 사건특허 청구항 제1항의 청구범위([별지 2]의 ‘정정 전 청구항’ 부분)와 대비하여‘특허청구범위를 감축한 경우’에 해당하므로 정정청구가 적법하다고 판단하였다.
그러나 원고의 정정심판청구(2013정3호)에 따라 2013. 3. 20. 이 사건 특허청구항 제1항을 이 사건 제1항 발명과 같이 정정하는 심결이 있었고, 위 심결이 확정된 사실은 앞서 본 바와 같으며, 특허법 제136조 제8항은 “특허발명의명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하고 있으므로, 위 정정심결이확정됨에 따라 이 사건 특허 청구항 제1항은 정정심결에서 정정된 명세서 또 는 도면에 의해서 설정등록된 것으로 보아야 하고, 결국 이 사건 정정청구의적법 여부는 정정심결에 의해서 정정된 이 사건 제1항 발명과 정정청구한 청구범위([별지 2] 표의 ‘2011. 2. 16.자 이 사건 정정청구’ 부분)를 대비하여 판단하여야 한다.그렇다면 결국 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 발명의 ‘소듐데칸설포네이트의 안정제’를 ‘소듐데칸설포네이트, 디부틸아민 및 디에틸렌글리콜로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상의 안정제’로 변경한 것으로 안정제로 첨가될 수 있는 화합물에 ‘디부틸아민, 디에틸렌글리콜’ 등을 추가하였으므로, 정정으로 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당한다. 따라서 이 사건 정정청구는 특허법 제133조의2 제1, 4항에 의하여 준용되는 특허법 제136조 제1항, 제3항에 위배되어 부적법하다.이하에서는 2013. 3. 20. 특허심판원 2013정3호로 정정된 이 사건 특허발명이 특허법 제29조 제3항에 해당하는지 여부에 대해 살펴본다(원·피고는 이 사건 등록무효 판단의 대상이 특허심판원 2013정3호로 정정된 청구항인 점에 대해서는 다툼이 없다).
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 4. 원고 주장의 심결취소사유에 대한 판단
가. 판단기준
1) 확대된 선출원에 관한 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지․관용기술의 부가․삭제․변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고한다)가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).

2) 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조 제3항). 그러므로 심결취소판결 확정 후의 심판절차에서 새로운 사실에 관한 주장이 있거나, 새로운 증거가 제출되는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원의 심결은 위 확정판결에 기속된다. 여기에서 ‘특단의 사정’에 해당하는 ‘새로운 사실’이라 함은 심결취소의 기본이 된 이유와 다른 사실을 가리키고, ‘새로운 증거’라 함은 취소된심결의 심판절차 및 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서,심결을 취소한 확정판결의 결론을 번복하기에 충분한 증명력을 가지는 증거를가리킨다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조).

나. 구성 4에 관한 심결취소사유에 대한 판단
1) 구성의 대비와 이 사건 심결취소판결의 내용
가) 이 사건 제1항 발명은 전도도 보조제로서 황산아연 등을 사용한 반면에비교대상발명은 전도도 보조제로 황산계 염이 사용될 수 있다고 하면서 그 구체적인 예로 황산암모늄, 황산칼륨 등을 들고 있을 뿐 이 사건 제1항 발명의황산아연 등은 기재하고 있지 않다.

나) 심결취소판결에서는 ‘비교대상발명에는 이 사건 제1항 발명에서 전도도보조제로 한정한 금속염들을 구체적으로 개시하고 있지 않고, 황산소다, 황산암모늄 등 비금속염을 들고 있을 뿐이어서 전도도 보조제의 구체적인 성분을달리 하고 있으며, 통상의 기술자가 강산의 염류를 전도도 보조제로 사용할 수있다는 기술상식을 참작하더라도 비교대상발명의 전도도 보조제인 비금속염들로부터 이 사건 제1항 발명의 황산아연 등 금속염들을 인식할 수 없으므로, 양발명의 대응 구성은 동일하지 않다’고 판시하였다.

2) 새로 제출된 증거가 심결취소판결의 결론을 번복하기에 충분하지 여부
가) 구성 4에 관하여 이 사건 심결에서는 갑 제10호증16), 갑 제19, 20, 21,22, 23호증17)에 기하여 판단하였고, 그 중 갑 19 내지 23호증은 피고가 이 사건 심결에 이르러 새로 제출한 것이다.살피건대, 갑 제10호증, 갑 제19 내지 22호증은 도금용액에 관한 것으로전도도 보조제로서 황산암모늄, 황산칼륨(갑 제10호증), 알칼리 금속 황산염,금속황화염, 칼륨황산염(갑 제19호증), 황산염(갑 제20호증), 황산암모늄, 황산나트륨(갑 제21호증), 황산나트륨, 황산칼륨, 황산암모늄(갑 제22호증) 등을들고 있을 뿐 이 사건 제1항 발명에서 전도도 보조제로 특정한 황산아연 등에대한 구체적인 기재가 없고, 갑 제23호증(두산 인터넷백과사전)에는 황산아연이 도금에 사용된다는 내용이 기재되어 있으나 이 사건 특허발명 출원 전에 게재된 것인지 확인되지 않고, 위 기재만으로는 황산아연이 니켈도금에도 사용되는지 여부를 알 수 없다. 따라서 위 증거만으로는 니켈도금 또는 전기아연도금강판의 전처리용 니켈도금 조성물에서 황산아연을 전도도보조제로 사용하는것이 주지관용기술이라고 보기 부족하므로, 심결취소판결의 결론을 번복하기 에 충분한 증명력을 가진 증거가 제출된 경우가 아니다.나) 또한 피고는 이 사건 소송에 이르러 을 제8, 9호증을 추가 제출하고,증인 홍낙기를 증인 신청하였다.
살피건대, 을 제9호증은 황산아연의 제조방법에 관한 등록특허공보로서 황산아연의 용도에 관하여 도금에 사용된다는 기재가 있으나, 구체적으로 니켈도금에 사용되는지 여부를 알 수 없으며, 을 제8호증은 이철태18)의 의견서로‘황산아연은 황산계염에 속하는 금속황화염으로서 쉽게 해리될 수 있다면 적절한 전도도 보조제로 사용될 수 있는 금속염이다. 통상의 기술자로서는 황산아연을 다른 금속염이나 비금속염과 같이 도금용액의 전도도 보조제로 사용하는것을 충분히 예견할 수 있다’는 것인데, 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 기술적 구성에 차이가있는 경우에는 그 차이가 주지․관용기술의 부가․삭제․변경 등에 해당하지 않는한 통상의 기술자가 예견할 수 있는 구성이라고 하여 구성이 동일하다고 할 수는 없다. 또한 증인 홍낙기19)는 이 사건에서 증인으로 출석하여 ‘황산아연이니켈플래쉬 도금에서 전도도 보조제로 사용되어 왔다’는 취지로 증언하였으나그에 대한 근거나 구체적 사례는 제시하지 못하였다.한편 증인 김경민20)의 증언에 의하면, 황산아연은 전이금속인 아연의 황산염이라는 점에서 알칼리 금속의 황산염인 황산칼륨과 다르고, 아연이 니켈과공석되어 함께 도금되므로 전도도 보조제로 적합하지 않으며, 이 사건 특허발명의 출원일(2010. 2. 25) 무렵 니켈도금에서 전도도 보조제로 황산아연이 사용된 바도 없다는 것이다.
그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 전도도 보조제인 황산아연 등은 비교대상발명에 개시된 황산칼륨 등과는 다른 화합물이며, 증인 김경민의 증언에 비추어볼 때 피고가 이 사건 심결과 소송에서 제출하는 증거만으로는 이 사건 특허 발명의 출원일 당시 황산아연 등을 니켈도금에서 전도도 보조제로 사용하는것이 통상의 기술자에게 널리 알려졌거나 사용되었다고 볼 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다) 따라서 피고가 이 사건 심결에서 새로 제출한 증거만으로는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 충분하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성 4는 비교대상발명의 대응 구성과 실질적으로 동일하지 않다.

다. 구성 5에 관한 심결취소사유에 대한 판단
1) 구성의 대비와 이 사건 심결취소판결의 내용
가) 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 안정제로 소듐데칸설포네이트를 사용하고 있는 반면에 비교대상발명에는 안정제의 구성이 없으며, 착화제로 글루콘산 등을 사용하고 있을 뿐이므로, 양 대응 구성은 서로 다르다.

나) 심결취소판결에서는 ‘종래 니켈도금조성물 등에서 벤젠설포네이트가안정제로 사용되었고, 황화합물 또는 황화합물의 유기 및 무기물을 도금용액의 안정제로 사용하는 것이 이 사건 제1항 발명이 속하는 기술분야에서 기술상식에 해당하기는 하지만, 벤젠설포네이트는 방향족 화합물인 반면에 데칸설포네이트는 지방족 화합물로 구조와 물성이 서로 다르므로, 양자를 실질적으로 동일한 화합물로 볼 수는 없다’라고 판시하였다.

2) 새로 제출된 증거가 심결취소판결의 결론을 번복하기에 충분한지 여부가) 구성 5에 관하여 이 사건 심결에서는 갑 제10 내지 17호증, 을 제1호증21)에 기하여 판단하였고, 그 중 갑 제13호증, 갑 제15 내지 17호증, 을 제1호증은 피고가 이 사건 심결에 이르러 새로 제출한 것이다.살피건대, 갑 제10 내지 17호증은 도금용액에 관한 것으로, 안정제로서, 벤젠설포네이트(갑 제10, 11호증), 황화합물(갑 제12, 13호증), 황화합물의 유기및 무기물(갑 제14호증), 설포네이트 계열 첨가제(갑 제15호증), 소듐하이드로카본설포네이트, 포타슘포플로알킬설포네이트, 소듐도데실벤젠설포네이트, 소듐이소프로필나프탈렌설포네이트(갑 제16호증), 나트륨비닐설포네이트, 지방족 설폰산(갑 제17호증) 등을 들고 있을 뿐 이 사건 제1항 발명에서 안정제로특정한 소듐데칸설포네이트에 대한 구체적인 기재가 없다. 을 제1호증은 화합물 발명에 대한 특허청의 심사실무가이드에 불과하다. 비록 지방족 설포네이트 또는 그 하위 개념에 속하는 일부 화합물이 안정제로서 위 선행문헌에 개시되어 있지만 위 증거만으로는 니켈도금에서 소듐데칸설포네이트를 안정제로사용하는 것이 통상의 기술자에게 기술상식이었다거나, 통상의 기술자가 위선행문헌의 기재와 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 위 소듐데칸설포네이트를 안정제로 선택할 수 있음을 인식할 수 있었다고볼 수 없다. 따라서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 충분한 증명력을 가진증거가 제출된 경우에 해당하지 않는다.

나) 또한 피고는 이 사건 소송에 이르러 을 제8호증, 을 제10 내지 15호증을 추가 제출하고, 증인 홍낙기를 증인 신청하였다.
살피건대, 을 제8호증은 이철태의 의견서로 ‘유기황산화물을 니켈도금 공정에서 안정제로 사용하는 것은 통상적으로 사용되는 기술이고, 많이 사용되는방향족 유기황화합물로는 소듐디나프탈렌설포네이트, 벤젠설포네이트 등이,지방족 황화합물로는 소듐비닐설포네이드 등이 있으며, 지방족 유기화합물인소듐데칸설포네이트 또한 술폰산기를 가지고 있어 니켈도금공정에서 안정제로작용할 수 있으므로, 통상의 기술자가 고려할 수 있는 유기황산화물이다’라는것인데, 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 기술적 구성에 차이가 있는 경우에는 그 차이가 주지․관용기술의 부가․삭제․변경 등에 해당하지 않는 한 통상의 기술자가 고려할 수 있는 구성이라고 하여 구성이 동일하다고 할 수는 없다. 또한 을 제10호증은 술폰산염(설포네이트)에 대한 네이버 지식백과의 설명이고, 을 제11 내지 15호증은 주석염, 주석도금에 관한 것으로 니켈도금에 관한 이 사건 특허발명과 기술분야가 다르며, 위 서증에서 데칸설포네이트(데칸설폰산염)가 이 사건 제1항발명에서와 같이 안정제로 기능하고 있는 것도 아니어서 위 기재만으로 니켈도금에서 소듐데칸설포네이트를 사용하는 것이 주지관용기술이라고 볼 수 없으며, 오히려 증인 홍낙기는 ‘소듐데칸설포네이트가 이 사건 특허발명의 출원일(2010. 2. 25.) 이전에 니켈도금에서 안정제로 사용된 것은 알지 못한다’고진술하였을 뿐이다.한편 증인 김경민의 증언에 의하면, ‘일반적인 니켈도금에서는 안정제나 착화제가 필요하지 않고, 이 사건 제1항 발명은 전기아연도금공정의 냉연강판의전처리용 니켈 도금으로 공정상 철이온이 계속 유입되기 때문에 침전을 방지하고 철의 산화를 막기 위해 안정제가 사용되는 것으로 보이며, 소듐데칸설포네이트는 니켈도금 등 분야에서 안정제로 사용된 바 없고, 계면활성제로 사용되기는 하지만 일반적으로 니켈도금은 계면활성제 없이도 도금이 잘 이루어지며, 비교대상발명의 착화제로 예시된 화합물은 분자 내에 리간드22)를 가지는것으로 통상의 기술자가 위 화합물을 보고 리간드를 가지지 않는 소듐데칸설포네이트를 생각해내기 어렵다’는 취지로 진술하였다.그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 안정제인 소듐데칸설포네이트는 비교대상발명에 개시된 글루콘산 등과는 다른 화합물이며, 증인 김경민의 증언에 비추어볼 때 피고가 이 사건 심결 및 소송에서 제출하는 증거만으로는 이 사건 특허발명의 출원일 당시 소듐데칸설포네이트를 니켈도금에서 안정제로 사용하는것이 통상의 기술자에게 널리 알려지거나 사용되었다고 볼 수 없고, 달리 이를인정할 증거가 없다.

3) 결국 피고가 이 사건 심결에서 새로 제출한 증거만으로는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 충분하지 않고, 이 사건 제1항 발명의 구성 5는 비교대상발명의 대응 구성과 실질적으로 동일하지 않다.

라. 소결론
따라서 심결취소판결을 번복하기에 충분한 증거가 제출되지 아니하였음에도심결취소판결과 달리 판단한 이 사건 심결은 심결취소판결의 기속력에 반할뿐만 아니라 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명과 구성 4, 5가 서로 달라 실질적으로 동일하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 부가, 한정하고 있는 종속항인이 사건 제2항 내지 제5항 발명은 비교대상발명과 대비할 필요 없이 동일하지않으므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제29조 제3항에 해당하지 않는다.
결론 그렇다면 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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[별지 1]
이 사건 특허발명의 청구범위
【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 아미노기 또는 암모늄기를 갖는 pH 완충제는 알라닌, 아미노아세트산, 아미노살리실산, 메틸 카바메이트, 암모니아수,황산암모늄, 암모늄 아세테이트, 암모늄 벤조에이트 및 암모늄 보레이트로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인, 일액형 고농도 니켈 도금 조성물.
【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 산화방지제는 아세틸벤조산, 벤조설폰산, 갈릭산, 디에틸말론산, 말론산, 구연산, 말릭산, 타르타르산, 퓨로산 및 피루빅산으로 이루어진 군에서 선택된 1종 이상인, 일액형 고농도 니켈 도금 조성물.
【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 니켈 도금 조성물은 니켈 함량으로 50 내지 110 g/L%의 농도를 가지는 일액형 고농도 니켈 도금 조성물.
【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 니켈 도금 조성물은 물에 25 내지 60배로희석하여 사용되는 일액형 고농도 니켈 도금 조성물.

 

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[별지 3]
비교대상발명
비교대상발명은 불용성 양극을 사용하는 도금장치에서 불가피하게 일어나는용액의 강산성화를 손쉽게 조절하며 도금액 중에 농축되는 불순물 특히 철분을 제거하거나 일정 수준이하로 유지할 수 있어 도금품질의 향상뿐만 아니라,도금액을 정기적으로 갈아줄 필요가 없어 생산성 및 경제성이 좋은 니켈플래쉬 도금용액에 관한 것이다(갑 제7호증 식별번호 [31], [32]).위 목적을 달성하기 위한 니켈플래쉬 도금용액은, 니켈염; 상기 도금용액의전도도를 높이기 위한 전도도 보조제; 상기 도금용액 안정화를 위해 사용되는것으로서 적어도 도금용액 중에 함유된 철이온과 결합되어 철이온의 공석을돕는 착화제; 및 하지도금 피막을 평활하게 하기 위한 표면개선제를 포함한다(갑 제7호증 식별번호 [35]).
니켈플래쉬 도금 시, 니켈플래쉬 도금용액의 전기전도도를 좋게 하기 위한보조제로서 전도성 염이 도금용액에 첨가된다. 상기 전도성 염은 니켈 금속염의 종류에 따라 적절하게 선택되어야 하는데, 황산계 염, 암모늄계 염, 붕산계염등이 사용될 수 있으며, 보다 구체적인 예로서는 황산암모늄, 염화암모늄,붕산, 인산암모늄, 황산칼륨, 염화칼륨, 염화나트륨, 황산소다, 슬파민산, 불화암모늄, 개미산소다, 개미산암모늄 단독 혹은 이들의 혼합물이 있다. 상기전도성 염은 도금용액 중의 니켈 농도 100g/ℓ를 기준으로, 도금용액 중에10~200g/ℓ, 바람직하게는 50~100g/ℓ의 농도로 포함된다(갑 제7호증 식별번호 [59], [60], [61]).
본 발명에 따르면 이러한 착화제로는 특히 니켈플래쉬 도금용액 내 불순물인 철 이온과의 착화특성이 강한 물질이 사용된다. 즉, 철이온은 안정성이 낮아 산화되어 도금용액 중에 수산화철로 침전되기 쉬운데, 착화제는 도금액을안정화시킬 수 있는 성분 중에서 특히 철이온과 결합하여 철이온의 안정 및 공석(철이 니켈과 함께 전기도금 되는 것)을 도울 수 있는 성분으로 적절하게 선택되어져야 한다. 이러한 착화제로는 아민 계, 구연산 계, 아미노아세트산 계,또는 이들의 혼합물 등이 사용될 수 있으며, 보다 구체적인 예로서는 글루콘 산, 에틸렌디아민테트라아세트산(EDTA), 알킨산소다, 구연산, 주석산, 지오프로피온산에스텔, 알킬크레졸, 징크나후레이트, 티오요소, 이미다졸 등이 사용될 수 있다. 상기 착화제는 니켈플래쉬 도금용액에 0.5~10g/ℓ, 바람직하게는3~7g/ℓ로 첨가된다. 착화제의 농도가 10g/ℓ 보다 높거나 0.5g/ℓ보다 낮으면 도금 표면의 불량은 물론 도금액의 평형이 깨어져 도금액의 수명이 짧아지게 된다(갑 제7호증 식별번호 [64], [65]).
산화방지제는 철이온의 산화로 인한 수산화철의 발생을 방지하기 위하여0.1~25g/ℓ으로 첨가되는데, 앞서 설명된 착화제와 함께 도금용액 중의 철이온을 안정화시키는데 기여한다. 이러한 산화방지제로는 강력한 환원제는 아니겠지만 적어도 용액의 전기적 특성을 환원분위기로 만들어 줄 수 있는 성분으로 선택되어야 하는데, 이러한 산화방지제로는 안식향산, 불소수지가 사용될수 있으며, 도금용액 중에 0.1~25g/ℓ로 첨가된다(갑 제7호증 식별번호[69]).
표면개선제로는 비이온성 계면활성제나 이들의 혼합물 등이 바람직하며, 그구체적인 예로서는 에틸렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜, 안식향산, 알킨산소다,지오프로피온산에스텔, 알킬크레졸, 티오요소, 이미다졸, 사카린 등이 있다.한편, 종래에는 2-메톡시-1-나프트알데히드, 폴리에틸렌글리콜모노라우릴에테르, 폴리이민 등의 음이온 계면활성제가 주로 표면개선제로 사용되었는데,본 발명에서도 이러한 음이온 계면활성제의 사용은 가능할 것으로 보인다(갑제7호증 식별번호 [73]). (끝)

 

 


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