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2015허659 등록무효(특)

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사건번호 2015허659 등록무효(특)
판례제목 2015허659 등록무효(특)
출원번호 제10-1378612호
분야 특허/실용신안
판결일 2015-12-04
법원명 특허법원
원고 홍○○
피고 정○○
판사 정준영, 최종선, 장현진
판결결과 등록무효
주문 1. 특허심판원이 2014. 12. 29. 2014당974호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 특허발명
1) 명칭: 일회용 구이기 셋트
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 8. 2./ 2014. 3. 20./ 제10-1378612호
3) 특허권자: 원고
4) 청구범위(특허심판원 2015정22호 정정심결에 따라 2015. 10. 19. 정정공고된 것)
【청구항 1】 내부 중앙부에 상부로 돌출된 제1돌출부를 가지며, 상기 제1돌출부의 상단에 화덕(11)의 하단이 안착되고, 상기 제1돌출부의 중앙부에 화덕 삽입공(10)이 형성되는 화덕받침대(9)(이하 ‘구성 1’이라 한다); 상기 화덕 받침대(9)에 형성된 화덕 삽입공(10)에 삽입되어 고정되며, 내부 하단에 상측으로 절곡되어 제2돌출부가 형성되고, 상기 제2돌출부에 상면 전체에 일정한 간격으로 공기가 이동될 수 있도록 관통공이 형성된 받침판(12)이 안착되고, 받침판(12)의 상부에는 숯(13)이 내장되는 화덕(11)(이하 ‘구성 2’라 한다); 상기 화덕(11)이 내장된 화덕 받침대(9)의 상부에 올려져 조립되는 구이판(14)(이하‘구성 3’이라 한다)으로 이루어지고, 상면에 절취선(2)이 형성되어 절취할 수 있도록 된 안착부(15)와 양측면 전후에 공기 유입공(5)이 형성되고, 내부에 보관부(4)가 형성되며, 전면에 절첩하여 조립하도록 개폐부(3)가 형성된 종이로 된 케이스(1)(이하 ‘구성 4’라 한다); 상기 케이스(1)의 내부에 삽입되며 중앙부에 안착홈(6)을 형성하여 고체연료를 보관하고 있는 고체연료 수납통(8)이 삽입되도록 된 고체연료 받침대(7)(이하 ‘구성 5’라 한다);를 포함하며, 상기 구이판(14)은 상기 고체연료 받침대(7)와 화덕(11) 그리고 숯(13)과 고체연료 수납통(8) 및 화덕 받침대(9)와 같이 케이스(1)의 내부에 형성된 보관부(4)에 삽입 보관되었다가 인출되어 상기 케이스(1)의 상부에 형성된 절취선(2)을 절취하여서 된 안착부(15)에 안착하여 조립하는 것(이하 ‘구성 6’이라 한다)임을 특징으로 일회용 구이기 셋트(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2, 3】 [별지] 표의 ‘이 사건 특허발명(2015정22호 정정심결)’과같다.
5) 주요 도면

나. 비교대상발명
1) 468 발명(비교대상발명 1, 갑 제9호증)
가) 2013. 1. 28. 공고된 한국 등록특허공보에 제10-1226468호(갑 제9호증)로 실린 ‘구이 용기’에 관한 것이다.
나) 주요 내용 및 도면
화염의 열기가 구이 대상 음식물로 최대한 많이 전달되도록 하면서 주변으로는 화염의 열기가 최대한 적게 전달되어 열효율을 높이므로, 일반 가정 등의 실내에서는 물론 실외에서도 안전하면서도 간편하게 사용할 수 있도록 하는 구이 용기에 관한 것으로, 메인용기(10), 중간연료
용기(50), 연료용기(30), 어퍼 서포터(20), 구이판(6)이 결합되어 사용되는 구이용기의 구성이 개시되어 있다.
2) ‘이지큐’ 발명(비교대상발명 2, 갑 제8호증)
가) 2012. 11. 5. 공개된 ‘파슬 이지큐 플러스(FASL EASY-Q PLUS, BBQ SMOKER KIT)’(갑 제8호증)라는 이름으로 판매되는 일회용 숯불 구이기 제품에 관한 인터넷 자료에 실린 것이다.
나) 주요 내용
일회용 구이기의 포장 상자로 종이 케이스를 사용하며, 각 구성품을 종이 케이스(숯통부)에 보관하다가 사용 시 이들을 꺼내어 뚜껑을 닫고 점선을 따라 절개함으로써 홈을 형성하고, 상자의 양측면에 공기 구멍을 형성하며, 홈 내에 스텐레스 숯받침, 숯용기로 구성된 숯불기가 놓이고, 케이스 상부에 구이판이 올려지는 일회용 구이기가 개시되어 있다.
3) 409 발명(비교대상발명 3, 을 제3호증)
가) 2008. 12. 19. 공개된 한국 공
개실용신안공보에 제20-2008-0006409호(을 제3호증)로 실린 ‘일회용 숯불 구이기 셋트’에 관한 것이다.
나) 주요 내용
사방 둘레로 다수의 공기유입구를 갖고 상면에 제1화기구(22)가 형성되어 있는 숯통 받이대(20)와, 상기 숯통 받이대의 상면에 안착되고 상방으로 개구되어 바닥에 제1화기구와 동일한 크기의 제2화기구(32)가 형성되어 있는 숯통(30)과, 상기 제2화기구에 배치되어 있는 숯 받이망(40)과, 상기 숯통의 상방에 배치되는 구이망(50)을 포함하여 구성된 숯불구이기가 개시되어 있다.

다. 절차의 경위
1) 피고는 2014. 4. 24. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명([별지] 표의 ‘정정 전 청구항’)은 공동출원에 관한 규정을 위반하였으며, 그 출원전에 공연히 실시되어 신규성이 부정되고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 468 발명 등으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다고 주장하면서 등록무효심판(2014당974호)을 청구하였다.
2) 원고는 위 심판 절차가 계속 중이던 2014. 9. 1. 청구항 3항을 삭제하고, 청구항 1항에 청구항 3항의 구성요소를 부가하는 내용의 정정청구를 하였다가 2014. 12. 24. 청구항 1, 2항을 삭제하고, 청구항 3항을 [별지] 표 ‘2014. 12. 24.자 정정청구’와 같이 정정하는 내용으로 이를 보정하였다.
3) 특허심판원은 2014. 12. 29. 보정된 원고의 정정청구를 인정하고, 정정청구된 청구항 제3항은 468 발명, ’이지큐‘ 발명에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
4) 원고는 2015. 2. 17. 특허심판원에 이 사건 특허발명을 [별지] 표의 ‘이 사건 특허발명(2015정22호 정정심결)’과 같이 정정하는 내용의 정정심판(2015정22호)을 청구하였고, 특허심판원은 2015. 9. 23. 위 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였으며, 그 무렵 위 정정심결이 확정되었다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 7, 8, 9호증, 갑 제31호증의 1 내지 3, 을 제3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 이 사건 제1항 발명은 화덕이 화덕받침대 상부에 안착되고, 케이스의 안착홈에 구이판이 안착되며, 케이스 측면에만 통공이 있는 구조로서, 이러한 구성에 의해 송풍팬 등이 없이도 자연적으로 발생하는 대류현상으로 화력을 유지하고 열효율을 높일 수 있는 등 468 발명, ‘이지큐’ 발명 등과는 구성 및 효과가 서로 다르므로, 통상의 기술자가 위 발명으로부터 쉽게 이 사건 제1항 발명을 발명할 수 없다. 따라서 이와 달리 판단하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부정한 이 사건 심결은 위법하다.
당사자의 주장 요지 <피고의 주장>

1) 이 사건 특허발명은 원고와 피고가 공동으로 발명한 것인데도 공동 발명자인 피고와 공동으로 출원하지 않았으므로 공동출원에 관한 규정인 특허법 제44조를 위반한 것이다.
2) 이 사건 특허발명은 출원 전에 시제품이 여러 개 제작되어 불특정 제3자에게 공연히 실시되었으므로 신규성이 부정된다.
3) 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하여 또는 비교대상발명 1, 2, 3을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 <이 사건 특허발명의 출원이 공동출원규정에 위반되는지 여부>

가. 판단기준
특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

나. 인정사실
다음 각 사실은 갑 제1, 4, 5, 11, 12, 13, 26호증, 갑 제32 내지 35호증, 을 제4호증의 1 내지 7의 각 기재와 원고 본인신문결과, 피고 일부 본인신문결과에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정된다.
1) 원고는 2004년부터 구이기, 구이판 등을 연구하면서 13건의 특허를 출원한 바 있고(갑 제11호증), 피고는 2000. 4. 27.경부터 ‘창성’이라는 상호로 알루미늄 은박제품, 금형기계제작 업체를 운영하고 있다(갑 제4호증).
2) 원고는 2013. 4. 24. 동업자인 주식회사 드림테크(이하 ‘㈜드림테크’라 한다)와 함께 피고와 사이에 일회용구이기의 제조에 관한 OEM계약을 체결하였다(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다). 이 사건 계약에 의하면, ㈜드림테크는 피고에게 일회용구이기의 제조를 위탁하고, 피고는 ㈜드림테크가 제공한 도면에 따라 일회용구이기를 제조·납품하기로 하였다(갑 제5호증).
3) 원고는 이 사건 계약 체결 전인 2013. 1.경부터 야외에서 간편하게 육류 등을 구워먹을 수 있는 일회용구이기의 개발을 위해 노력해왔고, 이 사건 계약체결 후 수차례에 걸쳐 피고에게 일회용구이기의 구체적인 구성, 치수 및 도면을 제공하였다. 피고는 원고가 제공한 도면에 대해 알루미늄 재질 구이기의 강도 보강을 위해 컬링 부분을 수정하고, 제작 공정에 필요한 치수 및 각도 등을 변경하였다(갑 제12, 13호증, 을 제4호증의 1 내지 7).
4) 한편 원고는 2013. 5. 11.경 단독으로 소외 황종환 변리사에게 일회용구이기에 대한 특허명세서 작성 및 특허 출원을 의뢰하였고, 그 무렵 원고가 변리사에게 제공한 도면에는 구이기 본체를 철사 거치대로 지지하는 구성의 일회용구이기가 도시되어 있다(갑 제32호증). 원고는 2013. 5. 27.경 철사 거치대 대신 일회용구이기의 포장박스를 거치대로 활용하기로 마음먹고 그 생각을 발전시켜 2013. 6. 7.경 변리사에게 케이스의 내부에 보관하였다가 사용시 케이스 상부에 절취선을 절취하여서 된 안착부에 구이기 본체를 안착하여 조립하는 구성으로 수정된 일회용구이기 도면을 제공하였고, 위와 같이 변경된 구성에 따라 2013. 8. 2. 이 사건 특허발명이 출원되었다(갑 제1, 12호증, 갑 제
33 내지 35호증).
5) 피고는 일회용구이기 제품의 생산 준비를 마친 2013. 10.경 원고에게 피고를 이 사건 특허발명의 공동출원인으로 포함시켜달라고 요구하였으나 원고는 이를 거절하였다(원고 본인신문결과, 피고 본인신문결과). 피고는 2013. 10. 23. ㈜드림테크에 이 사건 계약의 해지를 통보하는 내용증명을 발송하였다(갑 제26호증).

다. 구체적 판단
위 인정사실에 의하면, 이 사건 특허발명은 원고가 쉽고, 숯을 사용한 일회용 구이기로서 간편하게 사용할 수 있는 제품을 만들고자 하는 목적 아래 구이기 본체의 구성, 종이 케이스를 지지판으로 활용하는 구성 등 발명의 주요 구성요소와 그 결합관계를 생각해내고 이를 구체화하여 만든 것이고, 피고는 원고가 제공한 일회용 구이기의 도면에 대하여 알루미늄 재질의 강도 보강을 위한 컬링 작업과 제작 공정에 필요한 치수 및 각도 변경 작업 등 제작 공정상 수반되는 상세 작업을 수행하였을 뿐이며, 이 사건 특허발명의 종이 케이스 구성의 착안, 구체화에 기여하였다고 보이지도 아니하므로, 이 사건 특허발명에 관한 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허발명의 출원은 특허법 제44조에서 정한 공동출원규정에 위배되지 아니하였고, 이에 반하는 피고의 주장은 이유 없다.

<이 사건 특허발명이 출원 전에 공연히 실시되었는지 여부>

피고는 이 사건 특허발명은 출원일(2013. 8. 2.) 이전인 2013. 7.경 피고가 이 사건 특허발명에 기해 제작된 시제품을 주변 지인들에게 나누어 주고 사용해 보도록 함으로써 공연 실시되었다고 주장한다.
이러한 주장을 뒷받침하는 증거로 피고는 을 제5 내지 8호증(김성출, 석호준 등의 확인서)의 각 기재와 피고 본인신문결과를 들고 있다. 그러나 이는 모두 피고 본인 또는 피고와 직·간접적으로 친분관계에 있는 사람들의 진술인 반면, 이 사건 특허발명인 일회용구이기 본체의 금형이 완성되어 시제품이 제작 된 시점이 2013. 7.말경이고(원고 본인신문결과, 피고 일부 본인신문결과, 변론 전체의 취지), 특허출원일은 2013. 8. 2.이어서 시제품 제작과 특허발명의 출원일 사이의 시간 간격이 매우 짧은 점에 비추어 이를 그대로 믿기 어려워 채택하지 아니하고, 달리 피고의 주장을 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

<이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부>
가. 이 사건 제1항 발명과 468 발명의 구성 대비
나. 대비 결과
1) 이 사건 제1항 발명과 468 발명은, ① 관통공이 형성된 받침판(에어공이 형성된 바닥부)이 있고, 그 상부에 숯(연료)이 내장되는 화덕(연료 용기)을 구비한 점(구성 2에 관하여), ② 구이판이 화덕 받침대(어퍼 서포터)의 상부에 올려지는 점(구성 3에 관하여), ③ 케이스(메인 용기) 내에 고체연료 받침대(중간연료용기)에 고체연료 수납통(연료용기)이 삽입되는 점(구성 5에 관하여)에서는 동일하다.
2) 그러나 이 사건 제1항 발명과 468 발명은, ① 구성 1, 2에 관하여, 이 사건 제1항 발명은 화덕 받침대의 상단에 화덕이 올려지는 구조인데 반해 468발명은 연료 용기가 어퍼 서포터의 화염 분출구에 삽입되는 구조인 점(차이점1), ② 구성 4에 관하여, 이 사건 제1항 발명은 케이스가 종이로 되어 상면에 절취할 수 있는 안착부와 양 측면에 유입공이 형성되고 내부에 보관부가 형성되며 전면에 개폐부가 형성되어 있는데 비해 468 발명의 메인 용기는 이러한 구조를 가지고 있지 않은 점(차이점 2), ③ 구성 6에 관하여, 이 사건 제1항 발명은 구이판이 케이스의 내부에 형성된 보관부에 삽입, 보관되었다가 인출되어 케이스의 상부에 형성된 절취선을 절취하여서 된 안착부에 안착되는데 비해 468 발명은 구이판이 어퍼 서포터 위에 올려져 조립되는 점(차이점 3)에서 서로 다르다.
다. 차이점에 대한 검토
1) 차이점 2, 3에 대한 검토
가) 468 발명의 메인 용기는 이 사건 제1항 발명의 안착부, 유입공, 보관부가 형성된 종이로 된 케이스가 아니며, 구이판을 안착시키는 안착부를 가지지 않는다. 이에 대하여 피고는 통상의 기술자가 468 발명의 메인 용기를 ‘이지큐’ 발명의 종이 케이스로 치환하는 방법으로 양 발명을 결합하여 이 사건 제1항 발명의 구성 4, 6을 쉽게 도출할 수 있다고 주장한다.
나) ‘이지큐’ 발명에는 일회용 구이기의 포장 상자로 종이 케이스를 사용하며, 각 구성품을 종이 케이스에 보관하다가 사용 시 이들을 꺼내어 뚜껑을 닫고 점선을 따라 절개함으로써 홈을 형성하고, 상자의 양측면에 공기 구멍을 형성하며, 홈 내에 숯불기가 놓이고, 케이스 상부에 구이판이 올려지는 일회용 구이기가 개시되어 있다. ‘이지큐’ 발명은 그 내부에 구성품이 보관되는 종이로 된 케이스의 상부를 절취하여 홈(안착부)을 형성하고, 측면에 공기 구멍(공기 유입공)을 형성하여 그 내부 및 상부에 구성품을 조립하여 일회용 구이기를 설치할 수 있도록 한 점에서는 이 사건 제1항 발명과 동일하나, 구이판이 화덕받침대의 상부에 올려져 조립되어 케이스의 상부에 형성된 안착부에 안착되는 이 사건 제1항 발명과 달리 화덕 받침대의 구성이 없고, 구이판도 홈이 아닌 케이스 상부에 올려지는 점에서 이 사건 제1항 발명과 서로 다르다.
다) 또한 468 발명은 종래 구이 용기가 화염이 육류가 구워지는 부분 이외의 주변으로 전달되어 열소실이 많고, 화염에 의해 구이 용기가 과열되어 고기를 굽다가 장소를 옮기거나 하는 경우 이동이 곤란한 문제가 있었는데, 이를 해결하기 위해 화염의 열기가 구이 대상 음식물로 최대한 많이 전달되도록 하면서 주변으로는 화염의 열기가 최대한 적게 전달되어 열효율을 높이고, 실내외에서 안전하고 간편하게 사용할 수 있는 구조의 구이기를 제공하고자 하는 것(갑 제9호증 식별번호 [5], [6] 참조)으로서, 구체적으로 메인 용기에 송풍팬을 구비하여 송풍팬으로부터 올라오는 에어를 통해 연료 용기에 채워져 있는 연료에 고르게 산소를 공급하여 연소 효율을 높이고(갑 제9호증 청구항 1, 식별번호 [17] 참조), 메인 용기와 연료 용기의 접촉을 최소화하여 열기가 메인 용기로 전달되지 않게 함으로써 안전성과 열효율을 높이고자 한다(갑 제9호증 식별번호 [15] 참조). 이는 야외에서 간편하게 설치하여 구이 요리를 할 수 있게 하는 일회용 구이기를 제공하고자 하는 ‘이지큐’ 발명과 그 기술적 과제 및 과제 해결 원리가 서로 다르고, 468 발명에 메인 용기를 ‘이지큐’ 발명의 종이케이스로 대체할 아무런 동기나 암시도 나타나 있지 않다.
라) 결국 통상의 기술자가 468 발명과 ‘이지큐’ 발명을 쉽게 결합하여 이 사건 제1항 발명의 구성 4, 6을 도출할 수는 없다.
2) 따라서 통상의 기술자가 차이점 1을 극복할 수 있는지 여부와 관계없이 차이점 2, 3으로 인해 468 발명과 ‘이지큐’ 발명을 결합하여 이 사건 특허발명을 쉽게 발명할 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 위 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다(피고는 차이점 1과 관련하여 409 발명을 주장하고 있으므로, 409 발명에 대해서는 나아가 검토하지 않는다).
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 <이 사건 제2, 3항 발명의 진보성이 부정되는지 여부>

이 사건 제2항 및 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항이므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 이 사건 제2항 및 제3항 발명도 그 진보성이 부정되지 않는다.
결론 그렇다면, 이 사건 특허발명은 그 진보성이 부정되지 아니하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[주요도면]

1 주요도면.jpg

2 주요도면.jpg

 

3 주요도면.jpg

4 주요도면.jpg

 

[구성대비표]

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5 구성대비표 2.jpg

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[별지]

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141 2015허154 등록무효(특) 2015허154 등록무효(특) file 특허/실용신안 제1373142호 특허법원 2020.06.17 4
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139 2014허8878 등록무효(실) 2014허8878 등록무효(실) file 특허/실용신안 제20-365414호 특허법원 2020.06.17 5
138 2014허7325 등록무효(특) 2014허7325 등록무효(특) file 특허/실용신안 제971555호 특허법원 2020.06.17 3
137 2014허5794 등록무효(특) 2014허5794 등록무효(특) file 특허/실용신안 제316401호 특허법원 2020.06.17 3
136 2015허3795 등록정정(특) 2015허3795 등록정정(특) file 특허/실용신안 제10-0707547호 특허법원 2020.06.17 6
135 2015허1256 거절결정(특) 2015허1256 거절결정(특) file 특허/실용신안 제10-0540033호 특허법원 2020.06.17 5
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