2016허90 등록무효(특)

by 관리자 posted Jun 22, 2020
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사건번호 2016허90 등록무효(특)
판례제목 2016허90 등록무효(특)
출원번호 제1258831호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-09-29
법원명 특허법원
원고 주식회사 이비카드
피고 주식회사 한국스마트카드
판사 김우수, 김부한, 나상훈
판결결과 등록무효(특)
주문 1. 특허심판원이 2015. 11. 9. 2015당3545 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제1호증)
(1) 발명의 명칭 : 신용카드 선승인 충전을 이용한 선불 모바일 전자화폐사용금액의 신용결제 방법

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2012. 7. 24./ 2013. 4. 23./ 특허 제1258831호

(3) 청구범위
【청구항 1 ~ 3】각 삭제

【청구항 4】모바일 카드가 내재되어 있는 모바일 단말, 선불카드사서버, 신용카드사 서버로 구성된 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 시스템에서,상기 선불카드사 서버가 결제를 수행하는 방법에 있어서, 상기 모바일 단말로부터 전달받은 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 상기 사용한도 금액을 결제할 신용카드 정보, 상기 모바일 카드 정보, 상기 모바일 카드의USIM 정보 중 상기 USIM 정보와 상기 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 사용한도 금액을 상기모바일 카드에 충전하는 단계; 상기 모바일 단말로부터 잔여 충전 금액에 대한환불이 요청되면, 상기 신용카드사 서버로 상기 모바일 단말에 대응되는 선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계; 상기 선승인이 취소되면, 상기 모바일단말이 사용한 금액에 대해 상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 매입승인이 통보되면, 상기 모바일 단말의USIM 정보와 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 사용한도 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계를 포함하며, 제공한 재화나 용역에 대한 비용을 상기 모바일 카드로 청구하는 결제 단말기를 포함하며, 상기 결제 단말기는 상기 모바일 카드와 거래한거래 내역을 설정된 주기 간격으로 상기 선불카드사 서버로 전송하며, 상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계는 상기 결제 단말기로부터 상기모바일 카드와 거래한 거래 내역을 전송받기 이전에 수행10)됨을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법(이하 ‘이 사건 제4항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도같은 방식으로 부른다).

【청구항 5】제4항에 있어서, 상기 선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계 이전에, 상기 모바일 단말로부터 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 상기 사용한도 금액을 결제할 신용카드 정보, 상기 모바일 카드정보, 상기 모바일 단말의 USIM 정보를 제공받는 단계; 상기 모바일 카드 정보와 상기 USIM 정보를 대응시켜 저장하며, 상기 신용카드사 서버로 USIM정보와 신용카드 정보를 제공하는 단계; 상기 USIM 정보와 상기 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기사용한도 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계를 수행함을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법.

【청구항 6】제5항에 있어서, 상기 모바일 단말의 USIM 정보를 제공받는 단계 이전에, 상기 모바일 단말은 이동통신사 서버로부터 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 어플리케이션을 다운로드받아 설치함을 특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법.

【청구항 7】제6항에 있어서, 상기 사용한도는 최저 금액과 최고 금액내에서 하나를 설정하며, 상기 모바일 단말은 현 시점이 잔여 충전 금액에 대한 환불을 요청하는 시점인지 실시간으로 확인함을 특징으로 하는 전자 화폐결제 방법.

【청구항 8】모바일 카드가 내재되어 있는 모바일 단말, 선불카드사서버, 신용카드사 서버로 구성된 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 시스템에서,상기 선불카드사 서버가 결제를 수행하는 방법에 있어서, 상기 모바일 단말로부터 전달받은 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 상기 사용한 도 금액을 결제할 신용카드 정보, 상기 모바일 카드 정보, 상기 모바일 카드의USIM 정보 중 상기 USIM 정보와 상기 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 상기 사용한도 금액을 상기모바일 카드에 충전하는 단계; 상기 모바일 단말로부터 잔여 충전 금액에 대한정보가 수신되면, 상기 신용카드사 서버로 상기 모바일 단말에 대응되는 선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계; 상기 선승인이 취소되면, 상기 모바일단말이 사용한 금액에 대해 상기 신용카드사 서버로 매입을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터 매입승인이 통보되면, 상기 모바일 단말의 USIM정보와 사용한도 금액을 상기 신용카드사 서버로 제공하며, 상기 모바일 단말이 사용한 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계; 상기 신용카드사 서버로부터선승인 완료를 통보받으면, 상기 모바일 단말이 사용한 금액을 상기 모바일 카드에 충전하는 단계를 포함하며, 제공한 재화나 용역에 대한 비용을 상기 모바일 카드로 청구하는 결제 단말기를 포함하며, 상기 결제 단말기는 상기 모바일카드와 거래한 거래 내역을 설정된 주기 간격으로 상기 선불카드사 서버로 전송하며, 상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계는 상기 결제 단말기로부터 상기 모바일 카드와 거래한 거래 내역을 전송받기 이전에 수행됨을특징으로 하는 전자 화폐 결제 방법.

(4) 주요 내용 및 도면
이 사건 특허발명은 신용카드 선승인 충전을 이용한 선불 모바일 전자화폐 사용금액의 신용결제 방법에 관한 것으로, 모바일 카드가 내재되어 있는모바일 단말, 선불카드사 서버, 신용카드사 서버로 구성된 신용카드 연계형 전자 화폐 결제 시스템에서 선불카드사 서버가 결제를 수행하는 방법을 개시하고 있다.선불형 전자 화폐 기능을 이용하면서도 신용카드처럼 설정된 주기 단위로사용 금액을 추후 청구하는 방식의 전자 화폐를 제공하는 데 그 목적이 있다. 이 사건 특허발명에 따른 전자 화폐 결제 방법은 ① 모바일 단말로부터 전달받은 설정된 기간 동안 사용할 금액인 사용한도 금액과 사용한도 금액을 결제할 신용카드 정보, 모바일 카드 정보, 모바일 카드의 USIM 정보 중 USIM 정보와 사용한도 금액을 신용카드사 서버로 제공하며, 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계와, 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 사용한도 금액을 모바일 카드에 충전하는 단계, ② 모바일 단말로부터 잔여 충전 금액에 대한 환불이 요청되면, 신용카드사 서버로 모바일 단말에 대응되는선승인 내역에 대한 취소를 요청하는 단계와, 선승인이 취소되면, 모바일 단말이 사용한 금액에 대해, 결제 단말기로부터 모바일 카드와 거래한 거래내역을전송받기 이전에 수행되도록 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계, ③ 신용카드사 서버로부터 매입승인이 통보되면, 모바일 단말의 USIM 정보와사용한도 금액을 신용카드사 서버로 제공하며, 사용한도 금액에 대한 선승인을 요청하는 단계와, 신용카드사 서버로부터 선승인 완료를 통보받으면, 사용한도 금액을 모바일 카드에 충전하는 단계를 포함한다.

나. 선행발명들11)
(1) 선행발명 1(갑 제5호증)
2012. 4. 13. 공개되어 국내공개특허공보 제10-2012-0035026호에게재된 ‘선불 방식 교통카드를 이용한 후불 방식 서비스 제공 방법’에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.
선행발명 1은 교통카드 기능이 탑재된 USIM 카드를 구비한 휴대 단말기(110), 교통카드 사업자 서버(140) 및 DB(150), 신용카드사 서버(160), 결제하는 교통카드의 키 값과 결제금액을 네트워크를 통해 실시간 또는 일정기간 간격으로 교통카드 사업자 서버로 전달하는 교통카드 결제기(120)를 포함한 교통카드 시스템에 있어서, 휴대 단말기에 탑재된 선불 방식 교통카드를 후불 방식 교통카드처럼 사용할 때 교통카드의 잔액이 부족하여 정상적인 결제가 이루어지지 않는 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.이러한 목적을 달성하기 위하여 선불 방식과 후불 방식을 상호 전환 가능하도록 서비스하는 방법과 선불 금액 충전을 불가능하게 하고 후불 방식만을 사용하는 서비스 방법을 개시하고 있다. 교통카드 사용자가 후불 방식의 서비스를 이용하고 나서 이에 대한 요금을 지불 하지 않을 경우에 교통카드 사업자의손해를 최소화할 수 있도록 교통카드 사용자가 후불방식으로 사용할 수 있는금액의 한계를 미리 설정하거나 교통카드 사용자의 신용도를 고려하여 후불방식의 거래를 사전에 거부할 수 있는 방법도 함께 제시하고 있다.

(2) 선행발명 2(갑 제6호증)
2005. 9. 14. 공고되어 국내등록특허공보 제515087호에 게재된 ‘선승인 방식의 카드결제 시스템 및 방법’에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.선행발명 2는 고속도로 톨게이트나 주차장과 같이 신속성을 필요로 하면서도 이용요금이 적은 대금결제의 경우, 온라인 조회에 따른 통신비용이나 조회비용 및 관리비용이 과다하게 소요되는 문제점을 해결하는 것을 목적으로 한다.이러한 목적을 달성하기 위하여 IC 카드 등으로 구성되어 카드 발급사로부터 미리 선승인 받은 선승인 카드, 승인/결제서버, 입구 및 출구 카드 단말기(200, 201)와 센터 단말기(500)를 포함한 카드결제 시스템을 제안하고, 이러한 카드결제 시스템의 입구 및 출구 카드 단말기(200, 201)와 센터 단말기(500)를 이용하여 선승인 카드를 조회 및 결제할 수 있는 방법을 제안하고 있다.

다. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 2015. 6. 11. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 피고를 상대로, “이 사건 보정사항은 이 사건 특허발명의 최초 출원명세서 그 어디에도 기재되어 있지 않았던 구성요소의 추가로서 특허법 제47조 제2항에 위배되는 신규사항 추가일 뿐만 아니라, 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배되는기재불비에도 해당한다. 이 사건 특허명세서에 기재된 ‘선불카드’의 의미와 청구범위에서 사용된 의미가 서로 달라 특허법 제42조 제4항 제2호 및 특허법제42조 제3항에 위배되어 기재불비의 무효사유가 존재한다. 이 사건 특허발명의 모든 청구항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것에 불과하므로, 각 그 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다”는 취지로 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2015당3545)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2015. 11. 9. “이 사건 특허발명은 보정에 의해 신규사항이 추가된 것이 아니므로 특허법 제47조 제2항의 규정에 위배되지 않고, 기재불비 사유도 없어 특허법 제42조 제3항 및 동법 제42조 제4항의 규정에 반하지 않으며, 선행발명들에 의해 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없는 것이어서 그 진보성이 부정되지 않아 특허법 제29조 제2항의 규정에 위배되지않는다”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 원고 주장의 요지
원고의 아래 주장과 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
(1) 신규사항 추가
이 사건 보정사항은 신규사항 추가에 해당하므로, 이 사건 제4, 8항발명은 물론 이 사건 제4항 발명을 직․간접적으로 인용하는 이 사건 제5 내지7항 발명에는 신규사항 추가의 무효사유가 존재한다.

(2) 기재불비
이 사건 보정사항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않는다.

(3) 신규성 및 진보성 부정
이 사건 제4 내지 8항 발명은 선행발명 1과 실질적으로 동일하여 그신규성이 부정되거나, 선행발명 1 또는 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정된다.

나. 이 사건 보정사항이 특허법 제47조 제2항의 신규사항 추가에 해당하는지 여부
(1) 관련 법리
특허법 제47조 제2항은 ‘명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 이를 할 수 있다’는취지로 규정하고 있고, 여기에서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면(이하 ‘최초명세서 등’이라 한다)에 기재된 사항이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결 등 참조).

(2) 구체적 검토
앞서 본 바와 같이, 이 사건 보정사항은 ‘상기 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계는 상기 결제 단말기로부터 상기 모바일 카드와 거래한거래내역을 전송받기 이전에 수행’부분이다. 즉, ‘매입승인 요청 단계’가 ‘거래내역 전송 단계’보다 시간적으로 먼저 이루어진다는 내용을 구성요소로 추가한것이다.이와 관련하여 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 다음과 같은 기재가 있다.위 기재에 근거하여 이 사건 심결은 이 사건 보정사항이 신규사항 추가에 해당하지 않는다고 판단하였고, 피고도 같은 취지로 주장하고 있다.즉, 매입승인 요청 단계와 거래내역 전송 단계는 순서상 독립적으로 작용할수 있는 것인데, 매입승인 요청 단계는 ‘실시간으로’ 이루어지고, 거래내역 전송 단계는 ‘설정된 주기 단위로’ 이루어지므로, 일반적으로는 매입승인 요청이먼저 이루어지고 이후에 거래내역 전송이 이루어진다고 보는 것이 타당하다는것이다.
그러나 아래와 같은 이유로, 이 사건 특허발명의 최초 명세서에 ‘매입승인요청 단계’가 ‘거래내역 전송 단계’보다 시간적으로 먼저 이루어진다는 내용이기재되어 있었다거나 기재되어 있었던 것과 마찬가지라고 보기 어려우므로,이 사건 보정사항은 신규사항 추가에 해당한다.

① 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 매입승인 요청 단계가 ‘실시간으로’이루어진다는 위 기재와 정면으로 배치되는 기재가 공존한다.- 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 다음과 같이 이 사건 특허발명의최초 명세서 문단번호 [0044]에 기재된 ‘실시간’ 매입승인 요청과 정면으로 배치되는 기재가 있다.따라서 이 사건 특허발명에서 매입승인 요청 단계가 ‘실시간으로’ 이루어지는 것이라고 단정할 수 없다.

② 이 사건 특허발명에서 매입승인 요청 단계는 ‘실시간으로’ 이루어지는 것이 아니라 ‘설정된 주기 단위로’ 이루어지는 것으로 봄이 상당하다.- 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 “매입승인 (요청) 금액은 월 사용한도에서 환불처리된 금액을 차감한 금액이다. 잔액을 환불하고, 최초 설정한 월 사용한도 금액을 새로 충전받는다(문단번호 [0044])”는기재가 있다. 위 기재에 의하면 매입승인 요청은 사용한도 금액에서 환불처리된 금액을 차감한 금액만큼 이루어지며 환불 후에는 새로이 월 사용한도 금액만큼 충전되는 것임을 알 수 있다. 따라서 매입승인 요청은 ‘환불’ 및 ‘충전’이연동하여 이루어질 것을 전제로 하는 것이다.
그런데 이 사건 특허발명의 최초 명세서 기재(문단번호 [0046], [0050] 등)에 의하면, 월 사용한도 금액의 ‘충전’은 ‘설정된 주기 간격으로’ 이루어지는것이므로, 월 사용한도 금액의 충전과 연동하여 수행되는 매입승인 요청도 ‘설정된 주기 간격으로’ 이루어지는 것으로 봄이 상당하다.따라서 ‘결제 단말기(402)가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사서버로 전송하는 단계’와 ‘선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을요청하는 단계’가 각자의 설정된 주기를 가지고 있으므로, 각 주기들이 어떻게설정되느냐에 따라 ‘선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는 단계’가 ‘결제 단말기(402)가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사서버로 전송하는 단계’보다 나중에 수행될 수 있다.

③ 설령 매입승인 요청 단계가 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044] 기재와 같이 ‘실시간으로’ 이루어지는 것이라고 보더라도, 그것만으로 매입승인 요청 단계가 거래내역 전송 단계보다 먼저 수행된다고 단정할 수도 없다.

- 앞서 본 바와 같이, 매입승인 요청은 ‘환불’ 및 ‘충전’이 연동하여 이루어질 것을 전제로 하고 있다. 즉, 매입승인 (요청) 금액은 월 사용한도에서 환불처리된 금액을 차감한 금액이므로, 선불카드사 서버가 신용카드사 서버에매입승인을 요청하기 위해서는 우선 모바일 단말로부터 환불을 위한 잔액 통보를 받아야 한다.그런데 이 사건 특허발명의 최초 명세서에는 이러한 ‘환불’의 전제조건인 잔액 통보에 관하여 다음과 같은 기재가 있다.
위 기재에 의하면, ‘환불’이 이루어지기 위한 잔액 통보는 카드 결제시마다이루어지는 것이 아니라 ‘정산시점’이 되어야 비로소 이루어지는 것이다. 따라서 선불카드사 서버가 위 잔액 통보를 받은 후에 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044] 기재와 같이 ‘실시간으로’ 신용카드사 서버로 매입승인요청을 한다고 하더라도 이는 이미 위 ‘정산시점’이 도래하였음을 전제로 하는것으로서 결제 단말기로부터 선불카드사 서버로의 거래내역 전송 단계보다 먼저 수행된다고 단정할 수 없다.

- 결국 이 사건 특허발명의 최초 명세서 문단번호 [0044]에서의 ‘실시간’의기재는 선불카드사 서버가 위 잔액 통보를 받은 후에는 지체 없이 신용카드사서버로 매입승인 요청을 한다는 것을 강조하는 의미에 불과할 뿐이고, 반면에매입승인 요청이 거래내역 전송보다 먼저 이루어지게 된다는 것을 의미하는것으로 보기는 어렵다.

(3) 검토결과
따라서 ‘선불카드사 서버가 신용카드사 서버로 매입승인을 요청하는단계’가 ‘결제 단말기(402)가 모바일 카드와 거래한 거래내역을 선불카드사 서버로 전송하는 단계’보다 먼저 수행된다는 내용의 이 사건 보정사항은 신규사항의 추가에 해당한다.

(4) 피고의 주장에 대한 판단
피고는, 이 사건 특허발명의 출원시의 기술 상식에 비추어 보아 이 사건 보정사항은 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않을 뿐 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있으므로, 이 사건 보정사항에서 거래내역 전송이전에 매입승인 요청 단계를 실행하도록 한 것은 최초 명세서에 기재된 것과마찬가지인 시간적 순서인 ‘이전’, ‘이후’, ‘동시’ 중 ‘이전’을 선택하여 감축한것으로 볼 수 있다는 취지로 주장한다.그러나 이 사건 특허발명의 최초 명세서에 매입승인 요청 단계와 거래내역전송 단계의 시간적 선후 관계에 관하여 ‘이전’, ‘이후’, ‘동시’ 가운데 어느 것도 기재되어 있지 않은 것은, 이 사건 특허발명의 출원 당시 양 단계를 시간적인 순서에 따라 한정한다는 인식 자체가 없었던 것으로서 그에 관한 기술적 사상이나 내용이 전혀 없었던 것으로 보일 뿐이다(피고도 이 사건 특허발명의 심사과정에서 특허청 심사관의 제안으로 이 사건 보정사항을 추가하게 된 것이라고 진술하고 있다).
따라서 이 사건 보정사항은 이 사건 특허발명에 존재하였던 기술적 사상이나 내용을 선택하여 감축한 것이라기보다는 당초 존재하지 않았던 새로운 기술적 사상이나 내용을 추가한 것에 불과하므로, 이와 다른 전제에 선 피고의위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

(5) 이 사건 심결의 위법 여부
결국, 이 사건 보정사항이 직접 추가된 이 사건 제4, 8항 발명은 물론이 사건 제4항 발명을 직․간접적으로 인용하는 이 사건 제5 내지 7항 발명도신규사항 추가금지의 요건을 흠결하였으므로, 이 사건 제4 내지 8항 발명은그 등록이 무효로 되어야 한다.따라서 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 위법하다.
결론 3. 결 론
그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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