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사건번호 2016허9851 등록무효(특)
판례제목 2016허9851 등록무효(특)
출원번호 2014-7009787호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-05-19
법원명 특허법원
원고 인포브릿지 피티이 엘티디 (INFOBRIDGE PTE, LTD.) 대표이사 양문옥(Yang Moonock)
피고 삼성전자 주식회사 대표이사 권○○, 윤○○, 신○○
판사 박형준 진현섭 김병국
판결결과 등록무효(특)
주문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2016. 11. 28. 2015당2973호 사건에 관하여 한 심결을 취소
한다.
기초사실 기초사실

가. 이 사건 특허발명
1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 2014-7009787호/ 2014. 4. 14./ 2014.
10. 13.
2) 우선권 주장일 / 국제출원일: 2011. 11. 4./2012. 11. 2.
3) 발명의 명칭: 인트라 예측 모드를 유도하는 방법 및 장치
4) 특허권자 : 원고
5) 특허청구범위: 다음과 같다(2016. 7. 15. 정정청구에 의해 정정된 것으로 밑줄친 부분이 정정된 부분이다)
[청구항 1
현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드를 유도하는 방법에 있어서, 모드 그룹 지시자와 예측 모드 인덱스를 엔트로피 복호화하는 단계; 3개의 인트라 예측 모드를 포함하는 MPM 그룹을 구성하는 단계; 상기 모드 그룹 지시자가 상기 MPM 그룹을 나타내는지를 판단하는 단계; 상기 모드 그룹 지시자가 상기 MPM 그룹을 나타내면, 상기 예측 모드 인덱스에 의해 특정되는 상기 MPM그룹 내의 인트라 예측 모드를 현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드로 결정하는 단계; 및 상기 모드 그룹 지시자가 상기 MPM 그룹을 나타내지 않으면, 상기 예측 모드 인덱스와 상기 MPM 그룹 내의 3개의 인트라 예측 모드들을 이용하여 현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드를 유도하는 단계;를 포함하고 (이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드를 유도하는 단계는, 상기 예측 모드 인덱스가 MPM 그룹의 제1 후보자보다 크거나 같으면, 상기 예측 모드 인덱스의 값을 1만큼 증가시키는 단계; 상기 예측모드 인덱스가 MPM 그룹의 제2 후보자보다 크거나 같으면, 상기 예측모드 인덱스의 값을 1만큼 증가시키는 단계; 상기 예측 모드 인덱스가 MPM 그룹의 제3 후보자보다 크거나 같으면, 상기 예측 모드 인덱스의 값을 1만큼 증가시키는 단계; 및 상기 예측 모드 인덱스의 값을 현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드의 모드 번호로 결정하는 단계;를 포함하는(이하 ‘구성요소 2’라 한다) 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도 방법.
청구항 2
삭제
청구항 3
제1항에 있어서, 상기 제1 후보자는 가장 낮은 모드 번호를 갖는 인트라 예측 모드이고, 상기 제2 후보자는 중간 모드 번호를 갖는 인트라 예측 모드이고, 상기 제3 후보자는 가장 높은 모드 번호를 갖는 인트라 예측 모드인 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도 방법.
청구항 4
제1항에 있어서, 상기 3개의 인트라 예측 모드들은 제1 후보자, 제2 후보자 및 제3 후보자를 결정하기 위해 모드 번호의 순서로 재정렬되는 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도 방법.
청구항 5
제1항에 있어서, 상기 MPM 그룹은 좌측 인트라 예측 모드 및 상측 인트라 예측 모드를 이용하여 구성되고, 상기 좌측 인트라 예측 모드 및 상측 인트라 예측 모드가 서로 동일하고 비방향성 모드이면 상기 MPM 그룹은 2개의 비방향성 모드들 및 수직모드를 포함하는 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드유도 방법.
청구항 6
제1항에 있어서, 현재 예측 유닛의 상측 블록 및 좌측 블록 중 하나는 존재하지 않고 다른 하나의 블록의 인트라 예측모드는 이용 가능한 경우, MPM그룹은 상기 이용 가능한 인트라 예측 모드와 2개의 추가 인트라 예측 모드들로 구성되고,상기 2개의 추가 인트라 예측 모드들은 상기 이용 가능한 인트라 예측 모드에 의해 결정되는 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도방법.
청구항 7
제6항에 있어서, 상기 이용 가능한 인트라 예측 모드가 2개의 비방향성 모드들 중 하나이면, 상기 2개의 추가 인트라 예측 모드들은 나머지 하나의 비방향성 모드와 수직 모드이고, 상기 이용 가능한 인트라 예측 모드가 방향성모드이면, 상기 2개의 추가 인트라 예측 모드는 2개의 비방향성 모드인 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도 방법.
청구항 8
제7항에 있어서, 상기 이용 가능한 인트라 예측 모드가 플래너 모드이면, 상기 2개의 추가 인트라 예측 모드들은 DC 모드와 수직 모드이고, 상기 이용 가능한 인트라 예측 모드가 DC 모드이면, 상기 2개의 추가 인트라 예측 모드들은 플래너 모드와 수직모드인 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도방법.
청구항 9
제6항에 있어서, 상기 이용 가능한 인트라 예측 모드가 방향성 인트라 예측 모드들 중 하나이면, 상기 2개의 추가 인트라 예측 모드들은 2개의 비방향성 모드인 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도 방법.
청구항 10
제9항에 있어서, 상기 2개의 비방향성 인트라 예측 모드들은 DC 모드와 플래너 모드인 것을 특징으로 하는 인트라 예측 모드 유도 방법. ]

나. 선행발명(갑 제4호증)
JCTVC-K1003_version 4로 2012. 10. 22. 공개된 HEVC(고효율 비디오규격) 표준에 관한 기술로서, prev_intra_luma_pred_flag10가 TRUE인 경우, candModeList11[mpm_idx]의 값이 IntraPredMode12에 세팅되고, prev_intra_luma_pred_flag가 FALSE인 경우, MPM 그룹 이외의 인트라 예측 모드들 중 rem_intra_luma_pred_mode가 가리키는 인트라 예측 모드에 기초하여 현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드를 유도하는 구성 및 모드 그룹 지시자가 FALSE인 경우 현재 예측유닛의 인트라 예측모드로 최종 결정되는 인트라 예측모드가 MPM 그룹에 속한 3개의 인트라 예측모드를 피해서 결정되는 구성(8.4.2절 참조)을 포함하고 있다.

다. 출원 및 출원인 변경 경위
1) 김철호는 2011. 11. 4. 우리나라 특허청에 출원번호 10-2011-114606호로 특허출원(이하 ‘이 사건 선출원’이라 한다)을 한 후에, 위 특허출원에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 오수미에게 양도하고 그에 따라 2012. 9. 26. 그 출원인 명의가 ‘김철호’에서 ‘오수미’로 변경되었다.
2) 이잉진(Li, Yingjin, 이하 영문 이름의 병기는 생략한다)은 2012. 11. 2. 우리나라를 지정국으로 지정하여 중국 특허청에 특허협력조약에 따른 국제출원(출원번호 PCT/CN2012/83972호로 국제출원, 이하 ‘이 사건 특허출원’이라 한다)을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권주장을 하였다. 그후 이잉진이 이 사건 특허출원에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 제닙 피티이 엘티디(이하 ’제닙‘이라 한다)에게 양도함에 따라 2013. 6. 27. 출원인 명의가 이잉진에서 제닙으로 변경되었고, 2013. 12. 18. 원고가 제닙에게서 이 사건 특허출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받아 이를 원인으로 하여 출원인 명의가 원고로 변경되었다.
3) 그후 이 사건 특허출원은 우리나라의 국내단계로 진입하여 10-2014-7009787호의 출원번호가 부여되고 특허청 심사관에 의한 심사를 거쳐 2014. 10. 13. 특허권설정등록이 이루어졌다.
4) 한편 이 사건 선출원은 2013. 6. 19. 오수미의 취하서 제출로 취하되었다.

라. 정정 및 이 사건 심결의 경위
피고는 2015. 5. 20. 이 사건 특허발명에 대하여 신규성 또는 진보성 흠결을 주장하면서 무효심판을 청구하였다. 원고는 위 심판계속 중 2016. 7. 15. 특허청구범위에 대한 정정청구를 하였는데, 특허심판원은 위 사건을 2015당2973호로 심리한 다음 2016. 11. 28. ‘위 정정청구는 적법하지만, 이 사건 특허발명은 우선권의 주관적 요건을 갖추지 못하여 인정되지 않고, 따라서 각 청구항에 기재된 발명은 선행발명(갑 제4호증)에 의해 신규성이 부정되어 무효로 되어야 한다’고 인용심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

마. 관련 행정사건의 경과
1) 김철호는 별지에 기재된 바와 같이 이 사건 선출원 외에도 우리나라 특허청에 5건의 특허출원(관련 사건에서 특정된 대로 순차적으로 ‘제1출원’ 내지 ‘제5출원’이라 한다)을 한 후에 그에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 오수미에게 양도하여 2012. 9. 26. 오수미로 출원인 명의가 변경되었다. 그후 제1, 3출원에 관하여 오수미는 그에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 장민에게 양도하고 2012. 11. 23. 그에 따른 신고에 따라 출원인이 장민으로 변경되었다.
2) 그후 이잉진은 위 각 선출원에 기초하여 우선권주장을 하면서 중국 특허청에 특허협력조약에 따른 국제출원을 하면서 우리나라를 지정국으로 지정하였다(상세한 출원일자 및 출원번호는 별지 기재 참조). 그후 이잉진은 위 5건의 각 국제출원에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 제닙 및 원고에게 양도하였고, 그에 따라 출원인 명의변경이 이루어졌다.
3) 한편 위 각 국제출원은 우리나라의 국내단계로 진입하여 각 특허출원번호가 부여되었다. 그후 특허청장은 위 각 특허출원의 국제출원일 당시에 그 출원인과 우선권의 선출원의 출원인이 일치하지 않는다는 이유로 출원인에게 보정을 요구하였고, 출원인인 원고와 제닙은 특허청장에게 국제출원 전에 이잉진이 오수미 및 장민으로부터 특허출원발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도받았다고 주장하면서 이잉진과 오수미 또는 장민 사이에 체결된 권리이전계약서를 제출하였다. 그러나 특허청장은 후출원의 출원시점에, 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원인은 ‘장민 또는 오수미’로서 ‘이잉진’과 일치하지 않으며, 원고와 제닙이 위와 같이 제출한 ‘권리이전계약서’는 후출원의 출원시점에 후출원인이 선출원인의 적법한 승계인임을 증명하는 서류에 해당하지 않는다는 이유로 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제16조 제1항에 따라 각 우선권 주장을 무효로 하는 처분을 하였다.
4) 이에 대하여 원고와 제닙은 행정법원 2015구합51507호로 위 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 행정법원은 2015. 11. 26. 위 처분이 적법하다고 판단하여 위 청구를 기각하였다. 이에 원고와 제닙이 서울고등법원 2016누30905호로 항소하였으나 2016. 10. 11. 항소기각판결이 선고되었으며, 현재 대법원 2016두58543호로 상고심에 계속 중에 있다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1, 4호증, 을 제2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
당사자의 주장 요지 당사자 주장의 요지

가. 원고
1) 이 사건 특허발명에 대하여 우선권이 인정되지 않는 경우 각 청구항에 기재된 발명은 모두 선행발명(갑 제4호증)에 의해 신규성이 부정된다는 점에 관하여 다투지 않는다.
2) 구 특허법 제55조는 선·후출원에 대한 권리가 같은 권리자에게 속할 것을 요구하는 것이고, 같은 법 제38조는 권리의 승계와 관련하여 제3자와의 관계에서 출원인 지위를 인정받기 위한 요건을 정한 것으로서 위 규정들은 그 입법취지와 목적을 달리하므로, 같은 법 제55조 제1항에 따른 우선권 주장을 하기 위해서는 선출원인으로부터 적법하게 권리를 이전받으면 족한 것이지 반드시 같은 법 제38조 제4항에 따라 출원인변경신고까지 마쳐야 한다고 해석할 수는 없다. 따라서 이 사건 특허발명의 출원인 이잉진은 후출원 전에 선출원의 출원인인 오수미로부터 정당하게 이 사건 특허발명에 관한 권리를 승계한 후, 이 사건 특허발명을 출원하면서 선출원에 기초하여 우선권을 주장한 것이므로 우선권에 관한 주관적 요건이 충족되어 우선권이 인정되어야 한다.
3) 무효심판에서는 구 특허법 제133조 제1항에 열거된 요건이 충족되는지 여부에 관하여서만 심리되어야 하고, 절차적인 사유인 우선권의 인정 여부는 무효심판에서는 심리될 수 없는 사유임에도 이 사건 심결은 우선권의 인정 여부에 관하여 판단하였으므로 여기에는 무효심판의 심리범위를 벗어난 위법이 있다.
4) 원고 또는 이 사건 특허출원의 출원인 이잉진은 무효심판단계나 그 전에 이 사건 특허발명 또는 그 출원발명에 대하여 우선권이 인정되지 않는다는 점에 관하여 특허청이나 특허심판원으로부터 어떠한 의견제출의 기회나 보정기회도 부여받지 못하였으므로, 그와 같은 위법한 절차에 따라 이루어진 이 사건 심결은 위법하다.
5) 특허청은 이 사건 특허출원의 우선권이 인정된다는 점에 관하여 공적으로 견해를 표명하였는데, 사후에 이에 대하여 상반된 판단을 하는 것은 위법하다.
6) 따라서, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 부적법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고
1) 우선권이 인정되기 위해서는 우선권 주장을 수반하는 후출원의 출원인은 그 출원시점에 우선권 주장의 기초로 되는 선출원의 출원인이거나 정당한 승계인이어야 하고, 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인으로부터 권리를 승계하였다면 후출원의 출원일 전까지 구 특허법 제38조 제4항에 따라 선출원에 대한 출원인변경신고까지 마쳐야 하는데, 이 사건 특허발명은 위와 같은 주관적 요건을 충족하지 못하였으므로 우선권이 인정되어서는 안 된다.
2) 특허심판단계에서 신규성이나 진보성 등의 특허요건을 판단하기 위해 특허발명의 우선권의 요건을 갖추었는지 여부를 판단할 수 있다.
3) 따라서 이 사건 특허발명은 우선권이 불인정되어 그 출원일 전에 공지된 선행발명에 의해 신규성이 부정되므로 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 이 법원의 판단

피고는 이 사건 심결 중 특허심판원이 이 사건 정정청구를 적법한 것으로 보아 이를 인정한 부분에 관하여는 다투지 아니하고, 달리 위 정정인정의 심결이 부적법하다고 볼 만한 사유가 없으므로, 이하에서는 곧바로 이 사건 쟁점에 관하여 판단하되, 먼저 이 사건 특허발명에 우선권을 인정하지 아니한 이 사건 심결이 위법한지 여부에 관하여 살펴본다.
가. 우선권을 불인정한 이 사건 심결의 위법 여부
1) 이 사건 특허발명의 우선권 인정 여부
가) 특허협력조약 제8조 (2)(b)에 따르면, 자국의 선출원에 기초하여 우선권주장을 수반하는 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것이 허용되고(이른바 'PCT 자기지정 출원‘), 이 경우 우선권 주장의 조건 및 효과는 당해 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의하는 것으로 규정되어 있다.
그런데 구 특허법 제55조 제1항 본문은, ‘특허를 받으려는 자는 자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 한 출원(이하 ‘선출원’이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다‘라고 규정하고, 구 특허법 제199조 제1항은 "「특허협력조약」에 의하여 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다."라고 규정하고 있다. 즉, 우리나라 특허법은 이른바 국내우선권 주장을 하기 위해서는 후출원인 자신이 선출원에 대하여 ’특허를 받을 수 있는 권리‘를 보유할 것을 요구하고 있는바, 이는 곧 후출원인이 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인일 것을 요하는 것으로 해석함이 타당하다. 이러한 해석이 법규정의 문언에 부합할 뿐만 아니라 선출원된 발명에 포함되는 일련의 발명에 대하여 이를 합치거나 추가해서 하나의 출원으로 정리해서 출원할 수 있도록 하기 위하여 마련된 구 특허법 제55조 소정의 이른바 국내우선권 주장 제도의 취지에도 부합하는 것이다.
그리고 구 특허법 제38조 제4항은 ‘특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인 변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다’고 규정하고 있는데, 이는 특허출원 이후의 권리관계를 명확히 하기 위한 취지의 규정으로, 그 문언의 내용 및 같은 조 제1항이 특허출원 전의 승계의 경우에는 특허출원 여부를 대항력으로 규정하고 있는 것과 대비하여 보더라도 이는 특정승계의 효력발생요건으로 규정하였음이
명백하다고 할 것이다.
나) 위와 같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 특허출원과 같이 대한민국을 지정국으로 한 ‘PCT 자기지정 출원’의 경우, 우선권 주장의 요건을 갖추었는지 여부는 지정국의 관청인 우리나라의 특허청이 심사하는 것으로서, 중국 특허청에 후출원(이 사건 특허출원)이 출원된 시점을 기준으로 판단되어야 하는 것이며, 나아가 선출원에 대한 우선권 주장을 수반하는 후출원을 한 후출원인은 그 특허출원시에 선출원인과 동일인이거나 그 적법한 승계인이어야 하고, 후출원인이 선출원인의 특허출원 후 특정승계의 방법으로 그 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 경우에는 특허출원인 변경신고를 하지 아니하면 그 권리승계의 효력이 발생하지 않는다고 봄이 타당하다.
다) 그런데 이 사건에서 이잉진이 후출원으로서 이 사건 특허출원을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권 주장을 하였고, 원고는 이잉진으로부터 이 사건 특허출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양수하고 출원인명의를 변경하여 그 권리를 승계하였음은 앞서 본 바와 같다.
그러나 이 사건 선출원에 관하여 이잉진 앞으로 출원인명의 변경신고가 이루어지지 아니하여 국내법상 이 사건 선출원에 관한 권리승계의 효력이 발생하지 아니하였으므로, 이 사건 선출원에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 사람은 ‘이잉진’이 아니라 여전히 ‘오수미’로 볼 수밖에 없다. 따라서 설령 이잉진이 후출원 전에 오수미로부터 이 사건 선출원 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 다음 후출원으로서 이 사건 특허출원을 하면서 이 사건 선출원에 기초하여 우선권 주장을 하였더라도, 이잉진은 선출원에 기초한 우선권을 주장할 수 있는 사람이라고 할 수 없다.
라) 따라서 이 사건 특허출원은 위와 같은 우선권이 인정되기 위한 주관적 요건을 갖추지 못하였으므로 그 우선권이 인정될 수 없다.
2) 무효심판에서 우선권이 인정되지 않는다고 판단한 것이 위법한지 여부
다음과 같은 사정을 종합하면, 신규성 또는 진보성의 흠결 여부를 판단하는 특허심판원으로서는 그 선결문제로서 우선권이 인정되는지 여부를 심리하여 판단할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 심결에 그 심리범위를 벗어난 위법이 있다고 할 수 없다.
① 이 사건의 무효심판에서 주장된 무효사유는 이 사건 특허발명이 선행발명(갑 제4호증)에 의하여 신규성이나 진보성이 부정된다는 것인데, 위 선행발명이 공개된 시점이 우선일(선출원의 출원일)과 이 사건 특허발명의 국제출원일 사이에 있는 경우로서, 이 사건 심결에서는 이 사건 특허발명의 우선권을 불인정한다고 판단하고, 위 선행발명에 의해 이 사건 특허발명의 신규성이 부정된다고 판단하였다. 무효심판에서 특정 선행발명에 의하여 특허발명의 신규성이나 진보성이 부정된다고 주장되는 경우, 먼저 위 선행발명이 특허발명의 출원일 전에 공개된 것이어서 이를 신규성 또는 진보성 부정의 증거로 삼을 수 있는지를 판단하여야 하고, 이후 선행발명과 특허발명을 대비하여 신규성, 진보성 등이 부정되는지에 관한 실질적 판단에 나아가게 된다. 그런데 우선권이 주장을 수반하는 특허발명의 경우는 우선권이 인정되는지 여부에 따라 특허요건의 적용시점이 달라지므로, 그 우선권 인정 여부는 신규성 또는 진보성 흠결여부를 있어 하나의 선결문제로 된다.
② 우선권 주장을 수반하는 후출원에 선출원에 포함되지 않은 발명이 포함된 경우라도, 우선권의 효력은 선·후출원에서 동일성이 인정되는 발명의 범위에 대하여서만 부여된다(구 특허법 제55조 제3항 참조). 그런데 현행 특허출원 절차에서는 이러한 부분적인 우선권이 인정되는 경우에도 그 객관적 범위를 특정하거나 명시하는 방법이 없기 때문에 후출원 전체가 선출원에 기초한 우선권주장을 한 것으로 절차가 처리될 것이다. 그런데 그후 후출원에 대하여 특허권이 설정등록된 후에 제3자가 그 우선일인 선출원일과 후출원일 사이에 후출원에만 포함된 발명이 공지되었으므로 그 특허발명이 무효로 되어야 한다고 주장하는 경우를 가정하면, 만일 원고가 주장하는 바와 같이 무효심판에서 우선권의 인정 여부를 판단할 수 없다고 한다면, 후출원에만 포함된 발명의 특허요건 판단시점 역시 우선일로 소급하여 판단되는 결론에 이르게 되나, 이는 우선권의 효력은 선·후출원 발명 중 동일한 범위에서만 인정되어야 한다는 위 특허법 규정에 배치된다.
③ 특허법에는 우선권의 인정 여부에 관하여 제3자가 다툴 수 있는 절차가 따로 마련되어 있지 않다. 따라서 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 설정 등록된 경우, 제3자로서는 그 무효심판절차에서 실체적·절차적 요건 흠결 등을 이유로 우선권이 인정되어서는 안 된다는 취지로 다툴 수 있다고 보아야 할것이다.20)
3) 의견제출기회나 보정기회가 부여되지 않은 것이 위법한지 여부
가) 구 특허법 제62조는 심사관이 특허거절결정을 하고자 할 때에는 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하고 있는데 이는 심사단계에서 출원인에게 불이익한 처분을 하기 전에 반론 또는 시정의 기회를 부여하기 위함이다.
따라서 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않은 채 우선권주장의 불인정으로 인하여 생긴 거절이유를 들어 특허거절결정을 하는 것은 구 특허법 제63조 본문에 위반되어 위법하다고 할 것이지만(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결 참조), 이 사건에서와 같이 특허등록이 마쳐진 후 무효심판절차에서 우선권 인정 여부가 다투어지는 경우에도 구 특허법 제62조가 정한 바와 같이 거절이유통지를 거쳐야 한다고 볼 수는 없다.
또한 갑 제3호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 무효심판에서 피고가 한 우선권 불인정 주장에 대하여 원고로서는 실질적인 반론 기회를 부여받았고, 이 사건 심결이유에서도 우선권이 인정되지 않는 근거에 관하여 충분한 이유가 적시되었음을 인정할 수 있으므로, 이 사건 심결에 원고의 위 주장과 같은 위법사유가 있다고 할 수 없다.
나) 한편 특허법은 특허청장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 이 법에 따른 방식을 위반한 경우에 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고(구 특허법 제46조 제2호), 위 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다(구 특허법 제16조 제1항)고 규정하고 있으나, 이 사건에서는 그 우선권 주장을 무효로 하는 처분이 이루어진 바가 없고, 설령 이 사건 무효심판에서 보정의 기회가 부여된다고 하더라도 그 하자를 보정할 수 있는 방법은 선출원의 출원인 명의를 ‘오수미’에서 ‘이잉진’으로 변경하여 선·후출원의 출원인을 동일하게 하는 것이 유일한데(후출원일 이후에 선출원의 명의인을 후출원의 명의인과 동일하게 변경하는 것으로 그 하자가 치유되는지 여부는 별론으로 한다), 이 사건에서 무효심판이 제기된 때 (2015. 5. 20.)에는 이미 선출원이 취하된(2013. 6. 19.) 이후이므로 특허권자가 이러한 보정기회를 부여받았다고 하더라도 그 하자를 시정하는 것은 불가
능하다고 보지 않을 수 없다.
따라서, 이 사건 무효심판절차에서 우선권 절차에 관한 하자를 보정할 기회가 부여되지 않았다고 하더라도 이를 위법하다고 할 수는 없다.
4) 우선권의 인정에 관하여 특허청의 공적 견해의 표명이 이루어졌으며, 사후에 그에 대한 상반된 판단을 하는 것이 위법한지 여부
가) 갑 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 특허발명의 특허공보 및 특허등록공보에 우선일로서 2011. 11. 4.로 적시된 사실은 인정되나, 이는 특허출원시에 출원인 이잉진이 주장한 우선권 주장에 따른 우선일을 그대로 공부상에 옮긴 것에 불과하여 이를 두고 특허청이 그 우선권이 인정된다는 점에 관하여 공적 견해를 표명한 것이라고 볼 수는 없다.
나) 설령 우선권의 인정 여부에 관한 특허청의 공적 견해의 표명이 이루어진 것으로 본다더라도, 어떤 발명에 대하여 특허권 설정등록 처분이 이루어진 경우 이는 그 특허출원의 심사 당시를 기준으로 특허요건을 부정할 사유가 심사관에 의해 발견되지 않았다는 소극적인 의미를 가지는 것에 불과하다. 그러므로 심사관 또는 제3자는 이후에도 특허요건을 부정할 수 있는 선행기술에 터 잡아 무효심판을 청구함으로써 그 특허권 설정등록을 무효로 할 수 있는 것
이다. 더욱이 이 사건과 같이 우선권 불인정 사유가 출원단계에서 발견되지 않았다가 특허권 설정등록이 마쳐진 후에 무효심판단계에서 비로소 다투어지는 경우, 그에 관한 판단을 다른 특허요건의 판단과 달리 취급하여야 할 합리적 이유가 없고, 이는 특허청이 출원단계에서 우선권이 인정된다고 판단한 경우라도 하여 다르지 않다.
5) 소결론
따라서 이 사건 특허발명에 우선권을 인정하지 않은 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법사유가 없다.

나. 이 사건 특허발명의 신규성 유무
1) 이 사건 제1항 발명
이 사건 제1항 발명은 현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드를 유도하는 단계에 관한 발명으로서, 아래의 구성요소 1과 구성요소 2를 포함하여 구성되어 있다.
(1) 구성요소 1의 대비
구성요소 1은 현재 예측 유닛의 인트라 예측모드를 유도하는 단계로서, 「모드 그룹 지시자와 예측모드 인덱스를 엔트로피 복호화하는 단계; 3개의 인트라 예측모드를 포함하는 MPM 그룹을 구성하는 단계; 모드 그룹 지시자가 MPM 그룹을 나타내는지를 판단하는 단계; 모드 그룹 지시자가 MPM 그룹을 나타내면, 예측모드 인덱스에 의해 특정되는 MPM 그룹 내의 인트라 예측모드를 현재 예측유닛의 인트라 예측모드로 결정하는 단계; 및 모드 그룹 지시자가 MPM 그룹을 나타내지 않으면, 예측모드 인덱스와 MPM 그룹 내의 3개의 인트라 예측모드들을 이용하여 현재 예측유닛의 인트라 예측모드를 유도하는 단계」로 되어 있다.
즉 구성요소 1은 인트라 예측모드 그룹 지시자의 값에 따라 MPM 그룹 또는 MPM 그룹을 제외한 모드들 중 현재 예측유닛의 인트라 예측모드를 선정하는 것을 특징으로 한다.
그런데, 이는 선행발명의 ① previntralumapred flag10가 TRUE인 경우 candModeList11 [mpm_idx]의값이 IntraPredMode12로 세팅되고, ② previntralumapred flag가 FALSE인 경우 MPM 그룹 이외의 인트라 예측모드들 중 remintralumapred mode가 가리키는 인트라 예측 모드에 기초하여 현재 예측 유닛의 인트라 예측 모드를 유도하는 것(8.4.2절 참조)과 실질적으로 동일하다.
(2) 구성요소 2의 대비
구성요소 2는 현재 예측유닛의 인트라 예측모드를 유도하는 단계로서, 「예측모드 인덱스가 MPM 그룹의 제1 후보자보다 크거나 같으면, 예측모드 인덱스의 값을 1만큼 증가시키는 단계; 예측모드 인덱스가 MPM 그룹의 제2후보자보다 크거나 같으면, 예측모드 인덱스의 값을 1만큼 증가시키는 단계; 예측모드 인덱스가 MPM 그룹의 제3 후보자보다 크거나 같으면, 예측모드 인덱스의 값을 1만큼 증가시키는 단계; 및 예측모드 인덱스의 값을 현재 예측유닛의 인트라 예측모드의 모드번호로 결정하는 단계」로 되어 있다.
즉 구성요소 2는 MPM 그룹을 제외한 모드들 중 현재 예측유닛의 인트라 예측모드를 선정할 때, 예측모드 인덱스를 초기치에서 시작하여, MPM 그룹 내 모드들과 비교하면서 MPM 그룹과 겹치지 않는 모드 값을 선정하는 것을 특징으로 한다.
그런데, 이는 선행발명의 ‘모드 그룹 지시자가 FALSE인 경우, 현재 예측유닛의 인트라 예측모드로 최종 결정되는 인트라 예측모드는 MPM 그룹에 속한 3개의 인트라 예측모드를 피해서 결정되는 구성(8.4.2절 참조)’과 실질적으로동일하다.
(3) 소결론
또한 이 사건 제1항 발명과 선행발명은 모두 복수개의 MPM 후보자들을 이용함으로써 현재 블록의 인트라 예측모드 부호화 효율을 향상시키는 효과를 갖는다는 점에서 동일하다.
따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소들은 모두 선행발명의 구성요소와 모두 동일하고, 그로 인한 효과 역시 동일하므로, 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
2) 이 사건 제3항 발명
이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로 「제1 후보자는 가장 낮은 모드번호를 갖는 인트라 예측모드이고, 제2 후보자는 중간 모드번호를 갖는 인트라 예측모드이고, 제3 후보자는 가장 높은 모드번호를 갖는 인트라 예측모드인 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제1항 발명을 한정하고 있다.
그런데 위 추가된 구성요소는, 선행발명의 ‘MPM 그룹에 속한 각 인트라 예측모드들을 모드번호를 기준으로 올림차순으로 정렬하는 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
따라서 이 사건 제3항 발명의 구성요소들은 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하므로 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
3) 이 사건 제4항 발명
이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로 「3개의 인트라 예측모드들은 제1 후보자, 제2 후보자 및 제3 후보자를 결정하기 위해 모드번호의 순서로 재 정렬되는 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제1항 발명을 한정하고 있다.
그런데 위 추가된 구성요소는 선행발명의 ‘MPM 그룹에 속한 각 인트라 예측모드들을 모드번호를 기준으로 올림차순으로 정렬하는 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
따라서 이 사건 제4항 발명의 구성요소들은 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하므로 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
4) 이 사건 제5항 발명
이 사건 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로 「MPM 그룹은 좌측 인트라 예측모드 및 상측 인트라 예측모드를 이용하여 구성되고, 좌측 인트라 예측모드 및 상측 인트라 예측모드가 서로 동일하고 비방향성 모드이면 MPM 그룹은 2개의 비방향성 모드들 및 수직모드를 포함하는 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제1항 발명을 한정하고 있다.
그런데, 위 추가된 구성요소는 선행발명의 ‘3개의 모드로 구성된 MPM의 구성은, 좌측모드와 우측모드가 동일하고 비방향성 모드일 때(Intra_Planar 또는 Intra_DC),MPM이 Intra_Planar,Intra_DC 및 수직 모드로 구성되는 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
따라서 이 사건 제5항 발명의 구성요소들은 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하므로 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
5) 이 사건 제6항 발명
이 사건 제6항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로 「현재 예측 유닛의 상측블록 및 좌측블록 중 하나는 존재하지 않고 다른 하나의 블록의 인트라 예측모드는 이용 가능한 경우, MPM 그룹은 이용 가능한 인트라 예측모드와 2개의 추가 인트라 예측모드들로 구성되고, 2개의 추가 인트라 예측모드들은 이용 가능한 인트라 예측모드에 의해 결정되는 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제1항 발명을 한정하고 있다.
그런데 위 추가된 구성요소는 선행발명의 ‘좌측/상측 영역이 픽쳐 영역 밖인 경우 availableN을 FALSE로 세팅하고 이용가능한 예측모드에 의해 2개의 추가 인트라 예측모드들이 결정되는 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
따라서 이 사건 제6항 발명의 구성요소들은 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하므로 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
6) 이 사건 제7항 발명
이 사건 제7항 발명은 이 사건 제6항 발명의 종속항으로 「이용가능한 인트라 예측모드가 2개의 비방향성 모드들 중 하나이면, 2개의 추가 인트라 예측모드들은 나머지 하나의 비방향성 모드와 수직모드이고, 상기 이용 가능한 인트라 예측모드가 방향성 모드이면, 2개의 추가 인트라 예측모드는 2개의 비방향성 모드인 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제6항 발명을 한정하고 있다.
그런데 위 추가된 구성요소는 선행발명의 ‘이용가능 모드가 비방향성 모드이면 2개의 추가 인트라 예측모드는 나머지 비방향성 모드 및 수직모드로 세팅되고 이용가능 모드가 방향성 모드이면 2개의 추가 인트라 예측모드는 DC 모드 및 플래너 모드로 세팅되는 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
또한 이 사건 제6항 발명의 구성요소들이 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제7항 발명의 구성요소들 역시 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다.
따라서, 이 사건 제7항 발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
7) 이 사건 제8항 발명
이 사건 제8항 발명은 이 사건 제7항 발명의 종속항으로 「이용 가능한 인트라 예측모드가 플래너 모드이면, 2개의 추가 인트라 예측모드들은 DC 모드와 수직모드이고, 이용가능한 인트라 예측모드가 DC 모드이면, 2개의 추가 인트라 예측모드들은 플래너 모드와 수직모드인 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제7항 발명을 한정하고 있다.
그런데 위 추가된 구성요소는 선행발명의 ‘이용가능한 모드가 플래너 모드이면 2개의 추가모드는 DC 모드와 수직 모드이고, 이용 가능한 모드가 DC 모드이면 2개의 모드는 플래너 모드와 수직모드인 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
또한 이 사건 제7항 발명의 구성요소들이 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제8항 발명의 구성요소들 역시 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다.
따라서, 이 사건 제8항 발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
8) 이 사건 제9항 발명
이 사건 제9항 발명은 이 사건 제6항 발명의 종속항으로 「이용가능한 인트라 예측모드가 방향성 인트라 예측모드들 중 하나이면, 2개의 추가 인트라 예측모드들은 2개의 비방향성 모드인 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제6항 발명을 한정하고 있다.
그런데, 위 추가된 구성요소는 선행발명의 ‘이용가능한 모드가 방향성 모드이면 2개의 추가모드는 DC 모드 및 플래너 모드인 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
또한 이 사건 제6항 발명의 구성요소들이 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제9항 발명의 구성요소들 역시 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다.
따라서, 이 사건 제9항 발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.
9) 이 사건 제10항 발명
이 사건 제10항 발명은 이 사건 제9항 발명의 종속항으로 「2개의 비방향성 인트라 예측모드들은 DC 모드와 플래너 모드인 것」이라는 구성요소를 추가하여 이 사건 제9항 발명을 한정하고 있다.
그런데, 위 추가된 구성요소는 선행발명의 ‘이용가능한 모드가 방향성 모드이면 2개의 추가모드는 DC 모드 및 플래너 모드인 것(8.4.2절 참조)’과 실질적으로 동일하다.
또한 이 사건 제9항 발명의 구성요소들이 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다는 점은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 제10항 발명의 구성요소들 역시 모두 선행발명에 기재된 구성요소들과 동일하다.
따라서 이 사건 제10항 발명은 선행발명에 의해 신규성이 부정된다.

다. 소결론
이 사건 특허발명의 우선권이 인정되지 않고, 각 청구항에 기재된 발명들은 모두 선행발명에 의해 신규성이 부정되므로(원고는 이 점을 다투지 않고 있다), 이 사건 특허발명은 무효로 되어야 한다.
따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결에는 원고가 주장하는 위법사유가 없다.
결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.


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