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사건번호 2016허7489 권리범위확인(특)
판례제목 2016허7489 권리범위확인(특)
출원번호 제10-1120579호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-12-01
법원명 특허법원
원고 1. 주식회사 경도기업 대표이사 양○○ 2. 변○○
피고 오○○
판사 김환수 최종선 장현진
판결결과 권리범위확인(특)
주문 1. 특허심판원이 2016. 1. 5. 2014당3041호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 기초 사실
가. 이 사건 특허발명 (갑 제2호증)
1) 명칭: 장갑 중간피의 테두리부 접착방법
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2009. 12. 4./ 2012. 2. 20./ 제10-1120579호
3) 특허권자: 피고
4) 청구범위
【청구항 1】내피, 외피 및 중간피로 이루어진 장갑의 중간피의 테두리부 접착방법에 있어서, 상기 중간피 두 장을 덧대되, 상기 중간피 사이에 상기 중간피와 형상 및 크기가 동일한 핫멜트를 개재하는 단계; 두 장을 덧댄 상기 중간피의 손이 삽입되는 개구부를 제외한 테두리부를 고주파로 융착하는 단계; 및 상기 고주파 융착 후 상기 개구부를 통해 접착되지 않은 상기 핫멜트를 분리하는 단계;를 포함하여 이루어진 장갑 중간피의 테두리부 접착방법(이하 청구항 1에 기재된 발명을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).
5) 주요 도면

나. 확인대상발명
피고가 원고들이 실시한다고 특정한 ‘테두리부가 접착된 중간피를 갖는 장갑’에 관한 것으로서, 그 설명서 및 도면은 [별지]와 같다.

다. 선행발명
1) 선행발명 1 (갑 제6호증)
가) 1998. 6. 16. 공고된 미국특허공보 US 5,766,400호에 실린 "조립식 다층의 신축성 있는 제품의 생산방법 및 그로부터 도출되는 개선된 밀봉 프로파일을 가지는 제품"에 관한 것이다.
나) 주요 내용
조립식의 다층의 신축성 있는 제품을 만드는 방법에 있어서, a) 제1 기재(substrate) 직물을 합성 필름막 위에 나란히 겹쳐 놓아 상부 섹션을 형성하는 단계, b) 제2 기재 직물과 다른 합성 필름막으로 겹치는 단계를 반복하여 하부 섹션을 형성하는 단계, c) 상부 섹션과 하부 섹션 사이에 열가소성 필름을 배치하는 단계, d) 상부 섹션, 열가소성 필름, 하부 섹션을 함께 고주파 융착하여 외측 가장자리 주위에 미리 정해진 형상으로 누출 방지 밀봉을 제공하는 단계, e) 미리 정해진 너비 내에서 솔기가 마무리되도록 융착된 재료를 재단하는 단계, f) 융착 단계에서 사용되지 않은 열가소성 필름의 잔여 부분을 개구부 부분을 통해 제거하는 단계로 이루어진 조립식의 다층의 신축성 있는 제품을 만드는 방법(청구항 1, 칼럼 3의 59~66행, 칼럼 5의 33~37행ö).
2) 선행발명 2 (갑 제5호증)
1984. 2. 14. 공고된 미국 특허공보 US 4,430,759호에 실린 “장갑”에 관한 것이다.
3) 선행발명 3 (갑 제9호증)
2005. 10. 13. 공고된 대한민국 등록실용신안공보 제20-0398602호에 실린 “방수용 장갑의 중간피 봉접 구조”에 관한 것이다.

라. 절차의 경위
1) 피고는 2014. 11. 26. 원고들을 상대로 특허심판원에 “확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다”는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2014당3041호)을 청구하였다.
2) 이에 대해 특허심판원은 2016. 1. 5. “확인대상발명은 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었고, 실물 사진 등에 비추어 볼 때, 원고들이 실제 실시하였던 것으로 인정되며, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다”는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 갑 제9호증의 각 기재, 변론전체의 취지
당사자의 주장 요지 당사자 주장의 요지
가. 원고들 주장의 심결위법사유
1) 원고들의 장갑 제품은 이 사건 제1항 발명과 달리 핫멜트를 개재하여 중간피를 융착한 후에 장갑 모양으로 재단을 하며, 고주파 융착 공정 중간에 잔여 핫멜트를 제거하는 방식(이른바 ‘선융착 후 재단 방식’, 이하 ‘실시주장발명’이라 한다)을 사용하여 제조된다. 또한 확인대상발명의 장갑 제품은 피고가 이 사건 특허발명의 출원 전에 주식회사 산청에 이 사건 특허발명의 실시품을 납품하여 공연히 실시된 물건이고, 선행발명 1에 의해 공지된 물건과도 동일하
므로, 특허법 제129조 생산방법의 추정 규정이 적용되지 않는다. 따라서 원고들이 실시하지 않는 확인대상발명을 대상으로 한 심판청구는 확인의 이익이 없어서 부적법하다.30)
2) 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의해 신규성이 부정되므로, 그 권리범위를 인정할 수 없다.
3) 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3으로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.
4) 결국 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장
1) 원고들은 확인대상발명 사진과 같은 제품을 실시하였고, 이는 이 사건 제1항 발명에 의해 생산한 물건과 동일한 물건이므로, 특허법 제129조에 따라 원고들이 확인대상발명을 실시하는 것으로 추정된다. 또한, 선행발명 1에 도시된 장갑 제품은 위치잡이 탭을 가진 것이어서 이 사건 제1항 발명에 의해 생산된 물건과 동일한 물건이 아니며, 피고가 주식회사 산청에 납품한 내피는 그 자체로는 판매용이 아니고 소방용 안전장갑의 원자재에 불과하며, 소방용 안전장갑은 한국소방산업기술원의 검사를 받아야 판매가 가능하므로, 합격검사를 받은 2009. 12. 14. 전에는 불특정 다수인에게 알려질 수 있는 상태에 있지않았다.
2) 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의해 신규성이 부정되지 않고, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다.
3) 확인대상발명은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3으로부터 용이하게 실시할 수 없어 자유실시기술에 해당하지 않는다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 원고들이 확인대상발명을 실시하였는지 여부
가. 관련 법리
특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 하고(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조), 이는 심판청구인이 특정한 대비되는 발명과 피심판청구인이 과거에 실시한 적이 있는 발명 사이에 동일성이 문제되는 경우에도 마찬가지이다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836판결 참조).
한편, 특허법 제129조에 의하면 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정하되, 다만 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있어 동일한 물건이 위 규정에 따라 생산방법의 추정을 받으려면, 그 출원 전에 공개되지 아니한 신규한 물건이라 야 한다(대법원 2005. 10. 27. 선고 2003다37792 판결 참조).

나. 이 사건 제품이 이 사건 제1항 발명의 방법에 의하여 생산된 것으로 추정되는지 여부
1) 특허법 제129조 단서 해당 여부
가) 먼저 이 사건 특허발명의 출원 전에 선행발명 1에 의해 국내에서 공지되었거나, 국내 또는 국외에서 반포된 선행발명 1이 실린 특허명세서(갑 제6호증)에 게재된 물건이 이 사건 제1항 발명의 방법에 의해 생산된 물건과 동일한지 여부에 대해 살펴본다.
나) 이 사건 제1항 발명의 방법에 의해 생산된 물건
이 사건 제1항 발명은, 중간피 두 장 사이에 중간피와 형상 및 크기가 동일한 핫멜트를 개재하고, 개구부를 제외한 테두리부를 고주파로 융착한 뒤 개구부를 통해 접착되지 않은 상기 핫멜트를 분리하는 방식으로 장갑 중간피의 테두리부를 접착하여 중간피를 제작한다.
또한, 다음과 같은 사정에 비추어보면, 이 사건 제1항 발명에서 ‘중간피’는 장갑 모양으로 재단된 것을 의미하고, 중간피를 장갑 모양으로 재단하는 단계가 중간피 사이에 핫멜트를 개재하는 단계에 앞서 수행된다.
① 이 사건 특허발명은 내피, 외피 및 중간피로 이루어진 장갑에 관한 것인데, 중간피는 내피와 외피 사이에 부착되는 것으로, 장갑의 사용 용도에 따라 그 재질을 달리할 수 있으며, 소방용 장갑이나 방수 및 방한용 장갑 등의 경우 외피는 주로 방수용 재질로, 내피는 보온용 재질로 이루어지게 되며, 중간피는 방습성 및 내열성이 우수한 재질을 사용하게 된다(갑 제2호증 문단번호 [2], [3] 참조).
② 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 중간피 사이에 개재되는 핫멜트가 중간피와 형상 및 크기가 동일하다고 기재되어 있는데, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 의하면, “장갑 형상과 동일한 모양의 핫멜트를 상기 중간피 사이에 개재하고 접착부위(개구부를 제외한 테두리부)를 고추파 융착”시키므로, 결국 중간피는 융착 전에 핫멜트와 같은 장갑 형상으로 재단된 상태를 전제로 한다(갑 제2호증 문단번호 [1] 참조).
③ 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 중간피의 제조방법에 관하여, “등록실용신안 출원번호 20-2005-0020419(명칭: 방수용 장갑의 중간피 봉접구조)에서 설명한 바 있으므로 이에 대한 자세한 설명은 생략하도록 한다”고 기재하고 있는데(갑 제2호증 문단번호 [4] 참조), 위 등록실용신안의 명세서(갑 제6호증, 선행발명 3)에는 중간피의 제조방법에 대해, “먼저 중간피는 장갑의 형상으로 내·외부재를 동일하게 각각 재단한 다음, 내·외부재를 상호 일치시키고, 고주파 성형기로써 가장자리를 열융착시켜 중간피를 제조하게 된다”고 기재하여 장갑 형상으로 재단된 것을 중간피로 부르고 있다(갑 제6호증 2면 21~22행 참조).
④ 이 사건 제1항 발명은 내피, 외피 및 중간피로 이루어진 장갑의 중간피 테두리부 접착방법에 관한 것인데, 이 사건 특허발명의 명세서에는 중간피의 테두리부를 접착하는 방법만을 기재하고 있을 뿐 이후 이를 장갑 모양으로 재단하는 단계에 관하여는 아무런 기재가 없다.
다) 선행발명 1에 의해 공지된 물건과 이 사건 제1항 발명의 방법에 의해 생산된 물건이 동일한지 여부
선행발명 1을 이 사건 제1항 발명과 대비하여 보면, ① 상부 섹션과 하부 섹션(두 장의 중간피) 사이에 열가소성 필름(핫멜트)를 개재하고, ② 상부 섹션과 하부 섹션(중간피)와 열가소성 필름(핫멜트)의 외측 가장자리(테두리부)를 고주파로 융착하며, ③ 사용되지 않은 열가소성 필름(핫멜트)을 제거하는 단계를 포함하는 중간피 제조 방법이라는 점에서는 동일하고, 다만 이 사건 제1항 발명은 중간피와 핫멜트를 장갑 형상으로 재단한 뒤에 융착하는데 비해 선행발명 1은 상부 섹션과 하부 섹션, 열가소성 필름을 먼저 융착한 뒤 재단하는 점에서 서로 다르다.
그런데, 이러한 재단과 융착의 공정의 순서상의 차이에 따라 완성된 물건의 모양이 달라지는 것은 아니며, 통상의 기술자나 제품의 수요자가 완성된 물건으로부터 쉽게 공정의 차이를 확인할 수도 없으므로, 결국 선행발명 1(갑 제6호증)에 의해 공지된 방법에 따라 제작한 물건은 이 사건 제1항 발명에 따라 생산한 물건과 동일한 물건에 해당한다.
2) 피고의 주장에 대한 판단
이에 대하여 피고는, 미국특허공보 US 5,766,400호(갑 제6호증)에 도시된 장갑(도면 3, 4)은 위치잡이 탭을 가지고 있어서 이 사건 제1항 발명에 의해 생산된 물건과 동일하지 않다는 취지로 주장한다.
그러나 미국특허공보 US 5,766,400호(갑 제6호증)에는 청구항 1(선행발명1)의 종속항으로 청구항 6에서 “제1항에 있어서, 상기 테두리 융착은 적어도 하나의 위치잡이 탭을 포함하는 방법”을 기재하고 있고, 도면 4는 이에 따른 실시례로 보이는 한편, 도면 3에는 위치잡이 탭이 없는 실시례가 도시되어 있는바, 미국특허공보 US 5,766,400호(갑 제6호증)에 게재된 청구항 1(선행발명1)의 방법에 따라 생산된 물건의 경우 위치잡이 탭을 반드시 포함하여야 하는 것은 아니므로, 피고의 주장은 이유 없다.
3) 생산방법의 추정 여부
이러한 사정을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 따라 생산된 물건은 이미 이 사건 특허발명의 출원일 전에 국내에서 공지된 물건, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 물건에 해당하므로, 비록 이 사건 제품이 이 사건 제1항 발명에 따라 생산된 물건과 동일하더라도 특허법 제129조 단서가 적용되어 이 사건 제1항 발명의 방법에 따라 생산된 것으로 추정되지 않는다.

다. 원고들이 확인대상발명을 실시하였는지 여부
1) 원고들은 선융착 후 재단 방식인 실시주장발명을 실시하였다고 주장하고 있고, 이는 선재단 후 융착 방식인 확인대상발명과는 다른 방식이다(확인대상발명에는 재단의 시기가 명시되어 있지는 않으나, “장갑은 내피, 외피 및 중간피로 이루어지고, 중간피의 테두리부가 접착되는데”, “중간피 사이에 핫멜트를 중간피와 형상 및 크기를 동일하게 제작하여 포갠다” 등으로 제조 방법을 설명하여 장갑 모양으로 재단된 중간피를 사용하는 것을 전제로 하고 있고, 중간피의 테두리부를 접착하는 방법만을 기재하고 있을 뿐 달리 이를 장갑 모양으로 재단하는 단계를 기재하고 있지 않은 점 등에 비추어 볼 때, 이 사건 제1항 발명과 같이 중간피를 선재단 후 융착하는 방식으로 해석된다).
한편, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제품이 이 사건 제1항 발명의 방법에 의하여 생산된 것으로 추정되지 않고, 달리 원고들이 확인대상발명을 실시한 점을 인정할 아무런 증거가 없다.
2) 이에 대하여 피고는, 융착 후 재단의 방법으로 장갑을 제조하게 되면 원단 손실이나 속도 저하의 문제가 발생하고, 융착 전 후로 재단을 두 번 행해야하므로, 통상의 기술자라면 실시주장발명과 같은 방법으로 장갑을 제조할 이유가 없으며, 원고들이 2016. 9. 14.자 준비서면 제출 전까지 실시 방법을 밝히지 아니한 점에 비추어 볼 때, 원고들이 확인대상발명을 실시하였다고 주장한다.
그러나 앞서 본 바와 같이 선행발명 1과 같은 선융착 후 재단 방식으로도 제조가 가능하므로, 확인대상발명 장갑을 이 사건 제1항 발명의 방법에 의해서만 생산될 수 있는 것이 아니고, 이 사건 제1항 발명과 같은 재단 후 융착의 방법도 융착기의 단락사고(합선) 위험을 내포하고 있어서 이를 방지하기 위하여 장갑 형상으로 재단된 중간피를 고주파 융착기의 틀에 정교하게 배치해야 하는 등의 문제점을 가지고 있으므로, 피고가 주장하는 사정만으로 원고들이 반드시 확인대상발명을 실시하였다고 인정할 수 없다. 따라서 피고의 주장은 이유 없다.

라. 이 사건 심판청구의 적법 여부
따라서 이 사건 심판청구는 원고들이 실시하고 있지 않은 확인대상발명을 대상으로 한 것이어서 확인의 이익이 없으므로 부적법하다.
결론 이 사건 심판청구는 각하되어야 하므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.