| 기초사실 |
1. 기초 사실
가. 피고들의 이 사건 등록고안(갑2, 3호증)
1) 발명의 명칭 : 이단 피복 로프
2) 원출원일/ 변경출원일/ 등록일/ 등록번호
: 2009. 7. 10./ 2011. 8. 17./ 2012. 2. 27./ 제459038호
3) 청구범위
가) 원출원 당시의 청구범위
【청구항 1】다수 개의 심선을 꼬이지 않은 상태로 중앙에서 모아 외면을 제1 소선으로 경사지게 꼬아서 고정한 내피부 형성 단계 및 상기 제1 소선이피복된 심선을 계속해서 외면을 제2 소선으로 교차되게 꼬아서 고정하는 외피부 형성 단계를 포함하여 구성되는 로프의 제조방법에 있어서, 상기 심선 및 제1 소선은 수직으로 이송하면서 각각 제1 소선 및 제2 소선으로 꼬며, 상기 심선은 고무 재질로 이루어지고, 상기 내피부 형성 단계는 다수 개의 심선을 양측에서 대칭으로 이송시켜 중앙에서 모으고, 상기 외피부 형성 단계를 거쳐 제1, 2소선이 피복된 심선은 전체 두께에 맞추어 롤러 사이의 간격을 조절하면서 눌러이송하되, 상기 제2 소선은 고무사 내지 스판덱스의 외면을 극세사로 감아서 피복한 것을 특징으로 하는 이단 피복 로프 제조방법
나) 변경출원 당시의 청구범위
【청구항 1】다수 개의 심선을 꼬이지 않은 상태로 중앙에서 모아 외면을 제1 소선으로 경사지게 직조해서 고정한 내피부 및 상기 제1 소선이 피복된심선의 외면을 제2 소선으로 교차되게 직조해서 고정한 외피부가 구성되는 이단 피복 로프에 있어서, 상기 심선은 고무 재질로 이루어지고, 상기 제2 소선을고무사 내지 스판덱스의 외면을 극세사로 감아서 피복한 것을 특징으로 하는 이단 피복 로프
다) 정정된 청구범위22)
【청구항 1】다수 개의 심선을 꼬이지 않은 상태로 중앙에서 모아(이하구성요소 1’) 외면을 제1 소선으로 경사지게 꼬아서 고정한 내피부(이하 ‘구성요소 2’) 및 상기 제1 소선이 피복된 심선의 외면을 제2 소선으로 교차되게 꼬아서고정한 외피부(이하 ‘구성요소 3’)가 구성되는 이단 피복 로프에 있어서, 상기심선은 고무 재질로 이루어지고(이하 ‘구성요소 4’), 상기 제2 소선은 고무사 내지 스판덱스의 외면을 극세사로 감아서 피복한 것(이하 ‘구성요소 5’)을 특징으로 하는 이단 피복 로프
4) 주요 내용 및 주요 도면
나. 확인대상고안
원고들이 현재 실시 중인 제품이라고 주장하면서 특정한 ‘삼단 피복로프로형성한 번지점프용 코드’에 관한 것으로서, 그 설명서 및 도면은 [별지]와 같다.
다. 선행고안들23)
1) 선행고안 1(갑7호증)
2008. 3. 10. 등록되어 2008. 3. 14. 등록특허공보에 공고된 등록번호제814007호의 ‘장식라인이 형성되도록 편조된 브레이드 및 그 편조장치’ 특허에관한 것이다.
2) 선행고안 2(갑8호증)
1979. 1. 29. 공개되어 일본 공개실용신안공보 昭54-14045호에 게재된‘신축성 풀림방지 구두끈’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 주요 도면은 아래와 같다.
3) 선행고안 3(갑14호증)
2009. 7. 10. 등록되어 2009. 7. 20. 등록특허공보에 공고된 등록번호 제908362호의 ‘이단 피복 로프 제조방법’ 특허에 관한 것이다.
라. 이 사건 심결의 경위(갑1호증)
1) 원고들은 2015. 8. 17. 특허심판원에 이 사건 등록고안의 실용신안권자인 피고들을 상대로,「① 이 사건 등록고안은 선행고안 1, 2에 의하여 신규성이부정된다. 또한 ② 이 사건 등록고안은 다수 개의 심선으로 이루어진 심선부의외면을 제1 소선으로 경사지게 꼬아서 고정하여 내피부를 형성하고, 다시 내피부의 외면을 제1 소선과 교차되게 꼬아서 고정함으로써 외피부를 형성하는 구성(이하 통틀어 ‘꼰 구성’)인 데 반하여, 확인대상고안은 심선부의 외면을 제1 소선으로 전부 덮도록 직조하여 고정하여 내피부를 형성하고, 다시 내피부의 외면을 전부 덮도록 제2 소선으로 직조하여 고정함으로써 외피부를 형성하는 구성(이하 통틀어 ‘직조 구성’)이어서 그 구성 자체가 다른 것이다. 나아가 ③ 이 사건 등록고안은 정정청구에 의하여 “직조하여”를 “꼬아서”로 정정함으로써 그 보호범위에서 정정 전 고안의 직조 구성을 의식적으로 제외한 것이므로, 직조 구성에 의한 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 보호범위에서 속하지 않는다.」는 취지로 주장하면서, 확인대상고안에 대한 소극적 권리범위확인심판을 청구
하였다.
2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2016당1611 사건으로 심리하여, 2016. 8. 31.「① 이 사건 등록고안은 선행고안 1, 2와 각 그 구성이 상이하여 선행고안 1, 2에 의하여 그 신규성이 부정되지 않는다. 또한 ② 정정 전 고안의 “직조하여”와 이 사건 등록고안의 “꼬아서” 부분은 실질적으로 같은 의미이므로, 확인대상고안의 직조 구성과 이 사건 등록고안의 꼰 구성이 상이하다거나, 확인대상고안의 직조 구성이 위 정정에 의하여 이 사건 등록고안의 보호범위에서 의식적으로 제외되었다고 볼 수는 없다. 나아가 ③ 확인대상고안은 이 사건 등록고안을 이용하는 고안이므로, 이 사건 등록고안의 보호범위에 속한다.」는 이유를들어 원고들의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다. |
| 당사자의 주장 요지 |
나. 피 고
다음과 같은 이유로 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 보호범위에 속하므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
1) 이 사건 등록고안은 외피부나 극세사 등의 구성이 결여된 선행고안 2와 상이하고, 선행고안 3은 이 사건 등록고안의 출원일 전에 공지된 것이 아니어서, 이 사건 등록고안의 신규성을 부정하기 위한 선행기술이 될 수 없다.
2) 확인대상고안의 직조 구성은 이 사건 등록고안의 꼰 구성과 실질적으로동일하고, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 모든 구성요소 및 유기적 결합관계를 포함하면서 일부 구성요소가 부가된 것에 불과하여, 이 사건 등록고안과는이용관계에 있으므로 이 사건 등록고안의 보호범위에 속한다.
다. 쟁점의 정리
1) 한편, 이 사건에서 원고는, 만일 확인대상고안의 직조 구성과 이 사건등록고안의 꼰 구성이 실질적으로 동일하다면, 확인대상고안이 이 사건 등록고안을 이용하는 관계에 있다는 점에 대해서는 다투지 않고 있다. 또한 피고는 선행고안 3이 이 사건 등록고안과 실질적으로 동일하다는 점을 인정하고 있다.
2) 따라서 이 사건의 쟁점은, 이 사건 등록고안의 신규성 부정 여부와 관련하여, 선행고안 3이 이 사건 등록고안의 출원 이전에 공지된 것인지 여부와 선행고안 2, 3 또는 이들에 주지관용기술을 부가하면 이 사건 등록고안과동일하다고 볼 수 있는지 여부가 되고, 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 보호범위에 속하는지 여부와 관련하여, 확인대상고안의 직조 구성이 이 사건등록고안의 꼰 구성과 동일하다고 볼 수 있는지 여부와 확인대상고안의 직조구성이 이 사건 등록고안의 보호범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부가 된다. |
| 이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 |
3. 이 사건 등록고안의 신규성 인정 여부
가. 선행고안 3의 출원 전 공지 여부
1) 관련 규정 등
실용신안법 제44조에 의하여 준용되는 특허법 관련 규정들, 즉 특허법제87조 제2항 제1호, 제3항은, 특허청장은 출원인이 특허료를 냈을 때 특허권을설정하기 위한 등록을 하여야 하고, 위와 같은 설정등록을 한 경우 특허권 관련사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다고 규정하고 있다. 또한 제216조 제1항은 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교부, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 이를 신청할 수 있다고 규정하고 있다. 따라서 실용신안권 역시 출원인이 특허료를 냈을 때 그 설정등록이 이루어지는 것이고, 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 해당 등록공고를 열람ㆍ복사를 할 수 있게 되므로, 실용신안권의 설정등록 이후에는 실용신안이 공지된 것으로 보아야 한다.
2) 구체적인 검토
가) 먼저 이 사건 등록고안의 출원일과 선행고안 3의 등록일자는 모두 2009. 7. 10.이 되므로24), 선행고안 3이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 것 인지 여부를 판단하려면 그 시간의 선후까지 따져보아야 한다. 그런데 아래와같은 특허청에 대한 사실조회 결과, 이 사건 등록고안의 원출원서 접수일시는“2009. 7. 10. 11:40:11”이고, 선행고안 3의 설정등록료 납부일시는 “2009. 7. 10. 14:20:56”인 것으로 보인다.
따라서 선행고안 3의 등록시점은 위 “2009. 7. 10. 14:20:56” 이후일 수밖에없고, 이 사건 등록고안의 출원시점이 이보다 시간적으로 앞서는 것이 분명한이상, 선행고안 3은 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지된 선행기술이라고 할수 없다.
나) 이에 대하여 원고들은 먼저, 선행고안 3의 위 설정등록료 납부서 접수일시에 대한 전산기록 중「3. 특허청접수시간 : 00:56:52」부분 기재를 근거로 선행고안 3의 설정등록시점은 “2009. 7. 10. 00:56:52”로 보아야 하므로, 선행고안 3이 이 사건 등록고안보다 먼저 공지되었다는 취지로 다툰다.그러나 위 전산기록 중「8. 은행납부일시 : 2009. 7. 10. 14:20:56」부분 기재에 비추어 보면, 위 전산기록 중「3. 특허청접수시간 : 00:56:52」부분 기재는 선행고안 3의 출원인이 은행에 설정등록료를 납부한 사실이 특허청에 통보되어 특허청 전산시스템에 기록된 시점으로서, 설정등록료 납부일인 2009. 7. 10.의 다음날인 “2009. 7. 11. 00:56:52”라고 보아야 하므로, 이를 근거로 선행고안 3의 설정등록시점이 이 사건 등록고안의 원출원서 접수일시보다 앞선다고볼 수는 없다. 따라서 원고들의 위 주장은 그 전제 자체가 잘못된 것이어서 받아들일 수 없다.
다) 또한 원고들은, “납부서를 서면 또는 온라인으로 제출하는 경우, 특허청에 직접 또는 온라인으로 납부서를 제출한 후 그 문서접수번호를 납부자번호로 하여 서류를 제출한 날의 다음날까지 등록료와 등록세를 합산한 금액을 은행, 우체국 등 국고수납기관 또는 인터넷지로 사이트에서 납부해야 한다.”는 특허청 설정등록료 납부규정을 내세워, 납부서를 특허청에 온라인으로 제출하는것만으로도 등록의 효력이 발생하고, 다음날까지 등록료 및 등록세를 은행 등에납부하면 대항요건이 충족되는 것으로 보아야 한다는 취지로 주장한다.그러나 앞서 본 바와 같이 실용신안법 제44조에 의하여 준용되는 특허법 제87조 제2항 제1호 및 제3항은 출원인이 특허료를 냈을 때 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다고 명시적으로 규정하고 있는데다가, 위 납부규정의 내용은 납부서를 제출한 후 다음날까지 등록료 및 등록세를 국고수납기관에 납부해야 한다는 내용으로 등록료 납부기한을 한정하는 것일 뿐이므로, 위 납부규정을근거로 납부서를 특허청에 온라인으로 제출하는 것만으로도 등록의 효력이 발생한다거나, 등록료 및 등록세를 은행 등에 납부하는 것이 대항요건에 불과하다고 볼 수도 없다. 따라서 원고들의 위 주장 역시 이유 없다.
나. 선행고안 2에 의한 신규성 부정 여부
1) 이 사건 등록고안과 선행고안 2의 구성 대비
2) 구체적인 검토
가) 먼저 이 사건 등록고안은 이단 피복 로프에 관한 것인 데 비하여,선행고안 2는 신축성 풀림방지 구두끈에 관한 것으로서, 그 기술분야를 달리한다. 또한 선행고안 2의 스판덱스 탄성나사의 외주에 코어스판 꼬임사가 엮인 구성은 이 사건 등록고안 중 심선의 외면을 제1 소선으로 꼬아서 구성한 내피부의구성과 동일하게 볼 수 있다.그러나 다른 한편, 선행고안 2에는 이 사건 등록고안과 달리 내피부의 외면을제2 소선으로 피복하는 외피부의 구성이나 코어스판 꼬임사의 외부를 극세사로감아서 피복하는 구성이 존재하지 아니하므로, 이 사건 등록고안과는 그 구성에서 현저한 차이를 보이고 있다. 나아가 위와 같은 구성의 차이로 인하여 이 사건 등록고안은 선행고안 2에 비하여 신축성 및 강도가 유지되고, 로프와 피부의마찰로 인한 부상을 방지할 수 있는 효과가 있으나, 선행고안 2에서는 이와 같은 효과를 기대하기 어렵다.
나) 이에 대하여 원고들은, 이 사건 등록고안의 극세사는 갑19~26호증의 각 기재에 의하여 확인되는 바와 같이 주지관용기술에 해당하는데, 이를 선행고안 2에 단순 부가하면 이 사건 등록고안과 실질적으로 동일하다는 취지로주장하고 있다.25)그러나 위 갑19~26호증의 각 고안들의 경우 비록 극세사가 사용되고 있기는하나, 그 용도가 피복 고무 코드, 벌키성 피복탄성사, 커버링사 등이거나 폴리에스터 극세사 등의 직물의 제조방법에 관한 것으로서, 번지점프 등에 사용되는이 사건 등록고안의 이단 피복 로프와는 그 기술분야 자체가 현저하게 다른 것이어서 상호 연관성을 찾기 힘들다. 따라서 통상의 기술자가 이들 문헌을 토대로 번지점프용 이단 피복 로프의 외피부를 형성하는 제2 소선의 외면을 극세사로 감아 피복하는 이 사건 등록고안의 구성을 당연히 착안해 낼 수 있다고 보기어려우므로, 원고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.
다. 검토 결과의 정리 : 이 사건 등록고안의 신규성 인정
이상에서 살핀 바를 종합하면, 선행고안 3은 이 사건 등록고안의 출원일 후에 공지된 것으로서 이 사건 등록고안의 신규성 부정을 위한 선행기술로 삼을수 없고, 선행고안 2 또는 선행고안 2와 주지관용기술에 의하여 이 사건 등록고안의 신규성이 부정된다고 볼 수 없다.
4. 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 보호범위에 속하는지 여부
가. 확인대상고안과의 구성 대비
1) 구성요소별 대응 관계
2) 공통점 및 차이점 분석
가) 먼저 이 사건 등록고안의 구성요소 1, 4, 5는 각각 이에 대응되는 확인대상고안의 확인구성 A, E, F와 동일하고, 확인대상고안에는 이 사건 등록고안에 존재하지 않는 확인구성 D가 부가되어 있다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다. 또한 이 사건 등록고안의 구성요소 2, 3과 확인대상고안의 대응 구성인 확인구성 B, C는 모두 심선부의 외면에 제1 소선으로 내피부를, 그외면에 다시 제2 소선으로 외피부를 형성하여 이단 피복 구성을 갖추고 있다는점에서는 공통된다.
나) 다만, 이 사건 등록고안은 제1 소선으로 ‘경사지게 꼬아서’, 제2 소선으로 ‘교차되게 꼬아서’ 각각 내피부 및 외피부를 형성하는 것으로 기재되어있는 데 비하여, 확인대상고안은 제1 소선으로 ‘경사지게 직조해서’, 제2 소선으로 ‘교차되게 직조해서’ 각각 내피부 및 외피부를 형성하는 것으로 기재되어 있다는 점에서 차이를 보이고 있다.
나. 직조 구성과 꼰 구성의 동일 여부
1) 먼저 이 사건 등록고안이 채택한 꼰 구성의 기술적 의미에 관하여 살펴보면, ‘꼬다’라는 단어는 사전적으로 “새끼를 꼬다.”, “실을 꼬다.”와 같이 ‘가는줄 따위의 여러 가닥을 비비면서 엇감아 한 줄로 만들다.’는 뜻으로 사용되는 것이고, 여기에다가 이 사건 등록고안의 명세서(갑3호증) 중 아래와 같은 기재를보태어 보면, 이 사건 등록고안의 구성요소 2, 3을 이루는 꼰 구성은 ‘여러 가닥의 소선이 심선의 좌우에서 지그재그로 이동하면서 소선들이 서로 교차하여 중앙의 심선에 엇감기게 되는 것’을 의미한다고 보아야 한다.
2) 따라서 이 사건 등록고안의 꼰 구성은 최소한 2가닥의 소선이 심선의좌우에서 서로 교차하면서 엇감기는 구성으로 해석되고, 이는 결국 서로 직각을이루는 2가닥의 실이 교차로 배치되는 확인대상고안의 직조 구성과 동일하거나이를 포함하는 것이다.
다. 직조 구성의 의식적 제외 여부
1) 다음 위 제1의 가. 3) 다)항에서 살핀 피고들의 이 사건 등록고안에 대한 정정의 경위와 특허심판원 2015당107 사건에서 피고 김용중이 제출한 2015.4. 6.자 무효심판 답변서 및 정정청구서(갑12호증)의 기재 내용 등에 비추어 보면, 피고들은 정정 전 고안의 청구범위와 설명에 제1, 2 소선이 심선부와 내피부를 고정하는 방식에 관하여 “경사지게 직조해서(꼬아서)”, “교차되게 직조해서(꼬아서)” 및 “경사지게 직조해서”, “교차되게 직조해서” 등의 표현들이 혼용됨에 따라 정정 전 고안의 명세서에 불명확한 부분이 있었는데, 이를 바로잡기 위해 위 정정에 이른 것임을 분명히 한 바 있다.
2) 여기에다가 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 등록고안의 꼰 구성과 확인대상고안의 직조 구성이 실질적으로 동일한 의미라고 보아야 한다는 점까지 보태어 보면, 피고들의 정정 전 고안에 대한 정정은 이 사건 등록고안의 청구범위와설명에 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 한 것일 뿐, 실질적인 내용에변경이 있는 것이라고 볼 수는 없다.
3) 따라서 피고들이 위 정정청구에 의하여 확인대상고안의 직조 구성을 이사건 등록고안의 보호범위에서 의식적으로 제외한 것이라고 할 수 없다.라. 확인대상고안이 이 사건 등록고안의 이용관계에 있는지 여부나아가 앞서 살핀 바를 종합하면, 확인대상고안에는 이 사건 등록고안의 구성요소들은 물론, 구성요소 간의 유기적 결합관계까지 그대로 포함되어 있고,이 사건 등록고안에 존재하지 않는 확인구성 D가 부가되어 있을 뿐이므로, 확인대상고안과 이 사건 등록고안은 이용관계에 있다고 보아야 하고, 이와 같은결론에 대하여 원고들도 다투지 않고 있음은 앞서 본 바이다.26) |
2016허717 권리범위확인(특)
2016허3372 권리범위확인(특)
