2014허1259 거절결정(특)

by nara1 posted Jun 12, 2020
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사건번호 2014허1259 거절결정(특)
판례제목 2014허1259 거절결정(특)
출원번호 제10-2009-67015호
분야 특허/실용신안
판결일 2014-10-02
법원명 특허법원
원고 씨제이제일제당 주식회사
피고 특허청장
판사 배준현, 곽부규, 최종선
판결결과 거절결정
주문 1. 특허심판원이 2014. 1. 24. 2013원5652호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 출원발명
1) 발명의 명칭: 신규한 락토바실러스 플란타룸 및 이를 포함하는 조성물
2) 출원일/ 출원번호: 2009. 7. 22./ 제10-2009-67015호
3) 출원인: 원고
4) 특허청구범위(2013. 5. 3. 보정된 것)
【청구항 1】 락토바실러스 플란타룸 CJLP133(Lactobacillus plantarum CJLP133) KCTC 11403BP(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부르며, 이 사건 제1항 발명이 청구하는 균주는 ‘CJLP133’으
로 약칭한다).
【청구항 2 내지 6】 (삭제)
【청구항 7】 락토바실러스 플란타룸 CJLP133(Lactobacillus plantarum CJLP133) KCTC 11403BP를 포함하는 건강기능식품용 조성물.
【청구항 8】 락토바실러스 플란타룸 CJLP133(Lactobacillus plantarum CJLP133) KCTC 11403BP를 포함하는 사료 또는 사료 첨가제용 조성물.
【청구항 9】 락토바실러스 플란타룸 CJLP133(Lactobacillus plantarum CJLP133) KCTC 11403BP를 포함하는 화장품용 조성물.
5) 주요 도면: 별지 1과 같다.
나. 비교대상발명들
1) 비교대상발명 1(을 제1호증)
비교대상발명 1은 2008. 12. 15. 진뱅크(GenBank)1)에 ‘Accession No.FJ455518’로 공개된 ‘Lactobacillus plantarum strain CJLP133 16Sribosomal RNA gene, partial sequence’로서, 김치로부터 분리한 ‘Lactobacillus plantarum CJLP133’ 균주의 16S rRNA gene의 1486 bp DNA 서열 및 균주를 분리하는 과정에서 사용된 PCR 프라이머(정방향 및 역방향)의 서열이 개시되어 있다.
2) 비교대상발명 2(을 제2호증)
비교대상발명 2는 2007. 7. 31. 공개된 공개특허공보 제2007-78107호에 게재된 ‘알러지 질환 예방 및 치료를 위한 유산균[김치에서 분리한 Th1 면역반응을 유도하는 락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) K8, 이하 ’K8‘로 약칭한다]2)’에 관한 것으로서, 그 주요 내용 및 표는 별지 2와 같다.
다. 절차의 경위
1) 원고의 이 사건 출원발명에 대하여, 특허청 심사관은 2012. 8. 30. 원고에게 청구항 제1항은 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있고, 청구항 제2 내지 9항은 비교대상발명들을 결합하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허등록을 받을 수 없는 거절이유가 있다면서 그에 관한 의견을 제출하라고 통지하였다.
2) 원고는 2012. 10. 30. 청구항 제1항의 CJLP133는 비교대상발명 1에 개시되어 있지 않고, 비교대상발명 2에 개시된 동종(同種)의 균주보다 현저히 우수한 효과를 가진다는 등의 의견을 제출하였는데, 특허청 심사관은 2013. 2. 28. 위 의견에 따라 이 사건 출원발명을 다시 심사하더라도 진보성이 부정된다는 거절이유가 해소되지 않았다면서 거절결정(이하 ‘이 사건 제1차 거절결정’이라 한다)을 하였다.
3) 원고는 2013. 5. 3. 재심사를 청구하면서 이 사건 출원발명을 ‘위 1의 가.4)항’과 같이 보정하였는데, 특허청 심사관은 2013. 6. 29. 위와 같이 보정된 이 사건 출원발명을 재심사하더라도 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1로부터, 이 사건 제7, 8, 9항 발명은 비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 거절이유가 여전히 해소되지 않았다면서 다시 거절결정(이하 ‘이 사건 제2차 거절결정’이라 한다)을 하였다.
4) 원고는 2013. 7. 29. 특허심판원에 이 사건 제2차 거절결정의 취소를 구하는 거절결정불복심판(2013원5652호)을 청구하였는데, 특허심판원은 2014. 1. 24. 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되므로 나머지 발명들에 관해서는 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 7호증, 을 제1 내지 9호증, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 개시되어 있지 않고, 이 사건 제7항발명은 비교대상발명 2보다 효과가 현저히 우수하므로, 이 사건 제1, 7항 발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정될 수 없다.
따라서 이 사건 제7항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 제2차 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
당사자의 주장 요지 <피고의 주장>

이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 개시되어 있고, 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 2에 비하여 효과가 우수하지 않으므로, 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의하여, 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다.
따라서 위와 결론을 같이하여 이 사건 제2차 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 적법하다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 <이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되는지 여부>

가. 비교대상발명 1과의 대비
비교대상발명 1에는 김치로부터 분리한 균주의 ‘16S 리보솜 RNA 유전자(ribosomal RNA gene)의 DNA 서열’이 개시되어 있고, 이는 이 사건 제1항 발명이 청구하고 있는 김치로부터 분리한 CJLP133의 ‘16S 리보솜 RNA 유전자의DNA 서열’과 동일하다(을 제1, 9호증).
그런데 ‘16S 리보솜 RNA(ribosomal RNA)’는 원핵생물 리보솜의 30S 소단위체를 구성하고 있는 리보솜 RNA로서, ‘16S 리보솜 RNA 유전자의 DNA 서열’은 대부분 보존되어 있고, 동종 간에는 다양성이 거의 없으며, 타종 간에는 다양성이 나타나서, 신종의 균주를 발견한 경우 기존의 균주와 위 DNA 서열을 비교하여 가장 유사한 종(種)을 확인하는 등 원핵생물과 같은 세균의 동정3)에 사용되는 DNA 서열인바(갑 제12호증 595면 좌측 칼럼 1단락, 갑 제13호증 2761면 우측 칼럼 2단락), 위 DNA 서열만으로는 미생물 자체의 동일성을 특정할 수 있는 것은 아닌 점, 따라서 CJLP133과 ‘16S 리보솜 RNA 유전자의 DNA 서열’이 동일한 다른 균주가 존재할 수 있는 점(갑 제27호증 279면), 비교대상발명 1에는 ‘16S 리보솜 RNA 유전자의 DNA 서열’ 이외에 CJLP133을 식별할 수 있는 균학
적 성질이나 특징적인 활성이 개시되어 있지 않은 점 등을 종합하면, 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 개시된 ‘16S 리보솜 RNA 유전자의 DNA 서열’만으로 이 사건 제1항 발명이 청구하는 CJLP133을 용이하게 도출할 수 있다고 할 수 없다.
나. 피고의 주장에 대한 판단
피고는 NCBI(National Center for Biotechnology Information, 미국 국립생물정보센터)의 데이터베이스를 검색하면 ‘16S 리보솜 RNA 유전자의 DNA 서열’이 CJLP133과 100% 일치하는 균주는 오직 1개만 등록되어 있으므로(을 제14호증), 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 의해 용이하게 도출될 수 있다고 주장한다.
살피건대, NCBI에 ‘16S 리보솜 RNA 유전자의 DNA 서열’이 CJLP133과100% 일치하는 균주가 1개만이 등록되어 있다고 하더라도, 이는 현재까지 발견되어 NCBI에 등록된 그러한 균주가 1개임을 의미하고 그러한 균주가 오직 1개만 존재함을 의미하지는 않아서 여전히 ‘16S 리보솜 RNA 유전자의 DNA 서열’만으로 CJLP133 자체를 식별하거나 특정할 수는 없는 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

<이 사건 제7항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되는지 여부>

가. 기술분야의 대비
1) ① 이 사건 출원발명은 ‘신규한 락토바실러스 플란타룸 및 이를 포함하는 조성물에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 장질환 및 면역 질환의 예방 치료에 유용한 신규한 락토바실러스 플란타룸 및 이를 포함하는 조성물에 관한 것’이고(갑 제2호증 6면 식별번호 [1] 참조), ② 비교대상발명 1은 김치에서 분리한 ‘락토바실러스 플란타룸 CJLP133’의 부분서열 개시에 관한 것이며(을 제1호증), ③비교대상발명 2는 ‘Th2 싸이토카인의 수치를 낮추고 Th1 싸이토카인의 수치를 높여 Th1/Th2 면역반응의 평형을 통해 아토피성 피부염 등의 IgE 매개 알레르기성 질환 예방 및 치료를 위한 락토바실러스 플란타룸 K8(Lactobacillus plantarum K8)’ 균주에 관한 것이다(을 제2호증 3면 2문단 3~5행 참조).
2) 살피건대, 위 발명들은 모두 ‘락토바실러스 플란타룸’이라는 동종(同種)의 균주에 관한 것이라는 점에서 기술분야가 동일하거나 밀접한 관련이 있다.
나. 구성 및 효과의 대비
1) 이 사건 제7항 발명은 ‘락토바실러스 플란타룸 CJLP133(Lactobacillus plantarum CJLP133) KCTC 11403BP를 포함하는 건강기능식품용 조성물’로서, 이와 관련하여 이 사건 출원발명의 명세서(갑 제2호증)의 상세한 설명에는 다음과 같이 기재되어 있다.
2) 이에 대응되는 비교대상발명 2에는 ‘유산균은 사람의 면역반응을 조절하고 장관의 항상성(homeostasis)을 유지하는 데 도움을 주고 최근에는 항원제시세포의 일종인수지상세포(dendritic cell)를 자극하여 Th1 면역반응을 유도하여 알레르기 질환의 예방 및 치료에 기여할 수 있는 것으로 알려져 있다.’(을 제2호 증 2면 마지막 문단)라고 개시되어 있고, 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 2에 위와 같이 개시된 ‘유산균의 면역반응을 조절하고 장관의 항상성(homeostasis)을 유지하는 효과’에 포함되는 하위 개념인 ‘CJLP133의 정장 효과 및 면역증강효과’를 이용하는 건강기능식품용 조성물을 청구하는 발명이므로, 비교대상발명 2와의 관계에서 선택발명에 해당한다.
따라서 선택발명인 이 사건 제7항 발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결 등 참조).
3) 비교대상발명 2의 명세서(을 제2호증)에는 구체적으로 ‘김치에서 분리한 Th1 면역반응을 유도하는 K8을 포함하는 건강기능성 식품’이 개시되어 있고(2면 청구항 제1항 및 제3항 참조), 그 효과에 대해서는 다음과 같이 기재되어 있다.
살피건대, 이 사건 제7항 발명의 CJLP133과 비교대상발명 2의 K8은 동종(種)(락토바실러스 플란타룸 종)에 속하는 균주로서 Th1/Th2 불균형을 조절하여 Th2 세포의 반응 과잉으로 유발된 면역질환을 예방 및 치료한다는 점에서 공통된다.
나아가, 원고가 실시한 CJLP133과 K8에 대한 IL-12 생성촉진 및 IL-4 생성억제 비교실험(이하 ‘비교실험 1’이라 한다. 갑 제8, 9호증) 결과5)에 의하면, CJLP133은 K8에 비해, IL-12 생성에서 2.45배 정도 우수하고[CJLP133(5㎍)은 155.45pg/ml이고 K8(5㎍)은 63.54pg/ml이다](갑 제8호증의 ‘실험결과 표’, 별지 3의 제1항 참조), IL-4 생성억제에서는 약 5배 정도 우수하다[CJLP133(5㎍)은 38.45pg/ml 이고 K8(5㎍)은 178.65pg/ml이다](갑 제9호증의 ‘실험결과 표’, 별지 3의 제2항 참조).
또한, 유산균은 장내 미생물 환경을 개선하여 숙주의 건강에 유익한 영향을 주는 미생물이므로 그 효과가 유지되기 위해서는 내산성 및 내담즙산성이 우수하여야 하는바, CJLP133과 K8에 대한 원고의 내산성 및 내담즙성 비교실험(이하 ‘비교실험 2’라 한다. 갑 제29호증) 결과6)에 의하면, CJLP133은 K8에 비해 위와 십이지장 통과 생존율에서 6배 이상 우수하다[생존율에 있어서 CJLP133은 0.897% 이고 K8은 0.143% 이다](갑 제29호증 ‘6. 실험결과’, 별지 3의 제3항 참조).
이상과 같은 비교실험 1, 2의 결과를 종합하면, 이 사건 제7항 발명의 CJLP133은 비교대상발명 2의 K8에 비하여 면역조절활성 및 장내 활성에서 현저한 효과를 갖는다고 할 것이고, 한편 비교대상발명 1에는 개시된 균주의 효과에 관하여 아무런 기재가 없어 효과의 대비가 불가능하므로, 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다.
다. 피고의 주장에 대한 판단
피고는, ① 이 사건 출원발명과 비교대상발명 2의 IL-12 생성촉진 및 IL-4 생성억제 실험이 동일한 기전 및 음의 대조군을 기본으로 하고 있어 상대적인 비교가 가능한데, 이 사건 제7항 발명이 비교대상발명 2에 비하여 상당히 열등한 효과를 갖는 것으로 나타나 있고(IL-12에 대해서 비교대상발명 2의 균주는 대조군 대비 19,657% 증가시킨데 반하여 CJLP133은 대조군 대비 700%만 증가시켰다. 을 제2호증 5면 표 2 및 갑 제2호증 74면 도 4, 별지 1, 2 참조), ② 비교실험 1은 이 사건 출원발명의 실험과 동일한 방법으로 수행되었음에도 CJLP133의 IL-12 생성촉진 및 IL-4 생성억제 효과가 많이 상이하여(갑 제8, 9호증, 갑 제2호증 74~75면 도 4, 5, 별지 1, 3참조) 오차범위를 넘으므로 신뢰하기 어려우며, ③ 이 사건 출원발명의 발명자 중 1인인 김봉준의 논문(을 제10호증: Journal of Food Science, 제76권, 제2호, 2011, H55~H61면)의 비교실험(이하 ‘비교실험 3’이라 한다)에는 CJLP133의 IL-4 값이 양성 대조군인 ‘GG’7)보다 높은 값으로 표시되어 있으나(을 제10호증 H57면 도 1), 이 사건 출원발명의 실험(갑 제2호증 55면 도 6) 및 비교실험 1(갑 제9호증)에서는 모두 낮은 값으로 나타나 있어 서로 상반된 결과를 보여주고 있다는 점(별지 1, 2, 3 참조)에서도 비교실험 1은 신뢰할 수 없으므로, 이 사건 제7항 발명이 비교대상발명 2와 대비하여 현저한 효과를 가진다고 할 수 없다고 주장한다.
먼저 ① 주장에 관하여 보건대, 이 사건 출원발명의 실험과 비교대상발명 2의 실험이 동일한 기전(Th2 면역편향 비장세포의 싸이토카인 분비에 미치는 영향평가)에 의해서 수행되었다고 할지라도, 양 발명의 실험조건은 비장세포의 면역편향 조건, 비장세포수, 유산균의 생존 여부 및 수 등에 차이가 있어 완전히 동일하지 않고 그와 같이 차이나는 실험조건은 IL-12 생성촉진 및 IL-4 생성억제에 영향을 미치는 변수이므로, 양 발명 실험의 절대치를 정량적으로 비교해서 CJLP133과 K8의 효과의 우위를 판단할 수는 없다.
다음 ② 주장에 관하여 보건대, IL-4 생성억제에 대한 실험에서 CJLP133(5㎍)이 이 사건 출원발명의 실험에서는 약 23pg/ml임에 반하여(갑 제2호증 55면도 5), 비교실험 1에서는 38.45pg/ml(갑 제9호증의 ‘실험결과 표’ 참조)로 67.2% 증가하여 생성억제활성이 낮게 나타나는 등 이 사건 출원발명의 실험 결과와 비교실험 1의 결과에 차이가 있으나, 두 실험에서의 CJLP133과 양성 대조군인 GG의 실험결과를 대비하면 모두 CJLP133이 양성 대조군인 GG에 비해 전체적으로 우수한 효과를 가짐은 변함이 없는 점, 이 사건 출원발명의 실험과 비교실험 1은 모두 유산균의 마우스의 비장세포에 대한 면역반응을 관찰하는 생물학적 실험으로서 양 발명이 동일한 방법으로 수행된다고 하더라도 실험에 사용된 마우스들의 비장세포의 면역반응에 대한 감수성이 다를 수밖에 없듯이 실험조건을 완전히 동일하게 할 수 없다는 한계 때문에 어느 정도의 결과의 차이는 불가피한 점 등에 비추어 보면, 별개로 실시된 양 발명의 실험값이 다르다는 사정만으로 비교실험 1의 신뢰성을 부정할 수는 없다.
끝으로 ③ 주장에 관하여 보건대, 이 사건 출원발명의 실험 결과에 의하면, CJLP133과 GG가 IL-4 생성억제 효과가 50㎍ 처리군에서 별로 차이가 없다가 5㎍ 처리군에서 상당한 차이가 발생하고, 비교실험 1의 결과에 의하면 CJLP133과 GG가 IL-4 생성억제 효과가 50㎍ 처리군 및 5㎍ 처리군에서 모두 상당한 차이를 유지하는 등 균주의 양 등과 같은 실험조건이 달라지면 양성 대조군들 사이의 효과 차이도 변하는 점(갑 제2호증 55면 도 5, 갑 제9호증), 이 사건 출원발명의 실험에서는 CJLP133이 GG보다 IL-4 생성억제 효과가 우수하였으나 그 차이 정도가 미미했고(50㎍ 처리군), 비교실험 3에서는 GG가 CJLP133보다 IL-4 생성억제 효과가 우수하였으나 연구자가 유의하게 높지 않다고 평가할 정도로 그 차이 정도가 미미했던 점(갑 제2호증 55면 도 5, 을 제10호증 H57면 좌측 칼럼 밑에서 2행 내지 우측 칼럼 8행 및 도 1 참조) 등에 비추어 보면, 비교실험 3에서 GG와 CJLP133의 IL-4 생성억제 효과에 있어서의 우위가 미미한 차이로 달라졌다는 이유만으로 비교실험 1의 신뢰성을 부정할 수는 없다.
따라서 피고의 위 주장은 모두 이유 없다.
결론 그렇다면, 위와 결론을 달리하여 이 사건 제7항 발명이 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정된다고 보아 이 사건 제2차 거절결정을 그대로 유지한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아 들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[출원발병의 명세서]

출원발명 명세서.jpg

출원발명 명세서2.jpg

 

 

[비교대상발명 2의 명세서]

비교대상 명세서.jpg

 

 

[별지 1]

별지1.jpg

 

[별지 2]


비교대상발명 2(을 제2호증)
1. 주요 내용

본 발명은 ‘알러지 질환 예방 및 치료를 위한 유산균’에 관한 것이다.
본 발명은, Th1 면역반응을 유도하는 김치유산균인 락토바실러스 플란타룸 K8에 관한 것으로, 본 발명의 균주는 Th1 싸이토카인 IL-12, IL-23 발현을 유
도하고 Th2 싸이토카인 IL-4, IL-10을 억제하는 면역반응을 유도할 수 있다. 그러므로 본 발명의 균주 또는 파쇄물, 또는 균주를 배양한 배양물이나 발효식
품을 섭취하였을 때, 아토피성 피부염, 과민증, 두드러기, 알레르기성 비염, 천식 등 Th1/Th2 싸이토카인의 평형이 깨져 발생하는 알러지성 질환을 예방하고 치료할 수 있다(1면 요약).
Th1 cytokine IL-12 (p70)와 Th2 cytokine IL-4의 발현에 미치는 유산균의 영향을 조사하기 위하여 ovalbumin을 제시하여 (primed) Th2 면역으로 편향된
비장세포를 사용하였다. BALB/c mouse에 ovalbumin을 흡착한 Al(OH)3을 0일 및 6일에 복강 주사하였다. 13일 째에 비장을 제거하고 단일세포로 분리한 후, 적혈구를 용혈시켜 비장세포를 얻어 2×106 cell/ml의 수로 10% FBS 및 항생제가 첨가된 RPMI 배지 (HyClone)에 현탁하였다. well 당 2×105 cell을 심고 ovalbumin 1mg/ml, 유산균 108 cfu/well을 처리하여 3일간 배양하였다. 배양상징액을 회수하여 IL-12, IL-4를 ELISA 방법으로 측정하였다(5면 2~7행).
Lactobacillus plantarum K8이 IL-12를 가장 강하게 유도하였다. 각 균주의 IL-12와 IL-4 유도능은 서로 달랐으며 IL-12 유도능이 큰 유산균은 IL-4 발현을 억제하는 경향을 나타내었다(5면 8~9행).

별지2.jpg

 

[별지 3]

별지3.jpg

별지3-1.jpg