| 기초사실 |
가. 이 사건 특허발명
(1) 발명의 명칭 : 무수당 알코올류의 정제 방법 및 제품
(2) 국제출원일/ 등록일/ 특허번호 : 1999. 1. 11./ 2006. 6. 12./ 제591225호
(3) 특허권자 : 원고
(4) 특허청구범위(2012. 2. 24.자 정정청구 전과 후를 나누어 기재한 것으로, 나머지 청구항들은 이 사건과 관계가 없으므로 기재를 생략함) ( [기재표 1] 참조.)
나. 비교대상발명들
(1) 비교대상발명 1(갑 제4호증)
비교대상발명 1은 1986. 1. 14.자 미국 특허공보 제4,564,692호에 게재된 ‘모노안하이드로헥시톨 및 디안하이드로헥시톨 순수 결정을 회수하는 방법’에 관한 것이다.
(2) 비교대상발명 2(을 제1호증)
비교대상발명 2는 1998. 7. 15.자 공개특허공보 특1998-702188호에 게재된 ‘카이랄-네마틱 폴리에스테르’에 관한 것이다.
다. 이 사건 심결의 경위
(1) 피고는 2011. 9. 27. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 이 사건 특허발명 청구항 1, 청구항 12 내지 21, 청구항 30 내지 33(이하에서는 ‘청구항 1’과 같이 간략하게 표시한다)은 비교대상발명 1, 2에 의하여 신규성 내지 진보성이 부정된다는 등의 이유로 등록무효심판을 청구하였다.
(2) 특허심판원이 위 심판청구를 2011당2363호로 심리하던 중, 원고는 2012. 2. 24. 청구항 1, 청구항 12 내지 21, 청구항 30 내지 33을 위 기재와 같이 정정하는 정정청구(이하에서 이 사건 정정청구라고 한다)를 하였고, 위 심판청구를 이 사건 정정청구와 함께 심리한 특허심판원은 2012. 12. 31. ‘이 사건 정정청구는 적법한 것이나, 정정 후 청구항 1, 청구항 12 내지 16, 청구항 30 내지 33은 그 출원 전에 공지된 비교대상발명 1과 동일하거나, 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 비교대상 발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이고, 정정 후 청구항 17 내지 21은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다‘라는 요지의 이유로 원고의 이 사건 정정청구와 피고의 위 심판청구를 모두 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제3, 4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 |
| 이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 |
< 정정 후 청구항 1, 청구항 12 내지 21, 청구항 30 내지 33의 신규성 내지 진보성 유무에 관한 판단 >
가. 선행기술의 확정
갑 제4호증의 기재에 의하면 비교대상발명 1에 다음과 같은 내용이 기재된 사실을 인정할 수 있다.
( [기재표 2] 참조.) 위 인정사실에 비추어 보면, 비교대상발명 1은 순수 무수당 알코올을 분리하는 방법에 관한 발명으로, 명세서에 기재된 실시예 1에 의해 수득된 무수당 알코올인 1,4:3,6-디안하이드로-D-솔비톨의 순도(HPLC)가 99%를 초과한다는 사실을 알 수 있다.
나. 정정 후 청구항 7의 신규성 내지 진보성 유무에 관한 판단
(1) 정정 후 청구항 7과 비교대상발명 1의 대비
앞서 본 바와 같이, 정정 후 청구항 7은 ‘제1항의 방법으로 제조되고 순도가 99.8% 이상 100% 미만인 정제된 무수당 알코올’인데, 인용되는 청구항 1은‘무수당 알코올을 C1-C4 직쇄 지방족 알코올 중에 용해시켜 용액을 제조하는 단계; 상기 용액을 냉각시켜 정제된 무수당 알코올의 결정을 형성하는 단계; 및 상기 용액으로부터 상기 정제된 무수당 알코올의 결정을 분리하는 단계를 포함하는, 정제된 무수당 알코올의 제조 방법’이다. 따라서 정정 후 청구항 7은 물건의 발명이지만 특허청구범위에 제조 방법이 기재된 발명이다.
한편, 비교대상발명 1은 순수 무수당 알코올을 분리하는 방법에 관한 발명으로, 명세서에 기재된 실시예 1에 의해 수득된 무수당 알코올인 1,4:3,6-디안하이드로-D-솔비톨의 순도(HPLC)가 99%를 초과한다는 사실은 앞서 본 바와 같다.
양 발명은 순도가 한정된 무수당 알코올인 점에서는 공통되고, 다만 정정 후 청구항 7은 ‘제1항의 방법으로 제조되고’와 같이 제조 방법으로 한정된 점(이하 ‘차이점 1’이라 한다)과 비교대상발명 1은 무수당 알코올의 순도가 99% 초과로 되어 있는데 비하여 정정 후 청구항 7은 무수당 알코올의 순도가 99.8% 이상 100% 미만으로 되어 있는 점(이하 ‘차이점 2’라 한다)에서 차이가 있다.
(2) 정정 후 청구항 7과 비교대상발명 1의 차이점에 대한 검토
(가) 차이점 1에 대한 검토
물건의 발명에 관한 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법이 발명의 구성을 기재한 것으로 볼 수 있는가의 의미 이상으로는 고려할 필요가 없고, 그 제조방법의 기재를 포함한 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 기준으로 하여 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하야 할 것인바, 정정 후 청구항7의 ‘무수당 알코올’은 화학구조식이나 화학물질명 자체로서 특정될 수 있는 것으로 이 사건 특허발명의 명세서에서 위 제조 방법에 제조되는 무수당 알코올이 화학구조식이나 화학물질명으로 특정되는 무수당 알코올과 다르다고 볼 아무런
기재가 없다. 더욱이 갑 제2호증의 1의 기재에 의하면, 이 사건 특허발명의 명세서에 아래의 내용이 기재된 사실을 인정할 수 있는바, 결국 ‘제1항의 방법으로 제조되고’라는 것은 무수당 알코올이라는 물질을 청구항 1의 제조 방법에 따라 제조할 경우 결국 순도가 특정된다는 것 외에 어떤 다른 물성이 특정된다고 보기는 어려우므로, 차이점 1은 양 발명의 대상인 물건의 관점에서는 실질적인 차이점이라고 볼 수 없다.([기재표 3] 참조.)
(나) 차이점 2에 대한 검토
정정 후 청구항 7의 순도가 99.8% 이상 100% 미만인 무수당 알코올은 비교대상발명 1의 99% 초과인 무수당 알코올의 순도의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 것이다. 그런데 갑 제4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 이 사건 특허발명의 출원일 당시에 무수당 알코올 순수 결정(즉, 순도 100%의 무수당 알코올)의 생산을 위한 단순화된 경제적인 방법을 제공하려는 다향한 시도가 있었던 점, ② 무수당 알코올은 순도에 따라 불순물과의 혼합된 상태, 즉 물리적인 상태만 바뀔 뿐이어서, 순도가 높다고 하여 순도가 낮은 무수당 알코올과 전혀 상이한 새로운 물질이 만들어진 것이라고 보기는 어려운 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서에 99.8% 이상의 순도를 얻는 방법으로 증류 3회, 지방족 알코올로부터의 재결정 3회, 용융 재결정 3회 또는 이들 3가지의 조합을 기재하고 있는바, 증류, 지방족 알코올로부터의 재결정, 용융 재결정 등은 통상적으로 사용되는 유기 화합물의 정제방법에 해당하는 것이고, 비교대상발명 1에도 위에서 본 바와 같이 예비증류인 분별 증류, 추가적인 정제인 저지방족 알코올로부터의 분별 결정 등의 정제 방법에 의해 무수당 알코올의 순도를 높이는 방법이 이미 배경기술로 기재되어 있는 점, ④ 알려진 정제 과정을 반복하거나 정제 방법을 조합함에 의해 보다 고순도의 화합물을 얻을 수 있다는 것은 이 사건 특허발명의 출원일 당시 기술상식에 해당하는 점 등을 고려하면, 차이점 2는 정정 후 청구항 7의 순도 99.8% 이상 100% 미만의 무수당 알코올이 비교대상발명 1에 실질적으로 개시되어 있는 것으로 볼 수 있어서 실질적인 차이점으로 볼 수 없거나, 적어도 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 정도의 것이라고 할 것이다.
(3) 소결론
이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 정정 후 청구항 7은 그 출원 전에 공개된 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로, 신규성 또는 진보성이 부정된다.
다. 정정 후 청구항 12의 신규성 내지 진보성 유무에 관한 판단
앞서 본 바와 같이, 정정 후 청구항 12는 ‘제8항의 방법으로 제조되고 순도가 99.8% 이상 100% 미만인 정제된 무수당 알코올’인데, 인용되는 청구항 8은 ‘무수당 알코올을 증류하는 단계; 및 상기 무수당 알코올을 용융 재결정시켜 순도가 99.0% 이상인 무수당 알코올을 얻는 단계를 포함하는, 무수당 알코올류의 정제 방법’이다. 따라서 정정 후 청구항 12는 물건의 발명이지만 특허청구범위에 제조 방법이 기재된 발명이다.
한편, 비교대상발명 1은 순수 무수당 알코올을 분리하는 방법에 관한 발명으로, 명세서에 기재된 실시예 1에 의해 수득된 무수당 알코올인 1,4:3,6-디안하이드로-D-솔비톨의 순도(HPLC)가 99%를 초과한다는 사실은 앞서 본 바와 같다.
양 발명은 순도가 한정된 무수당 알코올인 점에서는 공통되고, 다만 정정 후 청구항 12는 ‘제8항의 방법으로 제조되고’와 같이 제조 방법으로 한정된 점(이하‘차이점 1’이라 한다)과 비교대상발명 1은 무수당 알코올의 순도가 99% 초과로 되어 있는데 비하여 정정 후 청구항 12는 무수당 알코올의 순도가 99.8% 이상 100% 미만으로 되어 있는 점(이하 ‘차이점 2’라 한다)에서 차이가 있으나, 위나.항에서 살펴본 바와 같이, 차이점 1은 실질적인 차이점이라고 할 수 없고, 차이점 2는 실질적인 차이점으로 볼 수 없거나, 적어도 통상의 기술자가 비교대상 발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 정도의 것이라고 할 것이다.
따라서 정정 후 청구항 12항은 그 출원 전에 공개된 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수있는 것이므로, 신규성 또는 진보성이 부정된다.
라. 정정 후 청구항 13, 14의 신규성 내지 진보성 유무에 관한 판단
앞서 본 바와 같이, 정정 후 청구항 13은 ‘99.0% 이상 100% 미만의 양의 무수당 알코올 및 0% 초과 및 1.0% 이하의 양의 불순물로 구성된 조성물’이고, 정정 후 청구항 14는 ‘제13항에 있어서, 무수당 알코올의 양이 99.8% 이상 100% 미만인 조성물’이다.
한편, 비교대상발명 1에도 순도가 99% 초과인 무수당 알코올이 개시된 사실은 앞서 본 것과 같다.
순도가 99% 초과인 무수당 알코올은 결국 99%를 초과하는 무수당 알코올과 1.0% 이하의 불순물로 구성된 조성물을 의미한다고 볼 수 있으므로, 결국 정정 후 청구항 13, 14는 비교대상발명 1의 99%를 초과하는 무수당 알코올과 1.0% 이하의 불순물로 구성된 조성물을 순도의 범위에서 수치한정한 발명인바, 위 나.항에서 살펴본 바와 같이, 위 위 수치한정에도 불구하고 정정 후 청구항 13, 14은 그 출원 전에 공개된 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로, 신규성 또는 진보성이 부정된다
마. 정정 후 청구항 15, 30 내지 33의 신규성 내지 진보성 유무에 관한 판단
(1) 정정 후 청구항 15, 30 내지 33과 비교대상발명 1의 대비
앞서 본 바와 같이, 정정 후 청구항 15, 30 내지 33은 아래 표 기재와 같은바, 인용되는 정정 후 청구항 13은 ‘99.0% 이상 100% 미만의 양의 무수당 알코올 및 0% 초과 및 1.0% 이하의 양의 불순물로 구성된 조성물’이다. ([기재표 4] 참조.)
한편, 비교대상발명 1은 순수 무수당 알코올을 분리하는 방법에 관한 발명으로, 명세서에 기재된 실시예 1에 의해 수득된 무수당 알코올인 1,4:3,6-디안하이드로-D-솔비톨의 순도(HPLC)가 99%를 초과한다는 사실은 앞서 본 바와 같다.
비교대상발명 1에는 순도가 99% 초과인 무수당 알코올이 개시되어 있을 뿐, 정정 후 청구항 15, 30 내지 33에서 각 한정하고 있는 어닐링과 색상 및 자외선 투과도와 관련한 구성은 직접적으로 나타나 있지 않은 점에서 비교대상발명 1과 정정 후 청구항 15, 30 내지 33의 한정된 구성은 차이가 있다.
(2) 정정 후 청구항 15, 30 내지 33과 비교대상발명 1의 차이점에 대한 검토 갑 제2호증의 1의 기재에 의하면, 정정 후 청구항 15, 30 내지 33과 관련하여 이 사건 특허발명의 명세서에 아래와 같은 내용이 기재된 사실을 인정할 수 있다. ([기재표 5] 참조.)
위 인정사실에 비추어 보면, 이 사건 특허발명은 시차주사열량계(DSC)를 사용하여 수득된 무수당 알코올의 절대순도를 측정하였는데, 광학적 투명성을 요구하는 중합체 응용 분야에 사용하기 위한 목적에서 무수당 알코올의 순도를 색상 및 자외선 투과도를 이용하는 방법으로 추가로 측정한 것이고, 어닐링은 무수당 알코올의 색상 발현을 시험하기 위한 수단에 불과한 것으로서, 결국 색상 및 자외선 투과도는 무수당 알코올의 순도를 측정하기 위하여 사용되는 방법의 하나에 불과한 사실을 알 수 있는바, 위 차이점은 비교대상발명 1의 순도가 99% 초과인 무수당 알코올과 정정 후 청구항 15, 30 내지 33의 99.0% 이상 100% 미만의 무수당 알코올 조성물의 순도의 차이를 의미하는 외에 다른 실질적인 차이점을 의미하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 위 나.항에서 본 것처럼 위 수치한정에도 불구하고 정정 후 청구항 15, 30 내지 33은 그 출원 전에 공개된 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이다.
이와 관련하여, 원고는, 색상 및 자외선 투과도는 순도와는 별개의 것으로 봐야 하는바, 정정 후 청구항 15, 30 내지 33은 비교대상발명 1로부터 신규성 및 진보성이 인정되어야 한다고 주장한다.
살피건대, 갑 제2호증의 1의 기재에 의하면, 이 사건 특허발명의 명세서에 “정제된 이소솔비드의 순도와 관련된 분석 데이터와 285℃로 어닐링한 후 HSB척도상에서 관찰한 정제된 이소솔비드의 변색간의 명백한 상관관계는 모든 경우에 성립될 수 없음을 주의해야 한다. 이는 아무리 미량의 불순물일지라도 변색 현상의 원인일 수 있다는 사실로부터 기인할 가능성이 높다.”(10면 1문단)라고 기재된 사실, 표 1에서 순도가 99.85%로 상당히 높았던 정제 결과물(실험 조건 : C-Isos 1x recryst. MeOH cold, 1x dist. (NaBH4))이라 하더라도 표 2에서 위 정제 결과물과 대응되는 정제 결과물(실험 조건 : C-Isos 1xR (MeOH) 1xD (NaBH4))을 보면, 400nm 에서의 자외선 투과도가 83.4%에 불과하고 색상 평가시에도 매우 열악한 색상을 나타낸 사실을 인정할 수 있으나, 이는 앞서 본 순도의 측정방법의 차이에 기인하는 것에 불과하므로, 원고의 위 주장은 받아들 일 수 없다.
(3) 소결론
이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 정정 후 청구항 15, 30 내지 33은 그 출원 전에 공개된 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 것이므로, 신규성 또는 진보성이 부정된다.
바. 정정 후 청구항 16 내지 21의 진보성 여부
앞서 본 바와 같이, 정정 후 청구항 16 내지 21은 아래 표 기재와 같은바, 인용되는 정정 후 청구항 13은 ‘99.0% 이상 100% 미만의 양의 무수당 알코올 및 0% 초과 및 1.0% 이하의 양의 불순물로 구성된 조성물’이다. ([기재표 6] 참조.)
한편, 비교대상발명 1의 모노 및 디안하이드로헥시톨 등의 무수당 알코올이 폴리에스테르 및 폴리우레탄 중합체를 제조하는 데에 있어서 폴리올 성분으로 유용하다는 사실을 앞서 본 바와 같다.
또한, 당사자 사이에 다툼이 없는 바와 을 제2호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 폴리에스테르는 주쇄에 에스테르결합을 가지는 고분자 화합물로서 통상 2염기산과 2가 알코올의 중축합에 의해 얻어지는 것인데, 특히 디카르복실산인 테레프탈로일 모핵(2염기산의 일종)과 지방족 디올인 에틸렌 글리콜(2가 알코올의 일종)의 용융 중축합에 의해 제조될 수 있으며, 섬유, 시트, 필름, 용기 또는 광디스크 등으로 사용된다는 것은 이 사건 특허발명의 출원일 전에 통상의 기술자에게 널리 알려진 단순한 주지․관용 기술에 불과한 사실을 인정할 수 있다.
정정 후 청구항 16 내지 21이 인용하고 있는 정정 후 청구항 13은 ‘99.0% 이상 100% 미만의 양의 무수당 알코올 및 0% 초과 및 1.0% 이하의 양의 불순물로 구성된 조성물’로, 위 라.항에서 살펴본 내용과 같이 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하거나, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있는 구성이고, 위 조성물을 포함하는 중합체(정정 후 청구항 16)는 비교대상발명 1에 기재된 구성이며, 위 중합체가 용융 축합으로 제조되는 것(정정 후 청구항 17), 위 중합체가 디카르복실산 및 지방족 디올을 추가로 포함하는 것(정정 후 청구항 18), 위 지방족 디올이 에틸렌 글리콜인 중합체(정정 후 청구항 19),위 디카르복실산이 테레프탈로일 모핵인 중합체(정정 후 청구항 20), 위 중합체로부터 제조된 섬유, 시이트, 필름, 용기 또는 광디스크(정정 후 청구항 21)는 모두 통상의 기술자가 비교대상발명 1에 위 주지․관용기술을 부가하여 용이하게 창작할 수 있는 것이다.
따라서 정정 후 청구항 16은 비교대상발명 1에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되고, 정정 후 청구항 17 내지 21은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정된다. |
