| 기초사실 |
1. 사안의 개요
가. 절차의 경위
1) 피고는 2015. 2. 26. 특허심판원에 원고를 상대로 하여, 피고 자신이 실시하는 “주사용 약학조성물”(이하 ‘이 사건 확인대상발명’이라 한다)이 “항진균제와 아세테이트 완충액을 포함하는 조성물”인 특허발명(등록번호 제330444호,특허권자: 원고, 이하 ‘이 사건 특허발명’이라 한다)의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판(2015당606호)을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)하였다.
2) 피고는 2015. 4. 10. 이 사건 특허발명의 청구범위 제2 내지 8, 11항에 대한 이 사건 심판청구를 취하하였다.
3) 특허심판원은 2016. 4. 18. 피고의 이 사건 심판청구를 받아들여 이 사건확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 9, 10항의 권리범위에 속하지 않는다는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.
나. 이 사건 특허발명(갑 제2호증)
1) 우선권주장일/ 국제출원일/ 등록일: 1996. 4. 19. 및 1996. 5. 24./ 1997.4. 15./ 2002. 3. 15.
2) 청구범위
【청구항 1】 화학식 I의 화합물27) 및 약제학적으로 허용되는 이의 염의 약제학적 유효량(a)(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 동결건조된 케이크를 형성하는 데유효한 슈크로스, 만니톨 및 락토스 중에서 선택되는 벌킹제의 약제학적으로 허용되는 양(b)(이하 ‘구성요소 2’라 한다) 및 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)을 포함하는(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 환자의 정맥 내에 투여하기 위한(이하 ‘구성요소4’라 한다) 약제학적 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2 내지 8 및 11】 (기재 생략)
【청구항 9】 제1항에 있어서, 칸디다 종에 의해 유발된 환자의 감염 치료용약제학적 조성물.
【청구항 10】 제1항에 있어서, 아르페르길루스 종에 의해 유발된 환자의 감염 치료용 약제학적 조성물.
다. 이 사건 심결의 요지
이 사건 확인대상발명(2015. 4. 15. 보정된 것, 설명서는 별지와 같다)은 이사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2, 4는 포함하고 있으나 구성요소 3과 동일 또는 균등한 요소를 포함하고 있지 않아 그 권리범위에 속하지 않는다. 그에 따라이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제9, 10항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다.
【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지
2. 원고의 이 사건 심결 취소사유에 관한 주장
가. 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1, 9, 10항 발명의 구성요소와 대비하여그 차이점을 판단할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않으므로, 피고의 이 사건 권리범위확인심판 청구는 부적법하다.
나. 가사 이 사건 확인대상발명이 적법하게 특정된 것이라고 하더라도, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1, 9, 10항 발명의 구성요소를 모두 포함하여 그 권리범위에 속한다.
3. 이 사건 확인대상발명이 구체적으로 특정되었는지 여부
가. 판단 기준
특허발명의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그리고 확인대상발명의 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다고 하더라도 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성요소를 기재하여야 하고, 그 구체적인 구성요소의 기재는 특허발명의 구성요소와대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 하며, 만일 대상물에 특허발명의 구성요소와 동일하거나 그와 실질적으로 동일한 작용·효과를 갖는 부분이 없어 대응하는 부분이 없는 경우에는 그러한 부분이 없다는 것을 알 수 있도록 특정하여야 한다. 다만 확인대상발명의 설명서에 특허발명의 구성요소와대응하는 구체적인 구성이 일부 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고하더라도 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 봄이 상당하다.또한, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2015. 5. 14. 선고2014후2788 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).
나. 구체적인 검토
1) 이 사건 확인대상발명은 약제학적으로 유효량을 갖는 화학식 I 화합물(카스포펀진)의 초산염(아세테이트염), 동결건조된 케이크를 형성하는 데 유효한약제학적으로 허용되는 슈크로스 및 만니톨을 벌킹제로 포함하는 환자의 정맥내에 투여하기 위한 약학적 조성물로서, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1, 2, 4와 동일한 구성요소를 포함하고 있다.
2) 이 사건 확인대상발명의 설명서는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3인 “약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양을 포함하는 것”에 대응하여 “약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 시트레이트 완충액의 약제학적으로 허용되는 양(c)을 포함하는 것”만을 기재하고 있을 뿐, 아세테이트 완충액을 포함하는지는 명시적으로기재하고 있지 않다.
3) 이 사건 확인대상발명의 설명서에는 “··· 완충액으로 시트레이트 완충액을포함합니다”라고 기재되어 있는데, 이처럼 “어떤 구성요소들을 포함하는”이라는개방형 형식으로 기재된 경우에는 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 명시적으로 기재되지 아니한 다른 구성요소를 추가하더라도 그 기재된 “어떤 구성요소를 포함하는“이라는 사정에 변함이 없어서 명시적으로 기재된 구성요소 이외에다른 구성요소를 추가하는 경우까지도 이 사건 확인대상발명의 기술적 범위로하는 것이므로(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 판결 참조), 이 사건 확인대상발명은 아세테이트와 같은 다른 완충액이 포함되는 것을 배제하지 않는 것으로 특정되어 있다.
4) 이 사건 확인대상발명의 설명서에는 일 실시례의 제조방법이 기재되어 있고, 그 제조방법대로 제조된 실시례는 카스포펀진 아세테이트염으로부터 아세테이트 음이온이 유리되고 일부는 아세트산으로 전환되어 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하기는 한다(갑 제7호증). 그러나 위 실시례는 이 사건 확인대상발명의일례에 불과하므로, 위 실시례를 근거로 하여 이 사건 확인대상발명의 조성물이약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 반드시 포함한다고 할 수 없다.
5) 이 사건 확인대상발명의 조성물이 카스포펀진 아세테이트염을 포함하고 있어서 그로부터 해리된 아세테이트 음이온이 아세테이트 완충액을 형성할 수 있는데, 이 사건 확인대상발명의 설명서에는 조성물 구성 성분의 각 함량이나 제조방법 등이 한정되어 있지 않으므로, 이 사건 확인대상발명의 조성물이 카스포펀진 아세테이트염을 포함하고 있다고 하여 항상 약제학적으로 허용되는 pH를제공하는 데 유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하게 될지 명확하지 않다.
6) 따라서 이 사건 확인대상발명은 약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데유효하고 약제학적으로 허용되는 양의 아세테이트 완충액을 포함하거나 포함하지 않을 수 있고, 그에 따라 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하거나 속하지않을 수 있으므로, 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 대비하여 차이점을 파악할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.
7) 한편, 이 사건 제9, 10항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명이므로,이 사건 확인대상발명은 이 사건 제9, 10항 발명과도 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.
다. 피고의 주장에 대한 판단
피고는, 이 사건 특허발명의 설명이나 출원 과정에서 제출된 원고의 의견서에 따르면 이 사건 제1항 발명의 권리범위에는 아세테이트 완충액 이외의 다른완충액은 포함하지 않는 것으로 해석되는데, 이 사건 확인대상발명은 시트레이트 완충액을 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는것으로 판단할 수 있고, 따라서 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과대비할 수 있도록 특정된 것으로 보아야 한다는 취지로 주장한다.그러나 다음과 같은 사정에 비추어 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
① 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 “완충액을 ··· 포함하는”이라는 개방형 형식으로 기재되어 있어 다른 완충액이 추가로 포함되는 것을 배제하고 있지 않다.
② 이 사건 특허발명의 명세서에는 “놀랍게도 제형 1, 5, 7, 828)이 기타의 제형29)보다 상당히 더 안정하고 불필요한 성분이 적게 나타나는 것으로 밝혀졌다.”라고 기재되어 있고(갑 제2호증 10면 5단락), 원고가 출원과정에서 그와 같은 기재를 들어 이 사건 특허발명이 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있도록 기재되어 있다는 의견서를 제출하기는 한 사실이 인정된다(을 제4호증). 그러나이 사건 특허발명의 설명은 제형 2, 3, 4, 6을 대조례로서가 아니라 1, 5, 7, 8과 동일한 실시례들로 기재하고 있고(갑 제2호증 10면 [표 1]), 위와 같은 실험결과의 기재는 완충액으로 아세테이트 완충액만을 포함하고 있는 경우가 더 안정하다고 기재하고 있는 것에 불과하다.
③ 이 사건 제1항 발명의 청구범위는 유효성분으로 카스포펀진 아세테이트염이외에도 카스포펀진의 약제학적으로 허용되는 다른 염도 사용할 수 있는 것으로 기재하고 있고, 그와 같이 다른 염을 사용하는 카스포펀진 조성물에 아세트산을 넣어 아세테이트 완충액을 만들더라도 유효성분을 이루는 다른 염의 산 성분이 조성물 내에서 해리되어 추가로 완충액 성분을 형성할 수 있으므로, 이 사건 제1항 발명이 완충액으로 아세테이트 완충액만을 포함하는 것을 예정한 것이라고 보기 어렵다. 또한, 이 사건 특허발명의 설명에는 약제학적으로 허용되는다른 염으로 타르타르산염을 들고 있고(갑 제2호증 5면), 그 경우에 아세테이트완충액 이외에 타르타르산염으로부터 해리된 타르트레이트 완충액도 포함될 수있으므로, 이러한 점에 비추어 보더라도 아세테이트 완충액 이외에 타르트레이트 완충액을 포함하는 앞서 본 제형 2, 3, 4, 6을 이 사건 제1항 발명의 실시례로 볼 수 있다(이와 관련하여 피고는, 이 사건 제1항 발명에서 완충액은 주성분인 “카스포펀진 및 약제학적으로 허용되는 이의 염” 이외에 별도로 추가되는 완충액만을 의미하여 주성분으로부터 해리되어 형성될 가능성이 있는 완충액 성분은 이 사건 제1항 발명의 완충액에 해당하지 않는다고 주장하나, 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 완충액을 그러한 의미로 한정하는 기재가 전혀 없고, 별도로 첨가한 아세테이트 완충액이나 주성분으로부터 해리되어 형성되는 아세테이트 완충액이나 동일한 성분으로서 카스포펀진 조성물을 안정화하는 효과에있어서 아무런 차이가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다).
④ 한편 피고는, ③과 같이 이 사건 제1항 발명의 완충액에 주성분으로부터해리되어 형성되는 완충액도 포함되는 것으로 보면, 이 사건 특허발명의 출원전에 이미 공지된 카스포펀진 아세테이트염을 주성분으로 하는 모든 주사 가능한 조성물이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하게 되어 권리범위가 부당하게 확장된다고 하나, 피고가 공지의 증거로 들고 있는 국제특허출원 국제공개공보 WO 94/21677(1994. 9. 29. 공개)(을 제2호증)은 “Aza cyclohexapeptide”의기본구조를 갖는 수많은 화합물 중 하나로 카스포펀진을 개시하고, 그와 같이수많은 화합물의 염을 만들기 위하여 적용할 수 있는 다양한 산 중에 하나로 아세트산을 개시하고 있을 뿐(을 제2호증 3, 4, 24, 29, 30면30)), 카스포펀진 아세테이트염을 구체적으로 개시하고 있지는 않고, 이 사건 제1항 발명은 “약제학적으로 허용되는 pH를 제공하는 데 유효한 아세테이트 완충액이 약제학적으로허용되는 양”으로 존재하는 것을 권리범위로 하고 있어서, 카스포펀진 아세테이트염을 포함하는 주사용 조성물이라도 약산 첨가 및 pH 조정 과정을 거쳐 안정화 효과를 발휘하기에 충분한 아세테이트 완충액이 존재해야만 권리범위가 미치므로, 권리범위가 부당하게 확장된다고 할 수 없다. |
2016허342 권리범위확인(특)
