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2014허744 등록정정(특)

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사건번호 2014허744 등록정정(특)
판례제목 2014허744 등록정정(특)
출원번호 제398702호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-07-03
법원명 특허법원
원고 대호 주식회사
피고 특허청장
판사 배준현, 곽부규, 최종선
판결결과 등록정정
주문 1. 특허심판원이 2014. 1. 16. 2013정79호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 특허발명
1) 명칭: 써레 장착용 구조물
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2001. 10. 24./ 2003. 9. 4./ 제398702호
3) 출원인 및 특허권자: 원고
4) 특허청구범위
【청구항 1】 로터베이터(2) 상단의 횡축(3)에 상하로 회동가능하게 힌지결합된 써레용 프레임(60)과, 이 써레용 프레임(60)에 장착된 써레판(50)과, 상기 써레용 프레임(60) 또는 써레판(50)에 연결되어 이 써레판(50)을 회동승강되도록 하는 실린더(27)를 포함하여 구성된 트랙터용 써레에 있어서(이하 ‘전제부’라 한다), 상기 실린더(27)가 상하로 회동되도록 힌지결합되는 실린더취부용 브래킷(20)과, 일측으로 개방된 결합홈(12)이 형성되어 이 결합홈(12)에 의해 상기 로터베이터(2)의 횡축(3)에 결합되는 한 쌍의 프레임취부용 브래킷(10)과, 이 프레임취부용 브래킷(10)의 결합홈(12) 개방부(15)에 설치되어 상기 로터베이터(2)의 횡축(3)이 결합홈(12)의 개방부(15)를 통해 분리되지 않도록 하는 고정볼트(16)와, 상기 로터베이터(2)의 횡축(3)과 나란한 방향으로 설치되며 양단부에는 한 쌍의 프레임취부용 브래킷(10)이 연결되고 중앙부에는 실린더취부용 브래킷(20)이 연결되는 브래킷연결용 프레임(30)을 포함하여 구성된 것을 특징으로 하는 써레 장착용 구조물(이하 ‘특징부’라 하고, 청구항 제1항을 이 사건 제1항 발명이라 한다).
5) 도면: 별지와 같다.

나. 절차의 경위
1) 원고는 2013. 7. 2. 특허심판원에 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 다음과 같이 정정하는 정정심판청구(2013정79호)를 하였다.
2) 특허심판원은 2013. 11. 12. 원고에게 ‘정정사항 1은 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당되고, 정정사항 2, 3은 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하며, 정정사항 1, 2, 3은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 아니지만, 정정 후 이 사건 제1항 발명은 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이 아니므로 부적법하다’면서 그에 관한 의견을 제출하라고 통지하였다.
3) 원고는 2013. 11. 26. 위 의견제출 통지에 대하여 정정사항 2, 3을 삭제하는 보정을 하였다(이하 이러한 보정이 반영된 정정심판청구를 ‘이 사건 정정심판청구’라 한다).
4) 특허심판원은 2013. 11. 29. 다시 원고에게 ‘이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제1항의 정정을 청구할 수 있는 경우에 해당하지 아니하여 부적법하다’면서 그에 관한 의견을 제출하라고 통지하였다.
5) 원고는 2014. 1. 9. ‘이 사건 정정심판청구는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당한다’는 취지의 의견을 제출하였는데, 특허심판원은 2014. 1. 16. ‘이 사건 정정심판청구는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우는 물론 정정심판을 청구할 수 있는 다른 경우에도 해당하지 아니하여 특허법 제136조 제1항의 정정요건을 충족하지 못한다’는 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 갑 제6호증, 을 제1, 2호증, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 1) 정정 전 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위 중 전제부의 말미에는 ‘…… 트랙터용 써레에 있어서’라고 기재되어 있는 반면, 특징부의 말미에는 ‘…… 특징으로 하는 써레 장착용 구조물’이라고 기재되어 있고, 또한 전제부에는 ‘트랙터용 써레’의 구성요소가 기재되어 있는 반면, 특징부에는 ‘써레 장착용 구조물’의 구성요소가 기재되어 있는 등 문맥이나 구성요소간의 전후 관계가 어색하여 다소 불명확하다.
2) 이 사건 정정심판청구는 이 사건 제1항 발명의 전제부의 말미와 특징부의 말미를 일치시켜 기술내용이 어색하지 않게 하면서 이 사건 제1항 발명이 ‘써래장착용 구조물’에 관한 발명임을 보다 명확하게 하는 것이므로, 이 사건 정정심판청구는 특허법 제136조 제1항 제3호의 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당한다.
3) 따라서 위와 결론을 달리하여 이 사건 정정심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
당사자의 주장 요지 <피고의 주장>
1) 정정 전 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 전제부는 이 사건 제1항 발명(써레 장착용 구조물)이 적용되는 대상물품을 한정한 것으로 해석되어 전제부의 말미와 특징부의 말미가 다르다고 하여 그 기재가 불명확하다고 볼 수 없고, 정정 전 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에도 ‘트랙터용 써레의 써레용 프레임(60)이 로터베이터(2) 상단의 횡축(3)에 힌지결합된다’고 기재되어 있어 써레장착용 구조물이 트랙터용 써레를 로터베이터에 장착하기 위한 써레장착용 구조물임을 명확히 알 수 있으므로, 이 사건 정정심판청구는 분명하지 아니한 기재를 명확히 하는 경우에도 해당하지 않는다.
2) 따라서 위와 결론을 같이 한 이 사건 정정심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 <이 사건 정정심판청구가 특허법 제136조 제1항의 정정요건을 충족하는지 여부>

이 사건 제1항 발명은 물건의 발명으로서, 그 특허청구범위의 전제부의 말미에는 ‘…… 트랙터용 써레에 있어서’라고 기재되어 있고, 특징부의 말미(특허청 구범위의 말미)에는 ‘써레 장착용 구조물’이라고 기재되어 있어서, 전제부의 말미에서 대상으로 삼은 물건(트랙터용 써래)과 특징부의 말미에서 발명으로 청구하는 물건(써래 장착용 구조물)이 다르다.
이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 전제부의 말미에 기재된 ‘……에 있어서’라는 표현은 해당 발명이 적용되는 대상이나 분야를 특정하기 위하여 사용되기도 하고, 발명의 청구대상이 기재되는 특허청구범위의 말미에는 ‘써레 장착용 구조물’이라고 기재되어 있으며, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에도 이 사건 특허발명의 청구대상이 ‘써래 장착용 구조물’이라고 기재되어 있으므로(갑 제3호증 1면 ’요약‘ 부분, 2면 ’발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술‘ 1문단, 2면 ’발명이 이루고자 하는 기술적 과제‘ 부분 등), 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건은 특징부의 말미에 기재된 ’써래 장착용 구조물‘이고, 전제부의 말미에 기재된 ’트랙터용 써레‘는 이 사건 제1항 발명이 적용되는 물건을 한정한 것으로 보인다.
그러나 전제부의 ‘……에 있어서’라는 표현은 해당 발명이 청구하는 물건 자체를 특정하면서 출원 이전에 공지된 구성요소를 밝히기 위해서도 사용되므로, 이 사건 제1항 발명 특허청구범위의 전제부의 ‘……에 있어서’라는 표현이 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건 자체를 특정하기 위하여 사용된 것으로 볼 여지도 있고, 그럴 경우에는 전제부의 말미 및 특징부의 말미에 각 기재되어 이 사건 제1항 발명이 청구하는 것으로 해석되는 물건이 각각 ‘트랙터용 써래’와 ‘써래 장착용 구조물’로 서로 다르게 되어 특허청구범위의 기재만으로는 이 사건 제1항 발명이 청구하는 물건이 무엇인지 분명하지 않은 것으로 보일 수도 있다.
따라서 이 사건 정정심판청구를 통하여 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위의 전제부의 말미를 ‘……트랙터용 써래에 있어서’에서 ‘……트랙터용 써레를 로터베이터에 장착하기 위한 써레 장착용 구조물에 있어서’로 정정하는 것은 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명이 특허청구범위의 기재만으로 해석될 때 ‘트랙터용 써래’를 청구하는 것으로 잘못 해석될 여지를 제거하는 것으로서 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 할 것이다.
나아가 이 사건 정정심판청구는 이 사건 특허발명의 명세서 전체 기재를 참작하여 해석되는 내용대로 정정한 것에 지나지 않아 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 범위 내에서 이루어진 것이고, 그러한 정정으로 인하여 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되는 것도 아니므로 적법하다고 할 것이다.
결론 따라서 위와 결론을 달리하여 이 사건 정정심판청구를 기각한 이 사건 심결은
위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하
여 주문과 같이 판결한다.

[기재표 1]

기재표-1.jpg

 

 

[기재표 2]

기재표-2.jpg

 

 

[별지]

별지.jpg

 

 

 

 

 


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