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사건번호 2013허2620 등록무효(특)
판례제목 2013허2620 등록무효(특)
출원번호 제717891호
분야 특허/실용신안
판결일 2014-04-03
법원명 특허법원
원고 이○○
피고 주식회사 자연의벗
판사 설범식,박정훈,윤주탁
판결결과 등록무효
주문 1. 특허심판원이 2013. 2. 26. 2012당1473호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 특허발명
1) 발명의 명칭 : 아토피성 피부염 관련 가려움증 완화 효과를 나타내는 화장료 조성물
2) 출원일/등록일/등록번호 : 2004. 11. 25./2007. 5. 7./제717891호
3) 출원인 및 특허권자 : 원고
4) 발명자 : 원고, 김철진
5) 특허청구범위
【청구항 1】 삭제
【청구항 2】 삭제
【청구항 3】 삭제
【청구항 4】 신이화 추출물, 엉겅퀴 추출물, 울금 추출물, 오미자 추출물, 우엉 추출물들의 혼합물로 이루어지는 허브추출물 0.1 내지 20중량% 및 잔량으로서 스킨, 로션, 크림, 에센스, 샴푸, 치약, 세정제, 비누로 이루어지는 그룹으로부터 선택되는 상용화된 공지의 화장료 조성성분들을 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 아토피성 피부염 관련 가려움증 완화 효과를 나타내는 화장료 조성물.
【청구항 5】 삭제
【청구항 6】 삭제
【청구항 7】 삭제

나. 심결의 경위
1) 피고는 특허심판원에 원고를 상대로 하여, ① 이 사건 특허발명은 발명자인 김철진으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 원고에 의하여 출원된 것이어서, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 하고, ② 설령 원고가 김철진과 공동으로 이 사건 특허발명을 발명하였다고 하더라도, 이 사건 특허발명은 공동발명자인 김철진으로부터 위 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 원고에 의하여 단독으로 출원된 것이어서, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제44조에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2012당1473)을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2013. 2. 26. 원고가 공동발명자인 김철진으로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 상태에서 단독 명의로 출원한 것이어서, 이 사건 특허발명은 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위반되어 그 등록이 무효라는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 가. 원고의 주장(심결 취소사유의 요지)
1) 특허법 제133조 제1항 제2호의 사유로 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 그 특허발명의 진정한 발명자나 그 승계인에 한정되는 것인바, 피고는 이 사건 특허발명의 진정한 발명자나 그 승계인이라고 할 수 없으므로, 결국 피고의 이 사건 심판 청구는 법률상 이해관계가 없는 자에 의한 청구로서 부적법하다(이하 ‘이해관계인 주장’이라 한다).
2) 원고는 공동발명자인 김철진으로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 상태에서 단독으로 특허를 출원하여 특허등록을 받은 것이어서, 위 특허등록에 공동출원 규정을 위반한 무효 사유가 있다고 보기 어렵다(이하 ‘승계 주장’이라 한다).
당사자의 주장 요지 나. 피고의 주장
원고는 공동발명자인 김철진으로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지 않은 상태에서 단독으로 특허를 출원한 것이어서, 위 특허등록에는 무효 사유가 존재한다(피고는 원고와 김철진이 공동발명자 임을 전제로 위와 같이 주장하는 것으로 보인다).
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 가. 이해관계인 주장에 대한 판단
살피건대, 특허법 제133조 제1항 소정의 ‘이해관계인’이라 함은 당해 특허의 권리 존속으로 인하여 그 권리자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 있어 그 권리의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 사람을 말하고, 이는 같은 항 제2호의 사유에 해당한다는 이유로 특허무효심판을 청구하는 경우에도 마찬가지라 할 것인데(대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결 참조), 갑 제2, 7, 17호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 심판의 청구인인 피고는 이 사건 특허발명의 조성물과 동종의 물품을 제조·판매하는 동종업자인 사실, 피고의 대표자인 김주원은 회사를 운영하면서 주식회사 엘랑으로 하여금 이 사건 특허발명을 이용한 화장품을 제조하도록 하여 위 화장품을 판매함으로써 원고의 특허권을 침해하였다는 공소사실로 기소되어 제1심과항소심에서 유죄 판결을 선고받은 사실을 인정할 수 있으므로, 피고는 이 사건 특허권의 소멸에 직접적이고도 현실적인 이해관계가 있는 자라고 할 것이므로, 이와 다른 전제에 선 원고의 ‘이해관계인 주장’은 이유 없다.

나. 승계 주장에 대한 판단
살피건대, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 되고(특허법 제33조 제2항), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하며(같은 법 제44조), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을 하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당하나, 한편 발명을 한 자의 권리는 양도 등으로 승계될 수 있고 이를 승계한 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 갖게 되므로(같은 법 제33조 제1항 본문), 공동발명자 전원의 동의하에 공동발명자 중 1인이 나머지 공동발명자의 특허를 받을 수 있는 권리를 모두 승계하였다면, 공동발명자의 권리를 전부 승계한 1인이 단독 명의로 출원하여 특허등록을 받더라도 그 특허등록은 유효하다고 할 것이다.
이러한 법리에 따라 이 사건에 관하여 보건대, 갑 제1 내지 7, 10 내지 13, 17 호증, 을 제3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래 ① 항 내지 ⑤항과 같은 각 사정을 종합하면, 김철진과 ‘자연의 벗’ 사이에, 김철진은 계속적 거래관계에 있던 ‘자연의 벗’과의 기존 거래관행에 따라 이 사건 특허 발명을 완성하여 ‘자연의 벗’에게 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하고, 그 대가로 ‘자연의 벗’은 김철진에게 향후 이 사건 특허발명을 이용한 화장품을 생산하여 납품할 수 있는 독점적인 권리를 갖게 하는 묵시적 합의가 있었다고 봄이 상당하다. 그렇다면, 원고는 공동발명자 중의 1인이자 개인 사업체인 ‘자연의 벗’의 대표자로서 나머지 공동발명자인 김철진으로부터 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 권리를 모두 승계하였다고 할 것이므로, 원고가 단독으로 특허를 출원하여 이 사건 특허발명에 관하여 특허등록을 받은 것에 특허법 제44조의 공동출원 규정을 위반한 무효사유가 있다고 할 수 없다. 이와 다른 전제에서 특허등록이 무효라는 취지의 이 사건 심결은 위법하다고 할 것이다.
① 김철진은 김주원에 대한 형사사건과 이 사건 심판 절차에서, “1994년경부터 ‘자연의 벗’으로부터 제품 개발과 생산을 의뢰받으면 제품을 개발하고 생산하여 ‘자연의 벗’에게 납품을 하였는데, 이와 같은 거래를 통하여 개발비나 용역비를 별도로 받는 것은 아니고, 위와 같이 생산한 상품을 독점적으로 납품하고 상품의 대가를 받았을 뿐이다”는 취지로 진술하였다.
② 김철진은 김주원에 대한 형사사건과 이 사건 심판 절차에서, “‘자연의 벗’ 등 거래처로부터 제품 개발을 의뢰받아 제품을 개발하게 되면 통상 의뢰인 명의로 특허출원이 이루어진다”는 취지로 진술하였다.
③ 김철진은 김주원에 대한 형사사건과 이 사건 심판 절차에서, “이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 원고에게 양도해 준 것 아니라 김주원에게 양도해 주었다”고 진술하면서도, “이 사건 특허발명에 대하여 ‘자연의 벗’이나 그 대표 명의로 특허등록을 하는지 여부에 대하여는 ‘자연의 벗’ 측에게 일임하였고, 원고 명의로 특허가 등록되었다고 하더라도 관여할 일이 아니다”는 취지로 진술하였는바, 이 사건 특허 출원 당시에는 ‘주식회사 자연의 벗’이 법인으로 설립되기 이전이었고(‘주식회사 자연의 벗’은 2009. 6.경 설립되었다), 위 출원 당시에는 원고가 ‘자연의 벗’의 사업자등록상의 대표자이었다(피고는 김주원이 ‘자연의 벗’의 실질적인 경영자이거나 원고와 동업자라고만 주장하고 있을 뿐, 김주원에게 이 사건 특허가 귀속되는 것을 주장하는 것은 아니라고 밝히고 있다).
④ 김철진은 2004. 11. 15. 김주원에게 이 사건 특허발명에 관한 특허출원에 필요한 명세서와 요약서를 작성하여 이메일로 송부하는[갑 제11호증(이메일), 갑 제12호증(명세서)] 등 이 사건 특허발명에 관한 특허출원 사실을 잘 알고 있었을 것으로 보이는바, 그럼에도 원고 단독 명의로 특허가 출원되어 등록된 때 로부터 수년간 ‘자연의 벗’과 거래를 하면서도 아무런 이의를 제기하지 않은 것으로 보인다.
⑤ ‘이 사건 특허발명의 출원일로부터 약 4개월 전에 원고 명의로 출원되고 등록된 특허발명(발명의 명칭 : 망태버섯 추출물을 포함하는 천연 항균제의 제조방법 및 그로부터 수득되는 천연항균제)의 경우도 공동발명자로 원고와 김철진이 기재되어 있다.
결론 그렇다면, 이 사건 심결은 위법하므로, 그 심결의 취소를 구하는 원고의 청구
는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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