| 이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 |
가. 이 사건 제1항 발명
1) 기술분야의 대비
가) 이 사건 제1항 발명의 우선권주장일은 1996. 11. 7.인데, 비교대상발명1, 2의 공개일은 각각 2001. 11. 13. 및 1999. 12. 31.이므로, 비교대상발명 1,2는 이 사건 제1항 발명의 선행기술에 해당한다고 보기 어렵다.
나) 이 사건 제1항 발명은 숙취해소용 천연차 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 오리나무 추출물 및 마가목 추출물을 주원료로 하여 숙취해소 효과를 가지는 천연차 및 그 제조방법에 관한 것이다(갑 제4호증 중 4면‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 1문단). 한편 비교대상발명 3은 약초의 성분과 작용에 관한 것으로서, 마가목의 성분과 관련하여 ‘열매에 비타민C160mg%, 플라보노이드 150~229mg% … 등이 있다. … 아미노산은 236mg%로서 많이 들어 있는데 그의 조성은 찌스틴, 찌스테인, 리진, 히스티딘, 아르기닌,아스파라긴산, 글리찐, α-알라닌, 티로신으로 되어 있다.’(갑 제7호증 중 2면‘마가목’)라고 기재되어 있고, 비교대상발명 4는 ‘비타민 C는 혈장 알코올 제거를 향상시킨다.’(갑 제8호증 중 3면 기사 제목 참조)라는 기사로서, 동물연구에의하면 비타민 C가 알코올 해독에 유용하다는 취지의 기재가 있다(갑 제8호증중 3면 기사 본문 1문단). 비교대상발명 5는 다수의 농가재배 재래종 및 육성나물콩 품종을 공시하여 이들 품종들의 아스파르트산(aspartic acid)19)과 아스파라긴(asparagine) 함량에 대한 품종간 차이와 콩나물의 재배일수, 콩나물의부위 및 콩의 저장기간에 따른 이들 함량의 차이를 검정하여 앞으로 고품질 콩나물콩 품종육성의 기초자료로 제공하고자 하는 것으로서(갑 제9호증 중 3면 좌측 칼럼 2~8행 참조), ‘아스파라긴과 아스파르트산은 체내 알코올 대사과정에관여하여 맹독성을 나타내는 아세트알데히드의 분해능을 가진 것으로 알려져있다.’(갑 제9호증 중 2면 ‘요약’)라고 기재되어 있다. 한편, 비교대상발명 6은숙취완화용 음료조성물에 관한 것이다(갑 제10호증 중 1면 ‘발명의 상세한 설명’1행).
이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 6은 모두 숙취해소용 천연차(음료)에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하고, 비교대상발명 3 내지 5에는 숙취해소용 천연차에 대하여 명시적으로 개시되어 있지는 않으나, 비교대상발명 3에는 이 사건 제1항 발명의 구성성분인 마가목이, 비교대상발명 4, 5에는 숙취해소에 영향을 주는 비타민 C, 아스파르트산 및 아스파라긴이 각 개시되어 있다는 점에서 비교대상발명 3 내지 5는 적어도 이 사건 제1항 발명의 기술분야와밀접한 관련이 있다고 판단된다.
2) 구성 및 작용효과의 대비
가) 구체적 판단
이 사건 제1항 발명의 구성은 ‘오리나무 추출물 10~80중량%와 마가목 추출물 20~90중량%로 구성된 숙취해소용 천연차’이다. 위 구성 중 먼저 ‘마가목추출물’에 관하여 살펴보면, 이는 비교대상발명 3 중 마가목의 성분과 관련하여‘열매에 비타민C 160mg%, 플라보노이드 150~229mg% … 등이 있다. … 아미노산은 236mg%로서 많이 들어 있는데 그의 조성은 찌스틴, 찌스테인, 리진, 히스티딘, 아르기닌, 아스파라긴산, 글리찐, α-알라닌, 티로신으로 되어 있다.’(갑제7호증 중 2면 ‘마가목’)라고 기재된 구성에 대응된다.
양 구성을 대비하여 보면, 비교대상발명 3에도 마가목 및 마가목의 성분이 개시되어 있다는 점에서는 이 사건 제1항 발명과 동일하나, 이 사건 제1항 발명에서 마가목 추출물은 숙취해소를 위한 성분으로 개시되어 있음에 비하여, 비교대상발명 3에서는 마가목이 숙취해소에 효과가 있다는 점이 개시되어 있지 않고,달리 암시 또는 시사되어 있지도 않다는 점에서 상이하다.
살피건대, 비교대상발명 3의 대응구성에 비교대상발명 4 내지 6을 종합하여보더라도, 달리 마가목이 숙취해소에 효과가 있다는 점이 개시되어 있거나 암시,시사되어 있지도 않으므로, 이 사건 제1항 발명의 나머지 구성 및 그 성분비에관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이, 통상의 기술자가 위 비교대상발명들로부터이 사건 제1항 발명을 도출하는 것은 용이하지 않다고 판단된다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다.
나) 원고의 주장에 관한 판단
(1) 원고는 먼저, 이 사건 제1항 발명의 명세서에 의하더라도 오리나무 추출물 및 마가목 추출물의 숙취해소 효과가 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 이미공지되어 있었다는 점이 인정된다고 주장한다.
살피건대, 특허출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 발명의 출원 이전에 그 기술분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 발명이신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은특별한 사정이 없는 한 출원된 발명의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를판단함에 있어서 특허법 제29조 제1항 각 호에 열거한 발명들 중 하나로 보아야할 것이다(대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 참조).
위 법리에 비추어 이 사건을 살피건대, ① 이 사건 제1항 발명의 명세서 중‘본 발명에서의 오리나무 추출물은 에틸알코올 및/또는 아세트알데이드의 분해에 관여하며, 마가목 추출물은 에틸알코올 산화에 이용된 부족한 비타민 C를 보충하며 특히 아스파라긴산의 작용에 의한 숙취해소 효과가 알려져 있다.‘(갑 제4호증 중 5면 ’발명의 구성 및 작용‘ 5문단)라는 기재내용은 이 사건 제1항 발명에서 사용되는 오리나무 추출물과 마가목 추출물의 작용효과를 설명한 것으로보일 뿐이고, 위 기재만으로 오리나무 추출물 및 마가목 추출물의 숙취해소 효과가 이 사건 제1항 발명의 출원 전에 이미 공지되어 있다는 취지로 기재한 것이라고 보기는 어렵다. ② 가사 위 내용이 종래기술로서 기재된 것으로 보더라도, 식품의약품안전청에서 이 사건 제1항 발명의 특허출원일(1997. 3. 19.) 이후인 1998. 9. 25. 피고 주식회사 그래미(이하 ’피고 회사‘라 한다)에게 회신한 ’여명 808 검토회신‘을 보면, ’마가목은 민간에서 수피와 열매를 중풍, 보혈, 양모,구충에 약용으로 이용해온 식물로서 약용으로 이용시 일부 소수에서는 오심, 식욕부진, 경변 등의 위장의 반응과 두통이 있지만 계속 복용시 자연소실되며 열매의 경우도 위장질환을 일으키기는 하지만 그 독성정도는 낮은 것으로 보고되고 있으며, 유럽의 경우 열매를 알코올과 잼, 젤리를 만드는데 이용한다고 하며열매에는 철과 비타민 C가 풍부하여 이들 성분의 결핍증 치료에도 이용되고 있으며, 또한 마가목 20%를 사용하여 제조한 본 제품의 경우 미국 FDA등록 연구기관으로부터 급성경구독성시험에서 무독하다는 판정을 받았고, 이미 미국, 일본 등지에서 비알코올성 기타음료(IIS code No.: 2202-9․9000)로 수출되고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때, 식품으로 제조가 가능하겠습니다.‘(을 제8호증 중 1면 나.항)라는 기재내용이 있다. 이 내용에 의하면, 피고 회사는 이 사건제1항 발명의 특허출원일로부터 약 18개월 후에야 비로소 식품의약품안전청으로부터 마가목을 식품으로 제조할 수 있다는 확인을 받은 사실이 인정되므로,이 사건 제1항 발명의 명세서 중 위 기재내용을 이 사건 제1항 발명의 진보성을부정하기 위한 선행기술로 보지 아니할 특별한 사정이 있는 경우라고 볼 수 있다고 판단된다.
따라서 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.
(2) 원고는 또한, 비교대상발명 4, 5의 ‘비타민 C’, ‘아스파르트산과 아스파라긴’이 알코올을 분해한다는 기재내용 및 비교대상발명 6의 ‘비타민 C, 아스파라긴 및 아스파르트산 등이 첨가된 숙취완화용 음료조성물’의 구성에 의하면,‘비타민 C’ 또는 ‘아스파라긴산’이 함유된 물질은 숙취해소의 효과가 있다는 것을 알 수 있고, 비교대상발명 3에는 마가목이 ‘비타민 C와 아스파라긴산’을 함유한다는 기재내용이 있으므로, 통상의 기술자라면 마가목에도 숙취해소의 효과가 있을 것임을 용이하게 유추할 수 있을 것이라고 주장한다.
살피건대, 비교대상발명 4에는 비타민 C가 알코올 해독에 유용하다는 취지의기재가 있고(갑 제8호증 중 3면 기사 본문 1문단), 비교대상발명 5에는 ‘아스파라긴과 아스파르트산은 체내 알코올 대사과정에 관여하여 맹독성을 나타내는아세트알데히드의 분해능을 가진 것으로 알려져 있다.’(갑 제9호증 중 2면 ‘요약’)라는 기재가 있으며, 비교대상발명 6에는 ‘정제수 100ml당 미성숙귤피에서추출 정제된 프라보노이드 성분 0.4~0.8g, 갈근 0.2~0.4g, 축사 0.1~0.2g을넣어 혼합하고, 비타민 B1 0.01mg, B2 0.01mg, B6 0.01mg, 비타민 C0.075mg, 구연산 0.02g, 글리신 50mg, 솔비톨 50mg, L-Asparagin 0.02mg,L-Aspatic Acid 0.02mg을 첨가하여 조성된 알콜의 숙취완화용 음료조성물’(갑제10호증 중 4면 ‘청구항 1’)이라는 기재가 있다. 그러나 비교대상발명 3 중 ‘열매에 비타민C 160mg%, 플라보노이드 150~229mg%, 카테틴 114~412 mg%, 안토 찌안, β-카로틴 0.53~4.62mg%, β-카로틴-에폭시드, 크립토크산틴, 사과산 2.01~2.70%, 레몬산, 포도주산, 호박산 등이 있다. 당분으로는 포도당3.8%, 과당 4.3%, 사탕 0.7%, l-소르보즈, 소르비트가 있고 우르솔산과 탄닌질0.3%가 들어있다. 아미노산은 236mg%로서 많이 들어 있는데 그의 조성은 찌스틴, 찌스테인, 리진, 히스티딘, 아르기닌, 아스파라긴산, 글리찐, α-알라닌,티로신으로 되어 있다. 이밖에 흔적의 정유와 K, Na, Ca, Mg염 등이 있다.’(갑제7호증 중 2면 ‘마가목’)라는 기재내용에 의하면, 마가목에는 비타민 C 및 아스파라긴산 외에도 30여 개의 다른 성분들을 포함하고 있다. 그리고 마가목 추출물에 있는 비타민 C 및 아스파라긴산이 마가목 추출물 속의 다른 성분과의 상호작용을 통하여 일정한 효능을 발휘하는 것이라는 점은 통상의 기술자의 기술상식에 해당한다. 그러므로 통상의 기술자라고 하더라도 비교대상발명 4 내지 6의 위 기재내용만으로는 마가목 추출물이 숙취해소에 효과가 있다는 점을 예상하기는 어렵다고 봄이 합리적이다.
따라서 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.
(3) 원고는 끝으로, 이 사건 제1항 발명의 명세서 중 숙취해소의 효과에 관하여, 혈중 알코올 농도를 측정한 것이 아니어서 생체 내에서 에틸알코올의 분표 2a(표 1의 성분샘플을 30% 및 50%의 에틸알코올 중에 첨가한 후시간경과에 따른 에틸알코올 농도변화)해효과가 있을지 알 수 없고, 에틸알코올의 분해율에 대한 정보만 있을 뿐 어떤물질로 분해되는지에 대한 정보가 없어서, 경우에 따라 에틸알코올의 분해로 아세트알데히드와 같이 숙취를 증가시키는 물질로 분해될 경우도 배제할 수 없으며, 대조군이 없어서 숙취해소의 효과나 오리나무 추출물과 마가목 추출물의 혼합에 따른 상승효과가 있는지도 알 수 없으므로, 그 효과가 현저하다고 볼 수없다고 주장한다.
살피건대, 이 사건 제1항 발명의 명세서 중 ‘숙취현상은 간세포에 축적된 에틸알코올 및/또는 아세트알데히드 독작용에 의해 발생하는 것으로, 에틸알코올 및/또는 아세트아데히드의 독작용이 장시간 계속되고 결국 신지대사 등에 장애를일으켜 전신권태, 피로감, 복부팽만감, 구토 등의 증상을 일으키는 것이다.’(갑제4호증 중 4면 ‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 4문단)라는 기재내용 및 에틸알코올의 분해효과에 대한 시험관 내 실험결과(갑 제4호증 중 14면표 1, 표 2a)에의하면, 시험관내 실험결과인에틸알코올의 분해효과가 숙취해소와 임상적인상관관계가 있다고 판단하는데특별한 문제가있다고 보이지않고, 오리나무추 출 물 ( 5 0 중량%)과 마가목 추출물(50중량%)을 동일한 양으로 혼합한 샘플 B가 오리나무 추출물(10중량%)보다 마가목 추출물(90중량%)의 비율이 상대적으로 높은 샘플 A및 오리나무 추출물(80중량%)보다 마가목 추출물(20중량%)의 비율이 상대적으로 낮은 샘플 C에 비하여 숙취해소의 효과가 더 우수한 것으로 나타나 있으므로(갑 제4호증 중 14면 표 1, 표 2a), 비록 오리나무 추출물을 단독으로 사용한 대조군이 없더라도 통상의 기술자라면 오리나무 추출물과 마가목 추출물의 혼합한 경우의 숙취해소 효과가 오리나무 추출물을 단독으로 사용하는 경우에 비하여 우수할 것임을 용이하게 예상할 수 있을 것으로 판단된다.
따라서 원고의 이 부분 주장 역시 이유 없다.
<표1>참조
다) 대비결과
위 가) 및 나)항에서 살펴본 내용을 종합하면, 비교대상발명 1, 2는 이 사
건 제1항 발명의 선행기술에 해당한다고 보기 어렵다. 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 3 내지 6과 기술분야가 동일하거나 적어도 밀접한 관련이 있으나,통상의 기술자가 비교대상발명 3 내지 6으로부터 이 사건 제1항 발명을 도출하는 것은 용이하지 않고, 그 효과도 통상의 기술자가 비교대상발명 3 내지 6으로부터 예측하기는 어렵다고 보인다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단된다.
나. 이 사건 제2항 내지 제4항, 제7항 및 제14항 발명
이 사건 제2항 내지 제4항, 제7항 발명은 각 이 사건 제1항의 종속항 발명이므로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 각 그 진보성이 부정되지 아니하고, 이 사건 제14항 발명은 이 사건 제7항 발명의 종속항 발명이므로 이 사건 제7항 발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 그 진보성이 부정되지않는다고 판단된다. |
2014허2269 권리범위확인(특)
2012허10310 권리범위확인(특)
