IP 판례 - 2013허6103 등록정정(특)

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사건번호	2013허6103 등록정정(특)
판례제목	2013허6103 등록정정(특)
출원번호	제883078호
분야	특허/실용신안
판결일	2014-05-30
법원명	특허법원
원고	얀센 바이오테크 인코포레이티드(Janssen Biotech, Inc.)
피고	특허청장
판사	한규현,이다우,이혜진
판결결과	등록정정
주문	1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지	특허심판원이 2013. 6. 24. 2012정132호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실	가. 이 사건 특허발명 (1) 발명의 명칭 : 항-ＴＮＦ 항체, 조성물, 방법 및 용도(ANTI-TNFANTIBODIES, COMPOSITIONS, METHODS AND USES) (2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 등록일/ 특허번호 : 2001. 8. 7./ 2000. 8.7./ 2009. 2. 4./ 제883078호 (3) 특허청구범위 : [별지 1] 기재와 같다. (4) 특허권자 : 원고 나. 정정사항 ([기재표 1] 참조.) 다. 이 사건 심결의 경위 (1) 원고는 2012. 11. 28. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 명세서의 [서열목록] 중 서열 번호 1 내지 5의 아미노산 서열을 나.항 기재와 같이 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였다(이하 ‘이 사건 정정심판청구’라 하고, 정정 내용을‘이 사건 정정사항’이라고 한다). (2) 특허심판원은 이를 2012정132호로 심리한 다음, 2013. 3. 28. 원고에게 이 사건 정정심판청구는 특허청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우 또는 불명료한 기재를 석명하는 경우의 어디에도 해당되지 아니할 뿐만 아니라 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당한다는 요지의 정정의견제출통지를 하였다. (3) 이에 대하여 원고는, 2013. 6. 19. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 의해 보호받고자 하는 항-TNF 항체는 발명의 상세한 설명에 기재된 TNV148 또는 TNV148B이므로, 이와 무관한 이 사건 특허발명 명세서의 [서열목록] 중 서열 번호 1 내지 5의 아미노산 서열은 명백한 오기에 해당한다는 요지의 의견서를 제출하였다. (4) 특허심판원은 2013. 6. 24. 위 위 정정의견제출통지의 요지와 동일한 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다. [인정근거] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지	(1) 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 서열 번호 1~5의 아미노산 서열 중 일부는, 그 아미노산 서열의 아미노산 수가 아미노산 개수를 표시하는 서열 길이와 일치하지 아니할 뿐만 아니라, 서열 번호 1~5의 아미노산 서열은 이 사건 특허발명 명세서의 도 4 및 5에 도시된 어느 항체의 서열과도 일치하지 않을 뿐만 아니라 항체로서 존재할 수 없는 서열이기 때문에 잘못 기재된 것에 해당한다. 이 사건 특허발명의 명세서에는, TNF28)에 대해 8개의 모노클로날 항체29)인 TNV14, TNV15, TNV32, TNV86, TNV118(B), TNV112, TNV148 및 TNV196가 제조되었고, 이들의 아미노산 서열 및 TNF에 대한 중화능력 등의 평가를 토대로 TNV148(B)가 가장 바람직한 항-TNF 항체인 것으로 기재되어 있는바, 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 의해 보호받고자 하는 항-TNF 항체 가 TNV148(B)라는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자라고 한다)에게 자명하므로, 이 사건 특허발명의 명세서에 서열 번호 1~5의 아미노산 서열이 TNV148(B)의 서열을 나타낸다는 직접적인 기재가 없다고 하더라도, 통상의 기술자라면 서열 번호 1~5의 아미노산 서열이 TNV148(B)의 서열을 표시하는 것으로 이해할 것이 당연하다. 따라서 이 사건 특허발명의 명세서에 그 근거가 없는 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 이 사건 특허발명의 명세서에 근거하여 TNV148(B)의 서열로 바로 잡고자 하는 이 사건 정정심판청구는 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당한다. (2) 이 사건 정정사항에 의하더라도 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 의해 보호받고자 하는 항-TNF 항체는 TNV148(B)로서 정정 전후에 아무런 변함이 없으므로, 특허청구범위의 실질적인 확장이나 변경에 해당하지 않는다. (3) 그렇다면 이 사건 정정심판청구가 특허청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우 또는 불명료한 기재를 석명하는 경우의 어디에도 해당되지 아니할 뿐만 아니라 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당한다고 보아 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.
당사자의 주장 요지	(1) 이 사건 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 서열 번호 1~5 아미노산 서열이 이 사건 특허발명에서 제조된 8개의 항-TNF 항체의 중쇄 및 경쇄 가변 영역에 포함된 CDR30) 서열에 해당한다는 사실을 알 수 있을 뿐, 위 서열 번호 들이 구체적으로 8개의 항-TNF 항체 중 어느 항체의 CDR 서열인지를 확인할 만한 기재가 없으므로, 서열 번호 1~5의 아미노산 서열이 도면 4 및 5의 항체들 중 TNV14, TNV15 및 TNV196을 배제하고 TNV148(B)의 CDR아미노산 서열만을 표시하고 있다고 볼 수도 없다. 따라서 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 도면 4 및 5의 항체들 중 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열로 고치는 것은 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당하지 않는다. (2) 설령 이 사건 정정사항이 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당한다고 하더라도, 이 사건 정정사항으로 인해 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 변경되므로 허용될 수 없다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단	<이 사건 정정심판청구의 적법 여부> 가. 판단기준(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 참조) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 이전의 법, 이하 같다) 제136조 제1항에 의하면 “특허권자는 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다”고 규정되어 있고, 같은 법 제47조 제3항 각호의 1에는 “1. 특허청구범위를 감축하는경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우”가 각 규정되어 있으며, 한편 같은 법 제136조 제2항, 제3항에 의하면 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항(잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항에 한한다)의 범위 이내에서 이를 할 수 있고(제2항), 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(제3항)고 규정되어 있다. 위 규정들의 취지는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 특허발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이다. 그리고 위와 같은 정정이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면을 참작하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이다. 나. 이 사건 정정사항이 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 이루어진 것인지 여부 앞서 본 바와 같이, 이 사건 정정사항은 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 <443>에 기재된 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을(이하 ‘정정 전 서열 번호1~5 아미노산 서열’이라 한다) 위 ‘1.다.’항의 표에 표시된 바와 같은 아미노산서열(이하 ‘정정 후 서열 번호 1~5 아미노산 서열’이라 한다)로 정정하는 것이다. 갑 제3호증의 기재에 의하면, 정정 후 서열 번호 1~3 아미노산 서열은 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 도면 4의 아미노산 서열 중 TNV148(B)31)의 CDR1~CDR3 아미노산 서열에 해당하고, 정정 후 서열 번호 4~5 아미노산 서열은 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 도면 5의 서열 중 바(68, 69면 참조), 이 사건 정정사항은 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것이라고 할 것이다. 다. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당하는지 여부 (1) 먼저, 갑 제3호증의 기재에 의하면 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서에 관하여 아래의 각 사실을 인정할 수 있다. ([기재표 2] 참조.) 위 인정사실에 비추어 보면, ① 정정 전 서열 번호 2의 아미노산 서열은 서열 길이가 17로 표시되어 있는데 비하여 서열 내용의 아미노산은 16개가 표시되어 있어서 서로 일치하지 아니한 점, ② 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열은 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체의 아미노산 서열과 상이한 점, ③ 실험을 위하여 만들어 진 8개의 TNV mAb 중 TNV148(B)가 가장 우수한 활성을 나타태고 있는 점을 알 수 있다. (2) 그런데 갑 제3호증의 기재에 의하면 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서에 관하여 아래의 각 사실 또한 인정할 수 있다. ([기재표 3] 참조.) 위 인정사실에 비추어 보면, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열은 각 항-TNF 항체의 중쇄 및 경쇄 가변영역에 포함된 CDR 아미노산 서열에 해당한다는 사실만 나타내고 있을 뿐 구체적으로 어느 항체의 CDR 아미노산 서열인지 확인할만한 기재가 없는 점, 상세한 설명에선 바람직한 항체로서 항체 TNV148(B) 이외에도 항체 TNV15, TNV196, TNV14, TNV118, TNV32, TNV86'34)을 모두 포함하고 있는 점, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열이 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체들 중 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열만을 표시한다고 단정하기 어려운 점을 알 수 있는바. 이러한 여러 사정들에 비추어 보면, 정정 전 서열 번호 1~5 아미노산 서열이 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열을 잘못 기재한 것에 해당한다고 보기 어렵다. 라. 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하는지 여부 정정 전 서열 번호 1~5 아미노산 서열은 위에서 본 바와 같고, 이 사건 제21항, 제24항, 제26항, 제29항, 제32항 특허발명은 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 발명의 구성요소로 하고 있는바, 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 이 사건 정정사항과 같이 변경하는 경우에 이 사건 제21항, 제24항, 제26항, 제29항, 제32항 특허발명은 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 구성요소로 하는 것에서 이 사건 정정사항을 구성요소로 하는 것으로 변경되는 것이다. 그런데 위와 같이 구성요소를 변경하게 되면, 서열 번호 1의 아미노산 서열은 3개의 아미노산이 바뀌게 되고, 서열 번호 2의 아미노산 서열은 16개의 아미노산이 17개의 아미노산으로 증가될 뿐만 아니라 5개의 아미노산이 바뀌게 되며, 서열 번호 3의 아미노산 서열은 10개의 아미노산이 17개의 아미노산으로 증가될 뿐만 아니라 10개의 아미노산이 전부 바뀌게 되고, 서열 번호 4의 아미노산 서열은 16개의 3개의 아미노산이 바뀌게 되며, 서열 번호 5의 아미노산 서열은 5개의 아미노산이 바뀌게 되는바, 이 사건 기술분야에서는 중쇄 또는 경쇄의 가변 영역에서 존재하는 한두 개 아미노산의 차이에도 항체의 항원결정성 및 역가에 현저한 차이가 발생하는 점, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열을 내용으로 하는 항체가 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열을 내용으로 하는 항체로 변경되는 점 등에 비추어 볼 때 위와 같은 정정은 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다. 마. 소결론 이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 정정사항은 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 상이한 아미노산 서열로 변경하는 것으로, 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게하는 경우 중 어디에도 해당되지 않고, 이 사건 정정사항에 의하여 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 내용으로 하는 특허청구범위가 TNV148B의 CDR 아미노산 서열을 내용으로 하는 특허청구범위로 변경되어 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당한다. 따라서 이 사건 정정청구는 구 특허법 제136조 제1항 및 제3항에서 규정하는 요건을 충족하지 못하여 위법하다.
결론	그렇다면 이 사건 정정심판청구는 인용되어서는 아니될 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

사건번호

2013허6103 등록정정(특)

판례제목

2013허6103 등록정정(특)

출원번호

제883078호

분야

특허/실용신안

판결일

2014-05-30

법원명

특허법원

원고

얀센 바이오테크 인코포레이티드(Janssen Biotech, Inc.)

피고

특허청장

판사

한규현,이다우,이혜진

판결결과

등록정정

주문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지

특허심판원이 2013. 6. 24. 2012정132호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

기초사실

가. 이 사건 특허발명
(1) 발명의 명칭 : 항-ＴＮＦ 항체, 조성물, 방법 및 용도(ANTI-TNFANTIBODIES, COMPOSITIONS, METHODS AND USES)
(2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 등록일/ 특허번호 : 2001. 8. 7./ 2000. 8.7./ 2009. 2. 4./ 제883078호
(3) 특허청구범위 : [별지 1] 기재와 같다.
(4) 특허권자 : 원고

나. 정정사항 ([기재표 1] 참조.)

다. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 2012. 11. 28. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 명세서의 [서열목록] 중 서열 번호 1 내지 5의 아미노산 서열을 나.항 기재와 같이 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였다(이하 ‘이 사건 정정심판청구’라 하고, 정정 내용을‘이 사건 정정사항’이라고 한다).
(2) 특허심판원은 이를 2012정132호로 심리한 다음, 2013. 3. 28. 원고에게 이 사건 정정심판청구는 특허청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우 또는 불명료한 기재를 석명하는 경우의 어디에도 해당되지 아니할 뿐만 아니라 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당한다는 요지의 정정의견제출통지를 하였다.
(3) 이에 대하여 원고는, 2013. 6. 19. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 의해 보호받고자 하는 항-TNF 항체는 발명의 상세한 설명에 기재된 TNV148 또는 TNV148B이므로, 이와 무관한 이 사건 특허발명 명세서의 [서열목록] 중 서열 번호 1 내지 5의 아미노산 서열은 명백한 오기에 해당한다는 요지의 의견서를 제출하였다.
(4) 특허심판원은 2013. 6. 24. 위 위 정정의견제출통지의 요지와 동일한 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

원고의 주장요지

(1) 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있는 서열 번호 1~5의 아미노산 서열 중 일부는, 그 아미노산 서열의 아미노산 수가 아미노산 개수를 표시하는 서열 길이와 일치하지 아니할 뿐만 아니라, 서열 번호 1~5의 아미노산 서열은 이 사건 특허발명 명세서의 도 4 및 5에 도시된 어느 항체의 서열과도 일치하지 않을 뿐만 아니라 항체로서 존재할 수 없는 서열이기 때문에 잘못 기재된 것에 해당한다. 이 사건 특허발명의 명세서에는, TNF28)에 대해 8개의 모노클로날 항체29)인 TNV14, TNV15, TNV32, TNV86, TNV118(B), TNV112, TNV148 및 TNV196가 제조되었고, 이들의 아미노산 서열 및 TNF에 대한 중화능력 등의 평가를 토대로 TNV148(B)가 가장 바람직한 항-TNF 항체인 것으로 기재되어 있는바, 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 의해 보호받고자 하는 항-TNF 항체
가 TNV148(B)라는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자라고 한다)에게 자명하므로, 이 사건 특허발명의 명세서에 서열 번호 1~5의 아미노산 서열이 TNV148(B)의 서열을 나타낸다는 직접적인 기재가 없다고 하더라도, 통상의 기술자라면 서열 번호 1~5의 아미노산 서열이 TNV148(B)의 서열을 표시하는 것으로 이해할 것이 당연하다. 따라서 이 사건 특허발명의 명세서에 그 근거가 없는 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 이 사건 특허발명의 명세서에 근거하여 TNV148(B)의 서열로 바로 잡고자 하는 이 사건 정정심판청구는 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당한다.

(2) 이 사건 정정사항에 의하더라도 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 의해 보호받고자 하는 항-TNF 항체는 TNV148(B)로서 정정 전후에 아무런 변함이 없으므로, 특허청구범위의 실질적인 확장이나 변경에 해당하지 않는다.

(3) 그렇다면 이 사건 정정심판청구가 특허청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우 또는 불명료한 기재를 석명하는 경우의 어디에도 해당되지 아니할 뿐만 아니라 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당한다고 보아 이를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

당사자의 주장 요지

(1) 이 사건 특허발명의 명세서의 기재에 의하면, 서열 번호 1~5 아미노산 서열이 이 사건 특허발명에서 제조된 8개의 항-TNF 항체의 중쇄 및 경쇄 가변 영역에 포함된 CDR30) 서열에 해당한다는 사실을 알 수 있을 뿐, 위 서열 번호 들이 구체적으로 8개의 항-TNF 항체 중 어느 항체의 CDR 서열인지를 확인할 만한 기재가 없으므로, 서열 번호 1~5의 아미노산 서열이 도면 4 및 5의 항체들 중 TNV14, TNV15 및 TNV196을 배제하고 TNV148(B)의 CDR아미노산 서열만을 표시하고 있다고 볼 수도 없다. 따라서 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 도면 4 및 5의 항체들 중 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열로 고치는 것은 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당하지 않는다.

(2) 설령 이 사건 정정사항이 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당한다고 하더라도, 이 사건 정정사항으로 인해 이 사건 특허발명의 특허청구범위가 실질적으로 변경되므로 허용될 수 없다.

이 사건 심결의 당부에 대한 판단

<이 사건 정정심판청구의 적법 여부>
가. 판단기준(대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후3096 판결 참조)
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 이전의 법, 이하 같다) 제136조 제1항에 의하면 “특허권자는 제47조 제3항 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다”고 규정되어 있고, 같은 법 제47조 제3항 각호의 1에는 “1. 특허청구범위를 감축하는경우, 2. 잘못된 기재를 정정하는 경우, 3. 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우”가 각 규정되어 있으며, 한편 같은 법 제136조 제2항, 제3항에 의하면 그 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항(잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항에 한한다)의 범위 이내에서 이를 할 수 있고(제2항), 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(제3항)고 규정되어 있다.
위 규정들의 취지는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것은 허용할 수 없고 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 해소하는 것과 특허발명의 상세한 설명과 청구의 범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없는 것으로 하는 것도 포함되는 것이라고 해석하여야 할 것이다.
그리고 위와 같은 정정이 특허청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 특허발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 및 도면을 참작하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이라 할 것이다.

나. 이 사건 정정사항이 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 범위 내에서 이루어진 것인지 여부
앞서 본 바와 같이, 이 사건 정정사항은 이 사건 특허발명의 명세서 식별번호 <443>에 기재된 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을(이하 ‘정정 전 서열 번호1~5 아미노산 서열’이라 한다) 위 ‘1.다.’항의 표에 표시된 바와 같은 아미노산서열(이하 ‘정정 후 서열 번호 1~5 아미노산 서열’이라 한다)로 정정하는 것이다. 갑 제3호증의 기재에 의하면, 정정 후 서열 번호 1~3 아미노산 서열은 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 도면 4의 아미노산 서열 중 TNV148(B)31)의 CDR1~CDR3 아미노산 서열에 해당하고, 정정 후 서열 번호 4~5 아미노산 서열은 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 도면 5의 서열 중 바(68, 69면 참조), 이 사건 정정사항은 이 사건 특허발명의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이루어진 것이라고 할 것이다.

다. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우에 해당하는지 여부
(1) 먼저, 갑 제3호증의 기재에 의하면 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서에 관하여 아래의 각 사실을 인정할 수 있다. ([기재표 2] 참조.) 위 인정사실에 비추어 보면, ① 정정 전 서열 번호 2의 아미노산 서열은 서열 길이가 17로 표시되어 있는데 비하여 서열 내용의 아미노산은 16개가 표시되어 있어서 서로 일치하지 아니한 점, ② 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열은 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체의 아미노산 서열과 상이한 점, ③ 실험을 위하여 만들어 진 8개의 TNV mAb 중 TNV148(B)가 가장 우수한 활성을 나타태고 있는 점을 알 수 있다.
(2) 그런데 갑 제3호증의 기재에 의하면 정정 전 이 사건 특허발명의 명세서에 관하여 아래의 각 사실 또한 인정할 수 있다. ([기재표 3] 참조.)
위 인정사실에 비추어 보면, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열은 각 항-TNF 항체의 중쇄 및 경쇄 가변영역에 포함된 CDR 아미노산 서열에 해당한다는 사실만 나타내고 있을 뿐 구체적으로 어느 항체의 CDR 아미노산 서열인지 확인할만한 기재가 없는 점, 상세한 설명에선 바람직한 항체로서 항체 TNV148(B) 이외에도 항체 TNV15, TNV196, TNV14, TNV118, TNV32, TNV86'34)을 모두 포함하고 있는 점, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열이 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체들 중 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열만을 표시한다고 단정하기 어려운 점을 알 수 있는바. 이러한 여러 사정들에 비추어 보면, 정정 전 서열 번호 1~5 아미노산 서열이 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열을 잘못 기재한 것에 해당한다고 보기 어렵다.

라. 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당하는지 여부
정정 전 서열 번호 1~5 아미노산 서열은 위에서 본 바와 같고, 이 사건 제21항, 제24항, 제26항, 제29항, 제32항 특허발명은 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 발명의 구성요소로 하고 있는바, 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 이 사건 정정사항과 같이 변경하는 경우에 이 사건 제21항, 제24항, 제26항, 제29항, 제32항 특허발명은 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 구성요소로 하는 것에서 이 사건 정정사항을 구성요소로 하는 것으로 변경되는 것이다.
그런데 위와 같이 구성요소를 변경하게 되면, 서열 번호 1의 아미노산 서열은 3개의 아미노산이 바뀌게 되고, 서열 번호 2의 아미노산 서열은 16개의 아미노산이 17개의 아미노산으로 증가될 뿐만 아니라 5개의 아미노산이 바뀌게 되며, 서열 번호 3의 아미노산 서열은 10개의 아미노산이 17개의 아미노산으로 증가될 뿐만 아니라 10개의 아미노산이 전부 바뀌게 되고, 서열 번호 4의 아미노산 서열은 16개의 3개의 아미노산이 바뀌게 되며, 서열 번호 5의 아미노산 서열은 5개의 아미노산이 바뀌게 되는바, 이 사건 기술분야에서는 중쇄 또는 경쇄의 가변 영역에서 존재하는 한두 개 아미노산의 차이에도 항체의 항원결정성 및 역가에 현저한 차이가 발생하는 점, 정정 전 서열번호 1~5의 아미노산 서열을 내용으로 하는 항체가 [도면 4], [도면 5]에 기재된 항체 TNV148(B)의 CDR 아미노산 서열을 내용으로 하는 항체로 변경되는 점 등에 비추어 볼 때 위와 같은 정정은 특허청구범위의 실질적 변경에 해당한다.

마. 소결론
이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 정정사항은 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 상이한 아미노산 서열로 변경하는 것으로, 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게하는 경우 중 어디에도 해당되지 않고, 이 사건 정정사항에 의하여 정정 전 서열 번호 1~5의 아미노산 서열을 내용으로 하는 특허청구범위가 TNV148B의 CDR 아미노산 서열을 내용으로 하는 특허청구범위로 변경되어 특허청구범위가 실질적으로 변경된 경우에 해당한다.
따라서 이 사건 정정청구는 구 특허법 제136조 제1항 및 제3항에서 규정하는 요건을 충족하지 못하여 위법하다.

결론

그렇다면 이 사건 정정심판청구는 인용되어서는 아니될 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 정당하다. 따라서 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유가 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[기재표 1]

[기재표 2]

(가) 서열 번호 1의 아미노산 서열은 서열 길이가 5, 서열 내용은 Arg TyrThr Met His로, 서열 번호 2의 아미노산 서열은 서열 길이가 17, 서열 내용은 Val Ile Ser Phe Asp Gly Ser Asn Lys Tyr Tyr Val Asp Ser Val Lys로, 서열 번호 3의 아미노산 서열은 서열 길이가 17, 서열 내용은 Glu Ala Arg Gly Ser Tyr Ala Phe Asp Ile로, 서열 번호 4의 아미노산 서열은 서열길이가 11, 서열 내용은 Arg Ala Ser Gln Gly Ile Ser Ser Trp Leu Ala로, 서열 번호 5의 아미노산 서열은 서열 길이가 7, 서열 내용은 Ala Ala Ser Ser Leu Gln Ser로 각 기재되어 있다(62, 63면 식별번호 <443>, <444>).

(나) TNV mAb 중쇄 가변 영역의 추론된 아미노산 서열인 CDR 1, CDR 2, CDR 3의 각 아미노산 서열이 각 TNV mAb 별로 [별지] 이 사건 특허발명 2.주요도면 [도면 4]와 같이, TNV mAb 경쇄 가변 영역의 추론된 아미노산 서열인 CDR 1, CDR 2, CDR 3의 각 아미노산 서열이 각 TNV mAb 별로 [별지] 이 사건 특허발명 2. 주요도면 [도면 5]와 같이 각 기재되어 있다(68,69면).

(다) 실험을 위하여 8개의 TNV mAb{TNV14, TNV15, TNV32, TNV86,TNV118, TNV122, TNV148(B), TNV196}가 제작되었는데, 그 중 TNV148(B)가 TNF 억제활성에서 우수하고, 관절염 지표에서도 다른 항체보다 우수한활성을 나타내는 것으로 기재되어 있다(65면의 도면 1, 59면 식별번호<423>)

[기재표 3]

(가) “일반적으로, 본 발명의 인간 항체 또는 항원-결합 단편은 적어도 하나의 중쇄 가변 영역의 적어도 하나의 인간 상보성 결정 영역(CDR1, CDR2
및 CDR3) 또는 변이체와 적어도 하나의 경쇄 가변 영역의 적어도 하나의 인간 상보성 결정 영역(CDR1, CDR2 및 CDR3)을 포함하는 항원-결합 영역을
포함할 것이다. 비제한적인 일예로서, 항체 또는 항원-결합 부분 또는 변이체는 ‘SEQ ID NO’:3의 아미노산 서열을 가진 중쇄 CDR3 중 적어도 하나,및/또는 SEQ ID NO:6의 아미노산 서열을 가진 경쇄 CDR3을 포함할 수 있다. 특히 일면에서, 항체 또는 항원-결합 단편은 상응하는 CDR 1, 2 및/또는 3의 아미노산 서열(예: 서열 번호: 1, 2, 및/또는 3)을 갖는 적어도 하나의 중쇄 CDRs(즉, CDR1, CDR2 및/또는 CDR3)를 포함하는 항원-결합 부위를 가질 수 있다. 또 다른 일면으로 항체 또는 항원-결합 부위 또는 변이체는 상응하는 CDR 1, 2 및/또는 3의 아미노산 서열(예: 서열 번호: 1, 2, 및/또는 3)을 갖는 적어도 하나의 경쇄 CDRs (즉, CDR4, CDR5 및/또는 CDR6)을 포함하는 항원-결합 부위를 가질 수 있다. 바람직한 일면에서 항체 또는 항원-결합 단편의 3개의 중쇄 CDRs 및 3개의 경쇄 CDRs는 본 명세서에 기재된 바와 같은 적어도 하나의 mAb TNV148, TNV15, TNV196, TNV1432),TNV118, TNV32, TNV86의 상응하는 CDRs의 아미노산 서열을 갖는다. 그러한 항체는 통상의 기술을 사용하여 항체의 다양한 부위(예: CDRs, 프레임워크)를 함께 화학적으로 연결시키거나, 재조합 DNA 기술의 통상의 방법을사용하여 항체를 코딩하는 (하나 이상의) 핵산 분자를 제조하고 발현시키거나 다른 적절한 방법을 사용하여 제조할 수 있다.”(25면 식별번호 <114>)

(다) “본 발명의 항-TNF 항체는 제한하는 것은 아니지만 적어도 하나의 서열 번호 1, 2, 3, 4, 5, 6의 인접 아미노산중 5개 내지 모두로부터 선택되는 적어도 하나의 부위, 서열 또는 조합물을 포함할 수 있다.”(26~27면 식별번호 <123>)

(라) “본 발명은 또한 본 발명에서 기재되고/되거나 본 기술에서 알려진, 적어도 하나, 적어도 두 개, 적어도 3개, 적어도 4개, 적어도 5개, 적어도 6개 이상의 항-TNF 항체를 함유하며 비자연적 발생 조성물, 혼합물 또는 형태로 제공되는 적어도 하나의 항-TNF 항체 조성물을 제공한다. 이러한 조성물은 서열 번호 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 또는 그의 특정 단편, 도메인 또는 변이체의 인접 아미노산 70-100%로 구성된 그룹 중에서 선택된 항-TNF 항체 아미노산 서열의 적어도 하나 또는 2개의 완전 길이, C- 및/또는 N-말단 삭제 변이체, 도메인, 단편, 또는 특정 변이체를 포함한 비자연적 발생 조성물을 함유한다. 바람직한 항-TNF 항체 조성물은 서열 번호 1, 2, 3, 4, 5,6, 또는 그의 특정 단편, 도메인 또는 변이체 70-100%의 항-TNF 항체 서열 중 적어도 하나의 CDR 또는 LBR33) 함유 부분으로서 적어도 하나 또는 2개의 완전 길이, 단편, 도메인 또는 변이체를 포함한다. 더욱 바람직한 조성물은 서열 번호 1, 2, 3, 4, 5, 6, 또는 그의 특정 단편, 도메인 또는 변이체70-100% 중 적어도 하나의 40-99%를 포함한다.”(갑 제3호증 28~29면 식별번호 <136>).

[별지]

< 이 사건 특허발명 >

1. 특허청구범위
청구항 1. 서열 번호 7의 중쇄 아미노산 서열 및 서열 번호 8의 경쇄 아미노산 서열의 가변 영역을 포함하는 분리된 포유동물 항-TNF 항체.
청구항 4. 서열 번호 7의 중쇄 아미노산 서열 및 서열 번호 8의 경쇄 아미노산 서열의 가변 영역을 가지는 분리된 포유동물 항-TNF 항체를 코딩하는 분리된 핵산.
청구항 6. 제 4항에 따른 분리된 핵산을 가지는 분리된 핵산 벡터를 포함하는 원핵 또는 진핵 숙주 세포.
청구항 9. 서열 번호 7의 중쇄 아미노산 서열 및 서열 번호 8의 경쇄 아미노산 서열의 가변 영역을 가지는 분리된 항-TNF 항체, 및 약제학적으로 허용되는 담체 또는 희석제를 함유하는, 비만, 류마티스 관절염, 전신 루푸스, 심인성 졸도 증후군, 뇌졸증, 동맥성 고혈압, 수막염, 간염, 화농성 관절염, 백혈병, 악성 림프종, 신경 퇴행성 질환 및 다발성 경화증으로 구성된 그룹으로부터 선택되는 질병의 예방 또는 치료용 약제학적 조성물.
청구항 12. 서열 번호 7의 중쇄 아미노산 서열 및 서열 번호 8의 경쇄 아미노산 서열의 가변 영역을 가지는 분리된 포유동물 항-TNF 항체를 유효한 양으로 포함하는, 비만, 류마티스 관절염, 전신 루푸스, 심인성 졸도 증후군, 뇌졸증, 동맥성 고혈압, 수막염, 간염, 화농성 관절염, 백혈병, 악성 림프종, 신경 퇴행성 질환 및 다발성 경화증으로 구성된 그룹으로부터 선택되는 질병의 진단 또는 치료용 약제.
청구항 21. (i) 서열 번호 1, 2 및 3의 모든 중쇄 상보 결정 영역(CDR) 아미노산 서열; 및 (ii) 서열 번호 4, 5 및 6의 모든 경쇄 CDR 아미노산 서열를 포함하는 분리된 포유동물 항-TNF 항체.
청구항 24. (i) 서열 번호 1, 2 및 3의 모든 중쇄 CDR 아미노산 서열; 및 (ii)서열 번호 4, 5 및 6의 모든 경쇄 CDR 아미노산 서열를 포함하는 분리된 포유동물 항-TNF 항체를 코딩하는 분리된 핵산.

청구항 26. 제 24 항에 따른 분리된 핵산을 가지는 분리된 핵산 벡터를 포함하는 원핵 또는 진핵 숙주 세포.
청구항 29. (i) 서열 번호 1, 2 및 3의 모든 중쇄 CDR 아미노산 서열; 및 (ii)서열 번호 4, 5 및 6의 모든 경쇄 CDR 아미노산 서열을 가지는 분리된 포유동물 항-TNF 항체, 및 약제학적으로 허용되는 담체 또는 희석제를 포함하는, 비만, 류마티스 관절염, 전신 루푸스, 심인성 졸도 증후군, 뇌졸증, 동맥성 고혈압, 수막염, 간염, 화농성 관절염, 백혈병, 악성 림프종, 신경 퇴행성 질환 및 다발성 경화증으로 구성된 그룹으로부터 선택되는 질병의 예방 또는 치료용 약제학적 조성물.
청구항 32. (a) (i) 서열 번호 1, 2 및 3의 모든 중쇄 상보 결정 영역(CDR) 아미노산 서열; 및 (ii) 서열 번호 4, 5 및 6의 모든 경쇄 CDR 아미노산 서열을
가지는 분리된 포유동물 항-TNF 항체의 유효량을 포함하는, 비만, 류마티스 관절염, 전신 루푸스, 심인성 졸도 증후군, 뇌졸증, 동맥성 고혈압, 수막염, 간염, 화농성 관절염, 백혈병, 악성 림프종, 신경 퇴행성 질환 및 다발성 경화증으로 구성된 그룹으로부터 선택되는 질병의 진단 또는 치료용 약제.
청구항 2~3, 5, 7~8, 10~11, 13~20, 21, 22~23, 25, 27~28, 30~31, 33~101. 각 삭제

2. 주요 도면

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2013허6103 등록정정(특)

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