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사건번호 2016허7824 거절결정(특)
판례제목 2016허7824 거절결정(특)
출원번호 제2012-7031725호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-06-01
법원명 특허법원
원고 보레알리스 아게(BOREALIS AG) 대표자 마르쿠 코르펜란타 (Markku Korvenranta)
피고 특허청장
판사 김우수 나상훈 이호산
판결결과 거절결정(특)
주문 1. 원고의 청구를 기각한다
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2016. 8. 21. 2015원289 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 기초사실
가. 원고의 이 사건 출원발명(갑 제2호증, 을 제1호증)
1) 발명의 명칭 : 특수 커패시터용 특정 칼슘 스테아레이트 함량을 갖는 폴리프로필렌
(POLYPROPYLENE WITH SPECIFIC CALCIUM STEARATE CONTENT FOR SPECIAL CAPACITORS)
2) 국제출원일/ 우선권 주장일/ 번역문 제출일/ 출원번호 : 2011. 5. 6./ 2010. 5. 12./ 2012. 12. 4./ 제2012-7031725호
3) 청구범위(2014. 9. 30. 보정된 것)
【청구항 1】(a) 90wt.-% 이상의 이축 연신1)된 폴리프로필렌(BOPP)필름 및 (b) 120ppm 내지 180ppm의 칼슘 C14 ~ C24 지방산 염을 포함하는 커패시터 필름2).
【청구항 10 내지 12, 16】각 삭제
【청구항 2 내지 9, 13 내지 15】각 기재 생략
4) 발명의 주요 내용
기술 분야 및 종래 기술의 문제점
이 사건 출원발명은 신규한 이축 연신 폴리프로필렌(Biaxially Oriented PolyPropylene: BOPP)계 커패시터 필름(capacitor film)에 관한 것이다(문단번호 [0001]).
폴리프로필렌은 필름 커패시터 분야에서 최상의 재료이며, 그 이유는 그의 사슬에 전기장 응력 하에 배향되는 어떠한 종류의 극성 기도 결여되어 있기 때문이다. 그 결과, 폴리프로필렌은 본질적으로 손실률이 낮고 체적 저항률이 높다. 이들 특성은 커패시터에서 비교적 높은 유전 상수 및 자기 회복 특성과 조합되어, 이러한 기술 분야에서 폴리프로필렌을 가치 있게 만든다. 가열된 필름 시트를 2개의 반대 방향, 세로 및 가로 기계 방향으로 연신시켜, 더욱 완전한 결정체 형성 및 배향을 유도함으로써 폴리프로필렌이 이축 연신되는 경우에 폴리프로필렌의 유전 강도 또는 파괴 전압이 추가로 증가될 수 있다. 또한 재료를 내구성으로 만들기 위해 폴리프로필렌에 첨가제가 첨가되어야 한다고 알려져있다. 예를 들어 중합체 재료의 붕괴 위험을 감소시키기 위해 항산화제가 첨가된다. 또한 전형적으로 폴리프로필렌은 사용된 촉매에서 기원하는 염소, 알루미늄, 마그네슘 또는 규소와 같은 극성 잔류물을 상당한 양으로 함유한다. 이들 잔류물은 유전 특성에 부정적인 영향을 미치므로 바람직하지 않다. 따라서 극성 원소가 커패시터 필름에서 어떤 추가의 부적절한 소산을 야기한다는 사실에도 불구하고 산 제거제가 또한 첨가된다. 물론 그러한 첨가제는 최소 가능 양으로, 보통은 100ppm 이하로 첨가된다. 이러한 기술분야에서 산 제거제의 통상적인 양은 약 75 ppm이다(문단번호 [0002]).
이축 연신 폴리프로필렌(BOPP)의 제조 동안의 전형적인 문제는 전단 응력으로 야기되는 다이 드룰(die drool)3)이다. 또한, 요즘에는 커패시터의 부피를 감소시키기 위해 와인딩된 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP) 이후에 둥근 실린더를 난형으로 가압함으로써 편평화된다. 원형 와인딩의 편평화는 또한 커패시터의 에너지 밀도를 증가시킬 수 있다. 이러한 특정 커패시터 디자인의 문제점은 부가적 편평화 단계로 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP)에 기계적 응력4) 및 손상이 또한 야기되고 내부 와인딩에 안쪽에서 바깥쪽으로 링클링(wrinkling) 및 리플링(rippling)5)이 생긴다는 점이다(문단번호 [0003]).
기술적 과제 및 해결 수단
이 사건 출원발명의 목적은 연신 단계 동안 손상되지 않는 폴리프로필렌으로부터 생성될 수 있고 와인딩 후에 필름 내에 결함을 야기하지 않으면서 편평화될 수 있는 커패시터 필름을 제공하는 것이다. 또한 사용되는 폴리프로필렌의 회분 함량은 허용 한계 내에 있어야 하고, 소산을 상당히 증가시키지 않아야 한다. 이 사건 출원발명의 발견은 사용되는 폴리프로필렌이 알칼리 토 지방산 염(alkali earth fatty acid salt)을 100ppm 초과의 양으로 포함해야 한다는 것이다(문단번호 [0005]).
이 사건 출원발명은 (a) 90wt.-% 초과의 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP) 및 (b) 100ppm초과 ~ 600ppm 이하의 알칼리 토 지방산 염을 포함하는 커패시터 필름에 관한 것이다(문단번호 [0006]~[0009]).
놀랍게도 가공 단계 동안 손상되지 않고 회분 함량을 허용 불가능한 수준을 넘어 증가시키거나 소산을 증가시키지 않으면서 이 사건 출원발명의 커패시터 필름이 폴리프로필렌으로부터 생성될 수 있음이 밝혀졌다(문단번호 [0012]).
또한 커패시터 필름 및/또는 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP)은 높은 순도가 특색이다. 따라서 바람직하게는 커패시터 필름 및/또는 이축 연신 폴리프로필렌(BOPP)은 회분 함량이 100ppm 이하, 더욱 바람직하게는 50ppm 이하, 더욱더 바람직하게는 40ppm 이하, 더더욱 바람직하게는 30ppm 이하이다(문단번호 [0015]).
이 사건 출원발명의 추가의 본질적 발견은 커패시터 필름이 특정 범위의 알칼리 토 지방산 염을 포함해야 한다는 점이다. 따라서 이 사건 출원발명의 하나의 요건은 알칼리 토 지방산 염이 커패시터 필름 내에 100ppm 초과 ~ 600ppm 이하, 더욱 바람직하게는 100 ~ 400ppm, 즉 110 ~ 400ppm, 더더욱 바람직하게는 110ppm ~ 350ppm, 더욱더 바람직하게는 115 ~ 300ppm, 예컨대 120 ~ 230ppm으로 존재하는 것이다. 알칼리 토 지방산염의 양의 더더욱 바람직한 상한은 200ppm이고, 180ppm이 특히 바람직한 상한이다(문단번호 [0037]).
이 사건 출원발명의 커패시터 필름 내에서 알칼리 토 지방산 염은 비교적 높은 양으로 사용되나, 알칼리 토 지방산 염의 양은 바람직하게는 회분 함량에 부정적 영향을 미치는 값을 초과하지 않을 것이다. 따라서 바람직하게는 커패시터 필름 내의 알칼리 토 지방산염의 양은 위에서 언급된 상한을 초과하는 회분 함량, 즉 100ppm 이하, 더욱 바람직하게는 50ppm 이하, 더욱더 바람직하게는 40ppm 이하, 더더욱 바람직하게는 30ppm 이하의 회분 함량을 야기하는 값을 초과하지 않는다(문단번호 [0038]).
알칼리 토 지방산 염의 알칼리 토 원소는 바람직하게는 마그네슘 또는 칼슘이며, 후자가 특히 바람직하다(문단번호 [0040]). 따라서 특정 구현 예에서 알칼리 토 지방산 염은 칼슘 C14 ~ C24 지방산 염, 예컨대 칼슘 스테아레이트이다(문단번호 [0041]).
【비교 예 (CE1)】
프로필렌 단독중합체(PP-H)에 칼슘 스테아레이트(CAS-No. 1592-23-0)를 첨가하여 프로필렌 단독중합체(PP-H) 내의 칼슘 스테아레이트의 함량이 75ppm이 되도록 했다. 결과로서 얻어지는 조성물은 회분 함량이 15ppm이었다(문단번호[0083] 및 [0084]).
【비교 예 (CE2)】
프로필렌 단독중합체(PP-H)에 칼슘 스테아레이트(CAS-No. 1592-23-0)를 첨가하여 프로필렌 단독중합체(PP-H) 내의 칼슘 스테아레이트의 함량이 600ppm이 되도록 했다. 결과로서 얻어지는 조성물은 회분 함량이 63ppm이었다(문단번호[0085] 및 [0086]).
【발명 예 (IE)】
프로필렌 단독중합체(PP-H)에 칼슘 스테아레이트(CAS-No. 1592-23-0)를 첨가하여 프로필렌 단독중합체(PP-H) 내의 칼슘 스테아레이트의 함량이 150ppm이 되도록 했다. 결과로서 얻어지는 조성물은 회분 함량이 29ppm이었다(문단번호[0087] 및 [0088]).
[표 1] 캐스트 필름 과정 파라미터
비교 예 및 발명 예에 기초하는 캐스트 필름의 마찰 거동을 ISO 8295(1995)에 따라 측정했다(문단번호 [0092]).
비교 예(CE1)에 기초하는 캐스트 필름(1)의 마찰이 발명 예(IE)로부터 제조된 캐스트 필름(2)에 비해 더 현저했다. 실험에 따르면, 이는 캐스트 필름(2)가 만들어지는 발명 예(IE)가 캐스트 필름(1)에 비해 편평화된 커패시터로 전환되기에 더욱 적합함 을 나타낸다(문단번호 [0093]).

나. 선행발명 (을 제2호증)
2009. 5. 19. 공개되어 공개특허공보 제2009-50062호에 실린 ‘이축배향 전기절연 필름’에 관한 것으로서, 그 주요 내용은 다음과 같다. 선행발명은 콘덴서 내에서 전기 절연 필름으로서의 사용을 위하여 개선된 특성을 구비한 폴리프로필렌 필름에 관한 것이다(문단번호 [0001]).
전기 브레이크다운 전압6)은 전기 절연 필름의 중요한 품질 기준이다. 상기 브레이크다운 전압은 콘덴서가 부하될 수 있는 최대의 전압이다. 브레이크다운 전압에 도달하면 브레이크다운이 필름 내에서 발생하는데, 브레이크다운은 정전용량에 악영향을 주어 콘덴서의 완전한 고장을 야기할 수 있다. 소정의 온도에서 최대의 전기 브레이크다운 전압은 필름 두께와 온도 안정성 모두에 의존한다. 온도가 높아지면 성취 가능한 브레이크다운 전압은 낮아진다. 이러한 이유로 콘덴서는 특정한 최대 취급 온도로 구성되며, 이 온도는 초과되지 않아야 한다. 그러므로 취급 온도가 초과되면 브레이크다운 전압으로 인하여 콘덴서내의 브레이크다운이 발생할 수 있다. 종래 기술에 따라 이러한 결함은 필름 두께의 증가에 의하여 보상될 수 있으며, 이러한 필름 증가에 수반하여 소자크기의 감소를 위한 경계면이 설정된다(문단번호 [0006]).
선행발명의 목적은 그로부터 만들어진 콘덴서의 개선된 취급 특성에 기여하는 이축 배향된 폴리프로필렌 필름의 제작으로 구성된다. 특히, 콘덴서의 더욱 양호한 안정성을 수반하는 전기 브레이크다운 전압의 개선(증가)은 전문 영역에서는 불변의 요건이다(문단번호 [0007]).
선행발명의 필름은 일반적으로 각 경우에 필름에 대하여 또는 더 정확히는 층에 대하여 적어도 95~100중량%, 바람직하게는 98 내지 100중량% 미만의 폴리머 혼합물을 포함한다(문단번호 [0012]).
콘덴서 필름으로서 프로필렌 호모 폴리머 P1은 50ppm 미만, 바람직하게는 10~40ppm의 재(ash) 함유량과, 최대 10ppm, 바람직하게는 0보다 크고 5ppm이하의 염소 함유량을 가져야만 한다(문단번호 [0018]).
기본적으로 개별 구성요소의 불순도는 P1과 P2의 혼합물이 지정된 상한인 50ppm 미만의 재 함유량 및 최대 10ppm의 염소 함유량을 초과하지 않는 것이어야 한다(문단번호 [0022]).
필름은 일반적으로 각 경우에 필름의 중량에 대하여 95~100 중량%, 특히 98 이상 100중량% 미만의 상술된 혼합물을 포함할 뿐만 아니라, 필요시, 예를 들면, 중화제 및 안정화제의 통상적인 첨가제 각각을 적량으로 포함한다. 패키징 필름부분에서, 점착방지제(anti-blocking agent), 대전 억제제, 윤활제 및 안료와 같은 통상적인 첨가제는 일반적으로 콘덴서 필름으로서의 사용에 관하여 첨가되지 않는다(문단번호 [0053]).
안정화 효과를 구비한 화합물은 에틸렌, 프로필렌 및 다른 α-올레핀 폴리머를 위한 안정화제로 사용될 수 있다. 안정화제의 첨가량은 0.05~2 중량%이다. 페놀류 안정화제, 알칼리/알칼리 토류 스테아레이트 및/또는 알카리/알칼리 토류 카르보네이트가 특히 적합하다(문단번호 [0054]).
중화제는 바람직하게 칼슘 스테아레이트7)인데, 여기에 필요시 필름의 절연 특성에 악영향을 주지 않는, 다른 통상적인 중화제가 또한 도입된다. 중화제는 일반적으로 0.001~0.5 중량%, 바람직하게는 0.005~0.1 중량%의 양으로 첨가된다. 각 중량% 내의 숫자는 기저층의 중량을 나타낸다(문단번호 [0055]).
유전손실 인자(Dielectric loss factor):
유전 손실 인자(tan α)의 측정은 VDE 0303, part 4에 따라 수행된다. 필름 테스트는, 측정 전에 진공 금속화 디바이스 내에서, 양면이 알루미늄으로 금속화된다. 측정 표면 {F(=금속화된 표면)} 크기는 필름 두께 d에 따른다(문단번호 [0080]).
【실시 예 1】
7.0㎛의 총 두께를 갖는 투명한 단층의 필름이 압출되고, 계속해서 종방향 및 횡방향으로 순차적으로 배향되어 제작되었다. 상기 층은 하기의 조성을 갖는다 : Borealis company社의 약 95 중량%의 높은 아이소택틱성 폴리프로필렌 P1 약 5 중량%의 P2(HMS), 0.45 중량%의 페놀계 안정화제 Irganox 1010 0.0075 중량%의 중화제 Ca 스테아르산염(문단번호 [0117~0122]).

다. 이 사건 심결의 경위
1) 특허청 심사관은 2014. 2. 28. 원고의 이 사건 출원발명의 출원에 대하여 ‘이 사건 출원발명 중 청구항 1 내지 15는 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 위배되고, 이 사건 출원발명의 설명의 기재가 불비하여 특허법 제42조 제3항에 따른 요건을 충족하지도 못하고 있다’는 취지의 의견제출통지를 하였다.
2) 이에 원고는 2014. 4. 3. 이 사건 출원발명 중 청구항 1 내지 9에 기재된 ‘이축 연신 폴리프로필렌’을 ‘이축 연신된 폴리프로필렌 필름’으로 보정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2014. 8. 29. ‘이 사건 출원발명의 설명의 기재가 불비하고 청구항 1 내지 15는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 위 거절이유가 여전히 해소되지 않았다’는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 거절결정을 하였다.
3) 원고는 2014. 9. 30. 재심사를 청구하면서 청구항 1, 13의 구성을 한정하고 청구항 10 내지 12를 삭제하는 내용의 보정서를 제출하였는데, 특허청 심사관은 2014. 10. 23. 청구항 1 내지 9, 13 내지 15의 진보성이 부정되므로 여전히 거절결정의 이유를 극복하지 못하였다는 이유를 들어 위 거절결정을 그대로 유지하였다.
4) 원고는 2015. 1. 21. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판청구를 하였고, 특허심판원은 위 심판청구를 2015원289 사건으로 심리한 다음, 2016. 8. 21. ‘이 사건 출원발명 중 청구항 1이 선행발명에 의하여 진보성이 부정되고 특허출원에서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다’는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 10호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 원고의 주장 요지
이 사건 출원발명은 다음과 같이 선행발명에 비하여 그 목적, 구성 및 효과상 현저한 차이가 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없어 그 진보성이 부정되지 아니함에도, 이 사건 심결은 이와 달리 판단하여 위법하다.
① 이 사건 출원발명은 ‘이축 연신 폴리프로필렌이 와인딩 후에 편평화되는 과정에서 기계적 손상을 입지 않으면서도, 동시에 회분 함량을 유전 특성이 저하되지 않는 범위 내로 조절하는 것’을 목적으로 하는 반면, 선행발명은 기계적 안정성의 개선에 관하여는 아무런 인식이 없을 뿐만 아니라, 전기적 특성과 관련하여서도 ‘높은 전압에서도 절연체가 파괴되지 않도록 하여 전기적 안정성을 개선시키는 것’만을 그 목적으로 하고 있어, 양 발명의 목적이 상이하다.
② 선행발명은 칼슘 스테아레이트를 중화제로 사용하면서 그 함량 범위를 10 내지 5000ppm으로 광범위하게 제시하고 있는 반면, 이 사건 출원발명에서는 칼슘 C14 ~ C24 지방산 염을 중화제로 사용하지 않고 그 함량 범위도 120 내지 180ppm으로 한정하고 있어, 양 발명의 이 부분 구성에 현저한 차이가 있다.
③ 이 사건 출원발명은 ‘칼슘 C14 ~ C24 지방산 염의 첨가량 범위를 120내지 180ppm이라는 특정한 범위로 한정한 결과, 마찰 거동을 우수하게 유지함과 동시에 회분 함량을 조절하여 이로 인한 소산을 조절한다는, 선행발명에는 개시된 바 없는 이질적인 효과를 얻을 수 있다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성 부정 여부
1) 청구항 1과 선행발명의 구성요소별 대응 관계
2) 공통점과 차이점의 분석
가) 구성요소 1
구성요소 1은 90 wt.-% 이상의 이축 연신된 폴리프로필렌(BOPP)필름인데, 선행발명에도 95 내지 100 중량%의 폴리프로필렌을 포함하는 이축 배향 전기절연 필름이 제시되어 있으므로, 양 발명의 대응 구성은 동일한 것으로 볼 수 있다.
나) 구성요소 2
구성요소 2는 커패시터 필름에 120ppm 내지 180ppm의 칼슘 C14 ~ C24 지방산 염을 포함하는 것인데, 선행발명에도 전기절연 필름에 탄소 수가 17개인 칼슘 스테아르산염{칼슘 C18 지방산염, Ca(C17H35COO)2}이 포함되는 것으로 제시되어 있는 점에서 양 발명은 공통된다.
다만 선행발명의 칼슘 스테아르산염의 함량은 0.005 내지 0.1 중량%로서 이를 ppm 단위로 환산하면 50 내지 1000ppm에 해당하는데, 구성요소 2의 칼슘 C14 ~ C24 지방산 염의 함량은 그 범위가 120 내지 180ppm으로 한정되어 있는 점에서 차이가 있다.
다) 따라서 양 발명은 칼슘 C14 ~ C24 지방산 염(칼슘 스테아르산염, 이 사건 출원발명의 실시 예에서도 ‘칼슘 C14 ~ C24 지방산 염’ 중 칼슘 스테아르산 염을 선택하여 사용하고 있으므로, 이하 편의상 ‘칼슘 스테아르산 염’이라고만 표기한다)의 함량 수치 범위에서만 차이가 있다.
3) 차이점에 대한 평가
가) 관련 법리
특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).
나) 먼저 이 사건 출원발명의 수치한정은 아래와 같은 이유로 선행발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단이거나 그 효과가 이질적이라고 보기 어렵다.
⑴ 기술적 과제의 상이 여부
① 이 사건 출원발명 명세서의 문단번호 [0002], [0003], [0005]부분 기재에 의하면, 이 사건 출원발명은 ‘커패시터 필름의 연신 및 와인딩 이후 추가로 편평화 과정을 거칠 때 커패시터 필름에 기계적 응력을 야기하지 않으면서도(이하 ‘기계적 응력 내성의 개선’이라 한다), 회분 함량을 폴리프로필렌의 유전 특성을 저하시키지 않는 범위 내로 조절하는 것(이하 ‘유전 특성의 유지’라 한다)’을 기술적 과제로 하고 있음을 알 수 있다.
② 한편, 선행발명은 선행발명의 명세서 중 문단번호 [0006], [0007] 부분에서 ‘전기 절연 필름의 온도를 낮게 유지하여 낮은 전압에서 브레이크다운이 발생하는 것을 막음으로써 전기적 안정성을 개선시키는 것’이 목적임을 밝히고 있고, 기계적 응력 내성의 개선 및 유전 특성의 유지에 관하여는 별도로 명시적인 기재가 존재하지 않는다.
그러나 전기 절연 필름은 커패시터에서 유전체로 사용되는 것이므로 유전특성은 필수적으로 유지되어야 하는 것인 점, 여기에 선행발명의 명세서에서도 폴리프로필렌에는 50ppm 미만, 바람직하게는 10~40ppm 정도의 회분만이 포함되어야 하고, 중화제는 필름의 절연 특성에 악영향을 주지 않을 정도로만 첨가되어야 함을 강조하고 있으며, 유전 손실 인자를 전기 절연 필름의 주요특성으로 보아 그 측정법을 소개하고 있는 점 등(문단번호 [0018], [0055], [0079] 참조)을 함께 참작해 보면, 선행발명에도 유전 특성의 유지라는 목적이
내재되어 있음이 자명하다.
③ 또한 을 제3 내지 6호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하면, 폴리프로필렌을 이축 연신 및 와인딩한 후 편평화 과정을 거치는 방식의 필름 커패시터 제조 공정이 이 사건 출원발명의 출원 이전부터 널리 사용되어온 사실을 인정할 수 있으므로, 필름 커패시터의 편평화 과정에서 손상을 막기 위하여 기계적 응력 내성을 개선하는 것은 당해 기술분야의 기본적 과제에 해당한다 할 것이다.
⑵ 이질적인 효과가 있는지 여부
① 앞서 본 바와 같이 선행발명에는 이 사건 출원발명의 구성요소들이 대부분 그대로 포함되어 있어 특별한 사정이 없는 한 이 사건 출원발명의 효과와 같은 종류의 효과가 발생할 것으로 보인다.
② 이에 대하여 원고는, 이 사건 출원발명은 구성요소 2와 같이 칼슘 스테아르산 염 함량 범위를 특정함으로써, 커패시터 필름의 마찰 거동을 우수하게 하여 기계적 응력 내성을 향상시키면서 동시에 회분의 양을 조절하여 유전 특성을 유지할 수 있도록 하는데, 이는 선행발명과 다른 이질적 효과를 갖는 것으로 보아야 한다는 취지로 주장한다.
살피건대, 칼슘 스테아르산 염의 함량을 증가시키는 경우 회분의 양이 많아지는 반면 마찰 거동이 떨어지고, 칼슘 스테아르산 염의 함량을 감소시키는 경우 회분의 양은 적어지는 반면 마찰 거동이 우수해지게 되는 것은 칼슘 스테아르산 염의 성질에 따른 당연한 결과인바, 결국 이 사건 출원발명은 종래부터 커패시터 필름에 첨가되어 오던 칼슘 스테아르산 염의 함량을 조절함으로써 커패시터 필름에 잔존하는 회분의 양과 마찰 거동 정도가 모두 바람직한 범위내에 있는 균형점을 찾는 것 정도에 기술적 의의가 있다 할 것이고, 달리 새로운 효과가 발생하는 것이 아니므로, 그로 인한 효과가 선행발명에 비하여 이질적이라 보기는 어렵다.
그리고 이 사건 출원발명의 명세서를 살펴보더라도, 칼슘 스테아르산 염의 함량을 단지 75ppm{비교 예(CE1)}, 150ppm{발명 예(IE)}, 600ppm{비교 예(CE2)}로 나누어 회분의 양을 측정한 실험 결과와 칼슘 스테아르산 염의 함량이 75ppm인 경우{비교 예(CE1)}에 150ppm인 경우{발명 예(IE)}보다 캐패시터필름의 마찰 정도가 현저했다는 단순한 언급 정도만 있을 뿐이고(문단번호[0093]), 칼슘 스테아르산 염의 함량 수치에 따른 기계적 안정성의 변화를 뒷받침할만한 별다른 실험 데이터가 있지 않으므로, 이 사건 출원발명의 명세서상으로도 이 사건 출원발명이 선행발명에 비하여 이질적인 효과가 있음이 확인되지 않는다.
다) 아래와 같은 이유로 이 사건 출원발명이 구성요소 2에서 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과가 있는 것으로도 볼 수 없다.
이 사건 출원발명의 명세서에서는 실험 데이터로 칼슘 스테아르산 염의 함량이 발명 예(IE)로 150ppm, 비교 예로 각각 75ppm(CE1), 600ppm(CE2)인 것만을 제시하고 있을 뿐이어서, 경계선인 120ppm 또는 180ppm 내외에서 현저한 효과의 차이가 나타나는지 여부를 확인할 수 없고, 달리 이를 인정할만한 근거가 없다.
4) 원고의 그 밖의 주장에 관한 판단
원고는, 선행발명은 이 사건 출원발명의 칼슘 스테아르산 염 함량의 상한선인 180ppm보다 훨씬 높은 5000ppm까지 칼슘 스테아르산 염을 사용해도 되는 것으로 권고하고 있어, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 출원발명에서 제시된 바와 같은 칼슘 스테아르산 염의 첨가량 범위를 도출해 낼 수 있는 동기를 부여받기는 어렵다는 취지로 주장한다.
그러나 앞서 본 바와 같이 칼슘 스테아르산 염의 첨가량이 증가하는 경우 전기 절연 필름 내 회분의 양도 많아지게 되고 이에 따라 전기 절연 필름의 유전체로서 기능이 저하됨은 통상의 기술자에게 자명하고, 선행발명의 명세서에서 도 칼슘 스테아르산 염이 10~5000ppm 범위에서 첨가될 수 있지만 보다 바람직한 범위는 50 내지 1000ppm이라고 밝히고 있어(문단번호 [0055]), 선행발명 역시 칼슘 스테아르산 염의 함량이 적정한 범위 내로 제한되는 것이 바람직한 것으로 인식하고 있다고 볼 수 있다.
나아가 이 사건 출원발명의 비교 예들 및 발명 예에서 칼슘 스테아르산 염의 함량이 각각 75, 150, 600ppm일 때 조성물의 회분 양이 각각 15, 29, 63ppm이었음을 나타내는 실험 데이터들을 제시하고 있는데, 선행발명의 명세서에서도 전기 절연 필름 내 회분 함량이 50ppm 미만, 바람직하게는 10 내지 40ppm의 범위 내에 있을 것을 제시하고 있는바(문단번호 [0012], [0018]), 결국 양 발명에서 제시된 바람직한 회분 양을 기준으로 할 때 양 발명에서 허용되는 칼슘 스테아르산 염의 첨가량도 비슷한 범위 내에 있는 것으로 보인다.
따라서 통상의 기술자가 선행발명으로부터 이 사건 출원발명을 도출해 내는데에 원고가 주장하는 바와 같은 장애요소가 있다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.
5) 대비 결과의 종합
결국 구성요소 2의 칼슘 스테아르산 염 함량의 수치 범위는 통상의 기술자가 커패시터에서 전기 절연 필름으로 사용하기 위해 필요한 특성을 고려하여 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정에 불과하므로, 선행발명에 비하여 특별한 기술적 의의가 있는 것으로 볼 수 없다.

검토 결과의 정리
따라서 이 사건 출원발명 중 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 청구항 1의 진보성이 부정된다고 보는 만큼, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 한다는 법리에 따라, 이 사건 출원발명 전체에 대하여 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하다.
결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.


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