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사건번호 2016허5903 거절결정(특)
판례제목 2016허5903 거절결정(특)
출원번호 제2014-78015호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-12-30
법원명 특허법원
원고 푸드메이트 비.브이. (Foodmate B.V.)
피고 특허청장
판사 박형준, 이혜진, 진현섭
판결결과 거절결정(특)
주문 1. 특허심판원이 2016. 5. 27. 2015원4700호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 이 사건 출원발명
1) 발명의 명칭: 자동 고기 가공 방법 및 장치

2) 실용신안 원출원일(우선권 주장일)/ 특허 변경출원일/ 특허출원번호: 2010.3. 26.(2009. 6. 10.)/ 2014. 6. 25./ 제2014-78015호

3) 출원인: 원고

4) 청구범위
가) 2015. 1. 2.자 보정에 따른 청구범위: 아래 3.나.의 1)항 기재 대비표 중 ‘이 사건 보정 전’ 해당란 기재와 같다.

나) 2015. 6. 29.자 보정서에 기재된 청구범위: 아래 3.나.의 1)항 기재 대비표 중 ‘이 사건 보정 후’ 해당란 기재와 같다.

5) 발명의 개요
이 사건 출원발명은 자동 고기 가공 방법 및 장치에 관한 것으로, 다양한육제품을 형성하는 가금류 개별 고기를 다수의 조각으로 자동 절단하는 개선된방법 및 장치를 제공하는 것을 그 기술적 과제로 하고, 이를 달성하기 위하여사전에 내장이 제거된 적어도 하나의 개별 고기가 냉동 유닛(freezing unit)을통과 하도록 운반하는 단계, 적어도 하나의 고기의 적어도 하나의 부위가 냉동가능하도록 하는 단계, 적어도 하나의 개별 고기가 냉동 유닛으로부터 나오면절단 구역으로 운반 및 상기 적어도 하나의 고기의 냉동된 부분의 적어도 하나의 부분 절단을 수행하는 단계들을 포함하는 구성을 채택하고 있다.

나. 선행발명들
1) 선행발명 1 (을 제1호증)
선행발명 1은 1995. 5. 10. 공고된 일본 특허공보 특공평7-41582호에 게재된 ‘식육 등의 슬라이스 방법과 장치’에 관한 것으로, 식품 슬라이서의 재료공급부 내 또는 그 재료 공급부에 들어가기 직전의 위치에서 슬라이스 재료의표면을 냉각 경화시키면서 슬라이스 하는 내용이 개시되어 있다(2면 ‘문제점을해결하기 위한 수단’ 참조).

2) 선행발명 2 (을 제2호증)
선행발명 2는 2009. 1. 28. 공개된 한국 공개특허공보 제2009-10006호에게재된 ‘닭고기 절단장치’에 관한 것으로, 닭고기를 몸통 부분과 닭다리 또는 닭날개와 같이 부위별로 조리하는데 편리하도록 닭을 부위별로 절단하여 조각 닭으로 포장할 수 있게 하는 기술 내용이 개시되어 있다(단락 [0001] 참조).

다. 거절결정, 보정각하결정 및 이 사건 심결의 경위
1) 특허청 심사관은 2014. 10. 2. 원고의 이 사건 출원에 대하여 “이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.”는 취지의 거절이유를 통지하였고, 이에 원고는 2015.1. 2. 청구범위를 아래 3.나.의 1)항 기재 대비표 중 ‘이 사건 보정 전’ 해당란기재와 같이 정정하는 내용의 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2015.5. 28. “원고의 위 보정에 의하더라도 이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여진보성이 부정된다.”는 이유로 특허법 제62조에 따라 이 사건 출원에 대하여 거절결정을 하였다.

2) 원고는 2015. 6. 29. 재심사를 청구하면서 청구범위를 아래 3.나.의 1)항기재 대비표 중 ‘이 사건 보정 후’ 해당란 기재와 같이 정정하는 내용의 보정서와 의견서를 제출하였다(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다). 그런데 특허청 심사관은 2015. 7. 15. “보정된 청구항 23은 ‘제18항에 있어서, 적어도 하나의 팬이 상기 냉각터널의 횡행 방향으로 가스 난류를 형성하는 것을 특징으로 하는 고기가공 장치.’라고 기재되어 있으나, 인용되는 청구항 18에는 냉각터널이 기재되어 있지 않으므로 청구항 23에서 ‘상기 냉각터널’이 가리키는 바가 불명확하다.따라서 이 사건 보정은 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하였다.”는 이유로 특허법 제51조 제1항에 의하여 이 사건 보정을 각하하는 결정을 하고(이하‘이 사건 보정각하결정’이라 한다), 이 사건 출원에 대하여 위 1)항 기재와 동일한 이유로 다시 거절결정을 하였다.

3) 원고는 2015. 8. 13. 특허심판원 2015원4700호로 “이 사건 보정에 따른명세서의 청구항 23에 ‘제18항에 있어서’라는 기재는 ‘제19항에 있어서’의 오기에 불과하므로 이 사건 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하였다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 보정각하결정은 위법하므로 취소되어야 하고, 이 사건 보정이 받아들여질 경우 이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.”고 주장하면서 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였다.

4) 특허심판원은 2016. 5. 27. “이 사건 보정은 그 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하였으므로 이 사건 보정각하결정은 적법하고, 이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다.”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 9호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장 요지
1) 이 사건 보정은 보정 전 청구항 27항(보정 후 청구항 23에 대응)이 간접적으로 인용하던 청구항 22항 등을 삭제하고 항정리를 하는 과정에서 인용되는 청구항 19항을 ‘청구항 18항’으로 잘못 기재한 것에 불과하여 명백한 오기에 해당하고, 이 점은 이 사건 보정 당시 제출된 의견서에 명확히 나타나있으며, 특허청 심사관도 이 점을 명확히 인식하고 있었다. 그렇다면 이 사건보정은 특허법 제51조 제1항 본문에서 보정각하의 예외 사유로 정한 ‘청구항을삭제하는 보정’에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에 해당하므로, 이를 이유로 한 이 사건 보정각하결정은 위법하다.

2) 이 사건 보정에 따르면 청구항 23에는 ‘상기 냉각터널’이라고 기재되어있으나 인용되는 청구항에 냉각터널이 기재되어 있지 않으므로 청구항 23에서‘상기 냉각터널’이 가리키는 바가 불명확하게 되는데, 이와 같은 사유는 보정전의 명세서 등에도 그대로 있었음에도 거절이유로 통지되지 않았던 사유에해당하므로 이는 이 사건 보정으로 인하여 발생한 새로운 거절이유라고 볼 수없다. 따라서 이를 이유로 한 이 사건 보정각하결정은 위법하다.

3) 이 사건 보정각하결정이 위법하여 취소될 경우 이 사건 보정이 인정됨에 따른 이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니하고, 설령 이 사건 보정각하결정이 적법하다고 하더라도 이 사건 출원발명은선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

4) 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
당사자의 주장 요지 나. 피고의 주장 요지
1) 이 사건 보정 전에는 청구항 27에 ‘제23항에 있어서, … 상기 냉각 터널’로 기재되어 있었고, 인용되는 청구항 23에 ‘냉각가스를 포함하는 터널’이라고기재되어 있었는데, 위 두 구성요소는 표현만 달리할 뿐 실질적으로 동일한것이므로 심사관은 거절이유에 해당하지 않는 것으로 판단하였다. 그러나 이사건 보정에 따르면 보정 후 청구항 23에 ‘제18항에 있어서, … 상기 냉각 터널’이라고 기재되어 있음에도 인용되는 청구항 18에는 그에 대응되는 구성요소가 전혀 기재되어 있지 않으므로 이는 이 사건 보정에 의해 발생한 새로운 거절이유에 해당하는바, 이를 이유로 한 이 사건 보정각하결정은 적법하다.

2) 이 사건 보정 전 명세서에 따른 이 사건 출원발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 인정되지 아니한다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 3. 이 사건 보정각하결정의 위법 여부
가. 관련 규정 및 관련 법리
1) 특허법의 관련 규정

2) 특허법 제51조 제1항이 위와 같이 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한것으로 인정되면 그 보정을 각하하도록 하면서도 ‘청구항을 삭제하는 보정’의경우를 그 대상에서 제외하고 있는 취지는, 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 그 보정을 각하함으로써 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지와 또 다른 보정이 반복되는 것을 배제하여 심사절차의 신속한 진행을 도모하되, ‘청구항을 삭제하는 보정’의 경우에는 청구항을 한정․부가하는 보정 등 다른경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하려는 데 있다.이러한 규정의 취지에 비추어 볼 때, 단순히 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써특허법 제42조 제3항, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우’뿐만 아니라, ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직․간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’에도, 이에 대해 거절이유를 통지하여보정의 기회를 다시 부여하더라도 또 다른 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생길 염려가 없음은 마찬가지이므로, 이들 경우 모두가 위 규정에서 말하는 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우‘에 포함된다고 할 것이다(대법원 2014. 7. 11. 선고 2013후2101 판결 등 참조).

나. 이 사건 보정의 내용
1) 이 사건 보정 전후 이 사건 출원발명의 청구항을 대비하면 아래와 같다.

2) 갑 제9호증의 기재에 의하면, 원고는 이 사건 보정과 함께 특허청 심사관에게 아래 내용이 기재된 의견서를 제출한 사실이 인정된다.

다. 판단
1) 특허법 제42조 제4항 제2호는 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은항(이하 "청구항"이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허법 제97조가 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며,나아가 청구범위의 해석은 명세서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 청구범위에는 발명의 상세한 설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로용어를 사용하는 등 결과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 등 참조).

2) 위 법리에 따르면, 청구항에 지시하는 대상이 명확하게 기재되어 있지않아 발명의 구성이 명료하지 않게 되는 경우 그 청구항은 발명이 명확하게적혀 있지 않은 것에 해당하지만, 지시하는 문언과 그 지시대상의 문언이 완전히 일치하지는 않더라도 그 의미상 서로 대응되는 표현으로 볼 수 있어서지시대상임을 명확히 알 수 있는 경우 이는 명백한 오기에 해당하므로 그 청구항은 발명이 명확하게 적혀 있지 않은 것이라고 볼 수 없다.살피건대, 이 사건 보정 전 이 사건 출원발명의 명세서에는 청구항 19항은“냉각 가스를 포함하는 터널”, 청구항 23항은 “냉각 가스를 포함하는 터널”이라고 기재되어 있고, 청구항 27항은 “제23항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재되어 있는데, 위 청구항 27항의 “상기 냉각 터널”이 지시하는 대상이청구항 23항에 완전히 일치하게 표현되어 있지 않다고 하더라도 청구항 23항에 기재된 “냉각 가스를 포함하는 터널”과 그 의미상 대응되고 있으므로, 청구항 27항의 “상기 냉각 터널”은 청구항 23항의 “냉각 가스를 포함하는 터널”을지시하고 있음을 명확히 알 수 있고, 달리 이 사건 보정 전 이 사건 출원발명의 청구범위 전체를 보더라도 “상기 냉각 터널”이 지시하는 대상이 명확히 특정될 수 없도록 하는 구성요소를 찾아볼 수 없다.따라서 위 사유는 특허법 제42조 제4항 제2호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 사유가 이 사건 출원에 대한 거절이유가 될 수는 없다.

3) 한편, 앞서 본 바와 같이 원고는 이 사건 보정을 통하여 보정 전 청구항 1항의 종속항이던 보정 전 청구항 2항, 3항, 및 10항의 각 해당 구성요소를 보정 전 청구항 1항에 부가하고, 보정 전 청구항 2항, 3항, 및 10항을 이사건 보정을 통하여 삭제하는 대신 보정 전 청구항 11항 이후 청구항들의 항번호를 일단 3개항씩 당겨지도록 보정하였음을 알 수 있다.그리하여 보정 전 청구항 21항은 보정 후 청구항 18항으로 변경되었는데,이에 더하여 원고는 이 사건 보정을 통하여 보정 전 청구항 21항의 종속항이던 보정 전 청구항 22항 및 28항의 각 해당 구성요소를 보정 전 청구항 21항에 부가하고, 보정 전 청구항 22항을 삭제하는 대신 보정 전 청구항 23항부터27항까지 청구항들의 항번호를 4개항씩 당겨지도록 보정하였고, 보정 전 청구항 29항을 보정 후 청구항 24항으로 항번호가 당겨지도록 보정하는 한편, 보정 전 청구항 25항 내지 29항을 삭제하였음을 알 수 있다.

4) 다만, 원고는 위와 같이 보정 전 청구항 27항의 항번호를 4개 앞당겨보정 후 청구항 23항으로 변경하면서 보정 전 청구항 27항이 “제23항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재되어 있던 것을 보정 후 청구항 23항으로서“제18항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재함으로써 그 인용대상 청구항이 19항이 아닌 18항으로 기재되었다. 하지만 보정 후 청구항 23항이 인용하고 있는 보정 후 청구항 18항에는 ‘냉각 터널’의 구성이 기재되어 있지 않아보정 후 청구항 23항은 “제18항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라는 표현으로인하여 발명이 명확하게 적혀 있지 않은 것으로 볼 여지가 발생하게 되었다.그러나 앞서 본 바와 같이 보정 전 청구항 27항의 “상기 냉각 터널”은 보정전 청구항 23항의 “냉각 가스를 포함하는 터널”을 지시하고 있음을 명확히 알수 있고, 원고가 이 사건 보정과 함께 제출한 의견서를 통하여 보정 전 청구항 23항부터 27항까지 청구항들의 항번호를 4개항씩 당겨지도록 보정하였음을 명시적으로 밝히고 있을 뿐 아니라 이 사건 보정 전후 이 사건 출원발명의청구범위 전체를 보더라도 “상기 냉각 터널”이 지시하는 대상이 명확히 특정될수 없도록 하는 다른 구성요소를 찾을 수 없으므로, 보정 후 청구항 23항이“제18항에 있어서, … 상기 냉각 터널”이라고 기재하였다고 하더라도 위 “상기냉각 터널”은 보정 후 청구항 19항에 기재된 “냉각 가스를 포함하는 터널”을지시하고 있음을 쉽게 알 수 있다고 봄이 상당하고, 결국 보정 후 청구항 23항에 기재된 “제18항에 있어서”는 “제19항에 있어서”의 명백한 오기에 해당한다고 할 것이다(이에 대하여 피고는, 보정 후 청구항 23항에서 인용하는 청구항 번호를 잘못 적은 것인지 “상기 냉각 터널”에서의 “상기” 부분을 잘못 적은것인지가 불분명하므로 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다고 주장하나,위에서 살펴본 바와 같이 이는 그 인용하는 청구항 번호를 잘못 적은 것임이명백하므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다).
또한, 특허출원 과정에서 청구범위를 보정할 경우 보정 전의 청구항 번호와보정 후의 청구항 번호가 동일하게 유지되는 것이 바람직하지만, 실제로는 선행기술에 의한 진보성 부정을 극복하기 위하여 기술구성을 더욱 한정하고 있는 종속항의 구성을 그 독립항에 부가하고 그 종속항을 삭제하는 것이 통상적이고, 이 경우 삭제되는 종속항이 일련의 청구항들의 중간에 위치해 있을 때는 그 이후의 청구항 번호를 삭제된 종속항의 개수만큼 앞당겨 부여함으로써청구범위의 청구항 번호 편성을 간략하게 정리하는 이른바 ‘항정리’가 일반적으로 행하여지는 점을 고려하면, 이 사건 보정과 같이 실질적으로 청구항을삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항을 그대로 두지 않고 이른바 ‘항정리’를하였음에도 항정리를 하면서 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우에도 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우’ 또는 ‘청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직․간접적으로인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우’와 마찬가지로 특허법 제51조 제1항 본문에서 보정각하의 예외사유로 정한‘청구항을 삭제하는 보정’에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에 해당한다고 봄이 상당하다. 왜냐하면 이러한 경우 새로운 거절이유가 발생하더라도 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의지연의 문제가 생기지 않고, 오히려 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호할 필요가 있기 때문이다.5) 이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 이 사건 보정에 따라 보정 후 청구항 23항에 생긴 명백한 오기는 특허법 제51조 제1항 본문에서 보정각하의 예외사유로 정한 정한 ‘청구항을 삭제하는 보정’에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우에 해당하므로 위 사유를 이유로 하여 이 사건 보정을 각하할 수는 없다고 할 것이다.
따라서 이 사건 보정에 따른 명백한 오기가 ‘청구항을 삭제하는 보정’에 따른 새로운 거절이유에 해당하지 않음을 전제로, 위 사유를 이유로 하여 내려진 이 사건 보정각하결정은 위법하다고 할 것인데, 이와 달리 위 보정각하결정이 적법하다고 본 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.21)
결론 4. 결론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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