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사건번호 2016허4863 등록무효(특)
판례제목 2016허4863 등록무효(특)
출원번호 제1477923호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-01-26
법원명 특허법원
원고 1. 김○○ 2. 라○○
피고 김○○
판사 김우수, 김부한, 나상훈
판결결과 등록무효(특)
주문 1. 특허심판원이 2016. 5. 31. 2015당3615 사건에 관하여 한 심결 중 피고의 심판 청구에 대한 부분을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 원고들의 이 사건 특허발명(갑 제2호증)
(1) 발명의 명칭 : 착화탄 제조방법

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 9. 25./ 2014. 12. 23. / 특허 제1477923호

(3) 발명자 : 원고들

(4) 발명의 개요

(5) 특허청구범위
【청구항 1】
(a) 바이오 원료를 제조하는 단계;

(b) 상기 바이오 원료에 에틸 알콜을 혼합하여 제1 착화 혼합물을 제조하는단계;

(c) 상기 바이오 원료에 미네랄 오일을 혼합하여 제2 착화 혼합물을 제조하는단계;

(d) 상기 제1 착화 혼합물을 피함침물에 함침시킨 뒤, 상기 피함침물을 냉각하고 건조하는 단계;

(e) 상기 (d) 단계 이후에, 상기 피함침물에 상기 제2 착화 혼합물을 함침시킨뒤, 상기 피함침물을 냉각하고 건조하는 단계를 포함하는 착화탄 제조방법

【청구항 2】
제1항에 있어서, 상기 (e) 단계 이후에, 상기 피함침물을 방습 포장재를 이용하여 포장하는 단계를 더 포함하는 착화탄 제조방법

【청구항 3】
제2항에 있어서, 상기 (e) 단계 이후에, 상기 피함침물에 상기 제2 착화 혼합물을 함침시킨 뒤, 상기 피함침물을 냉각하고 건조하는 단계를 더 포함하는 착화탄 제조방법

나. 이 사건 심결의 경위
(1) 피고 및 정길선은 2015. 6. 18. 특허권자인 원고들을 상대로, “이 사건 특허발명은 피고 및 정길선이 원고 김선익과 공동으로 발명한 것임에도 원고 김선익이 피고 및 정길선을 배제한 채 이 사건 특허발명에 기여한 바 없는 원고 라승복과 공동으로 출원한 것으로서 그 등록이 무효이다”라는 취지로 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2015당3615)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2016. 5. 31. 정길선의 심판청구에 대하여는 이해관계가없는 자에 의한 심판청구라는 이유로 이를 각하하고, 피고의 심판청구에 대하여는 “이 사건 특허발명은 공동발명자에 해당하는 피고를 배제한 채 출원된 것으로서 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘특허법’이라 한다) 제44조의 공동출원 규정을 위배하였다”는 이유로 이를 인용하는이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 원고들 주장의 요지(심결취소사유)
원고 김선익은 피고로부터 이 사건 특허발명의 개발을 의뢰받은 사실이 없고, 피고는 이 사건 특허발명에 기술적으로 기여한 바가 없으므로, 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조의 공동출원 규정을 위반한 무효사유가 없다. 따라서이 사건 심결 중 피고의 심판청구에 대한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 이 사건 특허발명이 공동출원 규정에 위반되는지 여부
(1) 관련 법리
특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데,특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금․설비 등을 제공하여발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).

(2) 피고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였는지 여부
(가) 이 사건 특허발명의 기술적 특징
이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증)에는 “종래의 착화제의 성분에는 바륨, 스트로튬, 초산 등 인체에 유해한 재료를 사용하였다. 근래의 착화탄은 야외에서 고기를 구워먹거나 요리를 하는 원료로 사용되고 있다. 따라서인체에 유해한 성분으로 만들어진 착화제를 착화탄의 원료로 사용할 수 없었다.아울러 착화탄의 착화제는 쉽게 발화하는 성질로 인하여 항공수송이 어려운 점이 있었다. 따라서 새로운 트렌드에 맞춘 친환경 성분으로 이루어진 착화제를함침시킨 착화탄을 제조하는 방법의 연구가 필요하다(문단번호 [0002] 내지[0006])”, “또한 본 발명은 에탄올 성분을 피함침물의 내부에 위치시킴으로써초기 발화점을 높인 착화탄의 제조방법을 제공하고자 한다(문단번호 [0010])”,“에틸 알콜은 발화점이 섭씨 363도로써 낮다. 약간의 불씨나 스파크가 있더라도쉽게 발화될 수 있다. 따라서 강한 착화성질을 가지고 있다. 그러나 에틸 알콜은 쉽게 휘발한다(문단번호 [0028])”는 기재가 있다.위 기재에 의하면, 이 사건 특허발명은 ① 착화제가 인체에 유해하지 않으면서, ② 지나치게 쉽게 착화되지 않고, ③ 착화제(에틸 알콜)의 휘발을 방지하는것을 해결과제로 삼고 있고, 그 과제해결을 위하여 ⓐ 인체에 유해하지 않은 착화제 사용을 위해, 종래 착화제인 바륨 대신 에틸 알콜 및 바이오 원료의 혼합물을 사용하고, ⓑ 에틸 알콜의 인화점을 높이기 위해 에틸 알콜에 바이오 원료를 혼합하여 제1 착화 혼합물을 제조하며, ⓒ 착화제인 에틸 알콜의 휘발을 방지하기 위해, 에틸 알콜이 포함된 제1 착화 혼합물을 함침시킨 뒤, 그 위에 바이오 원료과 미네랄 오일의 혼합물(제2 착화 혼합물)을 함침시키는 수단을 채택하였음을 알 수 있다.

(나) 판단
이 사건 특허발명의 위와 같은 기술적 특징과 아래의 사정을 종합하면, 피고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 할 수 없다.

① 피고는 이 사건 특허발명과 관련하여, 에틸 알콜 및 자작나무 엑기스를착화제로 사용하여 착화탄 개발을 시도한 바 있고, 야자나무껍질의 EFB 파우더를 이용, 성형하여 숯을 만든 사실이 있다고 주장하나, 그 주장사실을 인정할증거가 없다.
설령 원고가 그 주장과 같은 개발행위를 한 바 있다고 하더라도, 아래와 같은이유로, 피고의 위 개발행위들이 이 사건 특허발명의 기술적 특징 부분에 실질적으로 기여한 것이라고 보기는 어렵다.
- 에틸 알콜을 숯 등에 첨가하는 것은 이 사건 특허발명의 출원일 당시 공지기술에 해당한다(갑 제12호증의 2, 피고도 ‘황금숯불’이라는 업체에서 이미 알콜을 숯에 붙인 제품을 판매하고 있었다고 진술하고 있다).
- 피고가 사용하였다는 자작나무 엑기스가 이 사건 특허발명에서와 같이‘제1 착화 혼합물’을 제조하기 위해 사용된 것이라는 점을 인정할 증거가 없다. 오히려 피고는 자작나무 엑기스를 사용한 시도가 그을음 등의 문제로 실패하여 착화탄 개발과 관련하여 자작나무 엑기스를 활용할 여지는 없었다고 진술하고 있을 뿐이다.
- 이 사건 특허발명은 ‘제1 착화 혼합물’ 및 ‘제2 착화 혼합물’과 관련된 ‘착화’에 특징이 있는 것일 뿐 위 혼합물들이 함침되는 피함침물, 즉 숯에 그 특징이 있는 것은 아니므로, EFB 파우더 등을 이용한 숯 제조 등은 이 사건 특허 발명의 기술적 특징 부분에 해당하지 않는다.
- 게다가 피고는 이 사건 소송에 이르러, ‘착화’와 관련된 기술적인 부분 에 관하여 피고가 아이디어를 제공한 바는 없고 ‘착화’와 관련된 기술은 모두 원고 김선익이 개발한 것임을 인정하고 있다.

② 피고는 원고 김선익에게 ‘착화가 용이한 착화탄’의 개발을 의뢰하였다 고 주장하나, 갑 제23호증, 을 제3, 8호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상만으로는 그 주장과 같은 개발 의뢰사실을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
설령 피고가 원고 김선익에게 그 주장과 같은 개발 의뢰를 하였다고 하더라도, 이는 단순히 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야인 착화탄 관련 분야의 기본적인 과제를 제공한 것에 불과할 뿐 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 보기는 어렵다.

③ 피고가 친구 박영호 소유의 공장을 약 10개월 동안 무상으로 원고 김선익에게 사용하도록 하였던 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으나, 이는 발명의완성을 후원한 정도에 그칠 뿐 이를 두고서 이 사건 특허발명의 기술적 사상의창작행위에 실질적으로 기여한 것이라고 할 수는 없다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부
결국 피고는 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당하지 않아 이 사건 특허발명에는 특허법 제44조의 공동출원 규정을 위반한 무효사유가 없다. 따라서이 사건 심결 중 피고의 심판청구에 대한 부분은 이와 결론을 달리하여 위법하다.
결론 3. 결론
그렇다면 이 사건 심결 중 피고의 심판청구에 대한 부분의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 있으므로 이를 모두 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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