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사건번호 2017허165 권리범위확인(특)
판례제목 2017허165 권리범위확인(특)
출원번호 제10-1552933호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-06-15
법원명 특허법원
원고 성○○
피고 최○○
판사 김환수 윤주탁 장현진
판결결과 권리범위확인(특)
주문 1. 특허심판원이 2016. 12. 12. 2016당495호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 기초사실
가. 이 사건 특허발명
1) 발명의 명칭: 연료 인젝터 고정볼트33) 제거장치 및 이를 이용한 연료 인젝터 고정볼트 제거방법
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2014. 3. 19./ 2015. 9. 8./ 제10-1552933호
3) 권리자 : 피고
4) 청구범위(이하 ‘이 사건 제4항 특허발명’으로 표시하며, 전체 발명을 칭할 때에는 ‘이 사건 특허발명’이라 한다.)
【청구항 4】연료 인젝터가 삽입되는 인젝터 홀과 상기 인젝터 홀과 인접하게 형성되어 상기 연료 인젝터를 고정하기 위한 고정볼트가 삽입되는 볼트공이 형성된 실린더 헤드를 덮으며 상기 인젝터 홀과 상기 볼트공의 주변을 개방하는 수용홈의 개구된 상면을 통해 지그34)를 삽입하여 상기 인젝터 홀에 빈틈없이 삽입되는 부분을 포함하는 가이드핀과 결합된 상기 지그가 상기 가이드핀이 상기 인젝터 홀에 끼워지면서 상기 수용홈의 내부에 끼워져서 고정되도록 하는 지그 장착 단계(이하 ‘구성요소 1’이라 한다); 수직 방향으로 관통하는 드릴삽입공이 형성된 드릴용 가이드 부시35)를 상기 지그를 수직 방향으로 관통하여 형성된 가이드구멍의 상면을 통해 삽입하여 상기 지그에 고정시키는 드릴용 가이드 부시장착 단계(이하 ‘구성요소 2’라 한다); 상기 고정볼트의 나사산을 제외한 부분의 외경과 일치되는 외경을 가지고 기 드릴용 가이드 부시의 내경과 일치되는 외경을 가진 드릴을 상기 드릴 삽입공에 삽입하여 상기 고정볼트의 나사산을 제외한 부분을 관통하며 드릴링하는 드릴링 단계(이하 ‘구성요소 3’이라 한다); 상기 드릴용 가이드 부시를 상기 지그와 분리하는 단계(이하 ‘구성요소 4’라 한다); 수직 방향으로 관통하는 탭36) 삽입공이 형성된 탭용 가이드 부시를 상기 가이드구멍의 상면을 통해 삽입하여 상기 지그에 고정시키는 탭용 가이드부시 장착 단계(이하 ‘구성요소 5’라 한다); 상기 고정볼트와 나사결합된 암나사부를 따라 나선 운동 가능한 크기 및 형태를 가지며 상기 고정볼트의 외경 및 상기 탭 삽입공의 내경과 일치되는 외경을 가진 탭을 상기 탭 삽입공에 삽입하여 상기 암나사부를 따라 나선 운동하면서 내려가면서 상기 암나사부에 끼어있는 상기 고정볼트의 찌꺼기들을 떨어뜨리는 찌꺼기 제거 단계(이하 ‘구성요소 6’이라 한다); 상기 탭용 가이드 부시를 상기 지그와 분리하는 단계; 상기 지그를 상기 수용홈에서 분리하는 단계(이하 ‘구성요소 7’이라 한다); 및 진공흡입기를 상기 볼트공의 개구된 상면과 밀착시켜 상기 탭에 의해 떨어져서 모인 상기 고정볼트의 찌꺼기들을 빨아들이는 단계(이하 ‘구성요소 8’이라 한다)를 포함하는 것을 특징으로 하는 연료 인젝터 고정볼트 제거 방법

나. 확인대상발명
심판청구인인 피고가 원고가 실시하고 있는 것으로 특정한 확인대상발명의 설명서 및 도면은 [별지 1]과 같다.

다. 실시주장발명
피심판청구인인 원고가 자신이 실시하고 있는 것으로 특정한 실시주장발명의 주요 내용과 도면은 [별지 2]와 같다.

라. 선행발명들
1) 선행발명 1 (갑 제4호증의 1)
인터넷 카페(http://cafe.naver.com/autowave21/372049)에 2014. 2. 3. 자로 게재된 게시물이다.
2) 선행발명 2 (갑 제5호증의 1)
인터넷 카페(http://cafe.naver.com/carpt/576)에 2013. 10. 26.자로 게재된 게시물이다.
3) 선행발명 3 (갑 제18호증)
인터넷 카페(http://cafe.naver.com/imotorcast/138411)에 2014. 2. 3. 자로 게재된 게시물이다.

마. 심결의 경위
1) 피고는 특허심판원 2016당495호로 원고를 상대로 확인대상발명은 이 사건 제4항 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2016. 12. 12. “확인대상발명은 이 사건 제4항 특허발명의 권리범위에 속한다.”는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증, 갑 제4호증의 1, 제5호증의 1, 제18호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 원고의 주장
이 사건 심결은 아래와 같은 이유로 위법하므로 취소되어야 한다.

가. 피고가 특정한 확인대상발명은 원고의 실시주장발명과 동일하지 아니하므로 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없어 각하되어야 한다.

나. 이 사건 제4항 특허발명은 선행발명 1 내지 3에 의하여 신규성이 부정되므로 그 권리범위가 인정되지 않는바, 확인대상발명은 이 사건 제4항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

다. 확인대상발명은 이 사건 제4항 특허발명의 구성요소 3의 드릴과 구성요소 6의 탭을 포함하고 있지 않으므로, 이 사건 제4항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

라. 확인대상발명은 선행발명 1 내지 3의 공지의 기술만으로 이루어져 있거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 이 사건 제4항 특허발명과 대비할 필요 없이 위 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 원고가 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부에 대한 판단

가. 관련 법리
1) 특허권자가 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고2011후2626 판결 참조).
2) 또한, 적극적 권리범위확인 심판청구에 대한 심판사건에서 피심판청구인이 특허발명과 대비되는 확인대상발명을 실시하고 있다는 점에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있고, 확인대상발명이 피심판청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항에 해당한다.

나. 판단
1) 확인대상발명의 아래와 같은 설명서와 도면을 참작하면, 확인구성요소 4의 드릴은 ‘고정볼트의 나사산을 제외한 부분의 외경’과 일치하는 외경을 갖고, 확인구성요소 5의 탭은 ‘고정볼트의 외경’과 일치하는 외경, 즉 ‘고정볼트의 나사산을 포함한 부분의 외경’과 일치하는 외경을 갖는다. (참고 1)
2) 원고가 위와 같은 외경을 갖는 드릴(‘고정볼트의 나사산을 제외한 부분의 외경’과 일치하는 외경) 및 탭(‘고정볼트의 나사산을 포함한 부분의 외경’과 일치하는 외경)이 포함된 ‘연료 인젝터 고정볼트 제거 장치’인 확인대상발명을 실시하고 있는지에 관하여 보건대, 을 제1 내지 10호증 등 피고가 제출하는 증거만으로는 이를 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다.
오히려, 원고가 판매하고 있는 “연료 인젝터 고정볼트 제거 장치”에는 나사산을 포함한 외경이 6.9mm인 실시주장발명의 예비드릴(확인대상고안의 도 10) 및 나사산을 포함한 외경이 10mm인 실시주장발명의 쌍용자동차용 M10 탭(확인대상고안의 도 11)이 포함되어 있는 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없는바(2017. 5. 16.자 1차 변론조서 참고), 위와 같은 드릴 및 탭의 외경은 이 사건 특허발명의 기술분야에서 일반적으로 사용되고 있는 고정볼트의 나사산을 제외한 외경(M8의 경우 6.647mm, M6의 경우 4.917mm 등), 나사산을 포함한 외경(M8의 경우 8mm, M6의 경우 6mm 등)과 일치하지 않으므로, 원고가 판매하고 있는 ‘나사산을 포함한 외경이 6.9mm인 예비드릴’(확인대상고안의 도 10)은 확인구성요소 4의 “고정볼트의 나사산을 제외한 부분의 외경과 일치되는 외경 가진 드릴”과 외경이 동일하지 않고, 원고가 판매하고 있는 ‘나사산을 포함한 외경이 10mm인 쌍용자동차용 M10 탭’(확인대상고안의 도 11)도 확인구성요소 5의 “고정볼트의 외경과 일치되는 외경을 가진 탭”과 외경이 동일하지 않다.37)
따라서 확인구성요소 4, 5는 원고가 실시하고 있는 발명의 구성과 동일하지않다.
3) 대비 결과의 종합
위와 같은 대비 결과를 종합하면, 확인대상발명은 원고가 실시하고 있는 발명과 사실적 관점에서 동일하다고 할 수 없다.

다. 소결론
따라서 원고가 확인대상발명을 실시하고 있다고 보기 어려우므로, 피고의 적극적 권리범위확인 심판청구는 원고가 실시하고 있는 발명을 대상으로 한 것이 아니어서 확인의 이익이 없다.
결론 이 사건 심판청구는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 부적법하여 각하하여야 할 것인바, 이와 결론을 달리하여 본안에 관하여 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

(참고 1)