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사건번호 2015허6169 거절결정(특)
판례제목 2015허6169 거절결정(특)
출원번호 제10-2010-7006808호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-05-02
법원명 특허법원
원고 에프엠씨 코포레이션(FMC Corporation)
피고 특허청장
판사 이정석, 이호산, 김기수
판결결과 거절결정(특)
주문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2015. 7. 23. 2015원1566 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 1. 기초 사실
가. 원고의 이 사건 출원발명(갑2호증)
1) 발명의 명칭 : 리튬 이온 응용을 위한 안정화된 리튬 금속 분말, 조성물 및 제조방법

2) 국제출원일/ 우선권 주장일/ 번역문 제출일/ 출원번호: 2008. 8. 27./ 2007. 8. 31./ 2010. 3. 29./ 제10-2010-7006808호

3) 청구범위(2015. 4. 22. 보정된 것)
【청구항 1】안정화된 리튬 금속 분말로서, 실질적으로 연속적인 폴리머4)층으로 코팅되고(이하 ‘구성요소 1’), 상기 폴리머는 폴리우레탄, 폴리테트라플루오로에틸렌, 폴리비닐 플루오라이드, 폴리비닐 클로라이드, 폴리스티렌, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리포름알데히드, 스티렌-부타디엔-스티렌블록 폴리머, 에틸렌 비닐 아세테이트, 에틸렌 아크릴산 코폴리머, 폴리에틸렌옥사이드, 폴리이미드, 폴리티오펜, 폴리(para-페닐렌), 폴리아닐린, 폴리(p-페닐렌비닐렌), 실리카 티타니아계 코폴리머, 불포화 폴리카르복실산 및 폴리실록산으로 이루어진 군으로부터 선택된(이하 ‘구성요소 2’) 안정화된 리튬 금속 분말
【청구항 2~9】각 기재 생략

나. 선행발명들
1) 선행발명 1(을6호증)
2005. 11. 3. 공개되어 공개특허공보 제2005-104625호에 게재된 ‘리튬 이차 전지’라는 명칭의 발명으로서, 그 주요 내용은 다음과 같다.

2) 선행발명 2
2005. 5. 4. 공개되어 공개특허공보 제2005-41661호에 실린 ‘리튬 금속 전지용 음극 및 이를 포함하는 리튬 금속 전지’라는 명칭의 발명이다. 다만, 아래에서 보는 바와 같이 이 사건 출원발명과의 대비에 사용되지 아니하므로, 그에 관한 상세한 설명은 생략한다.

다. 이 사건 심결의 경위
1) 특허청 심사관은 원고의 이 사건 출원발명에 관하여, 2014. 5. 30. 원고에게「이 사건 출원발명 중 청구항 9는 그 특허청구범위에 특허법 제42조제4항 제2호의 명확성 요건을 결여한 기재불비의 무효사유가 존재하고, 청구항 1~8은 출원 전에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ’통상의 기술자‘)이 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 있어 각 그 진보성이 부정된다.」는 취지의 의견제출통지(갑3호증)를 하였다.

2) 이어서 특허청 심사관은 원고의 2014. 7. 30.자 의견서 및 보정서(을2호증)5) 제출에도 불구하고, 2014. 12. 23. 여전히 선행발명들에 의하여 이사건 출원발명 중 청구항 1~8의 진보성이 부정된다는 거절이유가 해소되지 않았다면서 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정(갑4호증, 을3호증)을 하였다.

3) 이에 원고는 2015. 3. 23. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구함과 아울러, 2015. 4. 22.에는 심사전치 보정서(을4호증)6)를 제출한 바 있으나, 특허청 심사관은 2015. 5. 12. 원고에게 원결정을 유지한다는내용의 심사전치출원에 대한 심사결과(을5호증)를 통지하였다.

4) 그 후 특허심판원은 위 심판청구를 2015원1566 사건으로 심리하여,2015. 7. 23.「이 사건 출원발명 중 청구항 1은 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되고, 특허출원에서 어느 하나의 청구항에라도 거절이유가 있으면그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를기각하는 내용의 이 사건 심결(갑1호증)을 하였다.
원고의 주장요지 2. 당사자의 주장과 쟁점의 정리
가. 원고의 주장 요지
이 사건 출원발명 중 청구항 1의 기술적인 특징은 리튬 금속 분말의 표면 실질적으로 연속적인 폴리머층을 형성하는 데에 있다. 그런데 선행발명 1에 제시된 고분자 코팅 공정의 경우 리튬 분말의 응집으로 인하여 변화하는 두께를 갖는 불연속적인 고분자 코팅층이 형성될 뿐, 청구항 1과 같은 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’은 형성될 수 없다.
따라서 청구항 1의 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’이 선행발명 1로부터 쉽게 도출될 수 없는 것인 이상, 청구항 1의 진보성이 인정되어 이 사건 출원발명에 대한 특허등록이 거절될 아무런 이유가 없는데도, 이 사건 심결은 이와다르게 판단하였으니 위법하다.
당사자의 주장 요지 나. 피고의 주장 요지
청구항 1의 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’은 통상의 기술자가 선행발명1에 제시된 고분자 코팅 공정, 즉 알칼리 금속을 고분자액에 담갔다가 꺼내서건조시키는 딥핑 공정에다가, 주지관용기술인 교반 공정을 추가하여 쉽게 구현할 수 있고, 청구항 1의 나머지 구성요소도 선행발명 1에 모두 제시되어 있으므로, 청구항 1은 선행발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다.
따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

다. 이 사건의 쟁점
결국 이 사건 쟁점은, 이 사건 출원발명의 청구항 1이 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정되는지 여부이고, 구체적으로는 1) 청구항 1의 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’에 대한 청구범위의 해석문제와 2) 선행발명 1의 고분자 코팅 공정으로부터 위 ‘실질적으로 연속적인폴리머층’이 쉽게 도출될 수 있는지 여부가 문제될 것이다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 3. 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성 여부
가. 선행발명 1과의 대비
1) 구성요소별 대응 관계

2) 공통점 및 차이점
가) 청구항 1의 구성요소 1, 2와 이에 대응하는 선행발명 1의 각 구성요소는 모두 폴리머층(고분자)7)으로 코팅한 리튬 금속 분말(알칼리 금속 분말)에 관한 것으로서, 코팅층을 이루는 폴리머(고분자)의 성분으로 “폴리우레탄, 폴리테트라플루오로에틸렌, 폴리에틸렌 옥사이드”가 공통적으로 포함되어 있다는 점에서 같고, 이 부분에 관하여는 당사자 사이에도 다툼이 없다.

나) 다만, 청구항 1은 리튬 금속 분말이 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’으로 코팅되는데, 선행발명 1에는 이에 대응하는 구성이 명시적으로 나타나있지 않다는 점에서 차이가 있다.

나. 차이점에 대한 검토
1) ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’에 관한 청구범위의 해석
먼저 선행발명 1에서 명시적으로 제시하지 않고 있으며, 원고가 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 기술적 특징이라고 주장하는 ‘실질적으로 연속적인폴리머층’은 이른바 불확정 개념에 해당하므로, 청구항 1과 선행발명 1을 대비하기에 앞서 그 의미를 확인할 필요가 있다.그런데 다음과 같은 사정들에 종합하면, 청구항 1의 ‘실질적으로 연속적인폴리머층’은「리튬 금속 분말 표면에 전체적으로 끊어짐 없이 도포되거나 일부끊어짐이 있더라도 리튬 금속 분말의 반응성을 감소시켜 안정화 효과를 달성할 수 있을 정도로 표면의 대부분에 끊어짐 없이 도포된 폴리머층」을 의미하는 것으로 해석된다.

가) 특허청구범위에 기재된 용어는 명세서에 그 용어에 대한 정의가 없는 이상, 통상의 기술자에게 일반적으로 인식되는 의미에 따라 명세서 전체를통하여 통일되게 해석되어야 한다.

나) 이 사건 출원발명의 명세서는 청구항 1의 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’에 관하여 구체적으로 정의하지 않고 있으며, 다만 이 사건 출원발명의명세서(갑2호증)에 그 효과와 관련하여 아래와 같은 기재가 있을 뿐이다.

다) ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’을 그 사전적 의미로 해석해보면,리튬 금속 분말의 표면에 끊어짐이 없이 연달아 이어지는 폴리머층은 물론, 실제로는 일부 끊어짐이 있어 완벽하게 연달아 이어지는 것은 아니더라도, 그와동일하게 볼 수 있는 정도의 폴리머층도 포함된다.

라) 청구항 1은 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’에 관하여 단지 위와 같은 폴리머층의 연속성에 대한 특징만을 한정하고 있을 뿐, 폴리머층의 강도, 지속 시간, 두께의 정도나 편차 등을 고려하지 않고 있다8).

2) ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’의 용이 도출 여부
나아가 다음과 같은 이유로 통상의 기술자라면 선행발명 1에 의하여 청구항 1의 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’을 쉽게 도출할 수 있을 것으로 보인다.

가) 아래 선행발명 1의 명세서(을6호증) 기재에 의하면, 선행발명 1에서알칼리 금속에 대하여 고분자 코팅을 하는 목적은 알칼리 금속 분말의 용매 또는 전해액과의 반응성을 감소시키기 위한 것이고, 이는 이 사건 출원발명에서리튬 금속 분말을 실질적으로 연속적인 폴리머층으로 코팅하는 목적과 일치한다.

나) 통상의 기술자는 알칼리 금속의 반응성을 감소시키기 위하여 고분자 코팅을 실시하는 경우, 그 목적 달성을 위해 가능한 한 알칼리 금속의 표면이 외부에 노출되어 그 효과가 반감되지 않도록 전체적으로 끊어짐이 없이 고분자층을 도포하고자 할 것으로 보이고, 이는 청구항 1에서 ‘실질적으로 연속적인 폴리머층’을 형성하려고 하는 동기에도 해당한다.

다) 선행발명 1에는 고분자를 적당한 용매에 첨가하여 고분자액을 제조한 후, 알칼리 금속을 고분자액에 담갔다가 꺼내서 건조시키는, 이른바 ‘딥핑공정’에 의한 코팅 방식이 제시되어 있다. 그런데 아래 이 사건 출원발명의 명세서(갑2호증) 기재에 의하면, 이는 이 사건 출원발명의 [실시 예 4]와 별다른차이가 없고, 다만 ‘교반 공정’9)에 관한 명시적인 기재가 없다는 점만 다르다.

라) 그런데 입자 상태의 분말을 액상의 조성물에 담가 코팅하는 과정에분말이 코팅액상에 부유하거나 응집되는 것을 방지하고 코팅층이 입자에 연속적으로 고르게 도포될 수 있도록 분말과 코팅액의 혼합물에 적절한 교반을 가하는 것은 화학 분야에서 기술상식에 해당한다. 나아가 교반의 조건 및 강도의설정은 혼합하려는 고분자의 종류나 목적하는 코팅의 정도 등을 고려하여 통상의 기술자가 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하다. 따라서 선행발명 1의 고분자 코팅 공정에 교반 공정이 명시적으로 기재되어 있지 않다고 하더라도, 고분자 코팅 과정에 필요에 따라 적절한 교반을 행하는 것은 고분자 코팅공정을 통해 안정화된 알칼리 금속 분말을 만들기 위해 당연히 예정되어 있거나 전제되어 있는 것이라고 보는 것이 옳다.

마) 이 사건 출원발명의 실질적으로 연속적인 폴리머층 코팅에 의한 리튬 금속 분말의 안정화 효과는 통상의 기술자가 충분히 예측할 수 있는 것에불과하고, 선행발명 1의 고분자 코팅으로 인한 안정화 효과와 특별한 차이가있는 것으로 보이지도 않는다.

다. 이 부분 원고의 주장에 관한 판단
1) 먼저 원고는, 선행발명 1의 고분자 코팅 공정으로는 리튬 분말의 응집으로 인하여 변화하는 두께를 갖는 불연속적인 고분자 코팅층만이 형성될 뿐,청구항 1과 같이 실질적으로 연속적인 폴리머층은 형성될 수 없다는 취지로주장한다.그러나 앞서 청구항 1의 청구범위 해석 부분에서 본 바와 같이 ‘실질적으로연속적인 폴리머층’인지 여부를 결정함에 있어 폴리머층의 두께 변화나 그 사이의 편차 등은 고려될 수 없는 것이다. 즉, 선행발명 1의 코팅 공정에 의해서는 변화하는 두께를 갖는 고분자 코팅층이 형성될 뿐이라는 주장은 그 자체가청구항 1의 청구범위 해석과 배치되는 것이다. 또한 설령 선행발명 1의 고분자코팅 과정에 리튬 분말의 응집이 발생하더라도, 앞서 본 바와 같이 통상의 기술자라면 코팅액 혼합물에 적절한 교반을 가하는 방법으로 ‘실질적으로 연속적인 고분자층 코팅’을 어렵지 않게 구현할 수 있으므로, 위 주장은 이유 없다.

2) 다음 원고는, 선행발명 1에다가 교반 공정을 조합하여 청구항 1에 이를수 있다고 보는 것은 의견 제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유에해당하여 허용될 수 없다는 취지로 주장한다.
그러나 거절결정불복 심판청구에 대한 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도, 심사 또는 심판 단계에서 의견서제출의 기회가 부여된 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이라면 이를 심결의 당부를 판단하는근거로 사용할 수 있는 것이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 교반 공정은 물리적또는 화학적 성질이 다른 2종 이상의 물질을 균일한 혼합 상태로 만들기 위해사용되는 주지관용기술에 불과하고, 일부 물질의 응집으로 균일한 상태가 되지 않는 경우 혼합물에 적당한 교반을 가하여 문제를 해결할 수 있다는 것은화학 분야의 기술상식에 해당한다. 또한 교반 공정에 기초한 피고의 주장도 선행발명 1의 고분자 코팅 공정에 교반을 가하는 것은 기술상식에 해당하여 당연히 선행발명 1에 내재되어 있다는 취지일 뿐이다. 따라서 교반 공정에 관한선행기술은 새롭게 제시된 거절이유라고 볼 수 없고, 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정된다는 기존의 거절이유와 주요한 취지가 부합하면서 이를 보충하는 정도에 지나지 않는다고 보아야 하므로, 위 주장도 받아들일 수 없다.

3) 또한 원고는, 선행발명 1의 고분자 코팅 공정에 교반 공정을 조합할 동기가 없다는 취지로 주장한다.그러나 고분자 코팅을 위하여 리튬 금속 분말을 고분자액에 침전시키는 경우 리튬 금속 분말의 부유나 응집으로 인하여 양질의 코팅이 이루어질 수 없음은 통상의 기술자라면 쉽게 예측할 수 있는 사항이다. 따라서 통상의 기술자가균일한 코팅을 위하여 기술상식에 따라 고분자 코팅 공정 중에 적당한 교반을할 동기는 충분하다고 하겠으므로, 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

4) 나아가 원고는, 선행발명 1의 명세서 중에는 다음과 같이 알칼리 금속코팅층 내에 많은 기공이 존재한다는 취지의 기재가 존재하고, 이는 알칼리 금속 분말의 표면이 실질적으로 연속적인 폴리머층으로 코팅되어 있지 않음을의미한다는 취지로 주장한다. 그러나 위 명세서 기재는 개개의 알칼리 금속 분말의 표면에 도포된고분자층에 기공이 형성되어 있다는 것이 아니라, 알칼리 금속 분말로 이루어진 알칼리 금속 코팅층 자체에 기공이 존재한다는 의미에 불과하다. 따라서 위주장 또한 이유 없다.

라. 검토 결과의 정리 : 청구항 1의 진보성 부정
이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 출원발명 중 청구항 1과 선행발명1 사이에 존재하는 차이점은 통상의 기술자가 주지관용기술 내지 기술상식에따른 교반 공정을 추가함으로써 쉽게 극복할 수 있는 것에 불과하고, 그로 인한 효과도 현저하다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 출원발명 중 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다.
결론 4. 결 론
그렇다면 이 사건 출원발명 중 청구항 1의 진보성이 인정되지 않는다고 보는 이상, 특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우 어느하나의 청구항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야한다는 법리에 따라, 이 사건 출원발명 전체에 대하여 특허등록을 거절한 결정이 옳다고 본 이 사건 심결은 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유없다.

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