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사건번호 2015허5227 등록무효(특)
판례제목 2015허5227 등록무효(특)
출원번호 제10-0406684호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-06-10
법원명 특허법원
원고 주식회사 웰튠
피고 주식회사 세명산업
판사 박형준, 이혜진, 진현섭
판결결과 등록무효(특)
주문 1. 특허심판원이 2015. 7. 14. 2014당2901호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
1) 발명의 명칭: 자전거 타이어용 점착테이프 제조 방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2001. 8. 17./ 2003. 2. 25./ 제10-0406684호

3) 특허권자: 피고

4) 청구범위(이하 이 사건 특허발명의 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 동일한 방법으로 칭한다).

5) 발명의 개요
이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 아래와 같은 내용에 비추어 보면, 이사건 특허발명은 균일한 점착력을 제공하고 제품과 이형지를 분리하여 권취하기에 적합한 자전거 타이어용 점착 테이프의 제조 기술을 제공함을 그 기술적과제로 하고, 이를 달성하기 위하여 면포의 상·하면에 점착 재료를 각각 2회도포하여 점착력을 균일하게 하고 제품 권취 시 제품과 이형지를 분리하여 권취하는 방법을 채택하고 있으며, 그에 따라 이형지를 동시에 권취함으로 인한작업의 비능률성, 제조 단가 상승을 방지하는 효과가 있음을 알 수 있다(별지1의 각 도면 참조).

나. 선행발명들
1) 선행발명 1 (갑 제5호증)
선행발명 1은 1997. 12. 22. 일본공개특허공보에 특개평9-327872호로출원공개된 ‘대지(台紙)14) 없는 라벨(ラベル)의 제조 방법’에 관한 것으로, 그명세서에 다음과 같은 내용이 기재되어 있다(별지 2의 각 도면 참조).

2) 선행발명 2 (갑 제6호증)
선행발명 2는 1994. 6. 7. 일본공개특허공보에 특개평6-157997호로 출원공개된 ‘폴리스티렌 점착테이프 및 그 제조방법’에 관한 것이다.
3) 선행발명 3 (갑 제7호증)15)
선행발명 3은 2000. 6. 20. 일본공개특허공보에 제2000-169804호로 출원공개된 ‘양면 점착테이프 및 그 제조방법’에 관한 것이다.

다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2014. 11. 17. 특허심판원 2014당2901호로 “이 사건 특허발명이구성으로 삼고 있는 고무재료 배합과정, 교반과정, 도포과정, 건조과정, 권취과정 및 절단과정의 기술적 사항은 주지관용이거나 별다른 기술적 의미가 없으므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이 부정되거나 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다. 또한 이 사건 제1, 2, 3항 발명의 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’ 중 고무재료 배합과정에 관한 부분은 그발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라한다)이 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않으므로 구 특허법(2002. 12. 11. 개정되고 2003. 5. 12. 시행되기 전의 것, 이하 같다) 제42조제3항에 위배되고, 이 사건 제2 내지 5항 발명의 청구범위는 발명의 상세한설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 특허법 제42조 제4항 제1호에 위배된다.”고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2015. 7. 14. “이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2와 구체적인 기술분야가 상이하고, 그 구성도 선행발명 1, 2와 차이가 있으며, 선행발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 없으므로, 선행발명 1, 2에 의하여 신규성이 부정되거나 진보성이 부정되지 아니한다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서와 특허청구범위에 기재불비사항이 없다.”는 이유로 원고의 위 무효심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1, 2, 3, 5, 6, 7호증, 을 제1 내지 4호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 2. 당사자의 주장
가. 원고의 주장 요지
1) 이 사건 제1항 발명은 자전거용 점착테이프의 제조방법에 관한 발명이고, 선행발명 1은 점착제층이 형성된 라벨의 제조방법에 관한 발명인바, 양 발명은 그 제조되는 최종 물품과 그 용도가 다르기는 하지만, 점착테이프 또는점착시트를 제조하는 방법에 관한 발명이라는 점에서 기술분야가 동일하고,이형지 또는 대지를 분리 권취하여 재사용함으로써 비용을 절감하기 위한 목적과 그러한 효과를 갖는다는 점에서도 동일하다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 구성인 고무재료 배합과정, 교반과정, 도포과정, 건조과정, 권취과정 및 절단과정의 기술적 사항은 주지관용이거나 별다른 기술적 의미가 없을 뿐 아니라 위 구성은 선행발명 1에 이미 개시되어 있으므로, 양 발명은 그 구성에 있어서도 동일하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의하여 신규성이부정된다.

2) 설령 이 사건 제1항 발명이 신규성이 인정된다고 하더라도, ① 이 사건제1항 발명은 선행발명들과 그 기술분야가 동일하거나 유사한 점, ② 이 사건제1항 발명은 이형지를 분리 권취하여 재사용함에 따른 비용절감을 목적으로하므로 선행발명 1과 비교하여 그 목적의 특이성이 없는 점, ③ 이 사건 제1항발명의 구성인 고무재료 배합과정, 교반과정, 도포과정, 건조과정, 권취과정및 절단과정의 기술적 사항은 주지관용이거나 별다른 기술적 의미가 없을 뿐아니라 선행발명들과 비교하여 그 구성의 곤란성이 없는 점, ④ 이 사건 제1항발명은 이형지를 분리 권취하여 재사용함에 따른 비용절감의 효과가 있는데,이는 선행발명 1과 비교하여 현저한 효과라고 할 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 선행발명들 및 이형지 없는 양면테이프의 제조방법에 관한 종래기술을 결합하여 용이하게 도출할 수 있으므로, 그 진보성이 부정된다.

3) 이 사건 제2 내지 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명을 추가로 한정한 발명으로, 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 신규성 또는 진보성 상실 사유와 같은 이유로 그 신규성 또는 진보성이 부정된다.

4) 한편, 이 사건 제1, 2, 3항 발명의 명세서에 기재된 ‘발명의 상세한 설명’ 중 고무재료 배합과정에 관한 부분은 통상의 기술자가 배합표([표 2])의‘품명’이 무엇인지, 그에 따른 [표 3]의 ‘설정시간’이나 ‘투입용량’이 어떠한지등에 관하여 파악하고 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다.또한 이 사건 제2항 발명은 배합과정에서 이형지를 도포하는 과정을 포함하고있는데, ‘발명의 상세한 설명’에는 위 이형지를 언제, 어떻게 분리하는지에 관하여 전혀 기재되어 있지 않다. 따라서 이 사건 제1, 2, 3항 발명은 명세서 기재에 관한 구 특허법 제42조 제3항에 위배된다.

5) 이상과 같은 이유로 이 사건 특허발명은 그 등록이 무효임에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
당사자의 주장 요지 나. 피고의 주장 요지
1) 이 사건 특허발명은 자전거용 점착테이프의 제조방법에 관한 발명이고,선행발명들은 스티커 또는 인쇄용 등 다른 용도의 점착테이프 또는 일반적인양면 점착테이프를 제조하는 방법에 관한 발명이므로, 그 기술분야가 동일하다고 할 수 없고, 기술의 전용이 용이하다고 할 수 없다.

2) 선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명이 갖는 구성 중에서 이형지를 별도로 분리 권취하는 과정, 제품을 절단하는 과정 및 절단된 제품을 권취하는 2차권취 과정만이 제시되어 있고 나머지 구성은 제시되어 있지 않다. 따라서 이사건 제1항 발명은 선행발명 1과 동일하지 않으므로, 그 신규성이 부정된다고할 수 없다.

3) ① 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 위와 같이 구성에서 차이가 있는점, ② 이 사건 제1항 발명은 이형지 분리에 따른 기포 발생을 방지하기 위해점착재료를 2회 이상 도포하여 점착재료의 표면을 균일하게 하고자 하는 것이고, 선행발명 1은 점착제 도포 후에 대지를 공급하여 점착제층이 생산설비에붙지 않도록 하고, 최종 권취 전에 대지를 제거하고자 하는 것이며, 선행발명2는 점착제를 여러 차례 도포함으로써 1회 도포시의 점착제 두께를 얇게 하여건조과정에 필요한 열에너지를 낮추어 기재의 손상을 방지하고자 하는 것이고, 또한 점착제층 표면에 요철을 도입하여 권취시 점착제층과 이형층 사이에 기포 유입을 방지하고자 하는 것이므로, 발명의 목적과 효과가 상이한 점, ③이 사건 제1항 발명과 선행발명들은 그 기술분야가 상이하고, 그 기술이 이 사건 제1항 발명에 전용될 수 있음이 암시되거나 시사된 바 없는 점 등에 비추어보면, 통상의 기술자가 선행발명들을 결합하여 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 보기 어렵다.

3) 이 사건 제2 내지 제5항 발명은 이 사건 제1항 발명을 추가로 한정한 발명으로, 이 사건 제1항 발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 않는 이유와 같이이 사건 제2 내지 제5항 발명도 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다.

4) 이 사건 제1항 발명은 ‘고무재료를 숙성 및 교반하는 배합과정’을 구성으로 하고 있는데, 위 배합과정은 주지관용기술이어서 통상의 기술자가 발명의 상세한 설명의 기재를 보고 위 배합과정을 쉽게 실시할 수 있으므로, 구 특허법 제42조 제3항에 위배되지 않는다.

5) 따라서 이 사건 특허발명은 그 등록이 무효라고 할 수 없으므로 이 사건 심결은 적법하다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 3. 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 유무
가. 관련 법리
1) 구 특허법 제29조 제2항은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가, 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명 등에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명은 특허를 받을수 없다고 규정하고 있는바, 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 좇아 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는것이다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 아니된다(대법원 2011. 3. 24. 선고2010후2537 판결 등 참조).
또한 청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은아니므로, 그 발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 할 것이다. 그리고 여러 선행기술문헌을 인용하여 발명의 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(대법원 2007. 9.6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2) 구 특허법 제29조 제2항에서 규정하고 있는 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하므로, 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제로 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로삼을 수 있다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 등 판결 참조).

나. 이 사건 제1항 발명의 신규성 및 진보성 유무
1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명들의 목적 및 기술분야
가) 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 점착테이프 제조기술에관한 것으로, 균일한 점착력을 제공하고, 제품과 이형지를 분리 권취하기에 적합한 ‘자전거 타이어용 점착테이프 제조방법’에 관한 것이다.한편, 선행발명 1은 대지 없는 라벨을 제조함에 있어 대지를 필요한 부분에공급하여 라벨 기재에 형성된 점착제 층에 부착함으로써 점착제 층이 생산 설비에 붙지 않도록 하면서 점착시트를 반송 및 처리하고, 라벨을 작게 감는 공정 전에 대지를 박리하여 대지를 재이용할 수 있게 하는 ‘대지 없는 라벨, 특히 각종 스티커 혹은 인쇄용 라벨로 이용되는 대지 없는 라벨의 제조 방법’에관한 것이다. 그리고 선행발명 2는 폴리스티렌 점착테이프 및 그 제조방법에관한 것으로, 폴리스티렌을 주성분으로 하는 기재의 한쪽 면에 수성 에멀전계점착제를 여러 차례에 걸쳐 도포함으로써 해당 점착제 층 표면에 두께차가 있는 요철이 균등한 간격을 가지며 배열된 점착제 층이 형성되고, 다른 면에는이형층이 형성된 것을 특징으로 하는 ‘폴리스티렌 점착테이프 및 그 제조 방법’에 관한 것이다. 또한 선행발명 3은 양면 점착테이프 및 그 제조 방법에 관한 것으로, 기재의 한 면에는 아크릴 용제계 점착제를 코터로 도공해서 재박리성 점착면을 형성하고, 기재의 다른 면에는 고무 무용제 계통 점착제를 캘린더로 도공해서 강한 점착성 점착면을 형성함으로써 ‘기재 양면의 점착력의 강도가 다른 양면 점착테이프의 제조 방법’에 관한 것이다.

나) 살피건대, 이 사건 제1항 발명이 이용되는 산업분야는 자전거 제조업등 자전거 관련 산업인 반면, 선행발명들은 스티커 라벨 또는 인쇄용 라벨을제조하거나 스티로폼 포장용기를 고정하는 데 이용되는 등 자전거 관련 산업과 관계가 없으므로, 이 사건 제1항 발명과 선행발명들은 그 발명이 이용되는산업분야가 동일하다고 할 수는 없다.
그러나 이 사건 제1항 발명과 선행발명들의 목적 및 해결과제, 아래에서 보는 바와 같은 이 사건 제1항 발명과 선행발명들의 구성 등을 종합하여 알 수있는 다음과 같은 사정과 앞서 본 법리를 종합하여 살펴보면, 이 사건 제1항발명이 점착테이프의 제조 방법에 있어 그 구체적 용도를 ‘자전거 타이어용’으로 한정한 것에 특별한 기술적 의의가 있다고 할 수 없고, 특히 선행발명들의기술적 구성은 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니며 이 사건 제1항 발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성에 해당한다고 할 것이므로, 결국 선행발명들은 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로삼을 수 있다고 할 것이다.
① 이 사건 제1항 발명은 통상의 점착테이프와 마찬가지로 배합, 도포, 건조, 절단, 권취 등의 일련의 과정을 거쳐 제조하는 방법을 제시하고 있는데,그 명세서의 기재에 의하더라도 선행발명들과 같은 통상의 점착테이프 제조방법과 구별되는 ‘자전거 타이어용’ 점착테이프 특유의 제조방법은 찾아볼 수없다.
② 이 사건 제1항 발명이 달성하고자 하는 기술적 과제, 즉 점착테이프 제조에 있어서 균일한 점착력의 제공, 이형지의 삽입 및 분리 등은 특별히 자전거타이어용인 경우에만 한정되어 적용되는 것이 아니고, 비용절감, 제조효율, 환경보호 등을 위하여 점착테이프 분야에서 공통적으로 해결되어야 할 과제이다. 한편, 선행발명 1 또한 점착제 도포, 건조, 절단, 권취 등 통상의 점착테이프 제조공정을 통하여 점착제 층이 형성된 라벨을 제조하는 방법에 관한 발명을 개시하고 있는데(갑 제5호증의 <도 1>, <도 3> 등 참조), 이 역시 이 사건제1항 발명과 같이 이형지를 삽입하여 권취하는 방식에 따른 문제점을 해결하기 위한 것을 그 기술적 과제로 하고, 자원 절약화 등을 목적으로 삼아 대지를재이용하기 위한 대지 없는 라벨의 제조방법을 개시하고 있다는 점에서 이 사건 제1항 발명의 목적 및 기술적 과제와 실질적인 차이가 없다.
③ 갑 제8호증의 5, 6, 7, 갑 제10호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 점착테이프는 기술분야의 특성상 피착면 등에 따라 다양한 용도로 광범위하게 사용되는 것이어서 점착제의 재질, 점착제 층을 포함한 적층구조 등은 그 사용 목적 또는 용도를 참작하여 통상의 범위에서 다양하게 변형할 수 있고, 통상의 점착테이프 제조설비를 이용하여 자전거 타이어용 점착테이프를 제조할 수도 있으며, 실제로 피고는 자전거 타이어용 점착테이프뿐만아니라 통상의 점착테이프를 제조하는 영업을 하고 있는 사실 및 이 사건 제1 항 발명의 발명자인 손유석은 이 사건 제1항 발명에 따른 점착테이프 제조방법과 거의 흡사한 공정을 거쳐 바이어스 테이프(직물용 테이프)를 제조하는 방법을 고안하여 2004. 1. 8. 제10-0415855호로 특허등록을 받은 사실을 인정할 수 있다.
④ 이 사건 제1항 발명과 선행발명들은 모두 물건의 제조방법에 관한 것인데, 제조방법으로서의 특이성이 있는지 여부와 관계 없이 최종적으로 사용되는 피착재(부착대상물품)가 다르다는 사정만으로 제조방법에 관한 선행발명들과 이 사건 제1항 발명의 기술분야가 다르다고 단정할 수는 없다.

다) 따라서, 이 사건 제1항 발명은 자전거용 점착테이프의 제조방법에 관한 발명이고, 선행발명들은 스티커 또는 인쇄용 등 다른 용도의 점착테이프 또는 일반적인 양면 점착테이프를 제조하는 방법에 관한 발명이어서, 그 기술분야가 동일하지 않고 기술의 전용이 용이하다고 할 수 없다는 피고의 이 부분주장은 받아들이지 아니한다.

2) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 대비
가) 구성요소 대응관계
이 사건 제1항 발명과 선행발명 1을 구성요소별로 대비하면 아래와 같다.

나) 공통점 및 차이점 분석
⑴ 먼저 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 각 구성요소별 공통점을 살펴보면, ① 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성은 ‘점착재료(선행발명 1의 “점착제”)를 제품(선행발명 1의 “라벨 기재“)에 도포하는과정’이라는 점에서 동일하고(다만, 구성요소 2가 제품의 상/하면 각각에 적어도 2회 이상 점착재료를 도포하는 것인 데 비해, 선행발명 1의 대응구성이 기재의 뒷면에만 점착제를 도포하고 도포 횟수의 한정이 없는 점에서는 차이가있다), ② 구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성은 ‘도포된 제품(선행발명 1의“라벨 기재“)를 일정한 온도 조건 하에서(선행발명의 ”자외선 조사에 의하여“)건조시키는 과정이라는 점에서 동일하다. 또한, ③ 구성요소 4와 선행발명 1의대응구성은 ’건조되는 제품(선행발명 1의 “점착시트“)에 이형지(선행발명 1의 ”대지“)를 삽입하여(선행발명 1의 ”적층하여“) 권취하는(선행발명 1의 ”크게 감는 롤에 감는“) 과정이라는 점에서 동일하고, ④ 구성요소 5와 선행발명 1의대응구성은 ‘이형지(선행발명 1의 ”대지“)를 별도로 분리 권취하는(선행발명 1의 ”대지 부착시트로부터 박리하는“) 과정’이라는 점에서 동일하다. 또한, ⑤구성요소 6과 선행발명 1의 대응구성은 ‘제품(선행발명 1의 “점착시트“)을 절단하는 과정’이라는 점에서 동일하고, ⑥ 구성요소 7과 선행발명 1의 대응구성은 ‘절단된 제품(선행발명 1의 “점착시트“)을 권취하는(선행발명 1의 ”작게 감는롤에 감는“) 과정’이라는 점에서 동일하다.

⑵ 그런데 한편, ① 이 사건 제1항 발명의 전제부는 ‘자전거 타이어용’ 점착테이프를 제조하는 방법으로 그 용도가 한정된 반면, 선행발명 1의 대응구성은 ‘스티커 또는 인쇄용’ 대지 없는 라벨 테이프를 제조하는 방법으로 그 용도가 상이한 점(이하 ‘차이점 1’), ② 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 점착재료로 사용되는 ‘고무재료를 숙성 및 교반하는 배합과정’을 제시하고 있는 반면, 선행발명 1에는 이에 대응되는 구성이 나타나 있지 않은 점(이하 ‘차이점2’), ③ 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2는 ‘제품의 상/하면 각각에 적어도 2회 이상 점착재료를 도포하는 과정’을 제시하고 있는 반면, 선행발명 1의 대응구성은 기재의 뒷면에만 점착제를 도포하고 도포 횟수의 한정이 없는 차이가있고, 그에 따라 이형지 또는 대지의 분리 혹은 박리 과정을 거쳐 이 사건 제1항 발명은 이형지 없는 양면 점착테이프가 제조되는 반면, 선행발명 1은 대지없는 단면 점착테이프가 제조되는 점(이하 ‘차이점 3’)에서 차이가 있다.

다) 차이점들에 대한 검토
⑴ 차이점 1
㈎ 먼저 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1에 의하여 제조되는 점착테이프의 구체적인 용도에 관한 차이점 1에 관하여 살피건대, 앞서 본 위 1).나).의①항 내지 ④항에 기재된 여러 사정들을 종합하여 보면, 설령 그 구체적인 용도에 있어 차이가 있다고 하더라도 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 기술분야가 상이하다고 할 수는 없고, 통상의 기술자가 선행발명 1에 개시된 내용을이 사건 제1항 발명에 적용할 동기는 충분하다고 봄이 상당하다.

㈏ 나아가 기술 구성면에서 볼 때 이 사건 제1항 발명은 제품의 상/하면에 점착제 층이 각각 형성되고 점착제 층에 이형지가 부착되었다가 분리되는구성을 제시하고 있는 반면, 선행발명 1은 라벨 기재(基材)의 상면에 인쇄 층과 박리제 층이 순차로 형성되는 구성 및 기재의 하면에 점착제 층과 대지가적층되었다가 대지가 박리되는 구성을 제시하고 있는데, 선행발명 1에 개시된기재 층 및 점착제 층의 형성은 점착테이프를 제조하기 위한 기본적이고 필수적인 구성으로서 이 사건 제1항 발명의 구성에도 그대로 포함되어 있고, 한편, 선행발명 1이 ‘인쇄 층 및 박리제 층의 형성’이라는 구성을 추가로 포함하고 있다 하더라도, 이로 인하여 통상의 기술자가 선행발명 1에 포함된 ‘점착제 층의형성 및 점착제 층에 이형지 부착 후 분리’라는 구성을 참작하여 이 사건 제1항 발명의 대응 구성을 도출하는 것이 곤란하다고 보기는 어렵다.

㈐ 결국 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 점착테이프 제조방법에 관한 것이라는 점에서 공통되고, 그 기술분야가 상이하다고 할 수 없으며,이 사건 제1항 발명의 명세서 기재를 살펴보더라도 ‘자전거 타이어용’ 제조방법에서 특유한 기술수단이 구체적으로 무엇인지 명확히 나타나 있지 않은 이상, 통상의 기술자가 선행발명 1의 “스티커 또는 인쇄용” 라벨 제조에 있어서‘기재 층 및 점착제 층에 이형지를 부착한 후 분리하는 구성’을 “자전거용” 점착테이프의 제조방법에 전용하는 것에 특별한 기술적 어려움이 있다고 할 수없다. 따라서 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 용이하게 극복하여 도출할 수 있다고 할 것이다.

⑵ 차이점 2
㈎ 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 ‘고무 재료를 숙성 및 교반하는배합 과정’인데, 그 명세서에 나타난 “자전거 타이거용 점착테이프는 배합, 도포, 건조, 절단, 권취 등의 일련의 과정을 거쳐 제조된다.”, “면포는 롤 코팅기(102)를 통과하면서 점착 재료로 도포된다.” 등의 기재에 비추어 보면, 위 구성요소 1의 ‘고무 재료’는 기재(基材)에 도포되는 점착 재료의 성분을, 숙성·교반·배합과정은 점착테이프에 사용되는 고무 성분의 점착 재료를 준비하는 과정으로 봄이 상당하다.

㈏ 선행발명 1에는 라벨 기재에 도포되어 점착제 층을 형성하는 점착제를 제시하고 있을 뿐 점착제의 배합과정에 관하여 명시적으로 개시되어 있지는 않지만, 선행발명 1이 점착제 도포기구로 기재의 일면에 점착제를 도포하는 공정을 그 구성으로 하고 있으므로, 그 구성에는 점착제를 준비하는 과정이당연히 내재되어 있다 할 것이다. 그러므로 구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성은 모두 기재 층에 도포되는 점착 재료(선행발명 1의 “점착제”)를 준비하는과정을 포함하고 있다는 점에서 그 구성에 있어서 실질적으로 아무런 차이가없다. 다만, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1은 ‘고무 재료’를 점착 재료의 성분으로 한정하고 있는 반면, 선행발명 1은 점착제의 성분 내지 종류를 구체적으로 한정하여 개시하고 있지 않다는 점에서는 차이가 있다.

㈐ 그런데 ① 고무 재료를 숙성시키고 숙성된 고무를 용제에 투입한 다음 교반하는 방식으로 배합하여 고무 성분의 점착 재료를 제조할 수 있다는 것은 점착테이프의 제조기술 분야에서 주지관용인 점(이 점에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다), ② 점착테이프의 특성을 고려할 때 통상의 기술자는 그 사용 목적 또는 용도에 따라 피착면, 점착제의 재질, 점착제 층을 포함한 적층구조 등을 참작하여 다양하게 선택하거나 변형할 수 있으므로, 통상의 기술자가이미 공지된 점착제의 재료를 그 필요에 따라 쉽게 변경하여 사용할 수 있는점, ③ 선행발명 3의 명세서에 양면 점착테이프를 제조함에 있어 각 면에 다른종류의 점착제를 도공할 수 있다는 취지의 기재가 있고([0015]), 아울러 “일반적으로 양면 점착테이프의 제조방법으로서 천연 고무 등을 기초로 한 배합물을 용제에 용해시켜 점착제(용제계 점착제)로 하고, 이것을 코터로 기재의 양면에 도포해 건조함으로써 제조하는 방법 … 등이 있어 용도나 목적에 따라 다양한 제조방법이 확립되어 있다([0008]).”라고 기재되어 있는바, 이로부터 그일반적으로 용도나 목적에 따라 천연 고무 등을 기초로 한 배합물이 점착 재료로 사용될 수 있다는 사실 또한 이 기술분야에 공지되어 있다고 볼 수 있는 점등을 종합하면, 결국 통상의 기술자가 필요에 따라 숙성 및 교반되어 배합된고무 재료를 점착 재료로 선택하여 점착테이프 제조방법에 포함하는 것에 별다른 기술적 어려움이 있다고 할 수 없다.

㈑ 따라서 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1 및3으로부터 용이하게 극복하여 도출할 수 있다고 할 것이고, 나아가 점착 재료로 고무 재료를 선택함에 따른 효과 또한 그 구성 자체로부터 예측이 가능한이상, 그것으로 인한 현저한 효과가 나타난다고 보기도 어렵다.

⑶ 차이점 3
㈎ 앞서 본 바와 같이 구성요소 1은 기재(基材)에 도포되는 고무 성분의점착 점착 재료를 숙성·교반·배합하는 과정을 제시하고 있는 점, 이 사건 제1항 발명의 명세서에 “면포의 상/하면에 점착 재료를 각각 2회 도포하여 점착재료의 점착력을 균일하게 하고”라고 기재되어 있고, 명세서 중 <도면 5>의 공정순서를 설명한 부분에서는 “단계(S500)에서는 1차 배합과정을 수행한다 …단계(S502)에서는 2차 배합과정을 수행한다 … 다음 단계(S504)에서는 … 점착 재료를 면포에 도포한다”라고 기재되어 있는 점을 종합하여 보면, 이 사건제1항 발명의 청구범위 중 구성요소 2에 관한 “상기 배합과정을 통해 제조되는제품의 상/하면 각각에 적어도 2회 이상 점착 재료를 도포하는 과정”이라는 기재는 “상기 배합과정을 통해 제조되는 점착 재료를 제품의 상/하면 각각에 적어도 2회 이상 도포하는 과정”의 오기로 봄이 상당하다.그렇다면 구성요소 2는 ‘점착 재료를 제품(기재가 되는 면포)의 상/하면 각각에 적어도 2회 이상 도포하는 과정’을 제시하고 있다고 할 것이고, 이에 대응하여 선행발명 1은 ‘점착제 도포 기구로 라벨 기재의 뒷면에 점착제 층을 형성하는 공정’을 개시하고 있으므로, 양 발명은 면포 또는 라벨 등과 같은 기재에 점착 재료 또는 점착제를 도포한다는 점에서는 차이가 없다. 다만 이 사건제1항 발명의 구성요소 2는 면포 기재의 “상/하면 각각에” “적어도 2회 이상”점착 재료를 도포한다는 점을 명시적으로 제시하고 있고, 이에 따라 이형지가분리 권취되면 “이형지 없는 양면” 점착테이프가 제조된다는 점에서 “대지(台紙) 없는 단면” 점착테이프가 제조되는 선행발명 1과 차이가 있다.

㈏ 먼저 구성요소 2가 점착 재료의 도포 회수를 “2회 이상”으로 한정한것이 특별한 기술적 의의가 있는 것인지 여부에 관하여 살펴본다.이 사건 제1항 발명의 명세서에 “자전거 타이어용 점착테이프의 도포 과정에서 발생될 수 있는 점착테이프 표면 내 기포로 인해 점착력이 균일하지 못할경우 최종 권취시 불량 발생 … 원단걸이로부터 인출되는 면포는 롤 코팅기를통과하면서 점착 재료로 도포된다. … 면포 한쪽 면에 2번(1, 2차 도포층), 반대면에 2번(3, 4차 도포층)씩 점착 재료를 도포하여 표면을 균일하게 유지한다. 이러한 다수의 도포층들의 도포량은 다음 표 1에 나타난 바와 같다. … 표1에 나타난 바와 같이, 점착 재료를 여러 번 도포하는 이유는, 한 번에 도포량이 많을 경우, 표면에 기포가 발생하여 차후 제품 불량을 야기하는바, 이러한불량 원인을 사전에 제거하기 위해서이다.”라고 기재되어 있는바, 이에 의하면구성요소 2가 점착 재료의 도포 회수를 “2회 이상”으로 한정한 것은, 점착 재료의 도포 회수를 증가시키는 대신 1회 도포량을 줄임으로써 점착 재료를 도포할 때 균일한 점착력을 확보함과 아울러 면포 기재와 점착제 층 사이에 기포가 함입되는 비율을 줄이고자 하는 데 그 목적이 있고, 이를 통해 점착테이프의 표면 기포 발생에 따른 불량 원인을 제거하는 효과를 달성하기 위한 것이라고 할 수 있다.
그런데 앞서 본 바와 같이 선행발명 2에는 점착제를 수회로 나누어(2회 이상, 이상적으로는 3 ~ 4회) 기재에 도포함으로써 1회에 도포하는 양을 줄이고, 1회 도포로 생성되는 점착제 층의 두께(3 ~ 20㎛, 이상적으로는 5 ~ 10㎛)를 적정하게 유지하는 방법은 물론, 점착제 층 표면에 일정한 두께 차이(최소한 2㎛)가 있는 요철 형상이 일정한 간격(적어도 2㎛)으로 균등하게 배열되도록 하는 방법 등이 이미 개시되어 있다. 또한 점착테이프를 제조할 때 균일한 점착력을 확보하기 위해 기재 표면에 점착제를 여러 번 도포하는 것은 점착테이프 제조기술 분야에서 일반적으로 알려진 기술상식에 해당한다고 할 수있고, 점착제의 도포 회수와 도포량을 조절함으로써 얻어지는 효과 역시 통상의 기술자가 일반적으로 예측할 수 있는 범위를 벗어난다고 할 수 없다. 따라서 구성요소 2가 점착 재료의 도포 회수를 “2회 이상”으로 한정한 것은 통상의기술자가 적절히 선택할 수 있는 사항에 해당할 뿐 거기에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

㈐ 다음으로 구성요소 2가 점착 재료의 도포 부분을 면포 기재의 “상/하면 각각”으로 한정한 것에 관하여 본다.살피건대, 이 사건 제1항 발명에 의해 제조되는 자전거 타이어용 점착테이프는 자전거의 림과 타이어가 맞닿는 부분에 삽입되어 한쪽 면이 타이어에 부착되고 다른 쪽 면이 림에 접촉되어 림과 타이어가 맞닿는 부분의 마모나 손상을 방지하기 위한 제품이므로 그 용도나 기능이 일반적인 자전거 타이어용 점착테이프와 동일하다고 할 수 있다[이 사건 제1항 발명의 명세서에도 “본 발명은 … 자전거 타이어용 점착테이프 제조방법에 관한 것이다. 자전거 타이어에사용되는 점착테이프, 일명 ‘미미지 테이프’는 자전거 타이어 비드(bead)부에부착되어 림과 타이어 접합 부분의 마모를 방지하는 테이프 … 이다”라고 기재되어 있다].
그리고 갑 제1, 11호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 제1항 발명에 의한 자전거 타이어용 점착테이프는 기재의 양면에 점착재료가 도포되어 제조되는 것이나, 그 사용단계에서는 기재의 한쪽 면에 형성된 점착제 층만을 가황하여 점착력을 활성화한 후 그 면을 자전거 타이어 비드 부분에 접착하는 것인 사실, 그런데 기재의 양면에 점착제가 도포되고 이형지가 삽입되어 제조된 후 사용단계에서 한쪽 면의 이형지를 제거하고 점착제층을 가황하여 자전거 타이어 비드 부분에 접착하는 자전거 타이어용 점착테이프는 이 사건 제1항 발명의 출원 이전에 이미 존재하였던 사실을 인정할 수있으므로, 이 사건 제1항 발명이 면포 기재의 “상/하면 각각에” 점착 재료를도포하는 구성을 갖는다고 하여 그 점에서 일반적인 자전거 타이어용 점착테이프의 제조방법과 어떠한 차이가 있다고 할 수는 없다.또한 선행발명 3에 개시된 바와 같이 기재의 양면에 동일한 혹은 같은 계통의 점착제를 도포하거나 다른 종류의 점착제를 도포하여 양면 점착테이프를제조하는 기술은 점착테이프 제조분야에서 주지관용기술에 해당한다 할 것이고(갑 제12호증의 1, 2, 3의 기재 및 영상에 의하여도 이를 인정할 수 있다),점착테이프의 점착제 층을 양면에 형성할 것인지 일면에만 형성할 것인지를선택하는 것은 통상의 기술자가 점착테이프의 사용 목적이나 용도를 고려하여필요에 따라 용이하게 변경할 수 있는 것이며, 그로부터 얻어지는 효과 역시통상의 기술자가 일반적으로 예측할 수 있는 범위를 벗어난다고 할 수 없다.따라서 구성요소 2가 점착 재료의 도포 부분을 면포 기재의 “상/하면 각각”으로 한정한 것은 이미 공지된 기술이거나 통상의 기술자가 적절히 선택할 수있는 사항에 해당할 뿐 거기에 특별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어렵다.

㈑ 마지막으로 이 사건 제1항 발명이 택하고 있는 ‘면포 기재의 양면에점착 재료를 도포하고 이형지를 삽입한 후 다시 이형지를 분리 권취’하는 방법으로 “이형지 없는 양면 점착테이프”를 제조하는 구성에 관하여 본다.살피건대, 갑 제12호증의 1, 2, 3의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를종합하면, ① 1959. 6. 2. 미국에서 제2,889,038호로 특허등록된 발명은 ‘이형지 또는 박리지 없이 그 자체로 직접 권취되어 테이프 롤들로 제조, 판매 및사용될 수 있는 일반적인 양면 감압식 점착테이프’에 관한 것으로, 그 발명의목적은 공정의 번거로움을 피하고 비용을 절감하기 위하여 이형지 없는 양면 점착테이프가 롤 형태로 그대로 권취되도록 하는 것에 있는 사실, ② 1985. 6.11. 미국에서 제4,522,870호로 특허등록된 발명은 사용시 이형지를 벗겨내야하는 번거로움을 피하고 이형지로 인한 추가 비용을 절감하기 위한 ‘각 면에무용제 성분으로 가교결합 상태인 알킬 아크릴레이트폴리머 점착제가 도포되어 점성이 강력하면서 저장 및 선적을 위해 롤 형태 그 자체로 직접 권취될 수있는 이형지 없는 양면 감압식 테이프’에 관한 것인 사실, ③ 1999. 2. 9. 일본특허공보에 특개평11-35899호로 출원공개된 발명은 ‘양면 점착테이프 중첩권취체’에 관한 것으로, 폐기물의 절감을 위하여 박리지 없이 롤형 중첩 권취체로 만든 양면 점착테이프를 제조함에 있어 우레탄계 점착제를 사용하여 점착제 층을 형성함으로써 우레탄계 점착제 층과 다른 한 쪽의 점착제 층이 접촉되어도 양쪽을 떼어낼 때 점착제 층이 파괴되지 않고 쉽게 계면에서 분리되도록 함(겔분율이 60중량% 이상인 우레탄계 점착제는 탄성율이 높고 점착제 층의 두께 방향으로의 강도도 높기 때문이라고 한다)을 그 발명의 목적으로 하는사실을 인정할 수 있다. 사실관계가 이러하다면, 기재의 양면에 점착 재료가도포된 상태에서 이형지를 삽입하지 않은 채 이를 그대로 권취하는 기술은 이사건 제1항 발명의 출원 이전에 공지되어 널리 알려진 기술에 해당하다고 할것이고, 한편, 기재의 표면에 점착 재료가 도포된 상태에서 이형지를 삽입한후 다시 이형지를 분리 권취하는 기술이 선행발명 1에 개시되어 있다는 점은앞서 살펴본 바와 같다.
그렇다면, 이 사건 제1항 발명은 위와 같은 종래 기술 및 선행발명 1과 그목적, 해결과제 등이 공통되고, 그 기술분야가 상이하다고 할 수 없어 종래 기술 및 선행발명 1을 참작할 동기가 충분하며, 여기에 출원 당시의 기술수준,기술상식, 발전경향, 해당 업계의 요구 등을 종합하여 보면, 통상의 기술자가종래에 널리 알려진 기술, 즉 기재의 양면에 점착 재료가 도포된 상태에서 이형지를 삽입하지 않은 채 그대로 권취하는 기술 및 선행발명 1에 개시되어 있는 기술, 즉 기재의 표면에 점착 재료가 도포된 상태에서 이형지를 삽입한 후다시 이형지를 분리 권취하는 기술을 결합함으로써 이 사건 제1항 발명이 택하고 있는 ‘면포 기재의 양면에 점착 재료를 도포하고 이형지를 삽입한 후 다시 이형지를 분리 권취’하는 구성을 용이하게 도출해 낼 수 있다고 할 것이다.

㈒ 따라서 차이점 3은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3으로부터 또는이들과 공지의 기술을 결합하여 용이하게 극복하여 도출할 수 있는 것이라 하겠고, 위 차이점으로 인한 효과 또한 이 사건 제1항 발명이 택하고 있는 구성으로 인해 발생하는 새롭고 현저한 효과라고 보기도 어렵다.

3) 검토 결과
이상과 같은 제반 사정을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 위와 같은차이점들로 인하여 선행발명과 동일하다고 할 수 없어 그 신규성이 부정된다고 할 수는 없으나, 위와 같은 차이점들은 통상의 기술자가 선행발명 1 내지 3으로부터 또는 이들과 공지기술을 결합하여 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이므로, 결국 이 사건 제1항 발명은 그 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제2항 및 제3항 발명의 진보성 유무
(생략)

라. 이 사건 제4항 및 제5항 발명의 진보성 유무
(생략)

마. 종합 : 이 사건 심결의 위법 여부
그러므로 이 사건 특허발명은 진보성이 없어 그 등록이 무효로 되어야 할 것 인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.
결론 4. 결론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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