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사건번호 2016허3808 거절결정(특)
판례제목 2016허3808 거절결정(특)
출원번호 제10-2014-7000557호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-02-03
법원명 특허법원
원고 쿠도스 파마슈티칼스 리미티드(KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED)
피고 특허청장
판사 박형준, 이혜진, 진현섭
판결결과 거절결정(특)
주문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2016. 3. 31. 2014원7372호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 1. 기초사실
가. 이 사건 심결의 경위
1) 원고의 특허출원에 대해, 특허청 심사관은 2014. 3. 31. ‘이 사건 출원발명의 청구항 1 내지 7은 선행발명에 비하여 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이인정되지 않는다고 할 것이어서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명에 의하여 용이하게 발명할수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 청구항 1 내지 3은 명세서 기재 요건을 충족하지 못한 위법이 있으므로 특허를 받을 수 없다.‘는 이유로 의견제출통지를하였다.

2) 이에 원고는 2014. 5. 30. ‘이 사건 출원발명 중 청구항 2를 삭제하고, 청구항 1 발명을 분말 XRD의 피크로 한정’하는 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2014. 10. 27. 명세서 등의 보정에도 불구하고 여전히 이사건 출원발명의 청구항 1, 3 내지 7은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명에 대한 특허거절결정을 하였다.

3) 원고는 2014. 11. 27. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구를 2014원7372호로 심리한 다음, 2016. 3.31. ‘이 사건 출원발명 중 청구항 1은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 용이하게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어 어느 하나의청구항에라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 출원발명(갑 제2호증의 1)
1) 발명의 명칭 : 4-[3-(4-시클로프로판카르보닐-피페라진-1-카르보닐)-4-플루오로-벤질]-2H-프탈라진-1-온(이하 ‘화합물 A'라 한다)의 다형체

2) 우선권주장/ 국제출원/ 분할출원/ 출원번호 : 2006. 10. 17./ 2007. 10.15/ 2014. 1. 8./ 제10-2014-7000557호

3) 특허청구범위(갑 제2호증의 2, 2014. 5. 30.자로 보정된 것)【청구항 1】분말 XRD에서 하기 특성 피크를 갖는, 결정형 A로서의4-[3-(4-시클로프로판카르보닐-피페라진-1-카르보닐)-4-플루오로-벤질]-2H-프탈라진-1-온(이하 ‘이 사건 제1항 발명'이라 한다).
【청구항 2】삭제
【청구항 3 내지 7】각 기재 생략

4) 발명의 개요
이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 다음과 같은 내용에 비추어 보면, 이사건 제1항 발명은 화합물 A가 PARP4) 억제제로서 암 치료 용도가 있음이 밝혀지자, 가용성 및 안정성, 생물학적 이용가능성, 비흡습성, 제형 등에서 우수한화합물 A의 특정 형태를 제공하는 것을 기술적 과제로 하고, 화합물 A의 비화학양론적 용매화물로부터 용매교체를 통해 수득된 12.0, 17.8, 21.1, 22.3,29.2의 2θ°값에서 특성피크([도 3] 참조)를 갖는 결정형 A를 그 기술적 특징으로 하고 있음을 알 수 있다.

다. 선행발명(갑 제5호증의 1)
선행발명은 2004. 9. 23. 공개된 국제공개특허공보 WO 2004/080976호에 게재된 ‘프탈라지논 유도체’에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 갑 제2호증의 1, 2, 갑 제3, 4호증, 갑 제5호증의 1의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 2. 원고의 주장 요지
가. 이 사건 제1항 발명은, 화합물 A가 통상적인 용매화물(solvate)과는 다르게 “채널을 형성하는 결정”이 된다는 발견으로부터 출발하여, 채널 내에 포집된 용매 분자가 화합물 A 분자와 화학양론적 비율로 결정에 존재하지 않고,이러한 용매는 통상의 방법으로 제거하기 어렵다는 인식 하에 재현성 있는 의약품 제조를 위해 결정에 존재하는 용매를 제거하는 것을 기술적 과제로 하고 있다. 반면, 선행발명은 신규 화합물 A를 제공하는 것을 목적으로 하고 있을뿐, 용매가 없는 결정형 A를 제공할 필요성에 대한 인식이 전혀 나타나 있지않다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 비해 목적의 특이성이 인정된다.

나. 이 사건 제1항 발명은 새로운 기술 수단인 용매 치환법을 도입하여 제조된 것으로서 통상적인 방법으로는 제조될 수 없다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 화합물 A는 비화학양론적 용매화물로부터 탈용매화에 의하여 결정형 A로 수득되는데, 통상 비화학양론적 용매화물의 결정구조는 탈용매화가 되어도동일한 구조를 유지하나, 이 사건 제1항 발명은 탈용매화되기 전의 결정구조와 차이가 있으므로([도 3] 및 [도 4] 참조), 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 없는 결정 구조이다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 비해구성의 곤란성이 인정된다.

다. 이 사건 제1항 발명의 현저한 효과는 정확한 양으로 투여할 수 있다는점, 동역학적 안정성(장기보관성) 및 비흡습성에 있고, 이는 이질적인 효과이다. 특히, 통상의 비화학양론적 용매화물이 탈용매화할 경우 흡습성이 높다는것은 이 사건 출원발명의 우선일 당시 기술 상식임에도, 이 사건 제1항 발명에서 화합물 A의 결정형 A는 비화학양론적 용매화물로부터 탈용매화하였음에도 비흡습성을 나타내므로, 이는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인효과라고 할 것이다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 비해 효과의현저성이 인정된다.

라. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 3. 이 사건 제1항 발명의 진보성 유무
가. 관련 법리
동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 결정다형(結晶多形)의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이다. 따라서 의약화합물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을 달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다. 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만진보성 판단에 고려될 수 있으며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인 또는 특허권자가 신뢰할 수 있는 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장․입증하여야 한다(대법원 2011. 7. 14.선고 2010후2865 판결 등 참조).

나. 선행발명과의 대비
1) 구성요소별 대응관계

2) 대비 결과
이 사건 제1항 발명의 ‘4-[3-(4-시클로프로판카르보닐-피페라진-1-카르보닐)-4-플루오로-벤질]-2H-프탈라진-1-온( )’은 선행발명의 실시 예 9의 화합물 168( , R = )과 화학구조가 동일한 동일 화합물이라는 점에서 양 발명은 공통된다(구성요소 ② 관련).그리고 양 발명은 결정형으로 나타난다는 점에서는 공통되나, 선행발명에는이 사건 제1항 발명의 ‘12.0, 17.8, 21.1, 22.3, 29.2의 2θ°값에서 특성피크를나타나는 결정형 A’의 구성이 나타나 있지 않다는 점에서 차이가 있다(구성요소① 관련). 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 공지된 화합물과 결정 형태만을달리하는 특정 결정형의 화합물을 특허청구범위로 하는 이른바 결정형 발명에해당한다고 할 것이다.

다. 구성의 곤란성 등과 같은 특별한 사정 유무
1) 이 사건 제1항 발명의 특징
가) 갑 제2호증의 1의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 명세서는 다음과 같은 내용이 기재되어 있다.

나) 위 명세서 기재에 의하면, 화합물 A의 비화학양론적 용매화물로부터 용매 치환(또는 용매 교체)에 의하여 결정형 A가 수득되고, 화합물 A의 비화학양론적 용매화물의 대표적인 분말 XRD 패턴([도 4] 참조)과 결정형 A의 대표적인분말 XRD 패턴([도 3] 참조)이 서로 상이하다는 점을 알 수 있다([도 3]의 형태A로서의 화합물 A의 대표적인 분말 XRD 패턴의 특성 피크인 17.8, 22.3 및29.2의 2θ°값이 [도 4]의 용매화된 형태로서의 화합물 A의 대표적인 분말 XRD패턴에 나타나지 않고 있다는 점에서 그러하다).

다) 비화학양론적인 용매화물은 주요 구조적 특징을 변화시키지 않고 단일성분상으로 탈용매화될 수 있기 때문에, 비화학양론적 용매화물과 비화학양론적 용매화물로부터 용매가 제거된 등정형 탈용매화물 사이에서는 XRD 패턴에차이가 없다는 것이 이 분야의 기술상식에 해당한다(갑 제11호증, 을 제2, 9호증 참조). 그런데 이 사건의 경우 화합물 A의 비화학양론적 용매화물과 이로부터 용매가 제거된 결정형 A 사이에는 XRD 패턴에 차이가 있으므로, 이는 화합물 A의 비화학양론적 용매화물이 용매 치환 과정에서 결정 구조가 변경된 것으로 봄이 상당하다.

라) 그렇다면 이 사건 제1항 발명의 결정형 A는 화합물 A의 비화학양론적용매화물로부터 용매 치환에 의하여 수득된 ‘비등정형 탈용매화물’이라고 할 것이다(이 점에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다8)).

2) 구체적 판단
가) 갑 제2호증의 1의 기재에 의하면, 이 사건 제1항 발명은 아래 기재와 같은 적절한 용매의 선택 및 온도 등의 조절, 현탁 평형 및 탈용매화 등의 방법에의하여 제조되는 것임을 알 수 있다.

나) 그런데, 앞서 본 바와 같이 동일한 화합물이라도 여러 결정 형태를 가질수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이다. 또한, 을제2, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 용매의 종류, 가열 및냉각의 온도와 시간 등의 결정화 조건을 적절히 선택하고, 현탁 평형 및 탈용매화 등의 방법으로 결정형을 얻을 수 있다는 것은 이 사건 기술분야에서 잘 알려진 주지관용기술인 사실이 인정되므로, 이 사건 제1항 발명의 결정형 A를 제조하는 방법은 이미 잘 알려진 공지 기술을 적용한 것에 불과하다.

다) 그리고 갑 제9호증, 을 제2, 5, 6, 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 비화학양론적 용매화물은비화학양론적 포접화합물에 해당하는 것으로서 이 사건 출원발명의 우선일 당시 잘 알려진 결정형이라는 점, ② 비화학양론적 용매화물은 용매가 화합물의결정구조 내의 빈 공간에 다양한 비율로 존재하기 때문에 그 사용된 용매의 양을 특정하기 어려워 활성물질의 투여량을 담보할 수 없고, 더욱이 용매를 포함하는 결정형의 경우 인체에 해로운 용매가 포함될 수 있으므로{이 사건 출원발명의 명세서에 결정을 형성하는 용매로 사용된 디클로로메탄(문단번호 [0039],[0053])은 인체에 해로운 것으로 알려져 있다(갑 제9호증의 5면 4~12행, 49면3~7행, 을 제5호증의 9면)}, 통상의 기술자는 이를 의약품으로 사용하기 위해서 용매를 제거하는 방법을 고려할 것인 점, ③ 결정형에서 용매를 제거하는 데있어 현탁 평형 및 탈용매화법이 이 사건 출원발명의 우선일 당시 널리 사용되고 있었던 점, ④ 이 사건 제1항 발명은 화합물 A의 다양한 결정형 형태 중 비화학양론적 용매화물을 확인하고, 이러한 비화학양론적 용매화물로부터 용매치환에 의해 결정형 A를 수득한 것인데, 통상적인 다형체 스크리닝의 방법으로비화학양론적 용매화물을 확인하고, 잘 알려진 용매를 치환의 방법으로 결정형A를 수득한 것에 어떠한 기술적 의의를 인정하기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비해 목적이 특이하거나 구성의 곤란성이있다고 보기 어렵다.

라) 그렇다면, 이 사건 제1항 발명의 결정형 A를 얻는 과정이나 제조 방법에있어서 목적의 특이성 및 구성의 곤란성을 인정할만한 특별한 사정이 있다고 볼수 없다.

3) 원고의 주장에 대한 판단
가) 이에 대하여 원고는, 특정 화합물과 용매화물을 형성한 용매는 현탁 평형에 적합하지 않다는 것이 일반적인 기술상식이므로(을 제6호증의 5.5.2 부분), 통상의 기술자는 이 사건 제1항 발명의 결정형 A를 얻기 위해 물 또는 C1-2알코올과 물의 혼합물로 현탁 평형법을 실시하지 않을 것이고, 따라서 그 구성의 곤란성이 인정된다고 주장한다.살피건대, 을 제6호증의 기재에 의하면, “용매화 화합물을 형성한 그 용매는그 현탁 평형에 적합하지 않다(5.5.2).”라고 기재되어 있는 사실은 인정된다. 그런데 위 인정사실 및 을 제8호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 이 사건 제1항 발명의 결정형 A를 얻는 제조방법에 의하면 기존 용매가 에탄올이 아닌 경우 결정질 화합물 A를 에탄올과물로 처리하고, 기존 용매가 물과 C1-2 알콜(즉, 메탄올, 에탄올)의 혼합물이 아닌 경우 물과 C1-2 알콜의 혼합물로 결정형의 화합물 A를 처리하게 되므로, 이에 의하면 용매화 화합물을 형성한 그 용매와 동일한 물질을 현탁 평형에 사용한다고 볼 수 없는 점, ② 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘용매화물을 메탄올,엔탄올, 물 등의 순수 용매로서 또는 다른 용매와 혼합하여 용매화물을 형성하고(문단번호 [0039]), 그 치환제는 물 또는 C1-2 알콜과 물의 혼합물일 수 있다(문단번호 [0044]).’라고 기재되어 있기는 하지만, 용매를 제거하기 위해서는 그용매와는 농도를 달리한 치환제를 사용하여야 한다는 것이 기술상식에 해당하고, 따라서 통상의 기술자가 용매와 치환제로 모두 C1-2 알코올과 물의 혼합물을 채택하는 경우에는 그 농도를 달리하여 사용할 것이므로 위와 같은 기재만으로 용매화물을 형성한 용매와 동일한 물질을 치환제로 사용한다고 단정하기 어려운 점, ③ 카바마제핀 결정형에서도 물과 혼합되는 동족체 용매인 에탄올, 메탄올을 물과 혼합물(1:1 또는 4:1)에서 현탁 평형법을 통해 결정화를 시도하는방법이 알려져 있었던 점(을 제8호증, 299면의 [표 11.2] 참조) 등에 비추어 보면, 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 결정형 A를 얻기 위해 물 또는 C1-2알코올과 물의 혼합물로 현탁 평형법을 실시하는 것에 어떠한 기술적 어려움이있다고 볼 수 없다.따라서 이 사건 제1항 발명의 결정형 A를 얻기 위해 물 또는 C1-2 알코올과물의 혼합물로 현탁 평형법을 실시하는 데 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

나) 또한 원고는 비화학양론적 결정구조의 경우 탈용매화가 되어도 동일한 구조를 유지한다는 것이 기술상식인데, 이 사건 제1항 발명의 결정형 A는 비화학양론적 결정구조로부터 탈용매화된 것임에도 탈용매화되기 전의 비화학양론적 용매화물과 그 결정구조가 차이가 있으므로, 이는 통상의 기술자가 용이하게도출할 수 없는 결정 구조에 해당한다고 주장한다.살피건대, 비화학양론적 용매화물의 탈용매화의 경우 주요 구조적 특징을 변화시키지 않고 단일 성분상으로 탈용매화 된다는 사실이 잘 알려져 있었다는 점은 앞서 본 바와 같다. 그런데, 을 제10, 17, 18, 19호증에 나타난 다음과 같은각 기재 내용에 비추어 보면, 비화학양론적 용매화물이 탈용매화될 때에 과도한이탈 등으로 전혀 다른 결정다형으로의 변환이 일어날 수 있다는 점 또한 이 사건 기술분야에서 잘 알려져 있었음을 알 수 있으므로, 결국 통상의 기술자는 비화학양론적 용매화물의 탈용매화의 경우 구조가 그대로 유지될 것이라고 단정하기 보다는 주요 구조적 특징이 변화되어 다른 결정형으로 변환할 수 있다는점을 충분히 인식할 수 있다고 봄이 타당하다.

그렇다면, 이 사건 제1항 발명은 비화학양론적 용매화물로부터 탈용매화하는 과정에서 결정구조가 바뀐 결정형 A를 단순히 확인한 정도에 불과하다고 할것이다. 아울러, 설령 이 사건 제1항 발명의 결정형 A의 화합물 A에서 결정형A를 찾는데 많은 노력이 들었다고 하더라도 이 사건 제1항 발명은 결정형 A를제조하는 방법을 특정하지 않고 화합물 A의 결정형 A를 그 특허청구범위로 특정하고 있는 이상, 그러한 이유만으로 ‘결정형 A’ 자체에 구성의 곤란성이 있다고 볼 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

다) 원고는 이에 대하여, 비화학양론적 용매화물로부터 탈용매화하는 과정에서 결정구조가 바뀐다는 것은 새로운 거절이유에 해당하므로 이를 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정의 근거로 삼을 수는 없다는 취지로 주장한다.살피건대, 특허청 심사관은 이 사건 제1항 발명이 선행발명에 비하여 구성의곤란성이나 효과의 현저성이 인정되지 않는다고 할 것이어서 통상의 기술자가 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다는 이유로 의견제출통지를 하였음은 앞서 본 바와 같다.
한편, 기록에 의하면, 피고 소송수행자는 당초 이 사건 변론과정에서 이 사건제1항 발명의 결정형 A를 비화학양론적 용매화 화합물 A(포접화합물)로부터 용매만 제거되고 그 포켓 구조는 유지되는 탈용매화 화합물로 상정하여 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있다는 취지로 주장하였다가, 이후 관련 증거자료등에 비추어 결정형 A가 이 사건 제1항 발명의 화합물 A의 탈용매화 화합물과는 상이하다는 점이 확인되었고, 그 명세서에서도 결정형 A가 포켓구조를 갖는지 여부에 대해 알 수 없다는 이유로 종전 주장을 철회한 다음, 결정형 A는 통상적인 결정화 방법에 따라 얻어진 용매가 없는 단일체 결정다형 중의 하나인데, 통상적인 결정다형의 경우 결정의 형태만을 달리한다고 하여 진보성이 인정될 수는 없고 이 사건 제1항 발명은 선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다는 취지로 주장하였음을 알 수 있는바, 비록 피고 소송수행자의 주장이 그 세부 내용에서 일부 달라진 부분이 있다고 하더라도 결정형발명에서 구성의 곤란성이나 효과의 현저성이 인정되지 않는 이상 진보성이 부정된다는 의견제출통지에서의 거절이유를 달리하는 주장이라고 보기는 어렵다.나아가 피고가 이 사건에 이르러 새로이 제출한 증거자료들은 대부분 결정다형간의 상전이 현상 등으로 인해 비화학양론적 용매화물이 탈용매화될 때 전혀 다른 결정다형으로 변환이 일어날 수 있다는 취지의 증거들로서, 이는 모두 선행발명을 보충하여 이 사건 출원발명의 우선일 당시 그 기술분야에 널리 알려진주지․관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료에 불과한 것이고(이 사건 제1항 발명은 결정화 방법에 관한 것이 아니다), 위 증거들에 기초한 피고의 주장도 선행발명들에 의하여 진보성이 부정된다는 기존의 거절이유와 주요한 취지가 부합하고 이를 보충하는 정도에 지나지 않는 것이어서 이 역시 새로운 거절사유에관한 주장이라고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

라. 효과의 현저성 여부
1) 이 사건 출원발명의 명세서의 기재
앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 선행발명과 동일한 화학 구조의 화합물의 특정 결정형을 특허청구범위로 하는 결정형 발명이므로, 앞서 본 법리에 따라 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그진보성이 부정되지 않고, 이때 결정형 발명의 상세한 설명에는 선행발명과의 비교실험자료까지는 아니라고 하더라도 위와 같은 효과가 있음이 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있다고 할 것이다.살피건대, 갑 제2호증의 1의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 명세서에는이 사건 제1항 발명의 효과에 관하여, “화합물 A의 특정 형태는 예를 들어 이의가용성 및/또는 이의 안정성 및/또는 이의 생물학적 이용가능성 및/또는 이의불순물 프로파일 및/또는 이의 여과 특성 및/또는 이의 건조 특성 및/또는 이의흡습성 부족과 관련한 이로운 특성을 보유할 수 있고, 및/또는 이는 정제로 취급 및/또는 미분화 및/또는 형성시키기에 더욱 용이할 수 있다. 또한, 다중 그램 크기 상의 화합물 A의 합성에 적합한 개선된 합성 방법이 또한 바람직하다(문단번호 [0029]).”라고 기재되어 있음을 알 수 있다.
그런데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 제1항 발명이 가용성, 안정성, 생물학적 이용가능성, 비흡수성 등의 물리화학적 성질에서 이로운 특성을보유할 수 있다는 것만 기재되어 있을 뿐, 위와 같은 효과가 이질적이라거나 양적으로 현저하다고 볼 만한 기재나 구체적인 데이터가 전혀 나타나 있지 않다.그리고 동일한 화합물이 여러 결정 형태를 가질 수 있고 그 결정 형태에 따라서 용해도, 안정성 등의 약제학적 특성이 다를 수 있음은 의약화합물 기술분야에서 널리 알려져 있어 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를검토하는 것은 통상 행해지는 일이라 할 것인데, 을 제13, 14호증에 나타난 다음과 같은 각 기재 내용에 비추어 보면, 약물이 수분에 대한 용해도가 높을수록수분 존재 하에서의 안정성에 미치는 영향이 크므로, 흡습성을 낮추기 위한 방법으로 결정의 변화를 주는 것은 이 사건 기술 분야의 기술상식에 해당함을 알수 있다.그렇다면 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 가용성, 안정성, 생물학적 이용가능성, 비흡습성 등의 물리화학적 성질은 통상적인 결정형의 변화로부터 얻을 수 있는 일반적인 효과를 기재한 것에 불과하고, 이 사건 출원발명의 명세서에는 효과의 현저한 차이를 인정할만한 명시적인 기재가 없을 뿐만 아니라 별도의 비교실험자료도 제출되지 않았으므로, 위와 같은 효과는 이 사건 제1항 발명의 진보성 판단에서 고려할 수 없다고 할 것이다. 그리고 원고가 이 사건 제1항발명의 이질적 효과라고 주장한 ‘정확한 양으로 투여할 수 있다는 점, 동역학적안정성(장기보관성)’은 명세서에 그 효과에 관한 기재 내용을 찾아볼 수 없으므로,이 또한 결정형 발명에서의 진보성 판단에서 고려될만한 효과라고 볼 수 없다.

2) 비흡습성의 이질적 효과 여부
원고는 통상의 비화학양론적 용매화물이 탈용매화할 경우 흡습성이 높다는것은 이 사건 출원발명의 우선일 당시 통상의 기술 상식임에도, 이 사건 제1항발명의 결정형 A는 비화학양론적 용매화물로부터 탈용매화하였음에도 비흡습성을 나타내어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라고 주장한다.살피건대, 갑 제11, 12, 17호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면,통상의 비화학양론적 용매화물에 의하여 탈용매화된 등정형 탈용매화물은 강한 흡습성을 나타내는 사실, 반면 이 사건 제1항 발명의 시제품인 ‘린파자(Lynparza)’는 ‘25℃/60% 상대습도의 장기간 조건 및 30℃/65% 상대습도의 중간조건하에서 48시간 동안, 40℃/75% 상대습도의 가속조건 하에서 6개월까지의활성물질의 3개 생산 스케일 배치에 관한 안정성 데이터가 제공’{갑 제12호증, European Medicine Agency, Committee for Medical Products for HumanUse (CHMP) assessment report, Lynparza(2014. 10. 23.), 15면 ’안정성‘부분}되는 것으로 보고되어 비흡습성을 나타내는 사실이 인정된다.그런데, 위 인정사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 비화학양론적 용매화물은 탈용매화시 전혀 다른 결정다형으로의 변환이 일어날 수도 있다는 사실이 이 사건 기술분야에서 잘 알려져 있었으므로, 통상의 기술자는 비화학양론적 용매화물의 탈용매화의 경우 주요구조적 특징이 변화되어 등정형 탈용매화물이 아닌 다른 결정형으로 변환할수 있음을 충분히 인식할 수 있다고 할 것인 점, ② 이 사건 제1항 발명의 결정형 A는 화합물 A의 비화학양론적 용매화물로부터 용매 치환에 의하여 수득된 ‘비등정형 탈용매화물’이고, 비화학양론적 용매화물에 의하여 탈용매화된‘등정형 탈용매화물’은 아니므로, 위 결정형 A가 ‘등정형 탈용매화물’의 성질을갖는다고 볼 수 없는 점, ③ 비화학양론적 용매화물로부터 용매 치환에 의해수득된 비등정형 탈용매화물의 경우 반드시 흡습성을 나타낸다고 단정하기 어려운 점(갑 제19호증, 을 제22호증의 각 기재에 의하면, 에리스로마이신 A 무수물의 경우 비화학양론적 용매화물로부터 용매 치환에 의하여 비등정형 탈용매화물이 수득되었고, 위 수득된 비등정형 탈용매화물이 흡습성을 나타내는사실은 인정되기는 하나, 흡습성의 유무는 화합물의 종류에 따라서 달라질 수도 있는 것이므로, 위 에리스로마이신 A 무수물의 사례만으로 비화학양론적용매화물로부터 얻어진 비등정형 탈용매화물의 경우 반드시 흡습성을 나타낸다고 일반화할 수는 없다), ④ 약물이 수분에 대한 용해도가 높을수록 수분 존재 하에서의 안정성에 미치는 영향이 크므로, 의약용도에 적합한 안정성을 갖추기 위해 흡습성을 낮추기 위한 방법으로 결정의 변화를 주는 것은 이 사건기술 분야의 기술상식인 점 등에 비추어 보면, 앞서 인정한 사실관계만으로이 사건 제1항 발명의 결정형 A에 나타나는 비흡습성이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 이질적인 효과라고 보기는 어렵다.따라서 이 사건 제1항 발명의 효과인 비흡습성은 이질적인 효과라고 할 수없으므로, 원고의 이 부분 주장도 이유 없다.

마. 기타 원고의 주장에 대한 검토
1) 상업적 성공
원고는 이 사건 제1항 발명의 ‘결정형 A'가 올라파립(olaparib)이라고 불리는 물질로서 현재 난소암 치료제로 허가를 받아, 린파자®(Lynparza®)라는 상표명으로 전 세계에 판매 중에 있는 등 크게 상업적으로 성공하고 있다는 사실에 의해서도, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 뒷받침된다고 주장한다.살피건대, 상업적 성공이 진보성 판단에 있어서 2차적 고려요소가 될 수 있다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 선행발명에서 결정 형태만을 달리한 결정형 발명으로서 선행발명에 비해 효과의 현저성이 인정되지 않고 그 구성의 곤란성을 인정할만한 특별한 사정이 있다고 보기 어려운 이상, 설령 원고가 이 사건 제1항 발명의 실시에 의하여 상업적으로 성공을 거두었다고하더라도 그러한 사정만으로 이 사건 제1항 발명의 진보성이 인정된다고 볼 수는 없다. 더욱이, 시판되고 있는 ‘린파자’는 화합물 A가 PARP 억제제로서의 유용한 효과가 있다는 점에 주목하여 난소암 치료제로서 개발된 것인데, 이와 동일한 화학 구조를 가지는 선행발명의 화합물도 PARP 억제제로서의 유용한 효과를 가지고 있으므로, 위와 같은 상업적 성공이 이 사건 제1항 발명에 한정된기술에 의한 것으로 볼 수도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼필요 없이 이유 없다.

2) 외국의 등록예
원고는 이 사건 제1항 발명의 결정형 A는 미국(갑 제8호증), 유럽(참고자료2), 일본(참고자료 1) 등의 다수의 국가에서 특허로서 그 권리를 보호받고 있으므로, 그 진보성이 부정되지 않는다고 주장한다.살피건대, 특허발명의 등록무효 여부는 법제와 심사관행을 달리하는 외국에서의 특허등록예에 반드시 구속되어야 하는 것은 아니고, 우리나라의 경우 결정형 발명에서 특별한 사정이 없는 한 선행발명에 비하여 현저한 효과가 인정되어야 그 진보성이 부정되지 않고, 그와 같은 효과가 명세서에 명확히 기재되어 있어야만 진보성 판단에 고려될 수 있는 것인데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 효과의 현저성 등의 진보성 요건을 갖추지 못하여 특허 등록받을 수없는 것인 이상, 원고의 위 주장 역시 이유 없다.

바. 검토 결과
이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가선행발명으로부터 용이하게 도출할 수 있으므로, 결국 그 진보성이 부정된다.그리고 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우, 그 하나의 항이라도 거절이유가 있는 때에는 그 출원이 전부 거절되어야 한다. 위에서 살펴본 바와 같이 이 사건 제1항 발명은 그 진보성이 부정되어 특허받을 수 없으므로, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 출원발명은특허를 받을 수 없다고 할 것이다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은적법하다.
결론 4. 결 론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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