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사건번호 2017허1618 권리범위확인(특)
판례제목 2017허1618 권리범위확인(특)
출원번호 제1583452호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-11-29
법원명 특허법원
원고 주식회사 대웅제약 대표이사 이○○
피고 1. 한국맥널티 주식회사 대표이사 이○○ 2. 경동제약 주식회사 대표이사 류○○, 류○○, 남○○ 3. 주식회사 경보제약 대표이사 강○○ 4. 삼천당제약 주식회사 대표이사 윤○○, 박○○ 5. 주식회사 인트로팜텍 대표자 사내이사 박○○ 6. 위더스제약주식회사 대표이사 성○○ 7. 한국유니온제약 주식회사 대표이사 백○○
판사 오영준 권동주 김동규
판결결과 권리범위확인(특)
주문 1. 이 사건 소 중 특허번호 제1583452호 특허발명의 청구범위 제5항에 관한 부분을 각하한다.
2. 특허심판원이 2017. 1. 23. 2016당1755, 2016당1756(병합), 2016당1757(병합), 2016당1758(병합), 2016당1759(병합), 2016당1760(병합), 2016당1761(병합) 사건에 관하여 한 심결 중 특허번호 제1583452호 특허발명의 청구범위 제1항 내지 제4항, 제6항 내지 제13항에 대한 부분을 취소한다.
3. 소송비용은 피고들이 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2017. 1. 23. 2016당1755, 2016당1756(병합), 2016당1757(병합), 2016당1758(병합), 2016당1759(병합), 2016당1760(병합), 2016당1761(병합) 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 기초사실
가. 절차의 경위
1) 피고들은 2016. 6. 23. 각각 원고를 상대로 특허심판원 2016당1755호, 2016당1756호, 2016당1757호, 2016당1758호, 2016당1759호, 2016당1760호 및 2016당1761호로 아래 다.항 기재 확인대상발명이 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위
확인심판을 청구하였으며, 2016. 8. 16. 확인대상발명을 보정하였다.
2) 특허심판원은 피고들의 심판청구사건을 병합하여 심리한 후, 2017. 1. 23. ‘① 확인대상발명은 그 보정이 요지변경에 해당하지 아니하고, 이 사건 특허발명과 대비하여 차이점을 판단할 수 있을 정도로 특정되었으며, 실시 가능하므로 이 사건 심판청구 및 확인대상발명의 보정은 적법하고, ② 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다’는 이유로 피고들의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
3) 원고는 2017. 3. 3. 이 사건 심결에 대하여 불복하여 이 사건 소를 제기하는 한편, 2017. 5. 24. 특허심판원 2017정53호로 이 사건 특허발명에 대한 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 2017. 9. 27. 원고의 위 정정심판 청구를 인용하는 정정심결(이하 ‘이 사건 정정심결’이라 한다)을 하였다.

나. 이 사건 특허발명 (갑 제2호증)
○ 발명의 명칭: 위장질환 치료용 의약 조성물
○ 우선권주장일/ 출원일/ 등록일/ 특허번호 : 2015. 1. 30./ 2015. 10. 22./ 2016. 1. 4./ 제10-1583452호
○ 청구범위(특허심판원 2017. 9. 27.자 2017정53 정정심판에 의하여 정정된 것)14)
[청구항 1] 라니티딘, 수크랄페이트 및 비스무트 서브시트레이트를 유효성분으로 포함하며, 하기 조건을 모두 만족하는 위장질환 치료용 의약 조성물로서: (a) 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 25 ㎛, (b) 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 70 ㎛, 수크랄페이트의 용출률이 알비스TM정의 수크랄페이트의 용출률과 동등한 수준이고, 상기 의약 조성물 내 라니티딘과 비스무트 서브시트레이트는 동일한 활성성분 용량을 갖는 알비스TM정과 비교하여 생물학적 동등 수준의 혈중농도-시간곡선하면적(AUC)과 최고혈중농도(Cmax)를 나타내며; 상기 의약 조성물은 이중정의 형태로 제제화되지 않는 것을 특징으로 하는 의약 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
[청구항 2] 제1항에 있어서, 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 10 ㎛인 의약 조면적(AUC)과 최고혈중농도(Cmax)를 나타내는 것인 의약 조성물.
[청구항 3] 제1항에 있어서, 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25내지 60 ㎛인 의약 조성물.
[청구항 4] 제1항에 있어서, 수크랄페이트의 평균 입도가 2 내지 20 ㎛이고 비스무트 서브시트레이트의 평균 입도가 25 내지 70 ㎛인 의약 조성물.
[청구항 5] (삭제) [정정 전 청구항 5는 ‘이 사건 제5항 발명’이라 한다]
[청구항 6] 제1항에 있어서, 추가로 수크랄페이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: 1) d(10)은 1 내지 10 ㎛, 2) d(50)은 3 내지 25 ㎛, 3) d(90)은 5 내지 50 ㎛.
[청구항 7] 제1항에 있어서, 추가로 비스무트 서브시트레이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: 1) d(10)은 5 내지 17 ㎛, 2) d(50)은 20 내지 70 ㎛, 3) d(90)은 40 내지 130 ㎛.
[청구항 8] 제1항에 있어서, 추가로 수크랄페이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하고, 1) d(10)은 1 내지 10 ㎛, 2) d(50)은 3 내지25 ㎛, 3) d(90)은 5 내지 50 ㎛, 비스무트 서브시트레이트의 입도 분포가 하기 조건 중 하나 이상을 만족하는 것인 위장질환 치료용 의약 조성물: 1) d(10)은 5 내지 17 ㎛, 2) d(50)은 20 내지 70 ㎛, 3) d(90)은 40 내지 130㎛.
[청구항 9] 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의약 조성물은 라니티딘 50 내지 300 ㎎, 수크랄페이트 240 내지 1200 ㎎ 및 비스무트 서브시트레이트 80 내지 400 ㎎을 포함하는 것인 의약 조성물.
[청구항 10] 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의약 조성물은 정제의 형태로 제제화된 것인 의약 조성물.
[청구항 11] 제1항 내지 제8항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 의약 조성물은 매트릭스 정제의 형태로 제제화된 것인 의약 조성물.
[청구항 12] 제11항에 있어서, 상기 정제는 코팅기제로 코팅된 것인 의약조성물.
[청구항 13] 제12항에 있어서, 상기 코팅기제는 폴리비닐알코올인 의약 조성물.
[청구항 14] 내지 [청구항 19] (각 삭제)

다. 확인대상발명 (2016. 8. 18. 보정된 것, 갑 제3호증)
○ 구성
확인대상발명은 유효성분이 라니티딘염산염, 비스무트시트르산염칼륨 및 수크랄페이트수화물이며, 유효성분 중 비스무트시트르산염칼륨과 수크랄페이트수화물의 입도 분포 및 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])는 아래 표와 같다. (표 1)
○ 설명서 및 도면은 별지 기재와 같다.
【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 이 사건 심결의 위법 여부
가. 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분의 적법 여부
직권으로 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분의 적법 여부에 관하여 살핀다.
특허권의 권리범위확인심판 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는데 목적이 있으므로, 특허권이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어지고, 나아가 권리범위확인심판의 심결 이후에 특허권이 무효로 된 것이라면 그 심결을 취소할 법률상 이익도 소멸된다.
앞서 본 바와 같이 이 사건 소 제기 이후에 이 사건 정정심결에 의하여 이 사건 제5항 발명이 삭제되었다. 그런데 구 특허법(2016. 2. 29. 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제8항은 “특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 한다는 심결이 확정된 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.”라고 규정하였으므로, 이 사건 제5항 발명은 소급하여 처음부터 없었던 것으로 되었다.
따라서 이 사건 심결 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분은 존재하지 아니하는 청구항에 관한 것이어서 이를 취소할 법률상 이익도 없으므로, 이 사건소 중 이 사건 제5항 발명에 관한 부분은 부적법하다.

나. 확인의 이익 유무
1) 관련 법리
특허권에 대한 소극적 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 인정되려면 심판청구인이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하고자 하는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지에 대하여 분쟁이 생길 염려가 있어야 한다. 따라서 확인대상발명을 실시하는 것이 불가능한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 소극적 권리범위확인심판을 청구할 확인의 이익이 인정되지 아니하므로 그 심판청구는 부적법하다.
2) 판단
갑 제12호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면 입자의 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])는 큰 입자들의 가중치가 반영되어 계산된 값이어서 일반적으로 입도분포 중 d(50)의 값보다 크며, 이는 기술상식임이 인정된다. 이는 아래와 같은 이 사건 특허발명 명세서(갑 제2호증)의 표 1 내지 표 3의 입도분포와 평균 입도를 보더라도 알 수 있다. 확인대상발명의 원료 성적서(을 제9호증)의 기재에 의하면, 확인대상발명의 원료로 사용되는 비스무트시트르산염칼륨 역시 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])가 각각 12,023㎛, 10.337㎛, 10.614㎛로서 각각의 입도분포 중 d(0.5)의 값인 7.822㎛, 7.459㎛, 7.772㎛보다 크다.
그런데 기초사실에서 본 바와 같이 확인대상발명은 정제의 유효성분으로 비스무트시트르산염칼륨 등을 포함하면서, 비스무트시트르산염칼륨은 입도분포가 d(10) 1 내지 20㎛, d(50)15) 3 내지 70㎛, d(90) 5 내지 130㎛이고, 평균 입도(Volume weighted Mean D[4,3])16)가 3㎛ 이상 ~ 25㎛ 미만인 것으로 한정하였다. 이에 의하면 확인대상발명에서 비스무트시트르산염칼륨의 입도 분포 중 d(50)의 값이 평균입도의 범위(3㎛ 이상, 25㎛ 미만)보다 훨씬 큰 영역이 존재하는데, 이러한 영역에서는 확인대상발명에서 한정한 평균입도의 수치한정을 충족할 수 없으므로 확인대상발명의 실시가 불가능하다.17)
이처럼 피고들이 특정한 확인대상발명의 수치한정 범위에는 실시 불가능한 영역이 상당 부분 존재하므로, 전체적으로 보아 확인대상발명은 실시가 불가능하다고 보아야 할 것이다.
이러한 사정을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 인정되지 아니하여 부적법하므로 각하되어야 한다. 그런데도 이 사건 심결은 이를 각하하지 아니하고 본안에 나아가 이 사건 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 판단한 위법이 있으므로 취소되어야 한다.
결론 이 사건 소 중 이 사건 제5항 발명 부분에 관한 부분은 이를 각하하고, 원고의 청구 중 이 사건 심결 가운데 이 사건 제1 내지 4, 6 내지 13항 발명에 관한 부분의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

(표1)


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