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사건번호 2015허1089 거절결정(특)
판례제목 2015허1089 거절결정(특)
출원번호 제10-2010-7013055호
분야 특허/실용신안
판결일 2015-12-24
법원명 특허법원
원고 삼성에스디에이 주식회사
피고 특허청장
판사 정준영, 최종선, 장현진
판결결과 거절결정
주문 1. 특허심판원이 2015. 1. 14. 2014원2323호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 출원발명
1) 명칭: 점착제 조성물 및 광학부재, 표면보호시트
2) 우선권주장일/ 국제출원일/ 번역문제출일/ 출원번호: 2007. 11. 22./2008. 11. 4./ 2010. 6. 14./ 제10-2010-7013055호
3) 출원인: 원고
4) 청구범위(2014. 4. 22. 보정된 것, 을 제1호증)
【청구항 1】 수산기를 가지는 아크릴 아마이드, 수산기를 가지는 메타아크릴 아마이드 중에서 선택되는 단독 또는 2종 이상의 수산기를 가진 (메타)아크릴 아마이드(a1)와, 아크릴산 에스터, 메타크릴산 에스터 중에서 선택되는 단독 또는 2종 이상의 (메타)아크릴레이트(a2)가 공중합되어 이루어진 공중합체폴리머(A)(이하 ‘구성 1’이라 한다); 및 이온성 화합물로 이루어진 대전방지제(B)를 포함하는 점착제 조성물이고(이하 ‘구성 2’라 한다), 상기 이온성 화합물은 피리디늄염, 알킬피롤리듐염, N-메틸-N-프로필피페리디늄 비스(트라이플루오로메테인설포닐)이미드 중에서 하나 이상 선택되며(이하 ‘구성 3’이라 한다), 상기 수산기를 가진 (메타)아크릴 아마이드(a1)는 상기 공중합체 폴리머(A) 전체 질량 중에 0.1∼10질량% 포함되고(이하 ‘구성 4’라 한다), 상기 점착제 조성물에서 대전방지제(B)가 차지하는 함량은 0.01∼2.0질량%인 것(이하‘구성 5’라 한다)을 특징으로 하는 점착제 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2~12, 14~21항】 (각 기재 생략)
【청구항 13】 (삭제)

나. 선행발명들
1) 선행발명 1
선행발명 1은 2007. 10. 11. 공개된 일본 공개특허공보 특개2007-264092호(을 제2호증)에 게재된 ‘광학용 점착제, 점착제 부착 광학 필름 및 화상 표시장치’에 관한 것이다.
2) 선행발명 2
선행발명 2는 2006. 4. 20. 공개된 일본 공개특허공보 특개2006-104344호(을 제3호증)에 게재된 ‘캐리어 테이프용 커버 테이프’에 관한 것이다.

다. 절차의 경위
1) 특허청 심사관은 2013. 8. 29. 원고에게 이 사건 출원발명의 청구항 전부가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정되므로 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다는 거절이유를 통보하였다.
2) 원고는 2013. 10. 29. 이 사건 출원발명을 보정하였는데, 특허청 심사관은 2014. 2. 20. 이 사건 출원발명의 청구항 전부가 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 위 거절이유가 해소되지 않았다며 거절결정을 하였다.
3) 원고는 2014. 4. 21. 특허심판원에 위 거절결정의 취소를 구하는 심판(2014원2323호)을 청구하고, 2014. 4. 22. 이 사건 출원발명을 보정하였는데, 특허청 심사관은 2014. 7. 1. 구 특허법(2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 것) 제174조의 심사전치제도에 따라 보정된 이 사건 출원발명을 다시 심사하고 앞서 본 거절이유가 여전히 해소되지 않았다면서 위 거절결정을 유지하였다.
4) 특허심판원은 2015. 1. 14. 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로 나머지 발명에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명 전부가 특허를 받을 수 없다는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1 내지 3호증, 변론전체의 취지
원고의 주장요지 이 사건 제1항 발명의 구성 및 효과는 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 쉽게 도출하거나 예측할 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
따라서 이와 결론을 달리하여 이 사건 거절결정을 유지한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
당사자의 주장 요지 <피고의 주장>

이 사건 제1항 발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 <이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부>

가. 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 대비
1) 구성의 대비
이 사건 제1항 발명의 구성을 나누어 선행발명 1과 대비하면 다음과 같다.
2) 일치점
이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 모두 단독 또는 2종 이상의 수산기를 가진 (메타)아크릴 아마이드(a1)와 단독 또는 2종 이상의 (메타)아크릴레이트(a2)가 공중합되어 이루어진 공중합체 폴리머(A)[N-(2-히드록시에틸)(메타)아크릴아미드(a2)와 알킬(메타)아크릴레이트(a1)의 공중합체] 및 이온성 화합물로 이루어진 대전방지제(B)를 포함하는 점착제 조성물(구성 1, 2)이라는 점에서 동일하다.
3) 차이점
① 이 사건 제1항 발명은 수산기를 가진 (메타)아크릴 아마이드가 공중합체폴리머(A) 전체 질량 중에 0.1∼10질량% 포함되는데(구성 4), 선행발명 1은 수산기를 가진 (메타)아크릴 아마이드가 전체 질량 중에 0.05, 0.07, 0.5, 1, 1.5, 4.5, 14.5질량% 포함된 실시예와 알킬(메타)아크릴레이트(a1)의 100중량부에 대하여 1~100중량부, 0.05.~30중량부, 0.07~5중량부로 이용하는 것이 바람직하다고만 개시하고 있는 점(이하 ‘차이점 1’이라 한다), ② 이 사건 제1항 발명은 대전방지제(B)인 이온성 화합물이 피리디늄염, 알킬피롤리듐염, N-메틸-N-프로필피페리디늄 비스(트라이플루오로메테인설포닐)이미드 중 하나인데(구성 3), 선행발명 1은 대전방지제가 ‘이온성 계면 활성제계, 도전 폴리머계 또는 금속 산화물계’라고만 개시하고 있는 점(이하 ‘차이점 2’라 한다), ③ 이 사건 제1항 발명은 점착제 조성물에서 대전방지제(B)가 차지하는 함량이 0.01∼2.0질량%인데(구성 5), 선행발명 1은 대전방지제의 함량을 구체적으로 개시하고 있지 않은 점(이하 ‘차이점 3’이라 한다)에서 차이가 있다.

나. 차이점 1에 대한 검토
1) 판단기준
특허출원된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다(대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결 등 참조). 다만 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다(대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 등 참조).
2) 이 사건 출원발명의 명세서(을 제1호증)에는 구성 4의 수치한정과 관련하여 다음과 같이 기재되어 있다.
위와 같은 기재에 의하면, 구성 4의 수산기를 가진 (메타)아크릴 아마이드의 질량에 관한 수치한정은 점착제 조성물의 대전방지성 등을 향상하기 위하여 선택된 기술수단이다.
3) 이에 대하여 피고는 선행발명 1의 첨가제 관련 기재에 구성 4의 수치한정의 위와 같은 기술적 의의가 내재되어 있어서 통상의 기술자가 구성 4를 선행발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다고 주장한다.
살피건대, 선행발명 1의 명세서(을 제2호증)에는 ‘본 발명의 광학용 점착제에는 필요에 따라서 점착 부여제, 가소제, 유리 섬유(glass fiber), 그라스 비드(glass bead), 금속분, 그 외의 무기 분말 등에 서 되는 충전제, 안료, 착색제, 충전제, 산화 방지제(oxidant inhibitor), 자외선 흡수제, 실란 커플링(silane coupling)제 등을, 또 본 발명의 목적을 일탈하지 않는 범위에서 각종의 첨가제를 적당하게 사용할 수도 있다.’(식별번호 [35])라고 기재되어 있다.
그러나 위와 같은 기재는 광학용 점착제에 첨가제가 적당하게 사용되어야 한다는 일반적인 기술상식을 기술한 것에 불과하여, 그런 기재에 수산기를 가진 (메타)아크릴 아마이드의 질량을 조절하여 점착제 조성물의 대전방지성을 향상하고자 하는 구성 4의 기술사상이 내재되어 있다고 할 수 없다.
결국, 이 사건 제1항 발명의 구성 4의 수치한정은 선행발명 1과 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서 의의를 가지고, 나아가 그로 인한 효과도 대전 방지성의 향상이라는 선행발명 1과 구별되는 이질적인 것이므로, 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 구성 4의 수치한정을 쉽게 도출할 수 있다고 할 수 없다.
따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

다. 검토 결과
이상의 사정을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 나머지 차이점들에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 선행발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.
결론 그렇다면 위와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[구성 대비표]

1 대비표 1.jpg

1 대비표 2.jpg

 

 

 

[구성 4의 수치한정 관련 기재표]

2 구성 4의 수치한정 관련 기재표.jpg

 

 


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