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사건번호 2015허8073 등록정정(특)
판례제목 2015허8073 등록정정(특)
출원번호 제354072호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-04-15
법원명 특허법원
원고 주식회사 신흥정밀
피고 특허청장 / 피고보조참가인 주식회사 세우테크
판사 이정석, 이호산, 김기수
판결결과 등록정정(특)
주문 1. 특허심판원이 2015. 11. 13. 2015정71 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인이, 나머지 부분은 피고가 각 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초 사실
가. 이 사건 특허발명(갑2호증)
1) 발명의 명칭 : 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2000. 7. 11. / 2002. 9. 11./ 제354072호

3) 특허권자 : 원고

4) 청구범위
【청구항 1】롤상의 인쇄용지를 수용하여 일정 스텝 단위로 공급하도록 지지하는 프레임과; 상기 인쇄용지의 롤직경 변화를 근거로 그소진상태를 비접촉식으로 검출할 수 있도록 상기 프레임에 이동 가능하게 설치되는 인쇄용지 검출수단과; 상기 인쇄용지의 초기 롤직경에 따라상기 인쇄용지 검출수단의 초기 세팅위치를 조정할 수 있도록 상기 프레임에 이동 가능하게 설치되어 상기 인쇄용지 검출수단을 연동시키는 위치조정수단;을 포함하는 것을 특징으로 하는 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치

【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 인쇄용지 검출수단은, 상기 프레임에 형성된 투광 가능한 검출창과, 상기 검출창으로 광을 출사하여반사되어 오는 광을 검출함으로써 전기적인 신호를 출력하는 광센서모듈과, 상기 프레임상에 유동 가능한 상태로 설치되어 상기 광센서모듈을지지하는 하우징을 포함하는 것을 특징으로 하는 프린터의 인쇄용지 소진 검출장치
【청구항 3~16】각 기재 생략

나. 선행발명들13)
1) 선행발명 1(을2호증의 1)
1998. 2. 3. 등록되어 그 무렵 미국 특허공보에 공개된 특허번호 제5,713,678호의 ‘적은 종이 감지 장치(LOW-PAPER SENSING APPARATUS)’에 관한 것이다.

2) 선행발명 2(갑3호증의 1)
1998. 10. 13. 등록되어 그 무렵 미국 특허공보에 공개된 특허번호 제5,820,068호의 ‘종이 종료 검출 프린터(PRINTER WITH PAPER END DETECTION)’에 관한 것이다.

다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2015. 7. 13. 특허심판원에 아래 밑줄 친 부분 기재와 같이이 사건 특허발명 중 청구항 1, 2와 발명의 설명 중 일부를 정정하는 내용의이 사건 정정심판을 청구하였다.

2) 그리하여 특허심판원이 위 심판청구를 2015정71 사건으로 심리하던중, 특허심판원 심판관은 2015. 10. 23. 원고에게「“프린터의 인쇄용지 소진검출장치”를 “인쇄용지 소진 검출장치”로 정정하는 것은 특허법 제136조 제1항 각 호에서 규정하고 있는 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우의 어디에도 해당되지 않는다. 또한 위 정정사항은 “프린터의”라는 구성을 삭제함으로써 청구범위를 실질적으로 확장 또는 변경하는 것에 해당하여 특허법 제136조제3항의 요건을 만족하지 않는다.」는 취지의 정정의견제출통지를 하였다.

3) 이에 원고는 2015. 10. 27. 당초의 정정 내용 중 청구항 1, 2의 “인쇄용지 소진 검출장치”를 다시 “프린터의 인쇄용지 소진 검출장치”로 변경하는 내용의 정정명세서 등 보정서를 제출하였다.

4) 그런데 특허심판원은 2015. 11. 13.「이 사건 정정심판 청구는 특허법 제136조 제1항 내지 제3항의 정정요건은 충족한다. 그러나 정정 후 청구항 1은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’)이 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 이사건 정정심판 청구는 특허법 제136조 제4항의 독립특허요건을 충족하지 못하여 부적법하다.」라는 이유를 들어 이 사건 정정심판 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.
【인정근거】다툼 없는 사실, 갑1~7호증, 을1~3호증(각 가지번호 생략), 변론 전체의 취지
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 2. 이 사건 심결의 위법 여부에 관한 판단
가. 원고 주장의 요지
특허심판원은 원고에게 이 사건 정정심판 청구에 따른 정정 후 청구항 1이 특허법 제136조 제4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였다는 부분은 미리 통지하여 의견서를 제출할 기회도 주지 아니한 채 이 사건 정정심판 청구를 기각하였다.따라서 이 사건 심결은 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기전의 것, 이하 같다) 제136조 제4항14)을 위반한 절차상 하자가 있어 취소되어야 한다.

나. 이 사건 심결에 절차 위반의 위법이 있는지 여부
1) 구 특허법 제136조 제4항은, ‘심판관은 정정심판 청구가 제136조 제1항 각 호에서 정한 정정요건을 충족하지 아니하거나, 제136조 제2항 또는 제3항을 위반한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.’고 규정하고 있다. 이와 같이 의견서 제출의 기회를 부여하도록 한 것은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인한 것이어서, 위규정은 이른바 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를기각하는 것은 위법하다.

2) 그런데 앞서 본 바와 같이, 이 사건 정정심판 청구의 심리 과정에서는 1회의 정정의견제출통지가 있었는데, 그 정정의견제출통지에는 구 특허법제136조 제1항 및 제2항에 해당하는 특허법 제136조 제1항 및 제3항에 관하여만 기재되어 있었을 뿐, 이 사건 심결이 이 사건 정정심판 청구를 기각함에 있어 그 근거로 들고 있는 특허법 제136조 제4항(구 특허법 제136조 제3항에 대응된다)의 독립특허요건에 관한 내용은 전혀 언급되어 있지 않았다.그러므로 이 사건 심결의 기각 사유는 정정의견제출통지서에 기재된 사유와는 전혀 다른 새로운 사유이고, 나아가 주된 취지에 있어서 정정의견제출통지서에 기재된 사유와 실질적으로 동일하다거나 정정거절이유를 보충하는 정도라고 볼 수도 없다. 그렇다면 이 사건 심결에는 심판청구인에게 의견서 제출의 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판 청구를 기각한 절차상 하자가 있다고 보아야 한다.

다. 피고 보조참가인의 주장에 관한 판단
이에 대하여 피고 보조참가인은, 원고가 이 사건 정정심판 청구를 할 당시이미 정정 후 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다는 취지의의견을 충분히 피력한 바 있고, 원고에게 이 부분에 관하여 별도로 의견서 제출의 기회를 주었더라도 심결의 결론이 달라지지 아니하였을 것이므로, 이 사건 심결은 적법하다는 취지로 주장한다.
그러나 원고가 이 사건 정정심판 청구를 하면서 정정 후 발명의 진보성에 관한 의견을 피력한 사실이 있었다고 하더라도, 원고가 송달받은 정정의견제출통지에 진보성에 관한 언급이 없었기 때문에, 원고로서는 정정 후 발명에서 진보성은 문제가 되지 않을 것으로 신뢰하였을 가능성이 높고, 그 결과 진보성에관한 의견서나 정정명세서 등 보정서를 제출함으로써 정정거절이유를 해소할기회를 상실하였다고 볼 수 있다. 또한 앞서 본 바와 같이 의견서 제출의 기회를 부여하게 한 규정은 공익상의 요구에 기인한 절차적 강행규정이므로, 정정심판 청구를 기각하면서 그 기각 사유에 관하여 미리 의견을 제출할 기회를 주지 아니하였다면, 그 심결의 결론 자체의 당부와는 무관하게 그 심결은 위법한것으로 보아야 한다. 따라서 피고보조참가인의 주장은 받아들일 수 없다.
결론 3. 결 론
그렇다면 이 사건 심결은 구 특허법 제136조 제4항 위반의 절차적 하자가 있어 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있다.

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