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사건번호 2015허7209 정정무효(특)
판례제목 2015허7209 정정무효(특)
출원번호 제707484호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-05-12
법원명 특허법원
원고 고○○
피고 1. 박○○ 2. 주식회사 리노이엔지
판사 김우수, 김부한, 나상훈
판결결과 정정무효(특)
주문 1. 특허심판원이 2015. 9. 25. 2014당1975 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들이 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 이 사건 심결의 경위
1) 피고들은 2013. 5. 16. 특허심판원에 아래 표와 같이 이 사건 특허발명의청구항 1, 13 및 발명의 설명 일부를 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였고,특허심판원은 위 정정심판 청구를 2013정48호로 심리한 다음 2013. 6. 28. 위청구를 받아들였다(밑줄 친 부분이 정정된 부분이다. 이하 ‘이 사건 정정’이라하고, 이 사건 정정 전 발명의 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 정정 전 발명’이라하며, 이 사건 정정 후 발명의 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하고,나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

2) 원고는 2014. 8. 12. 특허심판원에 피고들을 상대로 이 사건 정정은 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이고, 그로 인해 새로운 목적 및 효과를갖게 되어 청구범위가 실질적으로 변경된 것이므로 무효라고 주장하면서 정정무효심판을 청구하였다.

3) 특허심판원은 위 정정무효심판청구사건을 2014당1975호로 심리한 다음,2015. 9. 25. ‘이 사건 정정이 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 한 것이고, 청구범위를 감축한 것이며, 그로 인해 청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경된 것이 아니고, 이 사건 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 특허출원시에 특허를 받을 수 없다고 볼 수도 없으므로, 특허법 제136조 제1항 내지제4항의 규정을 충족한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 피고들의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)
1) 발명의 명칭: 교체용 신축이음 누수방지 장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2005. 10. 17./ 2007. 4. 6./ 특허 제707484호

3) 발명의 주요 내용
가) 기술분야
이 사건 특허발명은 교량의 신축이음 누수방지 장치에 관한 것이다(3면,‘발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술’ 부분의 1줄).

나) 종래기술의 문제점
신축이음의 누수 경로는도로교의 경우 [도 1]과 같이기존 콘크리트와 후 타설 콘크리트의 사이에 균열이 발생하거나, 신축이음과 후 타설 콘크리트와의 사이에 균열이 발생하여 이 균열 사이로 누수가 발생한다. 종래의신축이음 누수방지 장치를신규 설치 시에는 신축이음본체에 철판(2)을 용접하여철판과 방수 신축부재(22)를 볼트(3)로 고정시켰으나 볼트(3) 고정 지점의 신축부재(22) 파손과 노후화에 의한 누수 발생시, 하부구조물 및 유간의 협소로상부 신축이음장치의 철거 없이 방수 신축부재만 별도 교체가 불가하여, 많은예산이 소요되고 적기에 보수를 하지 못하여 구조물에 영향을 주고 있는 문제가 있다(4면, 4~10줄).

다) 해결하고자 하는 과제와 해결 수단
본 발명은 모든 누수를 방지할 수 있게 하며, 신축부재 노후 시 신축부재만 교량 유간 양끝에서 밀어 넣고 뺄 수 있도록 구성하여 경제적이면서도, 유지관리가 용이하여 교량의 내구성을 유지시키는 것을 목적으로 한다(4면, ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’ 부분의 4~5줄).
본 발명은 교량의 상부 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이(유간)에 설치되는 신축이음장치로, 상기 각각의 슬래브(8) 측면에 고정홈(11)을 구비한 한 쌍의 고정받침대(10)가 매립되거나 돌출되어 설치되고, 상기 각각의 고정홈(11)에는 고정대(20)가 끼워지면서 고정되며, 상기 각각의 고정대(20)에는 신축부재(22)의양단이 결합됨으로써 상기 신축부재(22)가 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이의 유간에서 U자형으로 설치되어 누수가 방지되게 한 것을 특징으로 한다(4면, ‘발명의 구성’ 부분의 2~5줄).
먼저 슬래브(8)의 측면에 매립되거나 돌출되어 설치되는 고정받침대(10)가구성되고, 상기 고정받침대(10)의 전면에는 고정홈(11)이 이 방향을 따라 형성되며, 상기 고정받침대(10)의 뒷면(14)에는 슬래브 철근(15)에 용접되는 스터드 볼트(12) 다수개가 길이 방향을 따라 동일한 간격으로 설치된다(5면,10~13줄). 고정받침대(10)는 견고한 강재 재질이며 고정홈(11)은 " " " " 등여러 형태로 구성할 수 있으며, 신축부재(22)를 고정시키는 고정대(20)의 형상은 고정홈(11)과 같은 형상으로 고정, 교환이 가능하도록 구성할 수 있다(4면,‘발명의 구성’ 부분의 15~17줄).
상기 고정홈(11)에는 지지역할을 하는 고정대(20)가 끼워져 결합되고, 상기고정대(20)에는 누수를 방지하는 신축부재(22)의 일단부가 결합되는데, 이때상기 고정대(20)에는 볼트, 너트(21)가 결합되어 상기 신축부재(22)의 끝단부를 고정시킴으로써, 상기 신축부재(22)가 슬래브(8)와 슬래브(8) 사이에서 "U"자형으로 고정 설치되어 있게 한다(5면, 14~16줄).

라) 주요 도면
원고의 주장요지 2. 당사자 주장의 요지 및 사건의 쟁점
가. 원고 주장
이 사건 정정으로 이 사건 제1항 정정발명이 ‘내측으로 상향경사가 상부에형성되는 고정홈의 형상을 통해 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하는’ 기능을 새로이 갖고, 이로 인해 ‘누수되는 빗물이 고정홈 내부로유입되는 것을 차단함으로써 빗물 유입에 따른 고정대, 신축부재, 고정대와 신축부재의 결합부재 등의 손상을 방지하는’ 새로운 목적 및 효과를 갖게 되어,청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하므로, 이 사건 정정은 무효가 되어야 한다.
당사자의 주장 요지 나. 피고들 주장
이 사건 정정으로 인한 ‘고정받침대의 상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈내부로 유입되는 것을 방지하는’ 기능 내지 효과는 당초 이 사건 정정 전 발명에 내재되어 있던 것에 불과하고, 그 정정사항들은 이 사건 특허발명의 [도 3,4]에 도시된 사항을 그대로 반영한 것이어서, 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없으므로, 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것이 아니다.

다. 이 사건의 쟁점
이 사건의 쟁점은 이 사건 정정이 특허법 제136조 제3항의 정정요건에 위
배되는지 여부이다(이 사건 정정의 정정된 부분은 정정사항 1 내지 3이 있는
데, 정정사항 2, 3에 관하여는 정정요건 위배에 관하여 당사자 사이에 다툼이
없으므로, 이하에는 정정사항 1에 대하여만 판단한다).
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 3. 이 사건 심결의 당부에 대한 판단
가. 이 사건 정정(정정사항 1)이 정정요건에 위배된 것인지 여부
1) 관련법리
특허법 제136조 제3항에 따라 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위에서 명세서 또는 도면을 정정할 수 있는데, 그 해당 여부는청구범위 자체의 형식적인 기재만을 가지고 대비할 것이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 그 확장이나 변경에 해당하는지 여부를 판단하는 것이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 발명이 한정되어 형식적으로는 청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 발명이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다(대법원 2005. 4. 15.선고 2003후2010 판결 등 참조).

2) 구체적인 판단
다음과 같은 이유로 이 사건 정정으로 말미암아 이 사건 제1항 정정발명이 이 사건 제1항 정정 전 발명에 없는 새로운 목적과 효과를 갖게 되어 청구범위가 실질적으로 변경된 것이므로, 이 사건 정정이 특허법 제136조 제3항의요건을 위배한 것이다.

가) 정정사항 1로 인하여 ‘상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것이 차단됨으로써 빗물 유입에 따른 고정대, 신축부재, 고정대와 신축부재의 결합부재 등의 손상을 방지하는’ 효과가 생긴다. 그런데 위 효과는 정정전 청구범위에 기재되어 있지 않던 ‘고정홈’의 형상을 한정함으로써 비로소 발생한 것이고 이 사건 제1항 정정 전 발명에서는 기대할 수 없었던 것이다.

나) 위 효과는 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않았던 것이고, 그 효과가 명세서에 기재된 목적 및 효과인 ‘유간의 내부에 U자형으로 설치되어 모든누수를 방지하는 것’과 동일하거나 이에 부수적인 것에 불과한 것이라고 보기어렵다.

다) 설령 정정사항 1인 고정홈의 형상이 [도 3, 4]에 그대로 도시되어 있어위 효과가 통상의 기술자에게 자명한 사항이라고 하더라도, 청구범위의 실질적인 변경 여부는 정정 전후의 청구범위 전체를 대비하여야 하는데, 정정 전청구범위에는 고정홈의 형상에 관하여 아무런 기재가 없으므로, 위 효과가 정정 전 청구범위에 내재되어 있다고 보기 어렵다.

3) 피고들의 주장에 대한 판단
가) 피고들은, 이 사건 정정으로 인한 ‘고정받침대의 상부로부터 누수되는빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하는’ 효과는 당초 이 사건 제1항 정정 전 발명에 내재되어 있던 것에 불과하고, 그 정정사항들은 이 사건 특허발명의 [도 3, 4]에 도시된 사항을 그대로 반영한 것이어서, 제3자에게 불측의손해를 줄 염려도 전혀 없으므로, 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것이 아니라고 주장한다.
그러나 피고들 주장의 위 효과는 이 사건 특허발명의 [도 3, 4]에만 도시된사항에서 도출되는 것일 뿐, 정정 전 청구범위에 기재된 사항으로부터 도출될수 있는 것이 아니다. 이 사건 정정으로 추가된 구성으로 말미암아 당초의 정정 전 청구범위에 있었던 ‘유간의 내부에 U자형으로 설치되어 모든 누수를 방지하는’ 효과 이외에 추가로 ‘고정받침대의 상부로부터 누수되는 빗물이 고정홈 내부로 유입되는 것을 방지하는’ 효과가 새롭게 발생한 것이고, 위 효과가정정 전 청구범위에 내재되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하므로 피고들의 이 부분 주장은 이를받아들이지 아니한다.

나) 피고들은 또한, [도 3]이 이 사건 특허발명의 대표도로 표시되어 있으므로 정정 전 청구범위에는 고정홈의 형상이 ‘내측으로 상향 경사가 상부에 형성된 것’이 의도되어 있다고 주장하나, 다음과 같은 이유로 피고들의 이 부분 주장도 이를 받아들이지 아니한다.
① 정정 전 청구범위에는 위와 같이 고정홈의 형상이 한정되어 기재되어있지 않다.
② 특정 도면을 대표도로 하고 있다는 사정만으로 청구범위에 기재되지 않은 사항을 마치 기재된 것처럼 해석할 수 없다.
③ 이 사건 특허발명의 [도 7a 내지 7d]에는 아래와 같이 다양한 형태의고정홈의 형상이 도시되어 있고, [도 7d]에는 ‘내측으로 상향 경사 없는 평행면이 상부에 형성된 것’이 도시되어 있어 정정 전 청구범위의 고정홈의 형상이‘내측으로 상향 경사가 상부에 형성된 것’만을 의도하고 있다고 보기 어렵다.

나. 이 사건 심결의 적법 여부
따라서 이 사건 정정은 청구범위를 실질적으로 변경한 것에 해당하여 특허법 제136조 제3항에 의해 무효이므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.
결론 4. 결론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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