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사건번호 2015허8042 등록무효(특)
판례제목 2015허8042 등록무효(특)
출원번호 제1230541호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-01-12
법원명 특허법원
원고 주식회사 큐블릭미디어
피고 주식회사 리텍
판사 김우수, 김부한, 나상훈
판결결과 등록무효(특)
주문 1. 특허심판원이 2015. 11. 11. 2015당537 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)
(1) 발명의 명칭 : 동영상이 재생되는 호출시스템

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2010. 12. 22./ 2013. 1. 31./ 제1230541호

(3) 발명자 : 이종철(피고의 대표이사)

(4) 발명의 개요
이 사건 특허발명은 호출기에 대화면 컬러 LCD를 장착하여 동영상 정보를 제공하고, 고객의 대기 시간 동안 혼잡한 상황을 피하기 위한 대기 호출 및광고, 정보, 홍보 등을 할 수 있는 영상 정보를 제공하는 동영상이 재생되는 호출시스템에 관한 것이다(문단번호 [0001]). 상호 무선 통신으로 이루어지는 다수의 무선호출기(1)와, 무선호출기(1)를 충전 및 거치할 수 있도록 하며 무선호출기(1)에 아이디(ID)를 세팅할 수 있도록 하는 충전거치대와, 충전거치대(2)와유무선으로 연결되며 충전거치대(2)의 작동상태를 감지하고, 그룹 아이디(ID)를설정할 수 있도록 하는 PC 또는 POS10)(3)를 포함하며, 충전거치대(2)는 전원공급부(21) 이외에 별도의 보조 전원공급부를 추가로 형성하여 매장의 점원이 퇴근시 전원 전체를 OFF하였을 때 전원공급부가 무선호출기(1)를 호출하여 무선통신으로 무선호출기(1)를 OFF시킬 수 있도록 하는 것을 기술적인 특징으로 한다(문단번호 [0034], [0052]).

(5) 특허청구범위
【청구항 1】 상호 무선통신으로 이루어지는 다수의 무선호출기와, 상기무선호출기를 충전 및 거치할 수 있도록 하며 상기 무선호출기에 ID를 세팅할수 있도록 하는 충전거치대와(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 충전거치대와유무선으로 연결되며 상기 충전거치대의 작동상태를 감지하고 그룹 ID를 설정할 수 있도록 하는 PC 또는 POS를 포함하는 동영상이 재생되는 호출시스템에관한 것으로서(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 상기 무선호출기는 동영상이 재생되며 호출 시 무선 신호를 감지하여 소리, 진동 및 발광(發光)하여 호출 여부를 확인할 수 있도록 하는 것으로, 제어부, 메모리부, 호출동작부, 화면표시부, 키입력부, 경고발생부, 송수신부, 전원공급부를 포함하며(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 상기 충전거치대는 상기 무선호출기를 삽착하여 충전 및 호출 또는 ID 등을 설정할 수 있도록 하는 것으로, 전원공급부, 입력부, 제어부, 충전부, 송신부및 디스플레이부를 포함하며(이하 ‘구성요소 4’라 한다), 상기 충전거치대는 상기 전원공급부 이외에 별도의 보조 전원공급부를 추가로 형성하여 매장의 점원이 퇴근시 전원 전체를 OFF하였을 때 상기 전원공급부가 상기 무선호출기를 호출하여 무선통신으로 무선호출기를 OFF시킬 수 있도록 하는 것(이하 ‘구성요소5’라 한다)을 특징으로 하는 동영상이 재생되는 호출시스템(이하 ‘이 사건 제1항발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2, 10】 (각 삭제)
【청구항 3 내지 9】 [별지] 기재와 같다

나. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 2015. 2. 17. 특허권자인 피고를 상대로 “이 사건 특허발명은 특
허법 제33조 제1항 본문을 위반하여 등록된 것이므로 무효로 되어야 한다”고 주
장하면서 등록무효심판(2015당537)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2015. 11. 11. “이 사건 특허발명과 원고가 주장하는 모인대상발명이 실질적으로 동일하지 않으므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제33조제1항 본문을 위반한 모인출원에 해당하지 않는다”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 2. 원고 주장의 요지(심결취소사유)11)
원고의 아래 주장과 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
가. 특허법 제33조 제1항 본문 위반
이 사건 특허발명은 계약에 따라 원고의 대표이사 최재성에게 승계되어 귀속되어야 하는 ‘아이디어상업화 지원사업’의 산출물에 대한 권리와 실질적으로동일한 것임에도 불구하고, 무권리자인 피고에 의하여 모인출원된 것이므로, 특허법 제33조 제1항 본문을 위반한 것이다.

나. 특허법 제44조 위반12)
설령 특허법 제33조 제1항 본문 위반에 해당하지 않더라도, 이 사건 특허발명은 공동발명자로서의 지위를 가지는 최재성과 공동으로 출원되지 않았으므로, 특허법 제44조를 위반한 것이다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 3. 이 사건 특허발명의 특허법 제33조 제1항 본문 위반 여부
가. 이 사건 제1항 발명이 모인출원에 해당하는지 여부
(1) 관련 법리
특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더라도, 타인이 이를 개량하거나변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉,모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 등 참조).

(2) 인정사실
(가) 예비창업자 겸 아이디어사업자 최재성13)은 2010. 3. 29. ‘TFT-LCD를 탑재한 광고용 무선 호출기’라는 과제로 주관기관인 중소기업진흥공단에 ‘아이디어상업화 지원사업 참여 신청서 및 아이디어개발계획서’(갑 제4호증)를 제출하였다. 그 주요 내용은 다음과 같다.

(나) 피고(대표이사 이종철)는 2010. 5. 31. 피고의 연구소장 박병욱, 직원정재봉 등을 참여인력으로 하여 중소기업진흥공단에 ‘위탁기관 등록신청서’(갑제5호증)를 제출하고, 2010. 6. 4. 아이디어사업자인 최재성, 주관기관인 중소기업진흥공단과 사이에 TFT-LCD를 탑재한 광고용 무선 호출기 시제품 제작과관련하여 ‘위탁개발협약서’(갑 제6호증, 이하 ‘1차 협약서’라 한다)에 의한 1차협약을 체결하였다. 그 주요 내용은 다음과 같다.

(다) 1차 협약에 따라, 피고는 아이디어사업자 최재성이 제안한 무선호출기의 제품디자인, 제품설계, 시제품 제작, 회로개발 등 위탁받은 무선호출기 등에대한 ‘제품개발’을 수행하였는데(갑 제7호증의 6 내지 28면, 30 내지 32면), 위제품개발 과정에서 아이디어사업자 최재성과 원고측 직원들 및 피고 소속 직원들은 다음과 같은 협의를 거쳤다(갑 제7호증의 29면).

① 2010. 7. 1. 피고 대표이사나 직원들의 참여 없이 아이디어사업자최재성, 원고측 운영팀장 이현철, 기술팀장 정재한, 재무팀장 박민회가 참석하여 무선호출기의 스펙을 정리하는 회의에서, 무선호출기14)의 스펙에 대해서는“충전기의 전원이 OFF됐을 때 LCD가 계속 켜져 있는 상태 해결 요망”이라고하여, 충전기의 전원이 OFF됐을 때 무선호출기의 LCD가 계속 켜져 있는 상태를 방지할 수 있는 새로운 기능을 무선호출기의 스펙으로 정리하였다.

② 2010. 7. 28. 무선호출기 디자인 및 스펙 수정 회의에 피고 연구소장 박병욱, 개발실장 임병설, 과장 박재현과 아이디어사업자 최재성, 원고측 기술팀장 정재한이 참석하여, 무선호출기의 배터리 잔량을 확인할 수 있는 기능을부여하고, 무선호출기에 플래쉬 메모리를 탈착 가능한 SD카드로 교체하는 회의를 하였다.

③ 제품개발 과정과 관련된 2010. 7. 15. 디자인 품평회, 2010. 7. 25.‘펌웨어에서 OS 이용으로 스펙 변경’ 회의, 2010. 8. 25. ‘OS 부팅 방식 변경’회의에는 피고의 소속 직원과 원고측 기술팀장 정재한이 참석하였다.

(라) 1차 협약에 따른 ‘1단계 결과보고서’(갑 제7호증)가 최재성(큐블릭미디어 대표)과 피고 공동 명의로 작성되어 2010. 9. 24. 중소기업진흥공단에 제출되었다(갑 제7호증의 1 내지 4면).

(마) 아이디어사업자인 최재성, 위탁기관인 피고(대표이사 이종철), 주관기관인 중소기업진흥공단은 2010. 11. 16. TFT-LCD를 탑재한 광고용 무선 호출기에 관한 보완시제품 제작과 관련하여 ‘위탁개발협약서’(갑 제8호증, 이하 ‘2차협약서’라 한다)에 의한 2차 협약을 체결하였다. 위탁사업기간은 2010. 10. 20.부터 2010. 11. 30.까지이고, 그 주요 내용은 1차 협약과 동일하다.

(바) 한편 피고는 2010. 12. 22. 이 사건 특허발명을 ‘발명자 이종철’, ‘특허권자 피고(회사)’로 하여 출원하고, 그 후 2011. 1. 13. 원고 대표이사 최재성및 중소기업진흥공단에 TFT-LCD를 탑재한 광고용 무선 호출기에 관한 ‘2단계결과보고서’(갑 제31호증)를 제출하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제4 내지 8, 31호증의 각 기재, 변론 전체의취지

(3) 모인대상발명의 특정 및 귀속
위 인정사실에 다음과 같은 사정들을 보태어 보면, 모인대상발명은 아이디어개발계획서 및 1, 2차 협약에 따른 1, 2단계 결과보고서의 산출물로서 위 표의기재와 같이 특정되고, 이는 발명자 또는 승계인인 최재성(원고 대표이사)에게귀속된다.

① 아이디어개발계획서(갑 제4호증)에 의하면, 'TFT-LCD를 이용한 큐블릭 무선 송수신기‘라는 제품 결과물의 핵심 기술요소 중 호출번호 시스템과 충전기15)에 대한 기술은 미확보 상태로서, PC 또는 POS16) 측에서 순번지정 데이터를 충전기에 무선전송하고, 충전기에 적재된 모든 무선호출기17)가 PC 또는POS의 순번지정 데이터를 수신하여 일괄하여 동일한 호출번호로 변경 등록되며, 무선호출기는 매 고객마다 상이하고 일정한 순열로 변경된 호출번호를 부여할 수 있는 호출번호 시스템과 충전기를 확보해야 하는 기술로 제시되어 있다(갑 제4호증의 9면).

② 아이디어상업화 지원사업의 성격 및 1차 협약서(갑 제6호증)의 내용에의하면, 피고는 최재성이 2010. 3. 29. 중소기업진흥공단에 제출한 아이디어상업화 지원사업 참여 신청서에 첨부된 ‘아이디어개발계획서’(갑 제4호증)의 내용을 알았거나 알 수 있었던 것으로 보이고(따라서 그 존재 및 내용을 알지 못하였다는 취지의 피고의 주장은 이유 없다), 1, 2차 협약서 제9조에 의하여 시제품 제작에 따른 산출물에 대한 권리가 아이디어사업자인 최재성에게 승계되어귀속된다.

③ 피고와 원고측이 공동 명의로 작성하여 중소기업진흥공단에 제출한 1단계 결과보고서(갑 제7호증)의 무선호출기는 ID 무선 호출 기능, LED 및 진동기능, 충전 시 자동 온-오프 기능, TFT-LCD 영상기능 및 광고 업데이트 기능을 가지며, 커피전문점에서 사용될 수 있는 것이고, 그 ‘제품 사용설명’의 사진에서도 PC 또는 POS가 사용되고 있음을 보여주고 있으므로(갑 제7호증의 5면), 1단계 결과보고서의 무선호출기 및 충전기는 PC 또는 POS를 사용하는 일반 커피전문점에서 사용될 수 있는 것으로 볼 수 있다.따라서 1단계 결과보고서의 산출물은 무선호출기, 충전기, 그 무선호출기 및 충전기가 사용되는 일반 커피전문점에서의 PC 또는 POS로 이루어져 광고와 같은 동영상이재생되는 호출시스템에 있어서의 무선호출기 및 충전기의 시제품에 해당한다.

④ 위 인정사실에서 본 제품개발 과정에서의 협의내용 등에 비추어, 원고대표이사 최재성은 피고에게 단순히 무선호출기 등 발명의 완성에 대해 후원․위탁하였을 뿐인 정도에 그치지 않고, 무선호출기 및 충전기에 대한 새로운 스펙을 제시․부가․보완하거나 구체적인 기능의 제공 또는 구체적인 조언․지도를 하였다고 볼 수 있다(이와 같이 기술개발이 실제로 이루어진 점에 비추어, 아이디어상업화 지원사업의 성격이 ‘시제품 제작’만을 목적으로 하는 것일 뿐 ‘기술개발’은 철저히 배제되는 것임을 전제로 아이디어사업자와 위탁기관 사이에 특허를받을 수 있는 권리의 승계의무가 발생할 여지가 없다는 취지의 피고의 주장은이유 없다).

⑤ 2단계 결과보고서(갑 제31호증)는 2차 협약서의 제4조 제4항(완료보고서 제출기한)에서 규정한 바와 달리 2차 협약서의 위탁사업기간 종료일(2010.11. 30.) 이후인 2011. 1. 13. 제출되었지만, 2단계 결과보고서의 제품개발 일정표 및 제품 시금형 상세 일정표(갑 제31호증의 7, 9면)에 의하면, 무선호출기및 충전기의 시금형 제작이 위 위탁사업기간 동안 이루어진 것임을 알 수 있으므로, 2단계 결과보고서의 최종 결과물인 아래의 무선호출기 및 충전기 목업18)(갑 제31호증의 55 내지 58면)은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 완성된 것으로 보인다. 즉, 2단계 결과보고서의 산출물은 1단계 결과보고서의 무선호출기및 충전기에 대한 보완 시제품에 해당한다.

⑥ 위 1, 2단계 결과보고서에 의하면, 충전기에는 2개의 배터리(갑 제25호증 98번 항목의 CR2032 및 AEC603540S)가 2차 협약서의 위탁사업기간 중인2010. 11. 29. 이전에 설치되었고, 무선호출기에는 2010. 11. 11. 이전에 무선호출기의 번호(ID) 이외 별도의 베이스 ID로 변경될 수 있었음을 알 수 있다(갑제22호증의 4면). 또한 피고는 원고에게 이탈경고 기능, 그룹 ID 세팅, 실외시또는 상용전원 단절시를 대비한 배터리 접목 기술 등과 같은 피고 고유 기술들도 호의로 접목시켜 주었다고 하였다(2016. 9. 22. 준비서면의 8, 9면). 따라서1, 2단계 결과보고서의 무선호출기 및 충전기에는 그룹 ID 세팅과 2개의 배터리가 적용된 것이고, 충전기에 형성된 2개의 배터리 중 좌측의 배터리(AEC603540S)는 상용 전원이 단절되는 경우에 사용되는 충전기에 보조 전원을제공하는 것으로 볼 수 있다.

⑦ 2011. 5. 9. 촬영된 동영상(갑 제27, 28호증)은 위 1, 2단계 결과보고서의 무선호출기 및 충전기와 겉모습이 동일하고, 충전기의 전원이 OFF됐을 때일정 시간이 지나면 OFF되는 기능을 보유한 무선호출기에 대한 것이다.비록 그 촬영일이 1, 2차 협약서의 위탁사업기간 종료일인 2010. 11. 30. 이후이기는 하지만, 2011. 5. 9. 촬영된 동영상(갑 제27, 28호증)의 충전기 및 무선호출기가 작동하는 기능은 1, 2차 협약서의 위탁사업기간 종료일인 2010. 11.30. 이전에 완성된 것으로 볼 수 있다. 앞서 본 바와 같이 원고측 최재성과 그소속직원들은 2010. 7. 1. 회의에서 무선호출기의 기능으로 ‘충전기의 전원이OFF됐을 때 LCD가 계속 켜져 있는 상태를 방지할 수 있는 것’으로 하였고, 당시 원고측과 협력관계에 있던 피고 대표이사 및 소속 직원들은 이러한 사항을알았거나 알 수 있었으므로, 피고는 1, 2단계 결과보고서의 충전기 및 무선호출기에 이러한 기능을 추가하여 원고측에게 납품하였다고 보는 것이 합리적이기 때문이다.
다만, 위탁사업기간 종료일 이전 충전기에 설치된 배터리(AEC603540S)가 자동무선 OFF 기능을 수행하는 것인지는 확인할 수 없으므로, 자동무선 OFF 기능을 구비한 배터리는 1, 2단계 결과보고서의 무선호출기 및 충전기에 적용되었다고 보기는 어렵다. 갑 제27, 28호증의 동영상에 따르면, 배터리(AEC603540S)는 충전기의 LCD 화면에 보조 전원을 공급하지 않고 있으며, 충전기의 전원을 강제로 차단하였을 때 충전기 전체가 일정 시간 동안 작동하는것도 아니기 때문이다. 즉, 충전기에 설치된 배터리(AEC603540S)는 단순히 충전기 전원 차단에 따라 충전기 전체에 보조 전원 공급을 위한 것이 아니라 충전기의 일부 구성인 통신 기능을 수행할 수 있는 송신부에 보조 전원을 공급하기위한 것이라고 볼 수는 있으나, 위 동영상의 촬영일이 2011. 5. 9.이라는 점을감안하면, 충전기의 배터리(AEC603540S)가 그러한 기능을 수행할 수 있도록적용된 날짜가 2차 협약서의 위탁사업기간 종료일인 2010. 11. 30. 이전이라고단정할 수 없다.

(4) 이 사건 제1항 발명과 모인대상발명의 실질적 동일 여부
(가) 구성요소별 대비 및 공통점과 차이점
이 사건 제1항 발명 중 구성요소 1, 3, 4와 이에 대응하는 모인대상발명의 구성요소들은 동일하고(구성요소 1, 3, 4가 갑 제4, 7, 31호증에 기재된 구성요소들과 동일하다는 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다), 구성요소 2의 PC또는 POS는 앞서 본 바와 같이 모인대상발명의 ‘제품 사용설명’에 나타나 있으며, 구성요소 5의 전원 전체를 OFF하였을 때 무선호출기를 OFF하는 것은 이에대응하는 모인대상발명의 구성요소와 실질적으로 동일하다.그러나 이 사건 제1항 발명 중 구성요소 2의 PC 또는 POS는 충전거치대의작동상태를 감지하는 기능을 수행하는 반면, 모인대상발명의 PC 또는 POS는그러한 기능을 수행하지 않는 점에서 차이(이하 ‘차이점 1’이라 한다)가 있고,구성요소 5의 충전거치대에 형성된 보조 전원공급부는 무선통신으로 무선호출기를 OFF시킬 수 있도록 작동하는 것인 반면, 모인대상발명에 형성된 2개 배터리는 충전기의 보조 전원만 공급할 뿐 무선호출기와 무선통신을 수행하는 기능이 없다는 점에서 차이(이하 ‘차이점 2’라 한다)가 있다.

(나) 차이점 1, 2에 대한 검토
1) 차이점 1 관련
원고는, ‘아이디어개발계획서에는 클라이언트가 사용하는 큐블릭 어플리케이션이 탑재된 스마트폰 등과 같은 외부장치에 연결되어 있는 기술적 사상(갑 제4호증의 17, 18면)이 포함되어 있고, 무선호출기 뿐만 아니라 충전거치대가 외부장치와 연결되는 클라이언트가 될 수 있기 때문에, PC 또는 POS가 충전거치대와 유무선으로 연결된 것은 산출물인 모인대상발명에 해당한다’는 취지로 주장한다.
그러나 갑 제4호증의 17, 18면에 기재된 내용은 광고 데이터가 전달되어 출력되는 과정을 표현한 것일 뿐, 충전거치대와 유무선으로 연결된 PC 또는 POS와는 관련이 없다. 또 갑 제4, 7, 31호증에는 차이점 1과 관련된 PC 또는 POS가충전거치대의 작동상태를 감지하는 기능을 수행할 수 있다는 시사나 암시가 없고, 차이점 1이 주지관용기술의 단순 부가에 해당한다고 볼 사정도 없다.따라서 원고의 위 주장은 이를 받아들이기 어렵다.

2) 차이점 2 관련
원고는, ‘갑 제27호증의 동영상은 2011. 5. 9. 촬영된 것이지만, 그 동영상에 나타난 무선호출기와 충전거치대는 1, 2단계 결과보고서의 무선호출기와충전거치대에 해당하므로, 이들은 산출물인 모인대상발명에 해당한다’는 취지로주장한다.
그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 5에 대응되는 모인대상발명은 2011. 5. 9. 촬영된 동영상의 작동 기능(충전기의 전원이 OFF됐을때 일정 시간이 지나면 OFF되는 기능)이 있고 배터리(AEC603540S)가 설치되어 있다는 것만 인정될 뿐, 그 배터리가 그러한 작동 기능을 수행하는 것인지는인정되지 않고, 달리 이를 인정할 증거도 없으므로, 배터리가 무선호출기와 무선통신을 하는 것이 산출물인 모인대상발명에 해당한다고 보기는 어렵다.또 갑 제4, 7, 31호증에는 차이점 2와 관련되어 배터리가 충전기의 보조 전원공급 외에 무선호출기와 무선통신을 수행하는 기능이 시사 내지 암시되어 있지않고, 차이점 2가 주지관용기술의 단순 부가에 해당한다고 볼 만한 사정도없다.따라서 원고의 위 주장도 이를 받아들일 수 없다.

(다) 검토결과
결국 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2, 5는 이에 대응하는 모인대상발명의 구성요소들을 개량하거나 변형시킨 것에 해당하고, 차이점 1, 2로 인하여 이 사건 제1항 발명과 모인대상발명 사이에 실질적 동일성이 인정되지 않으므로, 이 사건 제1항 발명은 모인출원에 해당한다고 볼 수 없다.

나. 이 사건 제3 내지 9항 발명이 모인출원에 해당하는지 여부이 사건 제3 내지 9항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직․간접적으로 인용하여 다른 구성을 부가하여 구체화한 종속항 발명들인바, 앞서 본 바와 같이 이사건 제1항 발명과 모인대상발명 사이에 실질적 동일성이 인정되지 않는 이상,이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 그대로 포함하고 있는 이 사건 제3 내지 9항 발명도 모인대상발명과 실질적 동일성이 인정되지 않으므로 모인출원에 해당한다고 볼 수 없다.

다. 검토결과
결국 이 사건 특허발명과 모인대상발명 사이에 실질적 동일성이 인정되지않으므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문을 위반하여 출원․등록된 것으로 볼 수 없다.

4. 이 사건 특허발명의 특허법 제44조 위반 여부
가. 이 사건 제1항 발명이 공동발명에 해당하는지 여부
(1) 관련 법리
특허법 제33조 제2항은 “2인 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를받을 수 있는 권리를 공유한다”고 규정하고 있고, 특허법 제44조는 “특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야한다”고 규정하고 있으며, 특허법 제133조 제1항 제2호는 “제44조를 위반한 경우”를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다.공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의정리와 실험만을 하였거나, 자금․설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원․위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공또는 구체적인 조언․지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

(2) 구체적 검토
위 인정사실에 아래와 같은 사정들을 보태어 보면, 원고 대표이사 최재성은 피고 대표이사 이종철과 실질적인 협력관계에서 이 사건 제1항 발명의 기술적 특징부를 완성하는 데 실질적으로 기여하였다고 할 것이므로, 최재성과 이종철은 이 사건 제1항 발명의 공동발명자에 해당한다.

(가) 이 사건 특허발명의 다음과 같은 명세서 기재에 의할 때, 이 사건 특허발명의 기술적 과제는 종래 소리 또는 진동 형태로만 출력되어 고객이 대기시간 동안 무료하게 시간을 보내던 것을 개선하기 위하여 대기시간 동안 매장의광고나 뮤직비디오와 같은 동영상을 무선호출기로 제공할 수 있는 동영상이 재생되는 무선호출시스템을 제공하는 것이다.
즉, 이 사건 제1항 발명과 관련된 구체적인 목적 및 효과는, ① 무선호출기에컬러 LCD를 장착하여 광고나 뮤직비디오와 같은 동영상을 제공하고, ② 무선호출시스템은 무선호출기의 고유 ID를 변경할 수 있으며, ③ 영상 정보에 대한 업데이트는 무선호출기의 내장 메모리 다운로드 및 외장 SD카드의 교체로 가능하고, PC나 POS 시스템을 사용할 수 있고, ④ 동영상제공 기능은 많은 전력 소비가 있어 매장의 전체 전원을 OFF하였을 때 자동으로 동영상 기능을 OFF시켜절전효과를 도모할 수 있으며, ⑤ RFID 기술을 적용하고, PC나 POS 시스템으로 다수의 충전거치대를 제어할 수 있다는 것이다.
그런데 앞서 본 바와 같이 아이디어개발계획서(갑 제4호증)에 따르면, 예비창업자 최재성은 TFT-LCD를 탑재한 광고용 무선호출기를 이용하여 동영상이 재생되는 것을 최초로 제안하였고, PC나 POS 측에서 순번지정 데이터를 충전기에 무선전송하고, 충전기에 적재된 다수의 무선호출기는 해당 순번지정 데이터를 수신하여 일괄하여 동일한 호출번호로 변경 등록되며, 고객마다 상이한 호출번호가 부여되는 것을 확보할 기술로 제시하였으며, 충전기와 무선호출기는RFID를 기반으로 무선 통신하는 것을 제시하였다. 또 1, 2단계 결과보고서(갑제7, 31호증)에 따르면, 원고 대표이사 최재성은 무선호출기의 기능이나 사양또는 스펙으로 충전기의 전원이 OFF되었을 때 LCD가 계속 켜져 있는 상태를방지할 수 있는 것이 부가되는 것으로 제시하였고, 원고측 기술팀장 정재한 및피고 소속직원들과 함께 회의를 통해서 SD 카드를 교체하는 것도 제시하였으며, 충전기와 무선호출기는 커피전문점의 PC나 POS에 적용될 수 있다는 것을제시하였다. 그리고 이는 피고 대표이사 이종철 및 소속 직원들이 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 알았거나 알 수 있었던 사항들이다.따라서 이 사건 제1항 발명의 구체적인 목적 및 효과는 이 사건 특허발명의출원일 이전에 원고측 최재성이 단독으로 제시하였거나 피고측과 협력하여 제시한 것과 동일하므로, 최재성이 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 발명의 완성을 위탁하였을 뿐인 정도에 그치지 않고, 발명의기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시․부가․보완한 것으로볼 수 있다.

(나) 이 사건 제1항 발명은 위 구체적인 목적 및 효과를 달성하기 위하여구성요소 1 내지 5라는 수단을 사용하고 있다.그런데 구성요소 1, 4의 경우 일반적인 충전기 또는 충전거치대에 대한 것으로서, 구성요소 1은 구성요소 2와 유기적으로 결합되어 이 사건 제1항 발명의전제부를 구성하는 것이고, 구성요소 4는 구성요소 5와 유기적으로 결합되어충전거치대의 구성을 특정하고 있는 것이므로, 구성요소 1, 4가 각각 개별적으로 이 사건 제1항 발명의 목적과 효과에 상당한 영향을 미치는 것으로는 보이지않는다.

(다) 이러한 관점에서 이 사건 제1항 발명의 구성요소들을 ‘구성요소 1, 2의 결합’, ‘구성요소 3’, ‘구성요소 4, 5의 결합’으로 구분하였을 때, 아래와 같은이유로, 최재성은 이 사건 제1항 발명에 대한 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있다.

① 구성요소 1, 2는 다수의 무선호출기, 충전거치대(충전기), PC 또는 POS를 포함한 동영상이 재생되는 호출시스템에 관한 것이다. 그런데 최재성은이 사건 특허발명의 출원일 이전에 광고 기능을 갖는 무선호출기를 사용한 시스템에서 동영상이 재생되는 것을 최초로 제안(갑 제4호증)하였고, 그 제품은 외식업체나 커피전문점에서 사용될 수 있는 것이라는 점(갑 제4호증의 2면 중간)및 무선호출기에 ID를 변경 등록할 수 있는 호출시스템을 개발해야 한다는 점(갑 제4호증의 9면)을 제시하였으며, 그 제품 개발을 위하여 피고와 1, 2차 협약을 체결하고, 피고와 공동으로 1, 2단계 결과보고서를 완성하였다. 위 1, 2단계 결과보고서에는 구성요소 1, 2 중 ‘PC 또는 POS가 충전거치대의 작동상태를감지하는 것’을 제외하고는 나머지 구성들이 전부 포함되어 있다. 비록 피고 대표이사 이종철이 구성요소 1, 2의 나머지 구성들을 개량 또는 변경하여 PC 또는 POS가 충전거치대의 작동상태를 감지하는 것을 적용하였다고 하더라도, 이를 제외한 구성요소 1, 2의 나머지 구성들에 대하여 원고 대표이사 최재성은 동영상이 재생되는 충전기․무선호출기․PC 또는 POS로 이루어진 시스템을 구체적으로 제시하였으므로, 최재성이 구성요소 1, 2의 완성에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있다.

② 구성요소 3은 제어부, 화면표시부, 키입력부 등을 포함하여 동영상이 재생되며, 소리, 진동 및 발광하여 호출 여부를 확인할 수 있는 무선호출기에 관한 것이다. 그런데 이는 2010. 3. 29.경 예비창업자 최재성이 TFT-LCD를탑재한 광고용 무선호출기를 최초로 제시한 것이며, 이와 관련하여 발명을 완성한 최재성은 특허출원(갑 제4호증의 10면)을 한 바도 있으므로, 최재성이 구성요소 3의 완성에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있다.

③ 구성요소 4, 5는 전원공급부, 충전부, 송신부 및 디스플레이부, 보조 전원공급부 등을 포함하여 무선호출기를 삽착하여 충전 및 호출 또는 ID 등을 설정할 수 있도록 한 충전거치대에 관한 것으로, 충전거치대의 전원을 OFF하였을 때 보조 전원공급부가 무선호출기를 무선통신으로 호출하여 무선호출기를 OFF시킬 수 있도록 하는 기능을 구비한 것이다. 즉, 구성요소 4, 5에서 충전거치대의 기능은 2가지로 구분할 수 있는데, 충전거치대의 전원을 OFF하였을 때 보조 전원공급부가 무선호출기를 무선통신으로 호출하는 것과, 무선호출기를 OFF시키는 것이다.
그런데 앞서 본 바와 같이, 구성요소 4, 5의 충전거치대의 기능 중 충전거치대의 전원을 OFF하였을 때 무선호출기를 OFF시킬 수 있도록 하는 것은 원고대표이사 최재성 등이 제시한 것(갑 제7호증의 29면, 갑 제31호증의 53면)이고,보조 전원공급부에 해당하는 배터리가 충전거치대와 무선호출기를 상호 무선통신하게 하는 기능은 피고 대표이사 이종철이 추가하여 변경한 것이다. 1, 2단계결과보고서에는 구성요소 4, 5 중 피고 대표이사 이종철이 추가하여 변경한 것을 제외하고는 나머지 구성들이 전부 포함되어 있고, 비록 피고 대표이사 이종철이 구성요소 4, 5 중 일부 구성에 대하여 추가 또는 개량하여 변경하였다고하더라도, 원고 대표이사 최재성은 구성요소 4, 5의 충전거치대를 완성하는 데있어 충전거치대의 구체적인 기능을 제시하였으며, 이 사건 특허발명의 출원일전에 피고 대표이사 이종철은 이를 알았거나 알 수 있었으므로, 최재성이 구성요소 4, 5의 완성에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 있다.

(3) 피고의 주장에 대한 판단
피고는, ‘구성요소 2의 PC 또는 POS, 그룹 ID 설정(을 제8호증)과 구성요소 3(을 제3, 4, 10호증)은 피고의 기존 기술에 해당하고, 구성요소 5의 충전거치대 내의 보조 배터리(을 제18호증), 무선통신으로 모든 메시지를 OFF시키는 메시지 99(을 제5호증)도 피고의 기존 기술이며, 반면에 갑 제4, 7호증에는보조 전원 및 무선통신으로 호출기 기능을 OFF시키는 기재가 없을 뿐만 아니라갑 제7호증의 호출기 화면이 계속 켜져 있는 상태를 해결하는 것은 기술적 수단이 다르므로, 최재성은 구성요소 2, 3, 5의 완성에 기여한 바가 없다’는 취지로주장한다.그러나 앞서 본 검토 내용과 아래와 같은 이유로, 최재성은 구성요소 2, 3, 5의 완성에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 있으므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 구성요소 2와 관련하여, 앞서 본 바와 같이, PC 또는 POS는 아이디어개발계획서(갑 제4호증의 9면)의 ‘호출기’에 대응되는 것으로 기재되어 있거나1, 2단계 결과보고서(갑 제7, 31호증의 4, 5면)에 시사 내지 암시되어 있는 것이고, 그룹 ID 설정(갑 제22호증의 4면)도 1, 2 단계 결과보고서의 충전기 및 무선호출기에 적용된 것이다. 따라서 구성요소 1, 2가 유기적으로 결합된 기술적 사상은 동영상이 재생되는 무선호출기․충전거치대․PC 또는 POS로 이루어진 시스템이고, 이러한 시스템은 최재성이 최초로 제안한 것이며, 앞서 본 바와 같이피고측은 원고 대표이사 최재성 등과 협력하여 이를 완성한 것이다.

② 구성요소 3과 관련하여, 을 제3, 4, 10호증의 각 기재 및 영상만으로는피고측이 원고 대표이사 최재성과 1차 협약(갑 제6호증)을 체결하기 전에 동영상이 재생될 수 있는 무선호출기에 대한 기술을 확보하였다거나, 그와 관련된기술적 사상의 창작을 완성하였다고 볼 수 없고, 오히려 앞서 본 바와 같이 최재성이 이를 완성한 것으로 보는 것이 합리적이며, 특히 을 제10호증의 영상은단순히 흑백 문자만을 표시할 뿐 이 사건 제1항 발명의 광고나 뮤직비디오와 같은 동영상을 재생할 수 있는 것으로 보기는 어렵다.

③ 구성요소 5와 관련하여, 앞서 본 바와 같이 충전기의 특징적인 기능은2가지로 구분할 수 있는데 그 중 하나가 갑 제7호증에 기재된 내용이다. 즉, 갑제7호증의 ‘충전기의 전원이 OFF되었을 때 LCD가 계속 켜져 있는 상태 해결요망’이라는 부분은 충전기의 전원이 OFF되었을 때 무선호출기의 LCD가 계속켜져 있는 상태를 방지할 수 있는 새로운 기능을 무선호출기의 스펙 또는 사양으로 정리한 것으로 새로운 기능에 해당한다. 이는 구성요소 5의 구성이 되는기술적 수단으로 볼 수 있으므로, 최재성은 구성요소 5의 완성에 기여한 것이다.

(4) 검토결과
따라서 이 사건 제1항 발명은 원고 대표이사 최재성과 피고 대표이사 이종철의 공동발명에 해당한다.나. 이 사건 제3 내지 9항 발명이 공동발명에 해당하는지 여부이 사건 제3 내지 9항 발명은 이 사건 제1항 발명을 직․간접적으로 인용하여 다른 구성을 부가하여 구체화한 종속항 발명들인바, 앞서 본 바와 같이 이사건 제1항 발명이 원고 대표이사 최재성과 피고 대표이사 이종철의 공동발명에해당한다고 보는 이상, 이 사건 제1항 발명의 기술적 구성을 그대로 포함하고있는 이 사건 제3 내지 9항 발명도 공동발명에 해당한다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부
결국 이 사건 특허발명은 원고 대표이사 최재성과 피고 대표이사 이종철의공동발명에 해당하므로, 이종철만을 발명자로 하여 피고가 출원한 이 사건 특허발명은 특허법 제44조를 위반하여 등록된 것이다.
결론 5. 결론
그렇다면 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문을 위반하여 등록된것은 아니지만, 특허법 제44조를 위반하여 출원․등록된 것으로서 그 등록이 무효로 되어야 하므로, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

 

 

 

 

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[별지]
이 사건 특허발명 중 청구항 3 내지 9

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 호출동작부는 충전거치대로부터 호출신호를 감지하였을 때 광고영상을 중지하고 호출영상을 출력하거나 진동이나 소리를 발생하여 고객들로 하여금 자신이 호출되었음을 쉽게 인식할 수 있도록 하는것으로서, 호출영상저장모듈, 호출신호발생모듈, 송수신모듈을 포함하는 것을특징으로 하는 동영상이 재생되는 호출시스템.

【청구항 4】 제3항에 있어서, 상기 호출영상저장모듈은 호출영상을 저장하고있다가 충전거치대에서 발생한 호출신호 감지시 송수신모듈을 통해 화면표시부에 광고영상 대신에 호출되었음을 표시하는 것으로, 호출영상은 매장 캐릭터를표시하거나, 식당이나 커피숍일 경우에는 "주문하신 음료 또는 음식이 나왔습니다"라는 멘트가 표시될 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 동영상이 재생되는호출시스템.

【청구항 5】 제3항에 있어서, 상기 호출신호발생모듈은 상기 호출영상저장모듈로부터 출력되는 호출영상 뿐만 아니라 소리, 진동, 불빛을 이용하여 호출되었음을 알려줄 수 있도록 하는 것으로 사용자는 고객에게 무선호출기를 배부하기 전에 호출신호발생시 소리만 무선호출기의 스피커를 통해 발생하도록 단일기능을 선택하거나, 소리와 진동을 한꺼번에 표시하도록 하는 복합기능을 선택할 수 있도록 하고 이는 상기 메모리부에 저장될 수 있도록 하는 것을 특징으로하는 동영상이 재생되는 호출시스템.

【청구항 6】 제1항에 있어서, 상기 화면표시부는 동영상파일이나 호출영상 등을 표시할 수 있도록 하는 것으로 무선호출기의 전면에는 3~4inch의 컬러 LCD를 장착하여 화면을 통해 다양한 정보를 획득할 수 있도록 하는 것을 특징으로하는 동영상이 재생되는 호출시스템.

【청구항 7】 제1항에 있어서, 상기 경고발생부는 무선호출기가 충전거치대로부터 일정거리 이상으로 멀어지게 되면 경고음을 발생하여 이탈된 무선호출기를 찾을 수 있도록 하는 것으로서, 안내멘트 저장모듈, 경고신호발생모듈, 송수신모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 동영상이 재생되는 호출시스템.

【청구항 8】 제7항에 있어서, 상기 안내멘트 저장모듈은 무선호출기가 충전거치대로부터 일정 거리 이상으로 멀어지게 되면 "OO매장 내를 이탈하였으니자리로 돌아가주시기 바랍니다"라는 간단한 경고멘트 등을 송수신모듈을 통해상기 메모리부에 저장함과 동시에 상기 화면표시부에 표시되거나 스피커를 통해 음성출력할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 동영상이 재생되는 호출시스템.

【청구항 9】 제7항에 있어서, 상기 경고신호발생모듈는 무선호출기가 충전거치대로부터 일정 거리 이탈되었을 때 경고신호를 발생하여 송수신모듈을 통해충전거치대로 송신하여 매장 직원들로 하여금 매장으로부터 이탈되고 있는 무선호출기가 있음을 감지할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 동영상이 재생되는 호출시스템.


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