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사건번호 2016허342 권리범위확인(특)
판례제목 2016허342 권리범위확인(특)
출원번호 제1460020호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-01-26
법원명 특허법원
원고 오토센서코리아 주식회사
피고 1. 주식회사 유민에쓰티 2. 유○○
판사 박형준, 이혜진, 진현섭
판결결과 권리범위확인(특)
주문 1. 특허심판원이 2015. 11. 30. 2015당4688호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들이 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 1. 기초사실
가. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2015. 9. 18. 피고들을 상대로 특허심판원에 ‘확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소를 포함하고 있지 않으므로 확인대상발명은 이사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다.’는 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 위 권리범위확인심판을 2015당4688호로 심리한 다음, 2015.11. 30. ‘확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 1 내지 3과 동일한 구성을 구비하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다.’는 이유로원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 특허발명(갑 제3호증)
1) 발명의 명칭 : 산성용액 누설 감지 장치

2) 출원일/등록일/등록번호 : 2014. 8. 26. / 2014. 11. 4. / 제1460020호

3) 발명의 개요

4) 등록권자 : 피고들

5) 특허청구범위 (2014. 11. 4. 등록된 특허청구범위)19)
【청구항 1】필름재질로 된 베이스필름층의 상부면에 길이방향으로 나란히 형성된 한 쌍의 도전라인이 형성되고(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 베이스필름층의 상부면에는 도전라인을 노출시키기 위한 센싱홀들이 일정간격으로 형성된 상부보호필름층이 적층되며(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 산성 용액에 의해 용해되는 물질에 의해 상기 상부보호필름층의 센싱홀들이 폐쇄되도록 구성된 것(이하 ‘구성요소 3’이라 한다)을 특징으로 하는 산성용액 누설 감지 장치

다. 확인대상발명(갑 제1호증의 [별지 2])
원고가 특정한 확인대상발명은 ‘반응패드와 다공성 패드를 구비한 리크 감지센서’에 관한 것으로서, 그 설명서 및 도면은 아래와 같다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 2. 원고의 주장 요지20)
가. 이 사건 특허발명의 목적은 종래의 누수감지센서가 물이나 수분 등에 노출되면 오작동 되므로 이를 해결하기 위해 강산성의 액체가 누설되는 경우에만 도전라인이 통전되어 동작되도록 한 것인데, 이 사건 제1항 발명은 센싱홀을 폐쇄하는 물질이 산성용액에 의해 용해된다고만 기재하고 있을 뿐, 위 물질이 물이나 습기 등에 의해 도전라인이 전기적으로 반응하도록 하는 물질인지 아니면 반응하지 않도록 하는 물질인지에 관하여 알 수 없으므로, 그 구성요건의 일부가불분명하여 발명의 기술적 범위를 특정할 수 없다. 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 명세서 기재불비의 무효사유가 있으므로 그 권리범위를 인정할 수 없다.

나. 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 다음과 같은 차이가 있고, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 구성 및 작용효과가 상이하므로 균등관계에 있지않다.
1) 이 사건 제1항 발명은 강산성의 용액에만 반응하는 것인 반면, 확인대상발명은 알카리성 용액이나 산성 용액의 구분 없이 반응하는 것이다.

2) 이 사건 제1항 발명은 센싱홀(131)의 상부에 코팅층(210)이 형성되거나 센싱홀(131)에 코팅층(220)이 채워져 센싱홀(131)을 폐쇄하고 있는 것인 반면, 확인대상발명은 반응층(80)이 개구(211)(212)가 마련된 절연층(20)의 하부에 형성되어 개구(211)(212)를 폐쇄시키지 않는 것이다.다. 피고들은 이 사건 특허 발명의 원출원인 출원번호 제10-2013-12288호 발명이 특허청 심사관으로부터 청구항 1 내지 3에 대한 진보성 흠결을 이유로 의견제출통지를 받게 되자 거절이유를 통지받지 않은 청구항 4를 이 사건 특허발명으로 분할출원함으로써 결과적으로 원출원이 일체로 거절되는 것을 피한 것이다. 그렇다면 원출원에 남겨진 발명들의 기술사상인 확인대상발명의 ‘코팅층(20)이 센싱홀(131)의 하부에 놓인 구성' 및 ‘코팅층(210)이 센싱홀(131)의 상부를 덮는 구성’은 분할출원된 이 사건 특허발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이므로, ’센싱홀들이 폐쇄되도록 구성된 것‘의 의미는 ‘센싱홀들만 메꾸도록 구성된 것’으로 좁게 해석되어야 한다.라. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고할 것이므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 3. 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
가. 이 사건 제1항 발명과 확인대상발명의 대비
1) 구성요소별 대응관계

2) 대비 결과
가) 구성요소 1
이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 필름재질로 된 베이스필름층(절연필름)21)의 상부면에 길이방향으로 나란히 형성된 한 쌍의 도전라인(일정 간격으로이격되어 인쇄된 제1, 2 도전선 및 제1, 2 도전선 상면에 인쇄된 도전성의 제1,2 부식 차단막으로 이루어진 제 1, 2 도전라인)이 형성된다는 점에서 동일하다.

나) 구성요소 2
이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 베이스필름층(절연필름)의 상부면에 도전라인(제1, 2 도전라인)을 노출시키기 위한 센싱홀들(개구들)이 일정간격으로 형성(마련)된 상부보호필름층(절연층)이 적층(형성)된다는 점에서 동일하다.

다) 구성요소 3
이 사건 제1항 발명과 확인대상발명은 산성용액에 반응하여 용해(산성 용액에 용해)되는 물질(반응층)에 의해 상기 상부보호필름층(절연층)의 센싱홀들이폐쇄되도록 구성(반응층이 개구들의 밑에 형성)된 것이라는 점에서 동일하다.나. 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부

1) 관련 법리
특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로제외된 것인지를 확정하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 등참조).

2) 이 사건 특허발명의 출원경과 등
가) 피고들의 특허번호 제10-2013-12288호 특허출원(이하 ‘원출원’이라 한다)에 대하여, 특허청 심사관은 2014. 1. 20. ‘청구항 2의 특허청구범위 중 “상기 상부보호층”이라는 기재가 있으나 이 기재 이전 부분에 상부보호층의 기재를찾을 수 없어 발명이 불명확하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 요건을 충족하지 못한다. 그리고 청구항 1 내지 3은 아래 표에서 보는 바와 같이 통상의 기술자가 인용발명 1(2011. 5. 24. 공개된 특허공보 제10-2011-53704호, 갑 제4호증), 인용발명 2(2004. 3. 25. 공개된 일본 특허공보 특개2004-93246호, 갑제5호증)에 의하여 용이하게 도출할 수 있으므로 특허법 제29조 제2항에 따라특허를 받을 수 없다. 청구항 4는 특허 가능한 청구항이다.’라는 내용의 심사결과에 따른 의견제출통지를 하였다.

나) 피고들은 위와 같은 의견제출통지를 받은 다음, 2014. 2. 25. 아래와 같이 원출원의 청구항 1, 2를 보정하고, 청구항 3을 삭제하는 명세서 등 보정을하였으며, 2014. 8. 26. 청구항 4를 출원번호 제10-2014-111449호(이 사건 특허발명의 출원번호이다)로 분할출원하여 2014. 11. 4 특허등록을 받았다.

다) 특허청 심사관은 2014. 2. 25.자 보정에도 불구하고 여전히 원출원의 청구항 1, 2는 거절이유를 해소하지 못하였음을 이유로 2014. 7. 25. 특허법 제29조 제2항의 거절이유로 거절하였고, 이에 피고들은 2014. 8. 26. 재심사를 신청하면서 청구항 2를 청구항 1에 병합하는 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2014. 10. 24. 여전히 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로거절하였다. 이에 피고들은 위 거절결정에 대한 거절결정불복심판(2014원7370호)을 청구하였으나, 특허심판원은 2015. 7. 22. 위 2014. 8. 26.자 보정된 청구항 1은 인용발명 1, 2로부터 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다는 이유로 피고들의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 피고들이 이에 불복하지 아니하여 위 심결은 그 무렵 확정되었다.

라) 원고는 2015. 7. 2. 피고들을 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명에대한 등록무효심판(2015당3769호)을 청구하였는데, 피고들은 위 등록무효심판이 계속 중인 2015. 9. 7. ‘이 사건 특허발명을 더욱 명확하게 하기 위한 목적‘으로 이 사건 제1항 발명 중 ‘산성 용액에 의해 용해되는 물질에 의해 상기 상부보호필름층의 센싱홀들이 폐쇄되도록 구성된 것’을 ‘상기 상부보호필름층의 센싱홀만을 산성 용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것’으로 정정하는 정정청구를 하고, 이에 특허심판원은 2015. 10. 20. 피고들의 위 정정청구를인정하고 원고의 등록무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제4, 5, 7 내지 10, 18 내지 24호증의 각 기재,변론 전체의 취지

3) 구체적 판단
가) 이 사건 제1항 발명 중 ‘산성 용액에 의해 용해되는 물질에 의해 센싱홀들이 폐쇄되도록 구성된 것’의 의미에 관하여 보건대, 위 인정사실 및 갑 제3호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들, 즉
① 문언적으로 ‘폐쇄’는 ‘문 따위를 닫아걸거나 막아버림’을 의미하는 것이라는점, ② 이 사건 제1항 발명은 산성 용액에 의해 용해되는 물질이 어떠한 형태로센싱홀들을 폐쇄하는 것인지 특별히 한정하고 있지 않는 점, ③ 이 사건 특허발명의 명세서(갑 제3호증)의 기재에 의하면 산성 용액에 의해 용해되는 물질이센싱홀 상부에 형성되어 폐쇄하는 형태(도면 7), 센싱홀 하부에 형성되어 폐쇄하는 형태(도면 4, 5) 및 센싱홀 내부를 메꾸어 폐쇄하는 형태(도면 8) 등의 다양한 형태가 실시예로 나타나 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명이그 명세서에 나타난 실시예 중 특정형태의 경우(특히 센싱홀(131)에 코팅층(220)이 채워져 센싱홀(131)을 폐쇄하고 있는 것)만으로 제한 해석된다고 볼 수는 없다.

나) 그런데, 위 인정사실에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과같은 사정들에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 보호범위 중 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위 전체에 도포되는 코팅층’ 및 ‘상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’은 이 사건 제1항발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것이라고 봄이 타당하다.

① 피고들은 특허청 심사관이 특허 가능한 청구항이라고 견해를 제시한 청구항 4를 분할출원을 하였고, 2014. 2. 25.자 보정으로 청구항 1 내지 3에 대한거절이유를 극복하기 위하여 청구항 3을 삭제하고 청구항 1의 구성요소 1-3을‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위에 도포되는 코팅층’으로 보정하였다. 그런데 피고들의 위와 같은 보정은 위 구성요소 1-3에 대응되는 특허청 심사관이 인용발명 2로 제시한 ‘산성액에 용해되는피복층이 상부면 전체에 형성’된 구성(갑 제5호증의 [도 2])과 관련된 것으로,위 구성요소 1-3을 한정함으로써 그 거절사유를 극복하기 위한 것으로 보인다.

② 2014. 2. 25.자로 보정된 청구항 1은 ‘상부보호필름층’의 구성을 한정하고 있지 않는데, 이 경우 원출원의 기술적 과제인 ‘습기나 수분 등에 오작동되지않는 산성용액 누설 감지 장치를 제공’하기 위하여는 도전라인이 외부로 노출되지 않도록 도전라인이 형성된 부위 전체에 코팅층이 형성되어야 할 것이므로,위 청구항 1 중 ‘도전라인이 형성된 부위에 도포되는 코팅층’은 ‘도전라인이 형성된 전체 부위에 도포되는 코팅층’으로 이해된다.

③ 피고들은 이 사건 제4차 변론기일에서 “원출원은 ⅰ) 코팅층이 베이스필름층 상부면 전체에 도포되는 구성([도 4], 청구항 1, 2), ⅱ) 코팅층이 상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 구성([도 7], 청구항 3), 그리고 ⅲ) 코팅부위가 센싱홀을 메꾸는 구성([도 8], 청구항 4)의 3개의 기술사상을 가지고 있었는데, ⅰ) 기술사상 및 ⅱ) 기술사상을 가지고 있는 청구항 1 내지 3은 인용발명2(‘산성액에 용해되는 피복층이 상부면 전체에 형성’된 구성)에 의한 거절이유가있었기에, ⅲ) 기술사상을 가지고 있는 청구항 4만을 분할출원한 것이므로, 이사건 제1항 발명의 보호범위에서 ⅰ) 기술사상 및 ⅱ) 기술사상에 해당하는 구성([도 4], [도 7])은 의식적으로 제외된 것이다.”라고 진술하여 스스로 ’코팅층이 베이스필름층 상부면 전체에 도포되는 구성‘ 및 ’코팅층이 상부보호필름층의상부면 전체에 도포되는 구성‘은 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 포함되지 않는다고 인정한 바 있다.

④ 피고들이 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2015당3769호) 청구사건에서 ’이 사건 특허발명을 더욱 명확하게 하기 위한 목적‘으로 이 사건 제1항 발명 중 ‘산성 용액에 의해 용해되는 물질에 의해 상기 상부보호필름층의 센싱홀들이 폐쇄되도록 구성된 것’을 ‘상기 상부보호필름층의 센싱홀만을 산성 용액에 의해 용해되는 물질이 메꾸도록 구성된 것’으로 정정청구를 하였다. 이에비추어 보더라도, 피고들은 원출원 당시부터 청구항 1 내지 3과 청구항 4(이 사건 특허발명)는 별개의 기술사상을 가지고 있는 것으로 보고, 위 ⅰ) 기술사상및 ⅱ) 기술사상을 가진 청구항 1 내지 3의 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되거나 또는 도전라인이 형성된 부위 전체에 도포되는 코팅층’ 및 ‘상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’은 그 보호범위에서 제외되는 것으로 이해한 것으로 보인다.

⑤ 특허청 심사관이 원출원의 청구항 4에 대하여 ’특허 가능한 청구항‘이라고 심사 견해를 밝힌 것도 인용발명 2의 ‘산성액에 용해되는 피복층이 상부면형성([도 2])’된 구성과 대응되는 청구항 1 내지 3의 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’ 및 ‘상부보호필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’구성은 청구항 4의 보호범위에 포함되지 않은 것으로 판단한 것으로 보이고, 또한 청구항 4가 분할출원되어 특허등록된 점에 비추어 보더라도 원출원의 청구항 1 내지 3과는 그 보호범위가 동일하지 않다고 판단한 것으로 보인다(만약 청구항 1 내지 3과 보호범위가 동일하다면 중복출원을 이유로 분할출원을 거절하였을 것이다).

⑥ 비록 원출원의 청구항 4에 대하여 특허청 심사관이 특허 가능한 청구항이라는 견해를 밝힌바 있다고 하더라도, 위에서 살펴본 이 사건 특허발명의 출원경위 등에 비추어 볼 때 피고들은 원출원 당시 청구항 1 내지 3과 관련된 위ⅰ), ⅱ) 기술사상과 청구항 4와 관련된 ⅲ) 기술사상은 서로 별개라고 인식하였고, 그 후 청구항 1 내지 3에 대한 거절사유로 원출원 전체가 거절되는 것을피하기 위하여 청구항 4를 이 사건 특허발명으로 분할출원하고 청구항 1을 ⅰ)기술사상의 범위 내에서 보정하였던 것이므로, 결국 원출원에 남겨진 ⅰ), ⅱ)기술사상에 관한 구성([도 4], [도 7]) 및 ⅰ) 기술사상의 범위 내에서 보정된‘도전라인이 형성된 전체 부위에 도포되는 코팅층’의 구성은 이 사건 제1항 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것으로 봄이 상당하다.다) 그런데, 확인대상발명의 ‘절연필름(10)의 상면 전영역에 반응층(80)이 형성’된 구성은 이 사건 제1항 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 ‘베이스필름층의 상부면 전체에 도포되는 코팅층’과 동일한 구성이라 할 것이므로, 확인대상발명은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

다. 검토 결과
이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법한다.
결론 4. 결 론
그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

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