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사건번호 2017허3478 등록무효(특)
판례제목 2017허3478 등록무효(특)
출원번호 제860110호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-09-22
법원명 특허법원
원고 소닉스 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 대표이사 사뮤엘 첸
피고 가부시키가이샤 아이피 솔루션즈 대표취체역 요시다 켄지
판사 오영준 권동주 김동규
판결결과 등록무효(특)
주문 1. 특허심판원이 2017. 3. 17. 2016당276호 사건에 관하여 한 심결을 취소
한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위
1) 이 사건 심결 전의 등록무효심판과 그 심결의 확정
가) 에이치티엑스 주식회사(이하, ‘소외 회사’라 한다)는 2010. 6. 22. 특허심판원 2010당1595호로 이 사건 특허발명의 발명자이자 특허권자인 요시다켄지를 상대로 “이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 14는 명확하고 간결하게 기재되어 있지 아니하여 기재불비 사유가 있고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 선행발명 114)과 선행발명 2부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.”고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다.
나) 특허심판원은 2012. 6. 27. “이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 14는 명확하고 간결하게 기재되어 있으므로 기재불비 사유가 없고, 통상의 기술자가 선행발명 1과 선행발명 2에 의하여 용이하게 발명할 수 없으므로 그 진보성이 부정되지 않는다.”는 이유로 소외 회사의 등록무효심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이는 2012. 8. 25. 확정되었다(이하 이와 같이 확정된 심결을 ‘종전 확정심결’이라 한다).
2) 이 사건 특허발명에 대한 정정심판청구와 그 심결의 확정
이 사건 특허발명의 발명자이자 특허권자였던 요시다 켄지는 2015. 3. 11. 특허심판원 2015정28호로 이 사건 특허발명의 청구항 1을 아래 나.4)의 나)항 기재와 같이 정정하는 정정심판을 청구하였다. 특허심판원은 2015. 7. 10. 위 정정심판 청구가 정정요건을 충족한다는 이유로 이를 인용하는 심결을 하였고, 이는 그 무렵 확정되었다.
3) 원고의 등록무효심판청구와 이 사건 심결
가) 원고는 2016. 1. 29. 특허심판원 2016당276호로 요시다 켄지를 상대로 “이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 4는 선행발명 115)에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다.”고 주장하면서 등록무효심판을 청구(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다)하였다.
나) 피고는 2016. 9. 13. 요시다 켄지로부터 이 사건 특허발명의 특허권을 양수받아 특허권 이전등록을 마쳤고, 이 사건 심판청구에 따른 심판절차에서 피청구인 요시다 켄지의 승계인이 되었다.
다) 특허심판원은 2017. 3. 17. “이 사건 심판청구는 종전 확정심결과 동일한 사실 및 동일한 증거에 기하여 청구한 것이므로 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다.”는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 심결(이하 ‘이 사건심결’이라 한다)을 하였다. 이 사건 심결의 요지는 다음과 같다.
① 원고는 이 사건 심판청구에서 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 4가 선행발명 1에 의하여 신규성 및 진보성이 부정된다고 주장하는데, 종전 확정심결은 이미 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 14가 선행발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.
② 이 사건 심판청구에서 주장하는 무효사유에 신규성 결여가 추가되어 있기는 하나, 진보성 판단은 당연히 신규성 판단이 선행됨을 전제로 하는 것인 이상, 종전 확정심결에서 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 14의 진보성이 부정되지 않는다고 한 판단에는 그 신규성도 부정되지 아니한다는 판단도 포함된 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 심판청구는 동일 사실에 의한 것이다.
③ 종전 확정심결은 선행발명 1에 개시된 도 105 및 관련 기재에 의하여 이 사건 특허발명의 무효 여부를 판단하였는데, 원고는 이 사건 심판청구에서 선행발명 1의 도 6 및 관련 기재에 의하여 무효를 주장하여 같은 증거 내의 다른 부분을 인용하고 하고 있다. 그러나 ㉮ 특허법 제163조는 일사부재리 원칙의 적용 요건으로 ‘동일 증거’라고 규정하고 있으므로, 후행 심판청구가 종전 확정심결에서 거론된 증거를 사용하면서 일사부재리에 저촉되지 않으려면 후행 심판청구 시 새로운 증거를 추가하여 결합해야 하는 점, ㉯ 위와 같은 경우를 동일 증거로 보지 않으면 새로운 증거가 없는 상태에서도 종전에 사용한 증거에서 다른 부분을 인용하면서 무효심판을 다시 청구할 수 있게 되는데, 이는 특허권자에게 과도한 응소의무를 부담하게 하여 가혹한 점, ㉰ 만일 특허권자와 이전 심판청구인이 통모하여 유력한 증거를 제출해 놓고 악의적으로 증거에서 관련 없는 부분을 인용하여 주장을 제대로 하지 않는 식으로 심결을 확
정시킬 경우, 제3자는 특허법 제179조에서 규정하는 사해재심제도를 이용할 수 있는 점 등을 고려할 때, 이 사건 심판청구가 종전 확정심결에서 거론한 인용부분과 다른 인용부분을 기초로 하고 있다 하더라도 동일 증거에 의한 것으로 보아야 한다.

나. 이 사건 특허발명(갑 제3호증)
1) 발명의 명칭: 도트 패턴을 이용한 정보 입출력 방법
2) 출원일/국제출원일/등록일/등록번호: 2007. 10. 11./2005. 4. 28./2008. 9. 18./ 제860110호
3) 특허권자: 피고
4) 청구범위
가) 등록 당시 청구범위

[【청구항 1】 인쇄물 등의 매체면의, 정사각형 또는 직사각형의 사각형 영역을 블록으로 하고, 상기 블록의 테두리를 구성하는 종방향 및 횡방향의 직선을 기준 격자선으로 하고, 상기 기준 격자 선상의 소정간격마다 가상 기준 격자점을 설정하고, 가상 기준 격자점 상에 기준 격자점 도트를 배치하고, 상기 가상 기준 격자점 끼리 연결하면서 상기 기준 격자선과 병행하는 직선을 격자선으로 하고, 격자선 끼리의 교점을 제1 가상 격자점으로 하고, 상기 제1 가상 격자점을 기준으로 거리와 방향을 가지는 하나 또는 복수의 정보 도트를 각각 배치한 도트 패턴을 생성하고, 상기 도트 패턴을 화상 정보로서 광학 독취 수단으로 읽어 들여, 상기 도트 패턴을 수치화하고, 상기 수치화 정보에 대응하는 정보를 기억수단으로부터 읽어내어 출력하는 것을 특징으로 하는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법.
【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 블록을 구성하는 기준 격자선 상의 적어도 하나의 가상 기준 격자점으로부터 어긋난 위치에 상기 블록의 방향을 정의한 키 도트가 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법.
【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 도트 패턴은 상기 제1 가상 격자점을 기준으로 도트가 배치되어 있는지 없는지로서 정보의 의미를 부여하는 것을 특징으로 하는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법.
【청구항 4】 제2항에 있어서, 상기 블록의 정보 도트에 있어서, 상기 정보 도트의 블록 내의 위치에 따라, 정보 도트 마다 상기 가상 격자점으로부터의 거리와 방향을 임의로 한정하여, 정보가 정의되는 것을 특징으로 하는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법.
【청구항 5 내지 14】 (이 사건의 심리·판단 대상이 아니므로 기재 생략)]

나) 정정심판(2015정28호)에 의해 정정이 확정된 청구범위(밑줄 부분이 정정 부분)

[【청구항 1】 인쇄물 등의 매체면의, 정사각형 또는 직사각형의 사각형 영역을 블록으로 하고(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 블록의 테두리를 구성하는 종방향 및 횡방향의 직선을 기준 격자선으로 하고, 상기 기준 격자 선상의 소정간격마다 가상 기준 격자점을 설정하고(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 가상 기준 격자점 상에 기준 격자점 도트를 배치하고, 상기 가상 기준 격자점 끼리 연결하면서 상기 기준 격자선과 병행하는 직선을 격자선으로 하고, 격자선 끼리의 교점을 제1 가상 격자점으로 하고(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 상기 제1 가상 격자점을 기준으로 거리와 방향을 가지는 하나 또는 복수의 정보 도트를 각각 배치하여 생성된 도트 패턴(이하‘구성요소 4’라 한다)을 화상 정보로서 광학 독취 수단으로 읽어 들여, 상기 도트 패턴을 수치화하고, 상기 수치화 정보에 대응하는 정보를 기억수단으로부터 읽어내어 출력하는 것(이하 ‘구성요소 5’라 한다)을 특징으로 하는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2 내지 4】 (정정 전과 동일하여 기재 생략)
【청구항 5 내지 14】 (이 사건의 심리·판단 대상이 아니므로 기재 생략)]

5) 발명의 개요
가) 기술분야
이 사건 특허발명은 인쇄물 등에 형성된 도트 패턴 정보를 광학적으로 독취함으로써 여러 가지 정보나 프로그램을 입출력시키는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법에 관한 것이다(식별번호 [0001]).
나) 종래기술의 문제점
종래 인쇄된 바코드에 의하여 음성 등을 출력시키는 정보 출력 방법은 바코드가 눈에 거슬리고, 바코드의 배치가 어렵다는 문제점이 있었다. 인쇄된 도트 패턴을 이용하는 경우, 복수의 도트에 대해 에러 체크를 하여 어느 도트에 에러가 발생했는지 확정할 수 없는 문제와 카메라의 촬상 범위를 넓게 해야 하는 문제, 촬상된 도트 패턴의 왜곡을 보정하기 위한 고도의 기술력이 필요하다는 문제가 있었다(식별번호 [0002]~[0005]).
다) 기술적 과제
이 사건 특허발명은 인쇄물 등에 표시된 도트 패턴의 각 도트에 상이한 정보나 기능을 부여함으로써 다량의 데이터를 도트 패턴으로 정의하고, 그 도트 패턴으로부터 정보화할 때 방향성을 인식하여 신속히 정보화할 수 있음과 동시에, 도트의 배치 상태의 에러를 체크할 수 있어, 한층 안전성을 높일 수 있는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다(식별번호 [0006]).
라) 과제해결 수단
이 사건 특허발명은, 인쇄물 등의 매체면의, 정사각형 또는 직사각형의 사각형 영역을 블록(1)으로 하고, 블록(1)의 테두리를 구성하는 종방향 및 횡방향의 직선을 기준 격자선(7)으로 하고, 기준 격자선(7) 상의 소정간격마다 가상 기준 격자점(6)을 설정하고, 가상 기준 격자점(6) 상에 기준 격자점 도트(4)를 배치하고, 가상 기준 격자점(6)끼리 연결하면서 기준 격자선(7)과 병행하는 직선을 격자선(8a, 8b)으로 하고, 격자선(8a, 8b) 끼리의 교점(11)을 가상 격자점으로 하고, 가상 격자점을 기준으로 거리와 방향을 가지는 하나 또는 복수의 정보 도트(3)를 각각 배치한 도트 패턴을 생성하고, 상기 도트 패턴을 화상 정보로서 광학 독취 수단으로 읽어 들이고, 상기 도트 패턴을 수치화하고, 상기 수치화 정보에 대응하는 정보를 기억수단으로부터 읽어내 출력하는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법이다(식별번호 [0007], [0052], [0054]).
마) 주요 구성 및 도면
이 사건 특허발명의 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법은, 도트 패턴(1)의 인식과 이 도트 패턴(1)으로부터 정보 및 프로그램을 출력하는 수단으로 구성된다. 도트 패턴(1)을 카메라에 의하여 화상 데이터로서 수납하고, 우선, 기준 격자점 도트(4)를 추출하고, 이를 가상 기준 격자점(6)의 위치로 판정하고, 이들 가상 기준 격자점(6)을 연결하는 직선을 기준 격자선(7)으로 한다. 이 기준 격자선(7) 상에서, 본래 기준 격자점 도트(4)가 있어야 할 가상 기준 격자점(6)의 위치에 도트가 배치되어 있지 않은 경우, 가상기준 격자점(6)의 주변의 도트를
추출하고, 이를 키 도트(2)(블록의 네 귀퉁이 각진 부분)로 한다. 다음으로 상기 가상 기준 격자점(6) 끼리를 연결하는 종횡의 격자선(8a, 8b)을 설정하고, 그 격자선(8a, 8b) 끼리의 교점을 가상 격자점(11)(제1 가상 격자점)으로 한다. 그리고 그 가상 격자점(11)의 주위의 도트를 탐색하고, 그 가상 격자점으로부터의 거리와 방향으로 정의되는 정보 도트(3)를 추출한다. 키 도트(2)의 가상 기준 격자점(6) 또는 가상 격자점(11)으로부터의 방향에 따라 상기 블록의 방향이 결정된다(식별번호 [0043], [0044], [0046], 도 1).

다. 선행발명 1(갑 제6호증)
2004. 6. 5. 공개된 한국 공개특허공보 10-2004-47819호에 게재된 ‘도트 패턴을 이용한 정보재생, 입출력방법, 정보재생장치, 휴대정보 입출력 장치 및 전자완구’에 관한 것으로, 그 주요 내용은 다음과 같다.

[ 가) 기술분야
선행발명 1은 인쇄물에 형성된 도트 패턴 정보를 광학적으로 해독하여 해당 도트 패턴에 대응하는 다양한 정보를 재생하는 기술에 관한 것이다(1면 하단 2번째 단락).
나) 종래기술의 문제점
종래 인쇄된 바코드에 의하여 음성정보를 재생하는 방법은 바코드 배치 및 인쇄의 어려움, 독자에게 번거롭고 제품가치를 떨어뜨리는 등의 문제가 있었다. 종래 도트 패턴으로 인쇄된 코드 정보를 해독하여 정보를 재생시키는 방법은, 블록 영역 내의 도트 패턴의 배치 방법에 따라 데이터를 정의하고, 데이터 도트 패턴에 있을 수 없는 도트 패턴으로 마커를 정의하고 있으며, 도트를 소정의 법칙에 따라 지면의 이차원 방향으로 인쇄한 도트 패턴을 펜형 스캐너로 해독하고, 이 스캐너의 주사속도와 주사방향을 정보 처리장치로 해석하여 이미 대응시킨 음성 등의 정보를 재생시키는 방법이다. 그러나 이 기술은 의미 있는 코드 정보를 취득하기 위해서 XY 좌표상에서 일정한 거리 이상의 스캐닝을 실시할 필요가 있기 때문에 지면상에 인쇄된 극소영역으로 도트 코드를 대응시켜 인쇄할 수는 없었다(2면 1~5번째 단락).
다) 기술적 과제
선행발명 1은 극소 영역이라도 코드 정보나 XY 좌표 정보를 정의할 수 있는 도트 패턴을 제안하고, 관련된 도트 패턴에 근거한 정보 재생 방법 및 정보 재생 장치를 제안한 것이다.(2면 6번째 단락)
라) 과제해결 수단
선행발명 1의 첫 번째 특징은 다양한 멀티미디어 정보를 인식시키기 위하여 도트 코드 생성 알고리즘에 따라 생성된 도트(605)를 소정의 규칙에 따라 배열한 도트 패턴부(607)가 생성된 인쇄물(606) 등의 매체를 해독수단(602)으로 화상 데이터로서 해독하고, 해당 도트 패턴부(607)의 화상 데이터를 코드 데이터화하며, 해당 코드 데이터에 대응하는 멀티미디어 정보를 기억수단에서 읽어와 재생하도록 한 것이다.(2면 7번째 단락)
마) 주요 구성 및 도면
선행발명 1의 도 4는 다른 도트 패턴을 이용한 정보 재생 방법의 구성을 나타낸 프로그램에 대한 도면으로, (a)는 도트 코드의 생성에 대한 설명도이고, (b)는 도트 패턴의 인식에 대한 설명도이다. 도 5에서 도 8은 다른 도트 패턴에 대한 일례를 나타낸 정면도이다.
카메라(602)로 수집한 화상 데이터는 화상처리 알고리즘으로 처리되어 도트(605)가 추출되고, 왜곡률 보완을 위한 알고리즘에 따라 카메라(602)가 원인이 되는 왜곡과 카메라(602)의 경사에 의한 왜곡을 보완하기 때문에 도트 패턴(601)의 화상 데이터를 수집할 때에 정확하게 인식할 수 있다. 이 도트 패턴의 인식은, 먼저 연속된 등 간격의 도트(605)에 의해 구성되는 라인을 추출하고, 그렇게 추출된 라인이 정확한 라인인지 아닌지를 판정한다. 이 라인이 정확한 라인이 아닌 경우는 다른 라인을 추출한다. 다음에는 추출된 라인의 하나를 수평 라인으로 한다. 이 수평라인을 기준으로 거기에서 수직으로 연장된 라인을 추출한다. 수직라인은 수평라인을 구성하는 도트에서 시작하고, 다음의 점 또는 세 번째의 점이 라인상에 없는 것으로 상하방향을 인식한다. 최종적으로 정보영역을 추출하여 그 정보를 수치화하고, 이 수치정보를 재생한다(10면 3~7번째 단락, 도 4, 6). ]
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
당사자의 주장 요지 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 심결취소사유
이 사건 심결은 아래와 같이 일사부재리에 관한 법리를 오해하거나 이를 잘못 적용하여 결론에 영향을 미친 위법이 있으므로 취소되어야 한다.16)
1) 종전 확정심결에서의 청구원인사실은 이 사건 특허발명의 정정 전 청구항 1 내지 14항(이하 편의상 정정 전·후를 가리지 않고 ‘이 사건 제1 내지 14항 발명’이라 한다. 각 청구항을 개별적으로 가리킬 때에도 마찬가지이다)의 진보성 결여이나, 이 사건 심판청구의 청구원인사실은 이 사건 제1 내지 4항 발명의 신규성 및 진보성 결여이다. 따라서 이 사건 심판청구는 종전 확정심결과의 관계에서 ‘동일 사실’에 의한 것이라고 할 수 없다.
2) 한편 이 사건 심판청구에서 이 사건 제1 내지 4항 발명의 신규성 및 진보성 결여의 근거로 제시된 선행발명 1의 인용부분(도 6 및 관련 기재)은 종전 확정심결의 이유 중에 거론되어 판단되었던 선행발명 1의 인용부분(도 103 내지 105)과 전혀 다르고 이를 통해 입증하려는 기술내용도 상이하므로, 이는 종전 확정심결에서 전혀 심리·판단되지 아니한 사항이다. 위와 같이 새로운 인용부분에 의하여 이 사건 심판청구의 당부를 판단한다 하더라도 종전 확정심결
의 기본이 된 이유와 실질적인 저촉을 초래하지 아니하므로, 이 사건 심판청구에서 신규성 및 진보성 부정의 근거로 제시된 선행발명 1의 인용부분(도 6 및 관련 기재)에 대한 증거는 종전 확정심결에서 다루어진 증거와 동일하다고 볼수 없다.
3) 나아가 이 사건 제1항 내지 제4항 발명의 모든 구성요소는 선행발명 1의 도 6 및 관련 기재에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 그로부터 용이하게 도출할 수 있으므로, 이 사건 제1 내지 4항 발명은 그 신규성 또는 진보성이 부정된다.

나. 피고 주장
이 사건 심결이 일사부재리의 원칙을 적용하여 이 사건 심판청구를 각하한 것은 아래와 같은 이유로 적법하다.
1) 이 사건 심결은 특허권자에게 과도한 응소부담을 주는 것을 방지하고자 하는 일사부재리의 입법취지에 따라 이를 적용한 것이다.
2) 종전 확정심결에서 이 사건 제1 내지 14항 발명에 대한 신규성에 대한 판단도 사실상 이루어진 것으로 보아야 하므로, 이 사건 심판청구에서의 신규성 결여 주장은 종전 확정심결에 대한 관계에서 ‘동일 사실’에 해당한다.
3) 설령 일사부재리 원칙을 적용한 이 사건 심결이 적법하지 않다 하더라도, 이 사건 제1 내지 4항 발명은 아래와 같이 그 신규성 및 진보성이 부정되지 아니하므로, 이 사건 심결은 유지되어야 한다.
가) 선행발명 1의 도 6에는 ‘도트 패턴부에 사각형 블록 테두리가 있는 구성’이 개시되어 있지 않다.
나) 이 사건 제1항 발명에는 선행발명 1의 도 6에 개시되지 않은 ‘가상 기준격자점의 구성’이 존재하고, 이로 인해 현저하게 증진된 작용효과가 있다.
다) 이 사건 제1항 발명의 구성은 선행발명 1과 동일하지 않아 신규성이 부정되지 않고, 그로부터 용이하게 도출하는 것도 곤란하여 진보성도 부정되지 아니한다. 이 사건 제1항 발명을 인용하는 이 사건 제2 내지 4항 발명도 진보성이 부정되지 아니한다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는지 여부

가. 관련 법리
1) 특허법 제163조 전문은 “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다.”고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있다. 위 규정은 이미 확정된 심결과 모순·저촉되는 후행 심결을 방지하는 한편, 남용적인 심판청구를 규율함으로써 심판절차의 경제성을 도모하려는 데 그 입법취지가 있다. 그런데 심결이 확정되면 당사자뿐만 아니라 당해 심판절차에 관여하지 아니한 제3자에 대하여도 대세적 효력이 미치는바, 종전 심판절차의 당사자가 공격방어를 제대로 수행하지 못하여 필요한 사실과 증거를 제대로 제출하지 못한 채 심결이 확정된 경우에는 제3자 등에게 새로운 사실과 새로운 증거를 주장·입증하여 종전 확정심결과 다른 심결을 받을 수 있는 기회를 부여할 필요가 있다. 그리하여 특허법 제163조 전문은 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판청구를 하는 경우에 한하여 종전 심판에서 확정된 심결의 일사부재리의
효력이 미치도록 규정하고 있다.
2) 여기서 ‘동일 사실’이라 함은 ‘청구원인사실의 동일성’을 말하고, ‘동일 증거’라 함은 ‘증거내용의 동일성’을 말하며, 거기에는 전에 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원1987. 7. 7. 선고 86후107 판결 등 참조). 이를 토대로 구체적인 사건에서 어떠한 경우에 동일 사실 및 동일증거에 해당하는지를 판단함에 있어서는 위와 같이 심결 상호간의 모순·저촉을 방지하고 남용적 심판청구를 규율하는 한편 제3자 등의 정당한 이익을 보호하려는 입법취지를 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다.
3) 특허에 대한 등록무효심판청구에서 ‘동일 사실’ 즉 ‘청구원인사실의 동일성’ 여부를 판단함에 있어서는 그 무효사유가 동일한지 여부가 기준이 되는데, 산업상이용가능성, 신규성, 진보성, 청구범위의 기재요건, 발명의 상세한 설명의 기재요건, 그 외 법률에서 정한 각 등록무효사유 등이 각각 별개의 무효사유를 구성한다. 따라서 특허에 대한 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사
유가 주장되거나 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일 사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 판결 등 참조).
또한 ‘동일 증거’ 즉 ‘증거내용의 동일성’ 여부를 판단함에 있어서는, 확정된 심결의 이유에서 거론되었던 증거에 한하여 그 동일성 여부를 대비하여 한다. 확정된 심결의 심판절차에서 제출되었던 증거라 하더라도 그 하나의 증거 안에 기술내용을 달리하는 다수의 발명이 게재되어 있고, 종전 심판절차에서 그 중 어느 하나만이 선행발명으로 인용되어 심결의 이유 중에 그것만이 거론되어 판단이 이루어진 경우, 그 심결이 확정된 후 그 증거를 다시 제출하면서 그 증거 내에 게재되어 있는 다른 발명을 선행발명으로 인용하고 그것이 단독으로 혹은 종전 확정심결의 이유에서 거론된 발명과 결합하여 확정된 심결을 전복할 수 있을 정도의 유력한 증명력을 지닌 경우에는 동일 증거에 해당한다고 볼 수 없다. 이는 이러한 증거에 의하여 후행 심판청구에 대하여 판단한 결과 종전 확정심결과 그 결론이 달라졌다고 하더라도 그 결론이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없기 때문이다(대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 판결 등 참조).

나. 구체적 판단
1) 이 사건 심판청구가 동일 사실에 의한 것인지 여부
앞서 본 바와 같이, 종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 결여였고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 결여 외에 신규성 결여의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 등록무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결 등 참조). 따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일 사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다.
2) 이 사건 심판청구가 동일 증거에 의한 것인지 여부
가) 종전 확정심결은 이 사건 제1 내지 14항 발명과 선행발명 1의 도 103내지 105의 발명 및 선행발명 2를 대비하면서, 아래와 같은 이유로 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되지 않고, 이 사건 제1항 발명의 모든 구성요소를 포함하고 있는 이 사건 제8항 발명도 진보성이 부정되지 않으며, 이 사건 제1,8항 발명을 인용하는 이 사건 제2 내지 7, 9 내지 14항 발명도 진보성이 부정되지 않는다는 취지로 판단하였다.
(1) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3, 4는 격자선 끼리의 교점이 가상 격자점이고, 가상 격자점을 중심으로 정보 도트를 배치한 것이나, 선행발명 1의 도 105와 관련된 대응 구성요소는 실제 도트가 배치된 격자점의 중심을 기준으로 정보 도트를 배치한 것이어서 그 구성에 차이가 있다.
(2) 이러한 차이로 인하여 이 사건 제1항 발명은 가상 격자점에 실제 도트를 배치하지 않게 되어 실제로 그려지는 도트의 밀도가 낮아지는 작용효과가 있는 반면, 선행발명 1의 도 105로부터는 이러한 작용효과를 기대할 수 없다.
(3) 선행발명 2는 특정한 키 도트에 의한 블록의 선정 없이 반복되는 격자선 상에 위치하는 도트를 전제로 하고 있어, 4개의 격자점의 중심점을 도트 배치의 기준으로 삼는 선행발명 1과는 기본 구조가 상이하므로, 선행발명 2를 선행발명 1과 결합할 수 없다.
나) 그러나 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 이 사건 제1 내지 4항 발명은 아래에서 보는 바와 같이 종전 확정심결의 이유에서 거론되어 판단된 적이 없는 선행발명 1의 도 6 및 그 관련 기재에 의하여 그 신규성 및 진보성이 부정되므로, 선행발명 1의 도 6 및 그 관련 기재에 관한 증거는 종전 확정심결을 번복할 정도의 유력한 증거에 해당하고, 이를 근거로 종전 확정심결과 다른 결론을 내린다 하더라도 그 결론이 종전 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 심판청구는 동일 증거에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다.

선행발명 1의 도 6 및 그 관련 기재에 의하여 이 사건 제1 내지 4항 발명의 신규성, 진보성이 부정되는지 여부

가. 이 사건 특허발명과 선행발명 1의 도6의 기술분야 및 기술적 과제 대비
1) 기술분야 대비
이 사건 특허발명과 선행발명 1은 모두 인쇄물에 형성된 도트 패턴 정보를 광학적으로 해독하여 도트 패턴에 대응하는 정보를 재생하는 기술이라는 점에서 기술분야가 동일하다.
2) 기술적 과제 대비
이 사건 특허발명의 기본적 과제는 다량의 데이터를 도트 패턴으로 정의하고, 그 도트 패턴으로부터 정보화할 때 방향성을 인식하여 신속히 정보화할 수 있음과 동시에 도트의 배치 상태의 에러를 체크할 수 있는 도트 패턴을 사용한 정보 입출력 방법을 제공하는 것이다. 한편 선행발명 1의 기술적 과제는 극소영역이라도 다양한 정보를 정의할 수 있는 도트 패턴을 제안하고, 도트 패턴으로부터 상하방향을 인식하며, 도트 패턴의 인식에서 왜곡이 보완되고, 관련된 도트 패턴에 근거한 정보 재생 방법을 제시하는 것이다. 따라서 양자의 기술적 과제는 서로 공통된다.

나. 이 사건 제1항 발명의 신규성, 진보성이 부정되는지 여부
1) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 도 6의 구성요소 대비
가) 구성요소별 대응관계 (대비표 1)
나) 구성요소의 대비
(1) 구성요소 1
이 사건 제1항 발명의 구성요소 1과 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 인쇄물의 정사각형 또는 직사각형의 사각형 영역(수평라인과 수직라인으로 정의되는 사각형 영역)17)을 블록(정보영역)으로 한다는 점에서 동일하다.
그런데 피고는 선행발명 1의 도 6에는 도트 패턴부에 사각형 블록의 구성이 개시되어 있지 않다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 사정에 비추어 볼 때, 피고의 주장은 받아들일 수 없다.
① 선행발명 1의 명세서에는 도 4 내지 6과 관련된 발명에 대해 아래와 같은 기재가 있다.

[ 코드 정보가 도트 코드 생성 알고리즘에 의해 도트 패턴으로 나타내어진다{10면 3번째 단락, 도 4의 (a)}.
도트 패턴의 인식은, 먼저 연속된 등간격의 도트(605)에 의해 구성되는 라인을 추출하고, 그렇게 추출된 라인이 정확한 라인인지 아닌지를 판정한다. 이 라인이 정확한 라인이 아닌 경우는 다른 라인을 추출한다. 다음에는 추출된 라인의 하나를 수평라인으로 한다. 이 수평라인을 기준으로 거기에서 수직으로 연장된 라인을 추출한다. 수직라인은 수평라인을 구성하는 도트에서 시작하고, 다음의 점 또는 세 번째의 점이 라인상에 없는 것으로 상하방향을 인식한다. 최종적으로 정보영역을 추출하여 그 정보를 수치화하고, 이 수치정보를 재생한다{10면 5~7번째 단락, 도 4의 (b)}. ]

위와 같이 선행발명 1은 도트 코드 생성 알고리즘에 의해 코드 정보를 갖는 도트 패턴이 배열되고, 도트 패턴으로 나타내어진 코드 정보는 정보영역을 추출하여 수치화되는 것이므로, 코드 정보를 갖는 도트 패턴이 정보영역에 배치되는 것이라는 점은 통상의 기술자에게 자명하다.
② 또한 위 명세서의 기재에 의하면, 선행발명 1의 라인은 연속된 등간격의 도트에 의해 구성되고, 연속된 등간격의 도트에 의해 구성되는 라인은 복수 개이다. 복수 개의 라
인 중에서 하나를 수평라인으로 할 경우, 이에 수직으로 연장된 라인 중에서 수직라인은 수평라인을 구성하는 도트에서 시작하고, 다음의 점 또는 세 번째의 점은 라인상에 없는 것으로 상하방향을 인식하는 것으로 나타나 있다. 나아가 선행발명 1의 도 6에는 연속된 등간격의 도트에 의해 구성되는 라인이 상하측과 좌우측에 수직으로 배치되어 있고, 코드 정보를 갖는 도트 패턴이 배치된 정보영역이 상하측 라인과 좌우측 라인 사이에 배치되어 있다.
③ 선행발명 1의 우측 아래 도 6에 나타난 코드 정보를 갖는 도트(이하 ‘정보 도트’라 한다)의 위치와 그에 대한 표시 규칙(‘ ’)을 보면, 정보 도트가 일정한 기준점(우측도 6의 ‘붉은 점’으로 후술하는 ‘격자선 끼리의 교점으로서 도트가 배치되어 있지 않은 점’18)을 말한다)과의 상대적 위치에 따라 다른 값을 가지고, 이때 ‘상 =C0 = 1, 우 = C1 = 2, 하 = C2 = 3, 좌= C3 = 4’라고 표시되는 규칙임을 쉽게 알 수 있다.
이러한 규칙에 따라 위 도 6에 표시된 ‘9개의 정보 도트’를 상단에서 3개씩 차례로 보면, ‘상, 우, 좌, 좌, 하, 우, 하, 상, 상’이라는 점과 이를 위 표시규칙에 따라 표시하면 ‘1, 2, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 1’라는 것을 쉽게 알 수 있다. 그리고 이를 다시 ‘1 = 00, 2 = 01, 3 = 10, 4 = 11’ 라는 규칙에 따라 이진법(二進法)으로 표시하면, ‘000111111001100000’이 되는데, 이는 도 6 하단에 표시된 코드(‘124432311 = 000111111001100000)와 정확하게 일치한다. 그런데 위 도 6의 하단에 표시된 코드와 같이 ’정보 도트 9개‘가 모두 포함되려면, 위도 6과 같이 도트 패턴이 배치된 정보영역이 상하측 수평라인과 좌우측 수직라인 사이, 즉, 사각형 블록 영역 형태 안에 배치되어 있어야 함은 너무도 당연하다.
그렇다면 통상의 기술자는 선행발명 1의 도 6 및 그 관련 기재로부터 코드 정보를 갖는 도트 패턴이 배치된 정보영역이 상하측 수평라인과 좌우측 수직라인 사이, 즉, 사각형 블록 영역에 배치되어 있는 것임을 자명하게 알 수있다.
④ 선행발명 1의 발명자이자 특허권자였던 피고의 대표이사 요시다 켄지도 선행발명 1에 대한 등록무효심판(2015당540호) 사건에서 선행발명 1의 청구항 1에 대한 정정청구를 하면서, 선행발명 1의 도 4~8 및 그 관련 기재를 근거로 아래와 같은 ‘설명과 도면’을 제시하면서, 선행발명 1의 정보 도트(정보가 정의되는 도트)가 배열된 도트 패턴부(위에서 살펴본 정보영역에 해당한다)는 사각형 블록 형태라고 하였다(갑 제8호증). (자료 a)
(2) 구성요소 2
이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 블록(정보영역)의 테두리를 구성하는 종방향 및 횡방향(수직 및 수평)의 직선(라인)을 기준 격자선(수직라인 및 수평라인)으로 하고, 기준 격자선(수직라인 및 수평라인) 상의 소정간격(등간격)마다 가상 기준 격자점(수평라인과 수직라인을 정의하는 복수의 도트가 배치되는 점들과 수직라인 상에 도트가 없는 점)을 설정(배치)한다는 점에서 동일하다.
그런데 피고는 이 사건 제1항 발명에는 선행발명 1의 도 6에 개시되지 않은 ‘가상 기준 격자점’의 구성이 존재하므로 이 사건 제1항 발명은 기준 격자점 도트 사이의 간격이 일정하게 ‘등간격’으로 형성될 필요가 없으나, 선행발명 1의 도 6은 기준 격자점 도트 사이의 간격이 ‘등간격’으로 형성되어야 하므로, 양자는 작용효과가 상이하다고 주
장한다.
살피건대, 앞서 본 바와 같이 선행발명 1의 도 6에는 이 사건 제1항 발명의 가상 기준 격자점과 대응되는 구성요소(수평라인과 수직라인을 정의하는 복수의 도트가 배치되는 점들 및 수직라인 상에 도트가 없는 점)가 존재한다. 또한 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 ‘기준 격자 선상의 소정간격마다 가상 기준격자점을 설정하고’라고 기재되어 있는데, 여기서 ‘소정간격’은 그 청구범위의 문언이나 그 명세서의 발명의 상세한 설명을 참작할 때 ‘정해진 일정 간격’을 의미하는 것으로 풀이되고(식별번호 [0009]) 그 일정 간격에는 서로 다른 간격은 물론 서로 같은 간격도 모두 포함되므로, 거기서 선행발명 1의 도 6의 ‘등간격’이 배제된다고 제한 해석할 수 없다. 따라서 이와 다른 전제에 선 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.
(3) 구성요소 3
이 사건 제1항 발명의 구성요소 3과 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 가상 기준 격자점 상에 기준 격자점 도트(수평라인과 수직라인을 정의하는 복수의 도트)를 배치하고, 가상 기준 격자점끼리 연결하면서 기준 격자선(수직라인 및 수평라인)과 병행하는 직선을 격자선(가상 기준 격자점의 연결이 이루어지고, 수평라인 및 수직라인과 병행하는 직선)으로 하고, 격자선 끼리의 교점을 제1 가상 격자점(‘격자선 끼리의 교점으로서 도트가 배치되어 있지 않은 점’으로 위 도 6에서 ‘붉은 점’을 말한다)으로 한다는 점에서 동일하다.
그리고 이와 같이 선행발명 1의 도 6이 이 사건 제1항 발명의 ‘제1 가상 격자점’과 동일한 구성요소(격자선 끼리의 교점으로서 도트가 배치되어 있지 않은 점)를 갖고 있다는 점에서, 종전 확정심결에서 인용된 선행발명 1의 도 105가 그러한 구성요소를 갖고 있지 않았던 것과 확연한 차이가 있다. 그리하여 종전 확정심결에서 인용된 선행발명 1의 도 105가 격자선 끼리의 교점에 실제 도트를 배치함으로써 데이터 블록 내에 도트의 밀도가 높아지는 것과는 달리, 선행발명의 도 6은 이 사건 제1항 발명과 동일하게 격자선 끼리의 교점을 가상의 격자점으로 하여 그 주위에 정보 도트만 배치함으로써 실제로 그려지는 도트의 밀도가 낮아지는 효과를 발생시킨다.
(4) 구성요소 4
이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 제1 가상 격자점(격자선 끼리의 교점으로서 도트가 배치되어 있지 않은 점)을 기준으로 거리와 방향을 가지는 하나 또는 복수의 정보 도트(코드 정보 ‘1, 2, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 1’을 갖는 도트들)를 각각 배치하여 생성된 도트 패턴이라는 점에서 동일하다.
(5) 구성요소 5
이 사건 제1항 발명의 구성요소 5와 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 도트 패턴을 화상 정보로 인식하여 광학 독취 수단으로 읽어 들이고, 도트 패턴을 수치화(‘124432311’로 수치화)하며, 수치화 정보에 대응하는 정보를 기억수단으로부터 읽어내어 출력하는 것이라는 점에서 동일하다.
2) 피고의 주장에 대한 판단
가) 피고는 선행발명 1의 도 6에 의한 블록은 그림과 같으므로, 선행발명 1은 이 사건 제1항 발명과 기준 격자선의 구성이 상이하고, 선행발명 1은 블록과 블록 사이에 상하좌우로 소정 간격이 필요하나, 이 사건 제1항 발명은 그러한 간격이 불필요하여 많은 양의 정보를 저장할 수 있는 현저한 효과가 있다고 주장한다.
나) 살피건대, 피고가 획정한 선행발명 1의 도 6에 의한 블록은 앞서 본 바와 달리 선행발명 1의 도 6에 의한 블록(정보영역)을 부당하게 일부만으로 제한하여 도시하고 있는 것이어서 선행발명 1의 도 6 및 그 관련 기재의 내용과 부합하지 않는다. 따라서 잘못된 전제에 선 피고의 주장은 받아들일 수 없다.
3) 소결
이 사건 제1항 발명의 각 구성요소는 선행발명 1의 도 6 및 관련 기재에 나타난 각 대응 구성요소와 동일하거나 통상의 기술자가 그로부터 용이하게 도출할 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1의 도 6 및 관련 기재에 개시된 발명과 동일하여 그 신규성이 부정되거나 그로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

다. 이 사건 제2 내지 4항 발명의 신규성, 진보성 부정 여부
1) 이 사건 제2 내지 4항 발명과 선행발명 1의 도 6의 구성요소 대비(대비표 2)
2) 대비결과
가) 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명을 인용하고 있다. 이 사건 제2항 발명에서 추가로 한정하고 있는 사항과 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 블록(정보영역)을 구성하는 기준 격자선(수평라인 및 수직라인) 상의 적어도 하나의 가상 기준 격자점으로부터 어긋난 위치(수직라인 상의 도트가 배치되지 않은 점에서 어긋난 위치)에 블록(정보영역)의 방향을 정의한(인식시키는) 키 도트(도트)가 배치되어 있다는 점에서 동일하다(이 사건 제2항 발명에서 한정하고 있는 사항이 선행발명 1의 도 6에 개시되어 있다는 것에 대해서 당사자 사이에 다툼이 없다19)).
나) 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제2항 발명을 인용하고 있다. 이 사건 제3항 발명에서 추가로 한정하고 있는 사항과 선행발명 1의 대응 구성요소는 모두 도트 패턴이 제1 가상 격자점(격자선 끼리의 교점으로서 도트가 배치되어 있지 않은 점)을 기준으로 도트가 배치되어 있는지 없는지에 관한 정보의 의미를 부여(거리와 방향에 따라 코드 정보를 갖는 도트를 배치)하는 것이라는 점에서 동일하다(이 사건 제3항 발명에서 한정하고 있는 사항이 선행발명 1의 도 6에 개시되어 있다는 것에 대해서 당사자 사이에 다툼이 없다).
다) 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제2항 발명을 인용하고 있다. 이 사건 제4항 발명에서 추가로 한정하고 있는 사항과 선행발명 1이 대응 구성요소는 모두 블록(정보영역)의 정보 도트(코드 정보를 갖는 도트)에 있어서, 정보 도트(코드 정보를 갖는 도트)의 블록(정보영역) 내의 위치에 따라, 정보 도트(코드 정보를 갖는 도트) 마다 제1 가상 격자점(격자선 끼리의 교점으로서 도트가 배치되어 있지 않은 점)으로부터의 거리와 방향을 임의로 한정하여(격자선 끼리의 교점을 기준으로 거리와 방향에 따라), 정보가 정의(도트 마다 1, 2, 4, 4, 3, 2, 3, 1, 1의 코드가 정의)되는 것이라는 점에서 동일하다(이 사건 제4항 발명에서 한정하고 있는 사항이 선행발명 1의 도 6에 개시되어 있다는 것에 대해서 당사자 사이에 다툼이 없다).
3) 소결
이 사건 제1항 발명을 인용하거나 재인용하는 이 사건 제2 내지 4항 발명에서 추가로 한정하고 있는 사항은 모두 선행발명 1의 도 6 및 관련 기재에 개시되어 있으므로, 이 사건 제2 내지 4항 발명은 선행발명 1의 도 6 및 관련 기재에 의하여 그 신규성이 부정되거나 그로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
결론 심판청구가 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다는 이유로 이를 각하한 이 사건 심결은 위법하다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

대비표 1