기초사실 |
가. 원고의 출원발명
1) 명칭: 발포성 폴리스티렌계 수지 입자와 그 제조방법 및 발포 성형체(EXPANDABLE POLYSTYRENE RESIN BEADS, PROCESS FOR PRODUCTIONTHEREOF AND EXPANDED MOLDINGS)
2) 우선권주장일/ 국제출원일/ 출원번호: 2008. 1. 30./ 2009. 1. 23./ 제10-2010- 7014754호
3) 특허청구범위(2013. 8. 26.자 명세서 등 보정서에 의해 보정된 것)
청구항 1. 압출기 내에서 용융된 폴리스티렌계 수지에 발포제를 압입ㆍ혼련하고, 발포제 함유의 용융 수지를 압출기 선단에 부설된 다이의 작은 구멍으로부터 직접 냉각용 액체중에 압출하고, 압출함과 동시에 압출물을 고속 회전칼날로 절단함과 동시에, 압출물을 액체와의 접촉에 의해 냉각 고화하여 발포성 폴리스티렌계 수지 입자를 얻는 용융압출법에 의해 얻어지는, 발포성 폴리스티렌계 수지 입자로서(이하 ‘구성 1’이라 한다), 용융압출 후의 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량 Mw가 12만~27만의 범위이며(이하 ‘구성 2’라 한다), 발포제는, 필수 성분으로서 폴리스티렌계 수지 100중량부에 대해, 펜탄을 3~5.5중량부의 비율로 함유하고, 또한 상기 펜탄의 조성이, 중량비로 이소펜탄:노말펜탄=10:90~80:20의 범위인(이하 ‘구성 3’이라 한다) 발포성 폴리스티렌계 수지 입자.
청구항 2 내지 4, 6 내지 9 (기재 생략)
4) 도면: [별지 1] ‘원고의 출원발명의 도면’과 같다.
나. 비교대상발명들
1) 비교대상발명 1
2007. 11. 21. 공개된 유럽 공개특허공보에 'EP 1 857 242 A1'(갑 제7호증)로 실린 ‘발포성 폴리스티렌 과립의 제조방법(VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON EXPANDIERFÄHIGEM STYROLKUNSTSTOFF-GRANULAT)’에 관한 발명으로서, 그 주요 내용은 [별지 2] ‘비교대상발명들’ 제1항과 같다.
2) 비교대상발명 2
2006. 6. 14. 공개된 공개특허공보에 제10-2006-65717호(갑 제8호증)로 실린 ‘열가소성 수지 발포성 입자의 제조방법’에 관한 발명으로서, 그 주요 내용 및 도면은 [별지 2] ‘비교대상발명들’ 제2항과 같다.
다. 이 사건 심결의 경위
1) 특허청 심사관은 2012. 10. 31. ‘원고가 2012. 5. 17. 보정한 출원발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ’통상의 기술자‘라 한다)가 비교대상발명 1, 2에 의해 용이하게 발명할 수 있다’는 내용의 의견제출통지를 하였고, 이에 대하여 원고가 2012. 12. 27. 의견서 및 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 4. 25. 원고의 보정된 출원발명은 위 의견제출통지서의 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.
2) 원고는 2013. 7. 26. 위 거절결정에 불복하는 심판(2013원5519호)을 청구하였고, 2013. 8. 26. 명세서 등 보정서(이하 2013. 8. 26.자 명세서 등 보정서에 의해 보정된 원고의 출원발명을 ‘이 사건 출원발명’이라 하고, 이 사건 출원발명의 청구항 제1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)를 제출하였다.
3) 특허심판원은 2014. 3. 24. ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2에 의해 용이하게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되고, 특허청구범위가 여러 항으로 되어 있는 경우에 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에 출원발명 전부가 거절되어야 한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 갑 제1 내지 8호증, 을 제1 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지 |
당사자의 주장 요지 |
가. 당사자 주장의 요지
1) 피고 주장의 요지
가) 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 2와 비교할 때 ‘이소펜탄 : 노말펜탄의 비율’을 수치한정한 점에서만 차이가 있는데, 그와 같은 차이로 인하여 이질적이거나 임계적인 효과가 발생하지 않고, 위 차이점은 통상의 기술자가 주지관용기술을 참작하여 용이하게 도출할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하므로, 그 진보성이 부정된다.
나) 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 용융압출법인 ‘핫컷법’을 비교대상발명 1에 단순 적용하여 용이하게 도출할 수 있으므로, 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정된다.
2) 원고 주장의 요지
가) 이 사건 제1항 발명이 비교대상발명 2와 주지관용기술에 의해 진보성이 부정된다고 주장하는 것은 출원인에게 실질적으로 보정 기회를 부여하지 않은 새로운 거절이유에 해당한다. 또한 피고가 주지관용기술의 근거로서 제시한 을 제11, 12호증의 관련 기재는 이 사건 제1항 발명의 ‘용융압출법’이 아닌 ‘현탁(중합)법’에 관한 것이므로, 그에 기하여 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 ‘이소펜탄 : 노말펜탄의 비율’에 관한 수치한정을 용이하게 도출할 수 있다고 볼 수 없다.
나) 비교대상발명 1에서는 ‘콜드컷법’이라는 특정의 제조방법을 채택한 것이 필수적이고 본질적인 기술적 특징이므로, 비교대상발명 1의 제조방법을 비교대상발명 2의 제조방법인 ‘핫컷법’으로 치환할 수 있다는 것은 사후적 고찰에 해당한다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.
나. 이 사건의 쟁점
당사자의 위와 같은 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은, 비교대상발명 2와 주지관용기술에 의하여 또는 비교대상발명 1, 2에 의하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부인데, 먼저 비교대상발명 1, 2에 의하여 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부에 관하여 살핀다. |
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 |
가. 기술분야 대비
이 사건 제1항 발명은 용융압출법에 의해 얻어진 발포성 폴리스티렌계 수지 입자에 관한 것이고(갑 제3호증 1면 식별번호 <1>), 비교대상발명 1은 발포제를 함유하는 발포성 폴리스티렌(EPS) 과립의 제조에 관한 것이며(갑 제7호증 1면 ‘발명의 명칭’, 3면 식별번호 [1] 1, 2행), 비교대상발명 2는 폴리스티렌계 수지를 포함한 열가소성 수지 발포성 입자의 제조방법에 관한 것이다(갑 제8호증 2면 1행, 13면 ‘청구항 3’ 등 참조).
따라서 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명 1, 2는 모두 발포성 폴리스티렌계 수지 입자(과립)에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다.
나. 목적 대비
이 사건 제1항 발명은 리사이클 원료를 이용할 수 있고, 충분한 기계적 강도를 가지는 발포 성형체를 제조할 수 있으며, 비즈 라이프가 길고, 또한 저압 성형성이 뛰어난 발포성 폴리스티렌계 수지 입자의 제공을 그 목적으로 한다(갑 제3호증 4면 식별번호 <14>).
이 사건 출원발명의 명세서는 이 사건 제1항 발명의 위 목적 달성과 관련하여 ‘폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량 Mw가 12만~27만의 범위이며, 발포제는 필수 성분으로서 폴리스티렌계 수지 100중량부에 대해 펜탄을 3~8중량부의 비율로 함유하고, 또한 펜탄의 조성이 중량비로 이소펜탄:노말펜탄=10:90~80:20의 범위인 것을 특징으로 하는 발포성 폴리스티렌계 수지 입자를 제공한다’고 기재하고 있는데(갑 제3호증 4면 식별번호 <16>), 아래 ‘구성 2, 3 대비’ 항목에서 보는 바와 같이, 비교대상발명 1에도 이 사건 제1항 발명의 위 목적 달성을 위한 구성이 그대로 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 목적은 비교대상발명 1에 내재되어 있다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 비해 그 목적에 특이성이 없다.
다. 구성 대비
1) 구성 1 대비
구성 1 및 이에 대응하는 아래와 같은 비교대상발명 2의 구성은 실질적으로 동일하다(이에 대하여는 원고도 다투지 아니한다).
- 구성 1 : 압출기 내에서 용융된 폴리스티렌계수지에 발포제를 압입ㆍ혼련하고, 발포제 함유의 용융 수지를 압출기 선단에 부설된 다이의 작은 구멍으로부터 직접 냉각용 액체 중에 압출하고, 압출함과 동시에 압출물을 고속 회전칼날로 절단함과 동시에, 압출물을 액체와의 접촉에 의해 냉각 고화하여 발포성 폴리스티렌계 수지입자를 얻는 용융압출법에 의해 얻어지는, 발포성 폴리스티렌계 수지입자
<->
- 비교대상발명 2의 대응구성 : 압출기 내에서 용융된 열가소성 수지에 발포제를 압입하고, 발포제 함유 용융수지를 압출기 선단에 부설된 다이의 다수의 소공으로부터 직접 냉각용 액체 속으로 압출하고, 압출과 동시에 압출물을 고속 회전하는 커터로 절단하는 동시에, 압출물을 액체와의 접촉에 의해 냉각 고체화하여 발포성 입자를 얻는 방법(갑 제8호증 4면 3문단 1~3행)
열가소성 수지는···폴리스티렌···을 들 수 있다.(갑 제8호증 5면 7문단)
2) 구성 2, 3 대비
- 구성 2 : 용융압출 후의 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량 Mw가 12만~27만의 범위
- 구성 3 : 발포제는, 필수 성분으로서 폴리스티렌계 수지 100중량부에 대해, 펜탄을 3~5.5중량부의 비율로 함유하고, 또한 펜탄의 조성이, 중량비로 이소펜탄:노말펜탄 = 10:90~80:20의 범위
<->
- 비교대상발명 1의 대응구성 : <실시예 4> 실험은 발포제로서 펜탄과 이소펜탄이 7:3의 비율인 혼합물을 이용하여 실시예 2에서와 같이 수행되었다. 또한, MFI/MW 비 = 4.49∙10-5인 폴리스티렌(MFI = 9.2g/10min, MW = 205,000)이 사용되었다. ··· 최종 제품은 6.9중량%의 발포제를 함유한다.(갑 제7호증 7면 식별번호 [41])
가) 구성 2와 비교대상발명 1의 대응구성은, 비교대상발명 1의 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량인 205,000이 구성 2의 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량 범위인 12만~27만에 속하는 점에서 동일하고, 다만 구성 2의 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량은 용융압출 후의 것인 반면, 비교대상발명 1의 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량은 용융압출 전의 것인 점에서 차이가 있다.
위 차이점에 관하여 살피건대, 이 사건 출원발명 명세서의 실시예 1 내지 11에 의하면(갑 제3호증 28면 식별번호 <141> ‘표 2’ 참조. 해당 부분만 발췌하면 '<표> 참조'와 같다. 용융압출 전 중량 평균 분자량이 12.7만 내지 25.4만인 원료수지를 용융압출하면 그 후에 얻어진 발포성 수지 입자의 중량 평균 분자량이 12.2만 내지 25.1만으로 나오고8), 용융압출 후의 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량은 용융압출 전에 비해 약 0.48% 내지 5.4% 정도만 감소되는 것임을 알 수 있다. 이와 같은 감소비율을 비교대상발명 1에 적용하면, 비교대상발명 1의 용융압출 전 폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량인 205,000은 용융압출 후에 약 193,930 내지 204,016 정도로 예상되는바, 이러한 중량 평균 분자량 역시 구성 2의 중량 평균 분자량의 범위인 12만~27만 내에 있으므로, 양 구성은 실질적인 차이가 없다.
나) 구성 3과 비교대상발명 1의 대응구성은, 발포제로서 펜탄(노말펜탄)과 이소펜탄을 혼합하여 사용하는 점 및 비교대상발명 1에서의 펜탄과 이소펜탄의 혼합비율인 7:3이 구성 3에서의 이소펜탄:노말펜탄의 혼합비율 범위인 10:90~80:20에 속하는 점에서 동일하고, 다만 구성 3은 발포제 함량을 폴리스티렌계 수지 100중량부에 대해 3~5.5중량부로 수치 한정한 반면, 비교대상발명 1의 대응구성은 그와 같은 수치 한정이 없는 점에서 차이가 있다(비교대상발명 1에서의 발포제 함량 6.9중량%를 폴리스티렌 수지 100중량부에 대하여 환산하면, 약 7.4중량부가 된다).
위 차이점에 관하여 살피건대, 이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘폴리스티렌계 수지에 함유시키는 발포제의 양은, 폴리스티렌계 수지 100중량부에 대해, 펜탄(펜탄 조성물)을 3~8중량부의 범위이며, 보다 바람직하게는 4~6중량부의 범위이고, 가장 바람직하게는 4.0~5.5중량부의 범위이다. 펜탄의 양이 위 범위 미만이면, 그 발포성 폴리스티렌계 수지 입자를 발포 성형할 때에 충분한 발포 배수에 도달할 수 없을 가능성이 있다. 한편, 펜탄의 양이 위 범위를 넘으면, 발포성능의 개선은 한계점에 도달하게 되어 발포제 사용량의 저감을 도모한다고 하는 목적에 적절하지 않다’라고 기재되어 있는바(갑 제3호증 9면 식별번호 <31>), 이에 의하면 이 사건 제1항 발명은 발포제 사용량의 저감을 도모하면서 발포성 폴리스티렌 수지 입자로부터 충분한 발포 배수를 얻기 위하여 발포제의 함량을 수치 한정한 것임을 알 수 있다. 그런데 비교대상발명 1에서의 폴리스티렌 수지 100중량부에 대한 발포제 함량인 약 7.4중량부도 발포제 사용량의 저감을 도모하면서 발포성 폴리스티렌 수지 입자로부터 충분한 발포 배수를 얻기 위한 발포제 함량의 범위로서 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 3~8중량부 범위 내에 있고, 또한 발포제의 함량을 폴리스티렌계 수지 100중량부에 대해 3~5.5중량부 함유하는 것으로 수치 한정한 것에 임계적 의의가 있다는 점에 관하여 이 사건 출원발명의 명세서에 별다른 기재가 없을 뿐만 아니라 이를 인정할 만한 실험자료도 없으며, 발포제의 함량에 따라 발포 배수가 달라지는 것은 통상의 기술자에게 일반적인 기술상식에 해당하므로, 구성 3의 발포제 함량은 통상의 기술자가 반복적인 실험을 통해 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하다. 따라서 구성 3은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있다.
3) 대비결과의 정리 및 결합의 곤란성 유무
가) 이 사건 제1항 발명의 각 구성은 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있다.
나) ① 비교대상발명 1, 2는 그 기술분야가 동일한 점, ② 비교대상발명 2의 배경기술 란에는 용융압출법으로서 비교대상발명 2의 제조방법인 ‘핫컷법’과 비교대상발명 1의 제조방법인 ‘콜드컷법’이 있다는 점 및 ‘핫컷법’이 ‘콜드컷법’에 비해 발포성 입자의 생산성이 양호하고, 또 각이 없는 구(球) 형상의 입자를 형성할 수 있어 얻어진 입자의 취급이 용이한 이점을 가진다는 점에 대한 기재가 있어서(갑 제8호증 2면 ‘배경기술’ 3문단), 비교대상발명 1의 용융압출법인 ‘콜드컷법’ 대신에 비교대상발명 2의 용융압출법인 ‘핫컷법’을 사용하는 것에 대한 교시 내지 동기가 있는 점, ③ ‘핫컷법’은 이 사건 출원발명의 출원 약 50여년 전인 1955년에 처음으로 알려져 1970년대 초반까지 여러 수지 회사에서 사용하는 등 해당 기술분야에서 주지관용의 기술인 점(을 제8호증 참조) 등을 종합하면, 비교대상발명 1, 2의 결합에 곤란성이 없다.
라. 효과 대비
이 사건 제1항 발명은 리사이클 원료를 이용할 수 있고, 충분한 기계적 강도를 가지는 발포 성형체를 제조할 수 있으며, 비즈 라이프가 길고, 또한 저압 성형성이 뛰어난 발포성 폴리스티렌계 수지 입자를 제공할 수 있는 효과를 갖는다(갑 제3호증 14~15면 ‘발명의 효과’ 참조).
이 사건 제1항 발명의 위와 같은 효과는 주로 ‘폴리스티렌계 수지의 중량 평균 분자량 Mw를 12만~27만의 범위로 하고, 발포제로서 중량비로 이소펜탄:노말펜탄=10:90~80:20의 범위인’ 구성을 채택함으로써 얻어질 수 있는 것인데(갑 제3호증 14면 식별번호 <47>, 28면 ‘표 2’ 등 참조), 위 ‘구성 2, 3 대비’항목에서 본 바와 같이, 비교대상발명 1에도 이 사건 제1항 발명의 효과 달성을 위한 구성이 그대로 개시되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명의 효과는 비교대상발명 1에 의해 예상되는 정도에 불과하다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1에 비해 그 효과의 현저성이 없다.
마. 소결론
이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 1, 2와 그 기술분야가 동일하고, 비교대상발명 1에 비해 그 목적에 특이성이 없으며, 각 구성은 비교대상발명 1, 2에 개시되어 있거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있고, 비교대상발명 1, 2의 결합에 곤란성이 없으며, 그 효과 역시 비교대상발명 1에 비해 현저하지 않으므로, 그 진보성이 부정된다. |