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사건번호 2017허6330 등록정정(특)
판례제목 2017허6330 등록정정(특)
출원번호 제10-1266124호
분야 특허/실용신안
판결일 2017-11-29
법원명 특허법원
원고 주식회사 아이에스시 대표이사 정○○
피고 특허청장
판사 오영준 권동주 김동규
판결결과 등록정정(특)
주문 1. 특허심판원이 2017. 7. 26. 2017정40호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용 중 보조참가로 인한 부분은 피고 보조참가인이, 나머지 부분은 피고가 각각 부담한다
청구취지 주문과 같다.
기초사실 기초사실
가. 이 사건 심결의 경위
1) 피고 보조참가인(이하 ‘보조참가인’이라 한다)은 2016 6. 29. 원고를 상대로 특허심판원 2016당1858호로 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 각 청구항에 대한 특허무효심판을 청구하였고, 그에 따라 특허심판원은 2016. 11. 11. 이 사건 특허발명의 각 청구항은 모두 진보성이 부정된다’는 이유로 보조참가인의 위 심판청구를 모두 인용하는 심결(이하 ‘관련 무효심결’이라한다)을 하였다. 이에 원고는 2016. 12. 28. 보조참가인을 상대로 이 법원 2016허9783호로 관련 무효심결의 취소를 구하는 소(이하 '관련 무효사건‘이라 한다)를 제기하였다.
2) 한편 원고는 관련 무효사건이 이 법원에 계속 중이던 2017. 4. 28. 특허심판원 2017정40호로 이 사건 특허발명의 청구항 1, 7, 8을 아래 다.항 기재와 같이 정정하는 취지의 이 사건 정정심판청구를 하였다.
3) 특허심판원 심판관은 2017. 7. 3. 원고에게 “이 사건 특허발명의 청구항 1, 7에 대한 정정심판청구 중 ‘다수의’와 ‘상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉’은 청구범위의 감축, 오기, 석명 중 어느 하나에도 해당하지 아니하여 구 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항 제1호 내지 제3호의 정정요건을 충족하지 못하였고, 이 사건 특허발명의 청구항 7에 대한 정정심판청구 중 ‘지지시트의 일부를 절개’하는 것은 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 구 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 못하였다.”라는 취지의 정정의견제출통지를 하였다.
4) 원고는 위 정정의견제출통지에 대응하여 2017. 7. 14. 특허심판원에 아래 라.항 기재와 같이 “당초의 이 사건 특허발명의 청구항 1, 7에 대한 정정청구 내용 중 ‘다수의’를 삭제하고, ‘상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된’이라는 사항을 추가하는 내용으로 보정한다.”라는 취지의 정정명세서 등 보정서를 제출하였다(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다).
5) 특허심판원은 2017. 7. 26. “이 사건 보정은 심판청구의 요지를 변경하는 것으로 구 특허법 제140조 제2항의 규정에 위배되므로 부적법하고, 이 사건 정정심판청구 중 ‘상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉’은 구 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 아니하고15), ‘지지시트의 일부를 절개’하는 것은 구 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 아니한다.”라는 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제1, 2호증)
1) 발명의 명칭: 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓 및 그 제조방법
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 4. 3./ 2013. 5. 14./ 제 10-1266124호
3) 발명의 개요
종래 테스트용 소켓 중 도 1, 2에 도시된 바와 같은 링 타입은 접촉부의 탄성력이 떨어지고 잦은 접촉에 의하여 도금, 에칭, 코팅 면 및 반도체소자의 단자 또는 테스트보드의 패드가 손상되고 이물질이 끼는 등의 문제가 있었고, 도 3에 도시된 바와 같은 돌출된 도전강화층(30) 타입은 도전강화층이 단자와의 접촉과정에서 변형 내지 손상될 염려가 있었다(식별번호[0004]~[0010]).
이 사건 특허발명의 기술적 과제는 제2도전성 입자가 고밀도로 집적되어 배치된 제2도전부가 지지시트 내에 지지되어 있어 전기적 접촉성 내지 전기적 전도성을 높이면서도 내구성이 향상되는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓 및 그 제조방법을 제공하는 것이다(식별번호 [0012], [0050]).
이 사건 특허발명의 테스트용 소켓(100)은 피검사 디바이스(900)와 검사장치(800)의 사이에 배치되어 피검사 디바이스(900)의 단자(910)와 검사장치(800)의 패드(810)를 전기적으로 연결시키는 것으로서 탄성 도전시트(110), 지지시트(120) 및 제2도전부(130)를 포함한다(식별번호 [0053], [0054]). 도 4에 도시된 바와 같이, 탄성 도전시트(110)는 제1도전부(111)와 절연성 지지부(112)를 포함하고, 지지시트(120)에는 피검사 디바이스(900)의 단자(910)와 대응되는 위치마다 관통공(121)이 형성되며, 제2도전부(130)는 지지시트의 관통공(121) 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2 도전성 입자(131)가 두께방향으로 배열되며, 제2도전성 입자(131)는 제1도전성입자(111a)보다 탄성물질내에 고밀도로 배치되는것을 기술적 특징으로 한다(식별번호 [0056]~[0064]).
4) 등록 당시의 청구범위
【청구항 1】피검사 디바이스와 검사장치의 사이에 배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1도전부와, 상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 절연성 지지부를
포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면측 및 하면측 중 적어도 어느 한 곳에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치마다 관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 입자가 두께방향으로 배치되는 제2도전부를 포함하여 구성되되, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기탄성물질 내에 고밀도로 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 나머지 등록 당시의 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2~6, 9~13】기재 생략
【청구항 7】제1항에 있어서, 상기 지지시트에는, 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 하는 분리부가 형성되는 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓.
【청구항 8】제7항에 있어서, 상기 분리부는 지지시트를 절단하여 형성되는 절단홈 또는 절단홀인 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓.

다. 이 사건 정정심판청구에 의하여 정정 청구된 청구범위16)
【청구항 1】상면측의(이하 ‘정정사항 1’이라 한다) 피검사 디바이스와 하면측의(이하 ‘정정사항 1’이라 한다) 검사장치의 사이에 배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1도전부와,
상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 절연성 지지부를 포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적어도 상면에(이하 ‘정정사항 2’라 한다) 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의(이하 ‘보정 전 정정사항 3’이라 한다) 단자와 대응되는 위치마다 관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는(이하 ‘정정사항 4’라 한다) 제2도전부를 포함하여 구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기 탄성물질내에 고밀도로 배치되어 있고, 상기 탄성 도전시트의 제1 도전부와 절연성지지부의 상면은 동일한 평면에 있는(이하 ‘정정사항 5’라 한다) 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓(이하 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라고 하고, 이 사건 정정심판청구에 의하여 정정 청구된 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2~6, 9~13】기재 생략(정정사항이 없다)
【청구항 7】상면측의 피검사 디바이스와 하면측의 검사장치의 사이에 배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1도전부와, 상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 절연성 지지부를 포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의 단자와 대응되는 위치마다 관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 제2도전부를 포함하여 구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기 탄성물질 내에 고밀도로 배치되어 있고(“제1항에 있어서”를 삭제하고, 독립항 형식으로 정정한 내용을 이하 ‘정정사항 6’이라 한다), 상기 지지시트에는, 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 하는 분리부가 형성되되, 상기 분리부는 상기 탄성 도전시트에 부착된 상기 지지시트의 일부를 절개하여 형성되는(이하 ‘정정사항 7’이라 한다) 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓.
【청구항 8】삭제(이하 ‘정정사항 8’이라 한다)

라. 이 사건 보정에 의하여 보정된 청구범위17)
【청구항 1】상면측의 피검사 디바이스와 하면측의 검사장치의 사이에 배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1도전부와, 상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 절연성 지지부를 포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의(이하 ‘보정사항 1’ 또는 ‘정정사항 3’이라 한다) 단자와 대응되는 위치마다 관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된(이하 ‘보정사항 2’라 한다) 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2도 전성 입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 제2도전부를 포함하여 구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기 탄성물질 내에 고밀도로 배치되어 있고, 상기 탄성 도전시트의 제1 도전부와 절연성 지지부의 상면은 동일한 평면에 있는 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓(이하 ‘이 사건 제1항 보정발명’이라고 하고, 이 사건 보정에 의하여 보정하려는 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2~6, 8, 9~13】기재 생략(보정사항이 없다)
【청구항 7】상면측의 피검사 디바이스와 하면측의 검사장치의 사이에 배치되어 상기 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 서로 전기적으로 연결하는 테스트용 소켓으로서, 피검사 디바이스의 단자와 대응되는 위치에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제1도전성 입자가 두께방향으로 배열되는 제1도전부와, 상기 도전부를 지지하면서 인접한 도전부로부터 절연시키는 절연성 지지부를 포함하는 탄성 도전시트; 상기 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적어도 상면에 부착되되, 상기 피검사 디바이스의 다수의 단자와 대응되는 위치마다 관통공이 형성되는 지지시트; 및 상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된 상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되, 탄성물질 내에 다수의 제2도전성 입자가 두께방향으로 배치되고, 상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 제2도전부를 포함하여 구성되며, 상기 제2도전성 입자는 상기 제1도전성 입자보다 상기 탄성물질 내에 고밀도로 배치되어 있고, 상기 지지시트에는, 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 하는 분리부가 형성되되, 상기 분리부는 상기 탄성 도전시트에 부착된 상기 지지시트의 일부를 절개하여 형성되는 것을 특징으로 하는 고밀도 도전부를 가지는 테스트용 소켓.
【인정 근거】다툼 없는 사실 및 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1 내지 7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 이 사건 심결의 위법 여부
가. 당사자의 주장
1) 원고 주장의 요지
보정사항 2의 ‘상기 탄성 도전시트의 상면에 부착된’은 정정의 대상이 되는 지지시트가 상면의 지지시트라는 것을 명확히 한 것으로 보정 전후 제2 도전부 형성위치가 탄성 도전시트의 상면이라는 점에서 동일하므로, 요지 변경에 해당하지 아니한다.
정정사항 4의 ‘상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는’은 상면의 제2도전부가 상측의 피검사 단자와 접촉한다는 점에서 명확한 구성이므로, 적법한 정정에 해당한다.
정정사항 7의 ‘지지시트의 일부를 절개하여 형성’은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 내용을 그대로 기재한 내적 부가이므로 청구범위를 변경한 것으로 볼 수 없다. 그 외 나머지 정정사항들도 정정요건을 모두 만족한다.
이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
2) 피고 및 피고보조참가인(이하 ‘피고’라 한다) 주장의 요지
보정 전 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에만 부착되는 것이 아니지만, 보정사항 2로 인하여 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에만 부착되는 것으로 위치가 변경되었으므로 이는 요지 변경에 해당한다.
정정사항 4는 청구범위를 감축한 것이기는 하나, 하면에 부착된 지지시트의 관통공에 위치한 제2도전부가 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉할 수 없으므로 제2도전부와 피검사 디바이스의 연결 관계를 불명확하게 하는 것이어서 구 특허법 제136조 제4항의 정정요건을 충족하지 못한다.
정정사항 7은 정정 전 이 사건 제7항 발명의 청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 구 특허법 제136조 제3항의 정정요건을 충족하지 못한다.
이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

나. 이 사건 보정의 적법 여부
1) 관련 법리
정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로서, 실질적으로 새로운 정정청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 정정청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조).
한편 특허발명의 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니하나, 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 기재된 사항은 문언의 일반적 의미를 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 등 참조).
2) 보정사항
이 사건 보정은 이 사건 제1, 7항 정정발명의 내용을 아래 표와 같이 보정한 것으로, 보정사항 1, 2로 구분된다(취소선 부분이 보정으로 삭제된것이고, 밑줄 부분이 보정으로 추가된 부분이다).
3) 검토
가) 보정사항 1에 대한 검토
보정사항 1은 당초 정정사항이었던 보정 전 정정사항 3을 삭제한 것이므로 요지 변경에 해당하지 아니한다. 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다.
나) 보정사항 2에 대한 검토
(1) 보정사항 2로 인하여 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 부착된 지지시트의 관통공 내에 배치되어 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 것으로 한정된다. 이에 대해서도 당사자 사이에 다툼이 없다.
(2) 그런데 다음과 같은 이유에서 정정사항 4에 의한 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 부착된 지지시트의 관통공 내에 배치되어 상면측의 피검사 디바이스 단자와 접촉하는 것이고, 탄성 도전시트의 하면에 부착된 지지시트의 관통공 내에 배치되는 제2도전부를 포함하지 아니하는 것이 분명하므로, 보정사항 2에 의한 제2도전부와 정정사항 4에 의한 제2도전부는 실질적으로 동일하다.
① 테스트용 소켓이 피검사 디바이스의 단자와 검사장치의 패드를 전기적으로 연결하여 주는 기능을 수행하는 것이므로, 이 사건 제1, 7항 정정발명에서 테스트 소켓의 상면에 위치한 제2도전부가 상면측 피검사 디바이스의 단자와 접촉하게 되는 경우에 하면측 검사장치의 패드는 테스트 소켓의 하면측과 접촉하여야만 테스트 소켓이 정상적으로 작동한다는 것은 기술적으로 자명하다. 따라서 상면과 하면 모두에 제2도전부가 형성된 경우에도 상면의 제2도전부만이 상면측 피검사 디바이스의 단자와 접촉할 뿐이고 하면의 제2도전부는 상면측 피검사 디바이스의 단자와 전기적으로 연결될 수 없고 검사장치의 패드와 연결되어야 한다는 것은 통상의 기술자에게 자명하다.
② 이 사건 제1, 7항 정정발명 중 ‘상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되’라는 부분에서 ‘상기 지지시트’가 문언적으로는 탄성 도전시트의 상면 및 하면에 부착되는 지지시트를 모두 포함한다고 볼 여지도 있다.
그러나 정정사항 2에서 ‘지지시트가 탄성 도전시트의 상면 및 하면 중 적어도 상면에 부착된다’고 한 점, 위에서 본 바와 같이 정정사항 4로 인하여 이 사건 제1, 7항 정정발명에서 제2도전부는 탄성 도전시트의 상면에 배치되어 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 것으로 한정되고, 지지시트는 이러한 제2도전부가 배치되는 것인 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1, 7항 정정발명 중 위 ‘상기 지지시트’는 탄성 도전시트의 상면에 부착되고 그 관통공 내에 제2도전부가 배치되는 것으로 한정된다.
③ 이 사건 제1, 7항 정정발명에서 ‘상기 지지시트의 관통공 내에 배치되되’라는 부분은 ‘상기 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 제2도전부’라는 부분과 문언상 유기적으로 연결되는데, 여기서 제2도전부는 위에서 본 바와 같이 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 기능을 가진 것만을 의미하므로, 제2도전부는 상면에 위치한 것만으로 한정되고, 따라
서 ‘상기 지지시트’ 역시 상면의 지지시트를 의미하는 것으로 해석된다.
(3) 따라서 보정사항 2로 인하여 이 사건 제1, 7항 보정발명이 이 사건 제1, 7항 정정발명과 동일성을 상실하거나 기술적 범위가 변경되었다고 볼 수는 없고, 정정사항 4의 취지가 명확하게 된 것에 불과하므로, 보정사항 2가 이 사건 정정심판청구의 요지를 변경한 것에 해당한다고 볼 수는 없다.
4) 검토 결과의 정리
결국 보정사항 1, 2는 정정심판청구의 요지를 변경한 것에 해당하지 아니하므로 이 사건 보정은 적법하다.

다. 이 사건 정정심판청구의 적법 여부
1) 관련 법리
구 특허법 제136조 제3항은 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하였다. 여기서 정정이 청구범위를 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지를 판단할 때에는 청구범위 자체의 형식적 기재뿐만 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 청구범위의 실질적 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 정정후의 청구범위에 의하더라도 발명의 목적이나 효과에 어떠한 변경이 없고 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영한 것이어서 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다면 그 정정청구는 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후627 판결 등 참조).
2) 정정사항(이 사건 정정심판청구 및 이 사건 보정에 의한 것)
이 사건 정정심판청구는 정정 전 이 사건 특허발명의 내용을 아래 표와 같이 정정한 것으로 정정사항 1 내지 8로 구분된다(밑줄 부분이 추가되는 부분이고, 취소선 부분이 삭제되는 부분이다).
3) 검토
가) 정정사항 1 내지 3, 5, 8에 대한 검토
정정사항 1, 2, 5, 8은 청구범위를 감축하거나 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하고, 정정사항 3은 ‘다수의’라는 부분을 추가하였다가 이 사건 보정에 의하여 이를 다시 삭제함으로써 결과적으로 정정사항이 없게 되었다. 이에 대해서는 당사자 사이에 다툼이 없다.
나) 정정사항 4, 6에 대한 검토
정정사항 4와 이를 포함하는 정정사항 6은 제2도전부가 상면측의 피검사 디바이스의 단자와 접촉하는 구성으로 한정되도록 정정한 것이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 정정사항 4, 6에서 제2도전부는 상면의 제2도전부만을 의미하고 하면의 제2도전부까지 포함하는 것으로 해석되지는 아니하므로, 정정사항 4, 6이 청구범위를 실질적으로 변경한다거나 정정사항 4, 6에 의하여 피고 주장과 같이 제2도전부와 피검사 디바이스의 연결 관계가 불명확하게 되었다고 볼 수는 없다. 오히려 정정사항 4, 6은 제2도전부의 범위를 구체적으로 한정한 것에 불과하다.
다) 정정사항 7에 대한 검토
아래와 같은 이유에서 정정사항 7은 청구범위를 실질적으로 변경시키는 것에 해당하지 아니하고, 발명의 설명 및 도면에 기재된 내용을 그대로 반영하여 청구범위를 감축한 것에 해당한다.
① 정정 전 이 사건 제7항 발명은 이 사건 제7항 발명에서는 ‘분리부’가 ‘서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동하게 한다’고 하였고, 이 사건 특허발명 명세서에도 ‘지지시트(220)에 서로 인접한 제2도전부(230)가 서로 독립적으로 작동할 수 있도록 분리부가 형성될 수 있다. … 이와 같이 지지시트(220)가 분리부(222)에 의하여 분리되어 있는 경우에는 서로 인접한 제2도전부(230)가 서로 독립적으로 상하이동할 수 있다’는 기재가 있으므로(식별번호 [0086]), 이 사건 제7항 발명에서 분리부는 서로 인접한 제2도전부가 독립적으로 상하이동할 수 있도록 한다는 데 기술적 의의가 있다.
이러한 분리부의 기술적 의의에다가, 이 사건 제7항 발명은 ‘분리부’의 기능을 위와 같이 한정하였을 뿐 형상에 대해서는 아무런 한정을 하지 아니한 점 및 ‘분리부’는 지지시트에 형성되는 것이고, ‘분리’라는 용어는 통상적으로 ‘서로 나뉘어 떨어진다’는 의미로 사용되는 점 등을 보태어 고려하면, 이 사건 제7항 발명에서 ‘분리부’는 지지시트를 서로 분리함으로써 인접한 제2도전부가 독립적으로 상하이동할 수 있도록 지지시트에 형성되는 부분으로 해석
된다.
이러한 ‘분리부’의 해석에 비추어 보면, ‘분리부’에는 지지시트가 수평면에서는 물론 수직면에서도 전부 절개되어 각각 별개의 조각으로 완전히 분리될 정도에 이른 것은 물론 우측 그림과 같이 지지시트 중 일부를 절개하더라도 서로 인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 상하이동할 수 있도록 하는 것이라면 이 사건 제7항 발명의 분리부에 포함될 수 있다.
② 반면 이 사건 제7항 정정발명은 ‘분리부’를 ‘지지시트의 일부를 절개하여 형성되는 것’으로 한정한 것인데, 이는 이 사건 특허발명 명세서 중 “이러한 분리부(222)는 레이저 또는 커팅기구에 의하여 상기 지지시트(220)의 일부를 절개한 절단홈 또는 절단홀일 수 있다.”라는 기재(식별번호 [0086])를 그대로 반영한 것이다.
이처럼 분리부의 형상을 위와 같이 한정함으로써 정정 전 이 사건 제7항 발명보다 ‘분리부’의 기술적 범위가 제한되었으므로 이는 청구범위를 감축한 경우에 해당할 뿐이고, 이로 인하여 정정 전 이 사건 제7항 발명에서 ‘인접한 제2도전부가 서로 독립적으로 작동할 수 있는 작용 효과’가 확장되거나 변경되는 것은 아니다.
③ 또한, 청구항의 기술적 범위는 청구범위 해석에 의하여 정하여야할 사항이고, 특허권자의 주장에 의하여 좌우되는 것은 아니다.
그런데 이 사건 제7항 정정발명에서는 ‘분리부’가 지지시트의 일부를 절개하여 형성되는 것이므로, 그 해석상 이러한 분리부에는 위 그림과 같이 지지시트를 각 끝단 일부만 남겨 둔 채 복수의 가로 절개선과 세로 절개선에 의하여 절개함으로써 인접한 제2도전부들이 서로 분리되도록 하는 것도 포함되고, 설령 원고가 이 사건 제7항 정정발명의 ‘분리부’는 지지시트 중간의 일부를 절개한 것으로 한정된다고 주장하더라도 그러한 주장 때문에 이 사건 제7항 정정발명의 보호범위가 달라지는 것은 아니다.
4) 검토 결과의 정리
결국 이 사건 정정은 구 특허법 제136조 제1항 내지 제3항의 정정요건을 충족한다. 또한, 이 사건 각 정정발명 내지 이 사건 각 보정발명이 진보성이 부정되어 구 특허법 제136조 제4항에 위배되는지는 별론으로 하고18), 이 사건 정정에 의하여 발명이 불명확하게 되는 것이 아니므로 구 특허법 제42조 제4항 제2호에 해당하지 아니한다는 점에서는 구 특허법 제136조 제4항에도 위배되지 아니한다.

라. 소결
이상에서 본 바와 같이, 이 사건 보정은 요지 변경에 해당하지 아니하여 적법하고, 이 사건 정정심판청구 역시 이 사건 각 정정발명 내지 이 사건 각 보정발명이 진보성이 부정되어 구 특허법 제136조 제4항에 위배되는지는 별론으로 하고, 그 외에는 구 특허법 제136조 제1항 내지 제4항의 정정요건을 충족하는 것이다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하였으므로 위법하다. 이와 다른 전제에 선 피고 주장은 이유 없다.
결론 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

대비표 1

대비표 2

 


  1. 2014허1259 거절결정(특)

  2. 2013허10072 권리범위확인(특)

  3. 2014허1273 권리범위확인(특)

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    2016허7848 거절결정(특)

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    2016허342 권리범위확인(특)

  6. 2016허7213 권리범위확인(실)

  7. 2015허4279 등록무효(특)

  8. 2015허3948 등록무효(특)

  9. 2015허6824 권리범위확인(특)

  10. 2015허383 권리범위확인(특)

  11. 2014허6025 권리범위확인(특)

  12. 2015허154 등록무효(특)

  13. 2015허1256 거절결정(특)

  14. No Image 16Jun
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    2014허5244 거절결정(특)

  15. 2012허5707 등록무효(특), 2012허7871(병합) 등록무효(특)

  16. 2014허1563 거절결정(특)

  17. 2014허1525 거절결정(특)

  18. No Image 15Jun
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    2014허3897 거절결정(특)

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    2016허7489 권리범위확인(특)

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    2017허554 거절결정(특)

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