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2016허3730 등록무효(특

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사건번호 2016허3730 등록무효(특
판례제목 2016허3730 등록무효(특
출원번호 특허 제1389326호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-12-08
법원명 특허법원
원고 주식회사 동화테크 대표이사 박○○
피고 백○○
판사 김우수 김부한 나상훈
판결결과 등록무효(특
주문 1. 특허심판원이 2016. 4. 27. 2015당5538 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 특허발명(갑 제2호증)
(1) 발명의 명칭 : 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트 및 그 제조방법(2) 출원일(기준일7))/ 등록일/ 등록번호 : 2014. 1. 22.(2013. 4. 17.)/
2014. 4. 21./ 특허 제1389326호
(3) 발명자 및 출원자/ 최종권리자 : 백인태/ 피고8)
(4) 발명의 개요
자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트 및 그 제조방법에 관한 것이다(문단번호 [0001]). 종래 기술의 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트는 휠 크기의 종류가 차종 크기에 따라 각기 상이하기 때문에 각종의 휠 크기에 따라 상응하는 내면 곡률크기를 갖고 있으며 이에 맞추어 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트를 각각의 휠 크기에 맞추어 생산을 하여도 혼입시 휠의 크기에 맞추어 선별 적용하기도 어려운 문제가 있으므로 휠밸런스 웨이트의 유연성이 더더욱 필요하여 연결부의 폭 면적을 좁히기 위한 별도의 수단이 전혀 마련되어 있지 않기 때문에, 기본적으로 연결부의 유연성 및 굴곡성이 저하되어 그 결과 타이어 휠에 대한 접촉면 감소 및 이에 따른 접착력 저하 등으로 이어지게 되는 등의 문제점을 갖고 있었다(문단번호 [0011]). 연결부의 폭 면적이 최대한 좁아지게 되면서 이 연결부의 길이방향에 대한 유연성 및 굴곡성이 향상되어 그 결과 메인관통부로의 미세조정웨이트의 장착 용이는 물론 타이어 휠에 대한 접촉면 증대 및 이에 따른 접착력 향상을 도모할 수 있도록 하는 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트 및 그 제조방법을 제공하는데 그 목적이 있다 (문단번호 [0012]). 웨이트 본체의 장공 구조를 갖는 메인관통부의 장축 방향 양단부에 위치되는 각각의 연결부의 폭 면적을 좁히기 위해 상기 각각의 메인관 통부의 장축 방향 양단부에 추가관통부 및 보조관통부를 부가한다(문단번호[0012]). 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트는 웨이트 본체(10)와, 장공 구조를 갖는 복수의 메인관통부(20)와, 상기 웨이트 본체(10)의 폭 방향 양단부에 위치되는 복수의 연결부(30) 및 메인관통부(20)의 장축 방향 양단부에 마련된 추가 관통부(40)를 포함하는 구성으로 되어 있다(문단번호 [0029]). 추가관통부(40)는 상기 각각의 연결부(30)의 폭 면적을 좁히기 위해, 미세조정웨이트의 조립장착을 용이하게 하기 위해, 상기 각각의 메인관통부(20)의 장축 방향 양단부에 각각 관통된 형상으로 되어 있다(문단번호 [0034]). 보조관통부(50)는 상기 추가관통부(40)의 장축 방향 양단부에서 상기 연결부(30)를 향해 상기 추가관통부(40)의 단축방향(웨이트 본체의 길이 방향에 해당됨)의 폭보다 좁은 소폭 띠형형상으로 관통된 관통공 구조로 되어 있다. 그리고 상기 연결부(30)는 단면 구조가 상하 반복 가압(업셋가공)에 의해 형성된 대략 영문자 더블유자(W) 형상으로 형성되어 있다(문단번호 [0037], [0038]).
(5) 특허청구범위
【청구항 1】장방형 띠 구조를 갖는 웨이트 본체; 상기 웨이트 본체의 길이 방향을 따라 등 간격으로 이격되어 상하 관통되고 상기 웨이트 본체의 폭 방향을 향해 길게 연장된 장공 구조를 갖는 복수의 메인관통부; 및 상기 웨이트 본체의 폭 방향 양단부와 상기 각각의 메인관통부의 장축 방향 양단부 사이에 위치되는 복수의 연결부;를 포함하여 구성되는 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트에 있어서(이하 ‘구성요소 1-1’이라 한다), 상기 각각의 메인관통부의 장축 방향 양단부에 추가관통부가 더 구비되되(이하 ‘구성요소 1-2’라 한다), 상기 추가 관통부의 장축 방향 양단부에 상기 연결부의 면적을 보다 더 좁히기 위한 보조관통부가 더 구비되고(이하 ‘구성요소 1-3’이라 한다), 상기 보조관통부는 상기 추가관통부의 장축 방향 양단부에서 상기 연결부를 향해 상기 추가관통부의 단축방향 폭보다 좁은 소폭 띠형 형상으로 관통된 구조로 된 것(이하 ‘구성요소 1-4’라 한다)을 특징으로 하는 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)
【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 추가관통부는 상기 메인관통부의 장축 방향 양단부에서 각각 장축 방향으로 상기 웨이트 본체를 각각 절취하여 상기 메인관통부의 장공 구조가 장축 방향으로 일정길이 연장되도록 한 것을 특징으로 하는 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트
【청구항 3】제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 연결부는 단면 구조가 상하 반복 프레스가압에 의해 형성된 더블유자(W) 구조로 된 것을 특징으로 하는 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트
【청구항 4】준비된 판재의 길이방향 및 폭 방향을 따라 등 간격으로 상하 관통된 복수의 메인관통부를 형성하는 단계(이하 ‘구성요소 4-1’이라 한다); 상기 메인관통부의 장축 방향 양단부를 확장시키기 위해 추가관통부를 형성하는 단계(이하 ‘구성요소 4-2’라 한다); 상기 폭 방향에 대해 서로 인접해서 이격 배치되는 추가관통부들의 사이를 절단하여 소정의 폭 넓이를 갖는 동시에 이 폭 양단부와 상기 추가관통부의 장축 방향 양단부에 사이에 연결부가 형성되도록 하여 웨이트 본체를 분리시키는 단계(이하 ‘구성요소 4-3’이라 한다); 상기 분리된 웨이트 본체의 폭 방향 양단 연결부를 상하 반복프레스 가압하여 상기 메인관통부의 단축 방향 넓이를 확장시키는 단계(이하 ‘구성요소 4-4’라 한다); 및 상기 연결부의 유연성 향상을 위해 상기 추가관통부의 장축 방향 양단부에서 상기 웨이트 본체의 폭 방향을 향해 각각 관통 연장되는 보조관통부를 형성하는 단계(이하 ‘구성요소 4-5’라 한다)를 포함하는 것을 특징으로 하는 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트 제조방법
【청구항 5】제4항에 있어서, 상기 연결부는 상하 반복 프레스 가공을 통해 그 단면 구조가 더블유자(W) 구조가 되도록 하는 것을 특징으로 하는 자동차용 접착식 휠밸런스 웨이트 제조방법

나. 선행발명들9)
(1) 선행발명 1{갑 제19호증, 갑 제20호증,10) 갑 제32 내지 39호증(각 가지번호 포함)}
선행발명 1은 금형 설계업체인 ‘완정밀’의 대표 임순완(이메일명 ‘천지’)이 금형 수정․가공업체인 ’대흥와이어‘의 대표 전해준(이메일명 ’대흥와이어‘)에게 보낸 이메일이다. 2013. 4. 15.자 이메일(갑 제19호증)과 그 첨부 자료(제20호증의 1 내지 15) 및 2012. 9. 14.자, 2012. 9. 17.자, 2012. 10. 5.자, 2012. 10.22.자, 2013. 4. 8.자, 2013. 4. 9.자 각 이메일(갑 제32 내지 39호증의 각 1)과 그 첨부 자료(갑 제32 내지 39호증의 각 2)로서, 그 주요 내용은 [별지 1]과 같다.
(2) 선행발명 2(갑 제27호증)
선행발명 2는 ‘접착식 Balance Weight 스프링백 테스트 Data’에 관한 문서로, 그 주요 내용은 [별지 2]와 같다.
(3) 기타(갑 제10, 12호증)
갑 제10호증의 1, 2는 2010. 4. 7., 2010. 4. 8. 안재영(GM Daewoo Auto & Technology Co의 직원)이 김민호 등 GM Daewoo Auto & Technology Co의 직원과 송찬용 등 원고의 직원에게 보낸 이메일의 본문(갑 제10호증의 1)과 그 첨부 자료(갑 제10호증의 2)이다.
갑 제12호증의 1, 2는 2012. 9. 19., 2012. 9. 20. 및 2012. 9. 22. 피고와 김형기(Hyundai Motor Company의 직원)간의 이메일의 본문(갑 제12호증의 1)과 그 첨부 자료(갑 제12호증의 2)이다.

다. 모인대상발명
모인대상발명은 선행발명 1 또는 2에 개시된 발명이다.

라. 이 사건 심결의 경위
(1) 원고는 2015. 12. 8. 특허심판원에 피고를 상대로, “이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원에 해당할 뿐만 아니라, 선행발명들에 의하여 신규성이 부정된다”는 취지로 주장하면서 등록무효심판(2015당5538)을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 2016. 4. 27. “이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원으로 볼 수 없고, 선행발명들에 의하여 신규성이 부정되지도 않는다”는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3, 10, 12, 19, 20, 27, 32 내지 39호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 가. 원고의 주장(심결취소사유)
원고의 아래 주장과 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
(1) 이 사건 특허발명은 원고의 직원인 이춘수, 금형 설계업체 ‘완정밀’의 대표 임순완이 피고와 공동으로 발명한 것임에도, 피고의 아들인 백인태가 무단으로 출원하여 등록받은 것이므로, 특허법 제33조 제1항의 규정에 위배된다.
(2) 이 사건 특허발명은 그 출원 전에 공지된 선행발명 1 또는 선행발명 2와 동일한 것이므로, 그 신규성이 부정된다.
(3) 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다) 이 선행발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정된다.
당사자의 주장 요지 나. 피고의 주장
(1) 이 사건 특허발명의 진정한 발명자는 백인태이고, 그 백인태로부터 발명내용을 지득하여 알고 있던 피고가 2013. 4.경에 최초로 원고에게 공개한 것 이므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제33조 제1항의 규정에 위배되지 않는다.
(2) 원고와 ‘완정밀(임순완)’, ‘완정밀’과 ‘대흥와이어(전해준)’ 사이에는 도급과 하도급의 관계로 계약상 내지 상관습상 비밀유지의무가 있어 선행발명 1은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것이 아니고, 선행발명 2는 그 작성자를 알 수 없으므로, 선행발명 1, 2는 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다고 볼 수 없다.
(3) 설령 선행발명 1이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지되었다고 하더라도, 이 사건 제1항 발명의 보조관통부는 선행발명 1의 관통부 양 측면에 있는 측면홈부,11) 즉 노치와 동일하지 않을 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 선행발명 1의 측면홈부(노치)로부터 용이하게 도출할 수 없는 것이다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 3. 이 사건 특허발명이 특허법 제33조 제1항 규정에 위반되는지 여부
가. 관련 법리
특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 여기서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금・설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원・위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시・부가・보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언・지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).
나아가 발명을 한 자 또는 그 승계인이라 하더라도, 타인이 이를 개량하거나 변형시킨 발명에 대해서까지 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고는 할 수 없으므로, 특허법 제133조 제1항 제2호, 제33조 제1항의 각 규정에 의해서 모인출원에 해당하여 등록무효가 되기 위해서는, 모인되었다고 주장되어지는 발명 즉, 모인대상발명과 실제로 출원되어 등록된 발명 사이에 실질적인 동일성이 인정되어야 한다(대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결 참조).
나. 인정사실
다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제4, 5, 12, 19, 20, 27,28, 30 내지 39호증, 을 제6, 9, 10, 30호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.
(1) 피고는 2004. 10. 6.부터 2012. 11. 25.까지 원고의 대표이사로(갑 제4호증), 이후 2014. 12. 1.까지 원고의 고문으로 재직하였고(갑 제5호증), 재직시 휠밸런스 웨이트를 포함한 18건의 특허, 실용신안, 디자인을 출원한 바 있다(을 제30호증).
(2) 이 사건 특허발명의 발명자로 되어 있는 백인태는 피고의 아들로서 1990년 4월생이고(을 제6호증), 대학 및 육군3사관학교에서 행정학 또는 경영학을 전공하였다(을 제9, 10호증).
(3) 원고와 ‘완정밀’은 2012. 8. 22. ‘밸런스 웨이트 금형제작 계약’을 체결하였다(갑 제30호증). 그 계약 내용 중에는 “완정밀은 본 계약으로 인하여 수반되는 원고의 제품, 부품, 서류, 도면 등 원고의 기밀유출 및 누설을 방지하여야 하며, 만약 완정밀이 원고의 기밀을 유출 및 누설로 인하여 원고에게 피해가 있을 시는 책임보상 및 민․형사상의 책임을 진다”는 기밀유지조항(제13조)이 포함되어 있다.
(4) 금형 설계업체인 ‘완정밀’의 대표 임순완(이메일명 ‘천지’)이 금형 수정․ 가공업체인 ’대흥와이어‘의 대표 전해준(이메일명 ’대흥와이어‘)에게 2012. 9. 14., 2012. 9. 17., 2012. 10. 5., 2012. 10. 22., 2013. 4. 8., 2013. 4. 9., 2013. 4. 15. 이메일과 그 이메일의 첨부 자료를 보냈는데, 그 자료에 의하면 이 사건 특허발명의 ‘보조관통부’와 같은 형상이 도면에 도시되어 있고(갑 제19호증, 갑 제20호증의 1 내지 15, 갑 제32호증 1 내지 갑 제39호증의 2), 그 중 2012. 9. 14.자 이메일과 그 첨부 자료의 도면을 오토캐드 프로그램에 의해 표시한 결과 웨이트(메인관통부)의 길이는 17mm, 보조관통부의 길이는 1.3mm, 추가관통부의 길이는 0.9mm로 나타났다(오토캐드 프로그램에 의하여 치수 측정한 결과에 대해 당사자 사이에 다툼이 없다).
(5) 피고와 원고 소속 직원 이춘수는 2012. 9. 22. 밸런스 웨이트의 유연성 제고 등 품질개선을 위한 정보를 공유하고 있었다(갑 제12호증의 1, 2).
(6) 피고는 원고(회사) 재직시인 2013. 3. 25. 이 사건 특허발명의 추가관통부, 보조관통부와 동일한 형상의 접착식 밸런스 웨이트에 대한 스프링백 테스트를 한 바 있고, 2013. 3. 26.경 그 접착식 밸런스 웨이트가 도시된 문서가 원고 소속 직원에 의해 작성되었다(갑 제27호증).
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 나. 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 부정 여부
앞서 이 사건 특허발명과 모인대상발명의 동일 여부에서 본 바와 같이, 이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 2와 실질적으로 동일하다. 따라서 이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 2에 의하여 신규성이 부정된다.
설령 다소의 차이가 있다 하더라도, 이 사건 특허발명과 선행발명 1, 2는 모두 연결부에 보조관통부를 두어 밸런스 웨이트의 유연성 및 굴곡성을 향상시키고 미세조정웨이트의 조립장착을 용이하게 하는 목적・작용효과와 과제해결원리가 동일하므로, 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 용이하게 도출할 수 있는 것으로서 그 진보성이 부정된다.

다. 구체적 판단
(1) 이 사건 특허발명과 모인대상발명(선행발명 1 또는 2)의 동일 여부
(가) 이 사건 제1항 발명과 모인대상발명의 동일 여부
이 사건 제1항 발명과 모인대상발명을 대비하면 아래 대비표와 같다.
(표1)
1) 구성요소 1-1의 대비
구성요소 1-1은 선행발명 1의 웨이트 본체, 메인관통부, 연결부의 형상이 도시된 밸런스 웨이트 또는 선행발명 2의 웨이트 본체, 메인관통부, 연결부의 형상이 도시된 접착식 밸런스 웨이트와 동일하다.
2) 구성요소 1-2의 대비
구성요소 1-2는 선행발명 1 또는 2의 추가관통부로 도시된 것과 동일하다.
3) 구성요소 1-3의 대비
구성요소 1-3은 선행발명 1 또는 2의 보조관통부로 도시된 것과 동일하다.
4) 구성요소 1-4의 대비
구성요소 1-4는 선행발명 1 또는 2의 보조관통부가 추가관통부의 폭보다 좁은 소폭 띠 형상으로 관통되어 도시되어 있는 것과 동일하다.
5) 피고의 주장에 대한 판단
피고는, “선행발명 1의 ‘측면홈부’는 금형 도면상에만 도시되어 있을 뿐 갑 제20호증의 1에 나타난 좌측 상단부분의 제품도상에는 도시된 바 없다. 그러므로 이는 밸런스 웨이트의 유연성을 제고하기 위한 ‘보조관통부’가 아니라 웨이트의 연결부를 업셋가공한 후 발생하는 버(burr)가 이동하기 위하여 공간을 제공하는 노치에 불과하다. 따라서 선행발명 1에는 이 사건 제1항 발명의 ‘보조 관통부’가 없는 것이다”라는 취지로 주장한다. 그러나 아래와 같은 이유로 피고의 주장은 이를 받아들일 수 없다.
① 갑 제20호증의 1 좌측 상단부분의 제품도에 DATE가 ‘10.04.23’로 기재되어 있는 데 반해 갑 제20호증의 10에는 ‘13.04.15-2차수정’으로 기재하고 있다. 즉, 갑 제20호증의 1의 좌측 상단부분의 제품도와 갑 제20호증의 10의 ‘측면홈부’(피고의 주장에 의한 것이다. 이하 같다.)가 도시된 도면의 작성일자가 다르다. 따라서 갑 제20호증의 10에 나타나 있는 2013. 4. 15. 수정된 측면홈부에 의하여 제조된 제품인 밸런스 웨이트도 보조관통부가 없는 것이라고 단정할 수는 없다.
② 선행발명 1의 측면홈부는 그 형상이 이 사건 제1항 발명의 보조관통부와 동일하고, 아울러 피고의 2016. 11. 2.자 준비서면(8면)에서 “금형도면상의 측면 홈부의 길이를 오토캐드 프로그램에 의해 측정한 것을 정리한 것이다. 2013. 4. 8.까지는 금형도면상의 측면홈부의 길이가 1.3mm로 일정하다가, 2013. 4. 9. 부터 변화하기 시작하여 2013. 4. 15. 1.9mm까지 증가하게 된다”고 명시하고 있는 바와 같이, 선행발명 1의 측면홈부는 일정 길이가 존재하고, 그 측면홈부의 길이는 지속적으로 변경되어 왔으며, 연결부에 대해 업셋가공한 후 발생하는 버(burr)가 그 측면홈부에 정확히 채워진다고 볼 수도 없으므로, 선행발명 1의 측면홈부가 노치라기 보기는 어렵다.
③ 설령 선행발명 1의 측면홈부가 노치라 하더라도, 연결부가 업셋가공된 후 발생되는 버(burr)는 측면홈부뿐만 아니라 측면홈부 반대쪽에도 생기는 것이므로 이에 대한 부분이 선행발명 1의 도면에 도시되거나 이에 관한 내용이 기재되어야 하나, 이에 대한 명시적 언급이 없는 점을 고려할 때, 선행발명 1의 측면홈부가 노치라고 보기 어렵다. 게다가 밸런스 웨이트에서 업셋가공할 때 노치를 고려하여 금형에 측면홈부를 두는 것이 자명한 사항도 아니고 기술상식에 부합하는 것도 아니다.
(나) 이 사건 제2항 발명과 모인대상발명의 동일 여부
위 대비표에서 보는 바와 같이, 이 사건 제2항 발명에서 추가 한정한 구성요소는 선행발명 1 또는 2의 메인관통부의 장축 방향으로 일정 길이 연장된 추가 관통부와 동일하다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 모인대상발명과 동일하다.
(다) 이 사건 제3항 발명과 모인대상발명의 동일 여부위 대비표에서 보는 바와 같이, 이 사건 제3항 발명에서 추가 한정한 구성요소는 선행발명 1의 연결부가 더블유자(W)로 형성되어 있는 것과 실질적으로 동일하다. 또한 선행발명 2의 연결부가 눌려 있는 형태인 점을 고려할 때, 선행발명 2의 연결부도 프레스 가압에 의해 더블유자(W) 구조를 갖는 것은 자명하다. 따라서 이 사건 제3항 발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하다.
(라) 이 사건 제4항 발명과 모인대상발명의 동일 여부
위 대비표에서 보는 바와 같이, 이 사건 제4항 발명은 구성요소 4-1 내지 4-5로 이루어진 휠밸런스 웨이트 제조방법에 관한 것인데, 이는 이 사건 제1항 발명과 비교하여 카테고리만 다를 뿐 실질적으로 동일한 발명이다. 따라서 이 사건 제4항 발명은 이 사건 제1항 발명이 모인대상발명과 실질적으로 동일한 것 과 같은 이유로 모인대상발명과 동일하다.
다만, 이 사건 제4항 발명은 휠밸런스 웨이트 제조방법에 관한 것이므로 그 시계열적 결합에 관하여 본다. 구성요소 4-1 내지 4-5로 이루어진 이 사건 제4항 발명은 연결부의 유연성을 제고하기 위하여 보조관통부를 형성하고 연결부를 상하 가압하는 것인데, 이는 선행발명 1 또는 2의 보조관통부가 도시되어 있는 것과 연결부가 업셋가공하거나 눌려져 있는 것과 비교하여 실질적으로 동일한 목적과 과제해결원리를 갖고 있는 것이다. 또한 구성요소 4-1 내지 4-5는 그 결합 순서가 ‘메인관통부의 형성 - 추가관통부의 형성 - 웨이트 본체의 분리 - 연결부의 상하 가압 - 보조관통부의 형성’ 단계로 이루어지는데 선행발명 1 또는 2도 유연성 있는 연결부에 의한 밸런스 웨이트를 제조하기 위해서는 ‘메인관통부의 형성 - 추가관통부의 형성 - 보조관통부의 형성’ 단계순으로 이루어지는 것은 자명하다. 왜냐하면 보조관통부나 추가관통부를 먼저 형성한 이후에 메인관통부를 형성하는 것은 메인관통부의 위치, 크기 등을 고려하지 않은 상태에서 그 보조적 구성요소를 먼저 가공하는 것이므로 일반적 기술 상식에 부합하지 않기 때문이다. 또한 구성요소 4-3과 구성요소 4-4 단계인 ‘웨이트 본체의 분리 및 연결부의 상하 가압’ 방식도 선행발명 1 또는 2에 명시적으로 기재된 바 없으나, 웨이트 본체를 분리하는 것과 연결부 상하를 가압하는 것의 순서는 밸런스 웨이트를 제조하는 단계 중 언제든지 가능한 것이므로, 이 발명이 속하는 기술분야에서 메인관통부와 추가관통부를 형성한 후 보조관통부를 형성 하기 전에 구성요소 4-3과 구성요소 4-4가 이루어지는 것은 자명한 사항에 불과하다.
(마) 이 사건 제5항 발명과 모인대상발명의 동일 여부
위 대비표에서 보는 바와 같이, 이 사건 제5항 발명에서 추가 한정한 구성요소는 선행발명 1의 연결부가 더블유자(W)로 형성되어 있는 것과 실질적으로 동일하다. 또한 선행발명 2의 연결부가 눌려 있는 형태인 점을 고려할 때, 선행발명 2의 연결부도 프레스 가압에 의해 더블유자(W) 구조를 갖는 것이 자명하기는 어렵다. 나아가 백인태가 이 사건 특허발명의 진정한 발명자로부터 특허받을 권리를 승계하였다는 점에 관하여는 피고의 주장, 입증이 없다.
① 앞서 본 바와 같이, 원고와 금형설계업체인 ‘완정밀’은 2012. 8. 22. ‘밸런스 웨이트 금형제작 계약’을 체결하였고, 이 사건 특허발명의 ‘보조관통부’의 형상이 2012. 9. 14., 2012. 9. 17., 2012. 10. 5., 2012. 10. 22., 2013. 4.
8., 2013. 4. 9. 및 2013. 4. 15.경 문서로 작성되어 이메일로 보내지는 등 ‘완정밀’의 대표 임순완과 금형 수정․가공업체인 ’대흥와이어‘의 대표 전해준에게 알려져 있었으며, 갑 제20호증의 10의 ‘보조관통부’ 형상에 ‘13. 4. 15.-2차수정’이라고 표시되어 있는 점 등에 비추어, 이 사건 특허발명의 출원 전에 이미 이 사건 특허발명의 특징적 구성인 ‘보조관통부’에 관한 아이디어가 제시되어 그 개선이 이루어져 왔던 것으로 볼 수 있다. 즉, 이 사건 특허발명은 적어도 2012. 9. 14.부터 그 특징적 구성인 ‘보조관통부’의 형상이 피고와 원고 소속 직원은 물론 임순완, 전해준에게도 알려진 상태에서 개선되어 온 것임에도, 단지 이 사건 특허발명이 분할출원되기 전인 원출원 제10-2013-42295호가 2013. 4. 17.에야 출원된 것일 뿐으로서, 이 사건 특허발명은 그 출원 전에 이미 피고 및 이춘수 등 원고 소속 직원과 임순완 등에 의하여 발명된 것으로 보인다.
② 피고는 2004. 10. 6.부터 2012. 11. 25.까지 약 10년 이상 동안 원고(회사)에서 대표이사 또는 고문으로 재직하였고, 원고(회사) 재직시 휠밸런스 웨이트와 관련된 특허를 다수 출원한 바 있어 밸런스 웨이트 기술분야에서 전문가인 반면, 백인태는 1990년생으로 밸런스 웨이트와 무관한 경력을 가지고 있는 점, 피고는 원고(회사) 재직시인 2013. 3. 25.경 이 사건 특허발명의 추가관통부, 보조관통부와 동일한 형상의 접착식 밸런스 웨이트에 대한 스프링백 테스트를 한 바도 있는 점 등에 비추어, 백인태가 이 사건 특허발명의 진정한 발명자라기보다는 전문가인 피고가 원고(회사) 소속으로서 이 사건 특허발명의 발명에 관여하였다고 보는 것이 합리적이다.
설령 백인태가 이 사건 특허발명의 ‘보조관통부’를 제안하였다고 하더라도 이는 단순한 아이디어의 제공에 불과한 것이다. 왜냐하면 보조관통부의 길이는 임순완이 전해준에게 보낸 2013. 4. 8. 이전의 이메일의 첨부 자료의 도면에서는 1.3mm이고, 2013. 4. 9.자 이메일의 첨부 자료의 도면에서는 1.6mm, 2013. 4.

다. 따라서 이 사건 제5항 발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하다.
(2) 백인태가 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인인지 여부
아래와 같은 이유로, 백인태가 이 사건 특허발명의 진정한 발명자라고 보15.자 이메일의 첨부 자료의 도면에서는 1.9mm로 변경된 점, 2013. 3. 25.경 피고가 원고(회사) 내에서 보조관통부가 있는 접착식 밸런스 웨이트를 시험 평가한 점 등을 고려할 때, 백인태가 이 사건 특허발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 보조관통부의 형상과 연결부・추가관통부 등 다른 구성요소와의 연결관계를 포함한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언・지도를 통하여 발명을 가능하게 하여 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵기 때문이다.
③ 피고는 2013. 4.경 백인태로부터 이 사건 특허발명을 지득하여 원고 회사에 공개한 것이라고 주장하나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 ‘보조관통부’ 형상을 적어도 2012. 9. 14.부터 금형 설계업체 ‘완정밀’의 대표 임순완과 금형 수정․가공업체 ‘대흥와이어’의 대표 전해준까지도 이미 알고 있었던 점, 피고가 2013. 3. 25. 원고(회사) 내에서 ‘보조관통부’가 형성된 접착식 밸런스 웨이트를 스프링백 테스트하고, 그 테스트한 데이터가 2013. 3. 26. 원고 소속직원에 의해 문서로 작성된 바도 있는 점 등에 비추어, 피고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.
(3) 검토결과
결국 이 사건 특허발명은 모인대상발명과 동일하고, 백인태를 이 사건 특허발명의 진정한 발명자 또는 그 승계인으로 볼 수 없다. 따라서 이 사건 특허발명은 백인태가 특허법 제33조 제1항 규정에 위반하여 모인출원한 것이고, 이는 특허법 제133조 제1항 제2호가 정한 특허의 등록무효사유에 해당한다.
결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를
인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.