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사건번호 2015허5012 등록무효(특)
판례제목 2015허5012 등록무효(특)
출원번호 특허 제1195229호
분야 특허/실용신안
판결일 2016-08-25
법원명 특허법원
원고 주식회사 엔클로니
피고 주식회사 에프에이전자
판사 김우수 김부한 나상훈
판결결과 등록무효
주문 1. 특허심판원이 2015. 6. 9. 2014당2458 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 1. 특허심판원이 2015. 6. 9. 2014당2458 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
기초사실 가. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2014. 10. 2. 특허심판원에 피고를 상대로 하여 이 사건 특허발명
에 대한 무효심판을 청구하였다.
2) 피고는 2015. 2. 17. 이 사건 특허발명의 청구범위 청구항 1, 5와 발명의
설명(문단번호 [0028]), 도 4를 정정하는 정정청구를 하였다(이하에서는 위와
같이 정정된 이 사건 특허발명의 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 하
고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부르며, 정정청구된 발명 전체를 ‘이 사건
정정발명’이라 부른다).
3) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2014당2458호로 심리한 다음, 2015.
6. 9. ‘정정청구는 적법하고, 이 사건 제1 내지 5항 정정발명이 선행발명 1 내
지 3에 의하여 신규성이 부정되지 아니하고, 위 선행발명들로부터 그 발명이
속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)
이 쉽게 발명할 수 없으므로 진보성이 부정되지 아니한다‘는 이유로 원고의 심
판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
나. 피고의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)
1) 발명의 명칭: 정제 검사기용 이송디스크
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2011. 8. 30./ 2012. 10. 22./ 특허 제
1195229호
3) 발명의 주요 내용
이 사건 특허발명은 정제 검사기용 이송디스크에 관한 것으로(문단번호
[0001] 참조), 회전 시 정제를 원주방향에 순차로 압착 지지하여 공급하도록
하면서 원하는 위치에서 정제를 분리공급하도록 하고 정제의 공급위치를 자유
롭게 조절할 수 있도록 하며, 최소의 공간에서 정제를 신속하게 공급할 수 있
도록 하고, 정제를 크기에 상관없이 지지하여 공급할 수 있도록 하는 정제 검
사기용 이송디스크를 제공하는 것을 목적으로 한다(문단번호 [0011] 참조).
이 사건 특허발명은 원판상으로 그 가장자리 둘레를 따라 진공압에 의한
정제의 압착이 가능하도록 설치되면서 회전되는 디스크(110) 및 디스크의 내측
에 고정 설치되면서 진공압보다 상승되는 분사압이 작용하도록 설치되는 하나
이상의 노즐(130)을 포함하는 정제 검사기용 이송디스크(100)이다(문단번호
[0012], 도 4, 5 참조).
4) 청구범위(2015. 2. 17. 정정청구된 것)
【청구항 1】 원판상으로 그 가장자리 둘레를 따라 진공압에 의한 정제의 압
착이 가능토록 설치되면서 회전되고 접시형상의 제1 케이스와 제2 케이스로
이루어진 하나 이상의 디스크(이하 ‘구성요소 1’이라 한다) 및 상기 디스크의
상기 회전하는 제1 케이스와 제2 케이스 사이에 고정 설치되면서 분사압이 작
용토록 설치되는 하나 이상의 노즐(이하 ‘구성요소 2’라 한다)을 포함하는 구
성으로 이루어진 정제 검사기용 이송디스크
【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 디스크는 내측에 노즐에 연결되면서 진공
압이 작용하는 유입공간을 조절토록 공간조절편이 더 구비되는 것을 특징으로
하는 정제 검사기용 이송디스크.
【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 디스크는, 진공압에 의한 정제의 밀착력을
높이도록 정제에 대응되는 지지홀이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 정제 검
사기용 이송디스크.
【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 노즐 또는 공간조절편은 수동에 의해 회
전시키거나 노즐 또는 공간조절편의 일측에 기어와 구동모터가 구비되어 외부
전원에 의해 회전가능토록 설치되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송
디스크.
【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 디스크는 상기 제1 케이스와 제2 케이스
사이에 개재되는 스페이서로서 상기 제1 케이스와 제2 케이스 사이의 간격조
절이 가능토록 설치되는 것을 특징으로 하는 정제 검사기용 이송디스크.
다. 선행발명들
1) 선행발명 17)
가) 선행발명 1-1(갑 제6 내지 8호증)
선행발명 1-1은 2010. 12. 16. 피고측(에프에이전자 대표 신용관)8)과 주
식회사 안국약품(이하 ‘안국약품’이라 한다) 사이에 체결된 장비납품계약에 따
라, 피고가 2011. 5. 13. 안국약품의 향남공장에 설치한 ‘자동 정제 외관 검사
기(DVS-500T)'이다. 그 주요내용은 별지 기재와 같다.
나) 선행발명 1-2(갑 제9, 10, 22호증)
선행발명 1-2는 피고가 2011. 6. 14.~17. 고양 킨텍스에서 열린 ‘제약화
장품산업전(COPHEX 2011)’에 출품하여 전시한 ’자동 정제 외관 검사기
(DVS-500T)'이다.
2) 선행발명 2(갑 제11호증)
선행발명 2는 2005. 12. 7. 공고된 일본 특허공보 제3724583호에 게재된
‘정제, 캡슐제의 외관검사장치’에 관한 것이다.
3) 선행발명 3(갑 제12호증)
선행발명 3은 2001. 7. 11. 공개된 대한민국 공개특허공보 제2001-66959
호에 게재된 ‘정제 외관검사장치’에 관한 것이다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 12, 22호증의 각 기재, 변론 전체의
취지
원고의 주장요지 가. 원고 주장
1) 이 사건 정정발명은 특허출원 전 안국약품에 판매되어 설치된 선행발명
1-1에 의하여 공지 또는 공연실시된 것이므로 신규성이 부정된다.
2) 이 사건 정정발명은 특허출원 전 전시회에 출품된 선행발명 1-2에 의하
여 신규성이 부정된다.
3) 이 사건 정정발명은 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 쉽게 발명을
실시할 수 있도록 기재되어 있지 아니하고 발명이 명확하게 기재되어 있지 아
니하다.
4) 이 사건 정정발명은 선행발명 2, 3에 의해 신규성과 진보성이 부정된다.
당사자의 주장 요지 나. 피고 주장
1) 안국약품은 선행발명 1-1에 대하여 계약상 또는 상관습상 비밀유지의무
가 있으므로, 선행발명 1-1이 공지 또는 공연실시된 것이 아니어서 이 사건
정정발명은 선행발명 1-1에 의해 신규성이 부정되지 아니한다.
2) 전시회에 출품된 선행발명 1-2의 내부 구성이 공지되었다는 증거가 없으므
로, 이 사건 정정발명이 선행발명 1-2에 의하여 신규성이 부정되지 아니한다.
3) 이 사건 정정발명은 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 쉽게 발명을
실시할 수 있도록 기재되어 있고 발명이 명확하게 기재되어 있어 기재불비가
없다.
4) 이 사건 정정발명은 선행발명 2, 3에 의해 신규성과 진보성이 부정되지
아니한다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 가. 선행발명 1-1이 이 사건 정정발명 출원 전에 공지 또는 공연실시된 것인지 여부
가) 관련법리
특허법 제29조 제1항 제1호는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라
도 그 발명이 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 또는 공연히 실
시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있다. 여기에
서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하
더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미하고,
‘공연히 실시되었다’고 함은 발명의 내용이 비밀유지약정 등의 제한이 없는 상
태에서 양도 등의 방법으로 사용되어 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에
놓인 것을 의미한다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011후4011 판결 등 참조).
나) 구체적인 판단
(1) 선행발명 1-1의 인도
갑 제6, 8, 13호증, 을 제4, 8, 21호증의 각 기재 및 영상과 증인 어철
선의 일부 증언에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 에프에이전자를 운영하던
피고의 대표이사 신용관은 2010. 12. 16. 안국약품에 ’자동 정제 외관 검사기
(DVS-500T)‘를 납품하기로 하는 장비납품계약을 체결한 사실, 피고가 2011.
2. 17. 설립된 사실, 피고가 2011. 5. 13. 안국약품 향남공장에 선행발명 1-1
을 설치한 사실, 위 설치 이후 안국약품이 선행발명 1-1을 사용한 사실을 인
정할 수 있다.
위 인정사실에 의하면, 안국약품에 선행발명 1-1에 대한 비밀유지의무
가 존재한다는 점에 대한 주장·입증이 없는 이상, 선행발명 1-1은 이 사건 정
정발명의 출원일인 2011. 8. 30. 이전인 2011. 5. 13. 안국약품 향남공장에 설
치될 무렵 공지되었거나 공연 실시되었다고 할 것이다.
(2) 안국약품의 비밀유지 존재 여부
이에 대하여 피고는, 안국약품과 안국약품의 직원에게 계약상 또는 상
관습상 선행발명 1-1에 대하여 비밀유지의무가 있다고 주장하나, 다음과 같은
이유로 피고의 이 부분 주장은 이를 받아들이지 아니한다.
(가) 계약상 비밀유지의무 존재 여부
안국약품이 피고(측)와 사이에 선행발명 1-1에 대한 비밀유지의무를
부담하기로 하는 명시적 또는 묵시적 계약이 있었다고 인정할 만한 증거가 없
다{다만 을 제4호증(사용자요구규격서)의 기재에 의하면 장비 공급업체인 피
고측에게 ‘사용자요구규격서’를 외부로 유출할 수 없다고 규정할 뿐이고, 갑
제13호증(양도양수계약서)의 기재에 의하면 안국약품과 양도인(에프에이전자
대표 신용관), 양수인(피고)은 양도양수계약을 이행하는 과정에서 얻은 각종
정보에 대한 비밀유지의무를 부담하게 될 뿐이다}.
(나) 신의칙상 또는 상관습상 비밀유지의무가 있는지 여부
아래 각 증거에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 여러 사정 등을 종
합하면, 안국약품측에게 선행발명 1-1에 대한 신의칙상 또는 상관습상 비밀유
지의무가 있었다고 볼 수 없다.
① 갑 제16 내지 19호증의 각 기재에 의하면, 피고(측)는 2010. 9. 29.
영진약품공업 주식회사와, 2011. 3. 22. 환인제약 주식회사와, 2013. 6. 11.
알리코제약 주식회사와, 2014. 3. 14. 풍림무약 주식회사와 각 자동 정제 외관
검사기 납품계약을 체결하면서, 납품을 받는 업체에게 비밀유지의무를 부과하
는 약정을 한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 비추어 납품을 받는 업체
에게 비밀유지의무를 부과하는 것은 계약의 중요한 내용으로 보인다.
② 이 사건 장비납품계약은 피고측이 안국약품에 선행발명 1-1에 대한
기술이전을 목적으로 하는 것이 아니다.
③ 갑 제20, 21호증의 각 기재와 증인 어철선의 일부 증언에 의하면, 안
국약품이 한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(Korea Good Manufacturing
Practice, KGMP) 규정에 따라 피고와 함께 선행발명 1-1에 대하여 밸리데이
션9) 등을 수행하며 선행발명 1-1이 설치된 공장에 대한 외부인의 출입을 통제
한 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위 KGMP 규정은 의약품의 품질, 안정성을
보증할 수 있는 우수한 의약품을 제조하기 위한 최소한의 기준을 정하는 것이
어서 의약품의 제조장비나 검사장비의 기술에 대한 비밀유지의무 부과와는 직
접적인 관련이 없다.
④ 을 제19호증의 기재에 의하면, 안국약품은 2010. 12. 14.경 피고측
에 부도가 발생할 경우 위 자동 정제 외관 검사기를 외주업체를 통해 수리가능
하도록 조치한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 비추어 위 자동 정제 외
관 검사기가 외부업체에게도 공개될 가능성이 있던 것으로 보인다.
나. 이 사건 제1항 정정발명의 선행발명 1-1에 의한 신규성 부정 여부
1) 이 사건 제1항 정정발명과 선행발명 1-1의 구성요소 대비표
<표 1 참조>
2) 공통점과 차이점 분석
이 사건 제1항 정정발명의 구성요소 1, 2는 각각 선행발명 1-1의 제1 이송
디스크(100), 노즐(130)과 동일하고, 이 점에 대하여 당사자 사이에 다툼도 없
다.
따라서 이 사건 제1항 정정발명은 선행발명 1-1에 그대로 포함되어 있으
므로, 양 발명은 동일하여, 이 사건 제1항 정정발명의 신규성은 부정된다.
다. 이 사건 제2 내지 5항 정정발명의 선행발명 1-1에 의한 신규성 부정 여

1) 이 사건 제2 내지 5항 정정발명과 선행발명 1-1의 구성요소 대비표
<표 2 참조>
2) 공통점과 차이점 분석
이 사건 제2, 3, 5항 정정발명의 한정사항은 각각 선행발명 1-1의 공간조
절편(115), 지지홀(119), 스페이서(117)와 동일하고, 이 사건 제4항 정정발명의
한정사항과 선행발명 1-1의 대응구성은 모두 ‘노즐 또는 공간조절편은 수동으
로 회전될 수 있다’는 점에서 동일하고, 이 점들에 대하여 당사자 사이에 다툼
도 없다.
따라서 이 사건 제2 내지 5항 정정발명은 선행발명 1-1에 그대로 포함되어
있으므로, 양 발명은 동일하여, 이 사건 제2 내지 5항 정정발명의 신규성은 부
정된다.
라. 이 사건 심결의 적법 여부
이 사건 정정발명은 특허출원 전 공지되었거나 공연실시된 선행발명 1-1에
의해 신규성이 부정되므로, 당사자들의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴
볼 필요 없이, 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론
을 달리하여 부적법하다.
결론 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므
로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[도 4] 이송디스크의 분해도

 

[도 5] 이송디스크의 동작상태도

<표 1>