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사건번호 2012허8928 등록무효(특)
판례제목 2012허8928 등록무효(특)
출원번호 제10-740457호
분야 특허/실용신안
판결일 2013-10-10
법원명 특허법원
원고 주식회사 월드드림피쉬
피고 한국해양과학기술원
판사 김우진 , 정택수, 박정훈
판결결과 기각
주문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2012. 9. 3. 2012당1101호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 가. 이 사건 특허발명
1) 명칭: 해양생물의 인공동면 유도 방법
2) 출원일/ 우선권 주장일/ 등록일/ 등록번호: 2007. 2. 27./ 2006. 8. 8./2007. 7. 11./ 제10-740457호
3) 특허권자: 피고
4) 특허청구의 범위
가) 등록 당시의 특허청구범위(아래에서 보는 바와 같이 발명의 적용대상인해양생물을 어류로 한정한 것 이외에는 2013정56호 사건의 심결에 따라 정정된특허청구범위와 동일하므로 그 기재는 생략한다)
나) 특허심판원 2013정56호 사건의 2013. 7. 30.자 심결에 따라 정정된 청구범위(밑줄 친 부분이 정정된 부분이다)
【청구항 1】해수에 해양생물을 일정한 시간 동안 유지시키는 단계(이하 ‘구성 1’이라 한다), 상기 해수의 온도를 소정의 구간에 따라 단계적으로 낮추면서,상기 낮아진 각 단계의 온도마다 해수의 수온을 일정하게 유지하는 시간을 상기낮아진 각 단계에 따라 단계적으로 증가시키는 단계(이하 ‘구성 2’라 한다) 및상기 해양생물이 일정한 온도에서 소비하는 평균 산소소비량의 편차가 없는 해수의 온도를 기점으로, 상기 낮아진 각 단계의 온도마다 해수의 수온을 일정하게 유지하는 시간을 상기 낮아진 각 단계에 따라 단계적으로 줄이는 단계(이하‘구성 3’이라 한다)를 포함하고, 상기 해양생물은 어류인 것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 2】소정의 수온인 해수에서 제1산소소비량을 가지는 해양생물을일정한 시간 동안 유지시키는 단계, 상기 해수의 온도를 소정의 구간에 따라단계적으로 낮추면서, 상기 낮아진 각 단계의 온도마다 해수의 수온을 일정한시간 동안 유지시키되, 상기 낮아진 각 단계의 온도에서 유지시키는 일정한시간을 단계적으로 증가시키는 단계 및 상기 낮아진 각 단계의 온도 중 일정한 온도에서, 상기 해양생물이 소비하는 평균 산소소비량이 상기 제1산소소비량보다 1.5배 내지 4배 범위 내로 작거나 또는 상기 해양생물이 소비하는 산소소비량의 편차가 6.0ml O2kg-1WW4) h-1 내지 0.0ml O2kg-1WW h-1 범위내인 해수의 온도를 기점으로, 상기 낮아진 각 단계의 온도에서 유지시키는일정한 시간을 단계적으로 줄이는 단계를 포함하고, 상기 해양생물은 어류인것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 3】수온이 제1온도인 해수에서 제1산소소비량을 가지는 해양생물을 상기 제1온도를 가진 해수에서 제1시간 동안 유지시키는 단계, 상기 해수의수온을 점차 낮추면서 제2온도에서는 상기 해수의 수온을 제2시간 동안 유지시키는 단계-상기 제2온도는 상기 해양생물의 산소소비량이 상기 제1산소소비량보다 1.5배 내지 2.5배 범위 내로 작은 제2산소소비량을 가지는 온도이고,상기 제2시간은 상기 제1시간보다 10배 내지 25배 범위 내로 긴 시간임- 및상기 해수의 수온을 점차 낮추면서 제3온도에서는 상기 해수의 수온을 제3시간 동안 유지시키는 단계-상기 제3온도는 상기 해양생물의 산소소비량이 상기제1산소소비량의 3배 내지 4배 범위 내로 작은 제3산소소비량을 가지는 온도이고, 상기 제3시간은 상기 제1시간의 26배 내지 100배 범위 내로 긴 시간임-를 포함하고, 상기 해양생물은 어류인 것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 4】수온이 제1온도인 해수에서 제1산소소비량을 가지는 해양생물을 상기 제1온도를 가진 해수에서 제1시간 동안 유지시키는 단계 및 상기 해수의 수온을 점차 낮추면서 제3온도에서는 상기 해수의 수온을 제3시간 동안 유지시키는 단계-상기 제3온도는 상기 해양생물의 산소소비량이 상기 제1산소소비량의 3배 내지 4배 범위 내로 작은 제3산소소비량을 가지는 온도이고, 상기제3시간은 상기 제1시간의 10배 내지 100배 범위 내로 긴 시간임-를 포함하고,상기 해양생물은 어류인 것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 5】제1온도를 가진 해수에 해양생물을 제1시간 동안 유지시키는단계, 제2온도-상기 제2온도는 해양생물이 상기 제1온도 내지 제2온도 범위내의 일정한 온도에서 소비하는 산소소비 생체리듬 진폭이 6.0ml O2kg-1WWh-1 내지 1.0ml O2kg-1WW h-1 범위 내인 지점의 온도를 의미함-까지 상기해수의 수온을 점차 낮추고, 상기 해수를 상기 제2온도에서 상기 제1시간보다10배 내지 25배 범위 내로 긴 제2시간 동안 유지시키는 단계 및 상기 해양생물이 소비하는 산소량의 최대치와 최소치의 차가 1.1ml O2kg-1WW h-1 내지0.0ml O2kg-1WW h-1 범위 내인 제3온도까지 상기 해수의 수온을 점차 낮추고, 상기 해수를 상기 제3온도에서 상기 제1시간보다 26배 내지 100배 범위내로 긴 제3시간 동안 유지시키는 단계를 포함하고, 상기 해양생물은 어류인것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 6】제1온도를 가진 해수에 해양생물을 제1시간 동안 유지시키는 단계, 제3온도-상기 제3온도는 해양생물이 상기 제1온도 내지 제3온도 범위내의 일정한 온도에서 소비하는 산소소비 생체리듬 진폭이 1.1ml O2kg-1WWh-1 내지 0.0ml O2kg-1WW h-1 범위 내인 지점의 온도를 의미함-까지 상기해수의 수온을 점차 낮추고, 상기 해수를 상기 제3온도에서 상기 제1시간보다10배 내지 100배 범위 내로 긴 시간 동안 유지시키는 단계를 포함하고, 상기해양생물은 어류인 것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 7】제3항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 해수의 수온을 점차 낮추는 것은, 상기 해수의 온도를 소정의 구간에 따라 단계적으로 낮추면서, 상기 낮아진 각 단계의 온도마다 해수의 수온을 일정하게 유지하는 시간을 상기 낮아진 각 단계에 따라 단계적으로 증가시키는 것임을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 8】제3항 또는 제5항에 있어서, 상기 제1온도는 14℃ 내지 12℃이고, 상기 제2온도는 7℃ 내지 5℃이며, 상기 제3온도는 5℃ 내지 3℃인 것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 9】제4항 또는 제6항에 있어서, 상기 제1온도는 13℃이고, 상기제3온도는 4℃인 것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
【청구항 10】제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 어류는 활어 또는 넙치인 것을 특징으로 하는 해양생물의 인공동면 유도 방법.
(이하, 정정 후의 특허발명을 ‘이 사건 정정발명’이라 하며, 이 사건 정정발명의 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 정정발명’이라 부르기로 하고, 나머지 청구항도같은 방식으로 부르기로 한다).
5) 도면: 별지 1과 같다.

나. 비교대상발명들
1) 비교대상발명 1(갑 제4호증)
가) 공개일/ 공개 간행물: 1993. 3. 22./ 대한민국 공개특허공보 특1993-3808호
나) 명칭: 활어의 수송방법 및 그것에 사용하는 수송용 컨테이너5)
다) 도면: 별지 2의 제1항과 같다.
2) 비교대상발명 2(갑 제5호증)
가) 공고일/ 공고 간행물: 2001. 9. 22./ 대한민국 등록특허공보 제10-302184호
나) 명칭: 활어 수송용 저온 무수 컨테이너 장치
다) 주요 도면: 별지 2의 제2항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2012. 4. 16. 한국해양연구원을 상대로, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다.
2) 이 사건 심판계속 중 2011. 12. 31. 법률 제11145호로 제정된 한국해양과 학기술원법이 2012. 7. 1.자로 시행됨에 따라 위 법률 부칙 제8조 제1항에 의해 피고가 한국해양연구원에 속하는 모든 재산과 권리·의무를 포괄 승계하였다.
3) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2012당1101호로 심리한 다음, 이 사건 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로,2012. 9. 3. 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
4) 한편 피고는 이 사건 소 제기 이후인 2013. 5. 30. 이 사건 특허발명 명세서 중 ‘발명의 상세한 설명’의 일부와 【청구항 1】내지 【청구항 6】 및 【청구항 10】의 기재내용에 대한 정정심판을 청구하였다.
5) 특허심판원은 위 정정심판 사건을 2013정56호로 심리한 다음, 2013. 7.30. 피고의 청구를 받아들이는 내용의 심결을 하였다.
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제8, 9호증, 변론 전체의취지
원고의 주장요지 이 사건 정정발명은 ① 미완성 발명에 해당하고, ② 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명세서가 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니한점에서 발명의 상세한 설명의 기재요건을 충족하지 못하며, ③ 특허청구범위가명확하고 간결하게 기재되어 있지 아니하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.그렇지 않다 하더라도 이 사건 정정발명은 ④ 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.
당사자의 주장 요지 이 사건 정정발명은 ① 완성된 발명에 해당하고, ② 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명세서가 명확하고 상세하게 기재되어 있는점에서 발명의 상세한 설명의 기재요건을 충족하고 있으며, ③ 특허청구범위 기재요건도 충족하고 있을 뿐 아니라, ④ 통상의 기술자가 비교대상발명들로부터용이하게 도출할 수 없는 기술적 특징을 개시하고 있어 비교대상발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므로 그 등록이 무효로 되어서는 아니된다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 가. 기술분야의 대비
이 사건 정정발명은 어류의 장시간 수송을 위한 인공동면 유도방법에 관한것으로, 더욱 상세하게는 어류를 포함하는 해수의 온도를 단계적으로 낮추면서각 단계의 온도 유지시간을 단계적으로 확장하는 어류의 인공동면 유도방법에관한 것이다(갑 제2호증, 4면 3~21행, 정정된 ‘청구항 1’ 내지 ‘청구항 10’ 각 참조).
비교대상발명 1은 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 청구의 범위 및 도면만수록되고 나머지 내용은 수록되지 않은 요부 공개공보만 제출되어 기술분야에대한 구체적인 기재는 찾아볼 수 없으나, 청구항 5에 따르면 활어를 동면상태에이르도록 서서히 냉각한 다음 -1~10℃의 온도를 유지하면서 목적지까지 수송한 후, 목적지에서 동면상태의 활어를 소생시키는 공정으로 이루어진 활어의 수송방법에 관한 것임을 알 수 있고(갑 제4호증, 3-1면 ‘청구항 5’ 참조), 비교대상발명 2는 활어수송용 저온 무수 컨테이너 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 열전모듈6)을 이용하여 내부 온도를 조절하고 적당한 수분과 산소를 공급하여 활어의 신진대사 활동이 최소가 되는 온도에서 해수를 이용하지 않는 무수화 상태로 고밀도로 저장할 수 있는 활어수송용 저온 무수 컨테이너 장치에 관한 것이다(갑 제5호증, 3면 2~5행 참조).
이들을 대비하면, 이 사건 정정발명과 비교대상발명 1, 2는 어류를 신진대사활동이 최소가 되는 온도까지 단계적으로 냉각함으로써 동면상태로 만들어 장시간 수송이 가능하도록 하는 방법에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다.

나. 구성 및 작용효과의 대비
1) 이 사건 제1항 정정발명
가) 구성 1
<대비표1> 참조
구성 1은 온도나 시간에 대한 구체적인 한정사항이 없이 단순히 ‘해수에 해양생물을 일정 시간 유지시키는 단계’로만 제시되어 있어 그 기술적 의미를 명확하게 알 수 없는바, 이에 대응되는 명세서의 기재 즉, ‘본 발명은 해양생물에인공적으로 동면을 유도하기 위한 것으로, 해양생물을 포함하는 해수의 온도를단계적으로 낮추면서, 이렇게 낮아진 각 단계에서의 해수 온도 유지시간을 단계적으로 늘리거나 확장하는 것이 특징이다. 이를 위하여, 본 발명은 먼저 해수에해양생물을 일정한 시간 동안 유지시킨다. 즉, 해양생물을 포함하는 해수를 준비하는 것이다.’라는 기재(갑 제2호증, 4면 아래에서 2행~5면 2행 참조)를 참작하여 보면, 구성 1은 구성 2, 3의 온도 하강 및 시간 조절 단계를 순차적으로 진행하기 위해 미리 ‘해양생물을 해수에 일정 시간 담가 두는 준비단계’에 해당함을 알 수 있다.
따라서 양 대응구성은 해양생물(어류)을 해수에 넣어 두고 이후의 냉각 단계를 수행하기 전에 일정 시간 동안 대기시킨다는 점에서 동일하다.
나) 구성 2, 3
<대비표2>참조
먼저 구성 2, 3과 비교대상발명 1의 대응구성을 대비하면, 구성 2, 3은 해양생물이 일정 온도에서 소비하는 평균 산소소비량의 편차가 없는 온도까지는단계적으로 낮추어진 각 온도에서 유지하는 시간을 단계적으로 증가시켰다가평균 산소소비량의 편차가 없는 온도부터는 단계적으로 낮추어진 각 온도에서유지하는 시간을 단계적으로 감소시키는 것임에 비하여, 비교대상발명 1은 활어의 동면 온도까지 일정한 속도로(시간 당 1~2℃씩) 온도를 낮추고 있어 각 온도에서 유지하는 시간이 일정하다는 점에서 차이가 있다.
구성 2, 3과 비교대상발명 2의 대응구성을 대비하여 보면, 비교대상발명 2의대응구성은 활어의 동면 온도까지는 일정한 속도로(시간 당 2℃씩) 온도를 낮추어 각 온도에서 유지하는 시간을 동일하게 하고, 그 후 가사 상태에 이르러서는3시간 동안 유지하는 것이어서, 구성 2, 3과 인공동면 유도를 위한 온도 하강단계에서의 시간 조절 방법이 상이하다.
나아가, 비교대상발명 1 또는 2에는 구성 2, 3과 같이 온도 하강 단계에서의시간 조절과 관련하여 평균 산소소비량의 편차가 없는 온도를 기점으로 하여 유지시간을 달리 한다거나 기점이 되는 온도 이전에는 유지시간을 점차 증가시키다가 위 기점 온도 이후에는 유지시간을 점차 감소시키는 시간 조절 방법에 대한 어떠한 암시도 찾아볼 수 없을 뿐 아니라, 평균 산소소비량의 편차가 없는온도를 기점으로 하여 각 온도에서의 유지시간을 달리하는 것이 통상의 기술자에게 자명하다고 볼 근거도 찾아볼 수 없으므로 구성 2, 3은 통상의 기술자가비교대상발명 1, 2로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다고 볼 수 없어 그 구성의곤란성을 부정하기 어렵다.
또한 이 사건 정정발명 명세서의 ‘(본 발명은) 해양생물의 호흡상태나 내인성생체리듬으로부터 해양생물이 가장 많은 스트레스를 받는 해수 온도를 파악한뒤, 상기 해수 온도 구간에서 유지하는 시간을 가장 길게 함으로써, 해양생물이받는 스트레스를 최소화하고자 한다.’라는 기재(갑 제2호증, 5면 아래에서17~19행 참조), ‘(본 발명에 따르면) 낮아진 각 단계의 온도에서 유지시키는 일정한 시간을 해양생물이 소비하는 산소소비량의 변화가 크게 줄어들거나 내인성 생체리듬이 정지되어 산소소비량의 변화가 거의 없는 시점까지 단계적으로증가시킨 뒤, 이를 기점으로 각 단계에서 해수의 수온을 일정하게 유지하는 시간을 단계적으로 줄임으로써 해양생물의 생존율을 장시간 유지시킬 수 있는 효과가 있다.’라는 기재(갑 제2호증, 12면 8~11행 참조) 등에 비추어 보면, 구성2, 3과 같은 방식으로 인공동면을 유도하면 해양생물이 받는 스트레스를 최소화하여 인공동면 유도 후의 생존율을 높일 수 있음을 알 수 있다.
이와 관련한 구체적인 실시예를 살펴보면, 종래와 같이 비닐봉지나 신문지로포장한 넙치를 무수 상태로 12~15시간 유지한 결과 생존율이 20~30%에 불과하였으나[갑 제2호증, 10면 4번째 단락, 11면 ‘실시예 3’ 표 2(별지 1) 각 참조],넙치가 담긴 해수를 13℃에서 10분간, 12℃에서 20분간, 11℃에서 30분간 유지하고, 같은 방식으로 유지시간을 점차 늘리다가 6℃에서는 120분간, 5℃에서는180분간, 4℃에서는 260분간 유지한 후, 점차 유지시간을 줄여 3℃에서 180분간, 2℃에서 120분간, 1℃에서 20분간 유지하고, 최종적으로 -0.2℃에서 15분간 노출하여 인공동면을 유도한 다음(갑 제2호증, 10면 마지막 단락~11면 1번째 단락 참조), 동면상태에 접어든 넙치를 5℃로 유지되는 박스에 넣고 넙치 표면을 물기가 있는 한지로 덮은 후 박스를 밀봉하여 보관한 결과, 무수 상태로18~24시간 유지한 후의 생존율이 90~100%에 달하였음을 확인할 수 있는바[갑- 57 -제2호증, 11면 ‘실시예 3’ 1번째 단락, 표 2(별지 1) 각 참조], 그렇다면 이 사건제1항 정정발명 방법대로 인공동면을 실시할 경우 넙치 등 활어의 생존율이 매우 높아진다고 할 수 있다.
한편, 비교대상발명 1의 공보는 앞서 살핀 바와 같이 요부 공개공보여서 해수의 온도를 단계적으로 낮추어 인공동면을 유도한 다음 수송한 활어의 생존율에대한 기재를 찾아볼 수 없고, 비교대상발명 2의 명세서에도 단계적인 냉각에 의해 인공동면을 유도함으로써 활어의 신선도를 좋게 하고 생존율과 적재율을 높일 수 있다는 기재만 있을 뿐(갑 제5호증, 5면 11~14행 참조) 구체적인 생존율에 대한 기재를 찾아볼 수 없어, 이 사건 정정발명과 비교대상발명 1, 2의 효과를 직접적으로 대비할 수는 없으나, 해수 온도의 하강으로 인해 해양생물이 받는 스트레스를 최소화하기 위해 평균 산소소비량의 편차가 없는 온도를 파악하고 이를 기점으로 하여 각 온도에서의 유지시간을 달리하는 구성을 채택하고 있지 아니한 비교대상발명 1, 2가 이 사건 제1항 정정발명과 동등한 해양생물의스트레스 감소 효과를 달성할 수 있을 것이라고 보기는 어렵다고 할 것이다.
다) 소결
이상과 같이, 구성 1은 비교대상발명 2의 대응구성과 동일하나, 구성 2, 3은 비교대상발명 1, 2에 비하여 구성의 곤란성 및 효과의 현저성이 인정되므로이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 그 진보성이 부정되지아니한다.
라) 원고의 주장에 대한 판단
이에 대하여 원고는, ① 구성 2, 3은 종전의 인공동면 기술을 복잡하게 변형시켜 놓은 것일 뿐 그로 인하여 비교대상발명 1, 2에 비하여 나아진 효과를보이고 있지 아니하므로 비교대상발명들에 기재된 대응구성의 단순 변경이나균등물의 치환에 지나지 아니하고, ② 이 사건 정정발명 명세서에는 비교대상발명들과 대비할 만한 구체적인 효과 차이에 대한 기재도 찾아볼 수 없으며, ③산소소비량의 편차와 스트레스의 상관관계, 유지시간과 스트레스의 상관관계에대한 어떠한 규명도 없는 이상, 구성 2, 3으로 인한 해양생물의 스트레스 감소효과는 피고의 자의적인 주장에 불과하므로, 이 사건 제1항 정정발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정된다는 취지로 주장한다.
살피건대, 다음과 같은 사정을 고려하여 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 즉, ① 비교대상발명 1, 2는 해수의 온도를 시간당 1~2℃로 일정하게 내려활어의 인공동면을 유도하고 있을 뿐이므로 통상의 기술자가 어류의 종류나 설비의 상태에 따라 냉각 공정을 변경하고자 하더라도 냉각 시간을 각 온도에 따라 지속적으로 늘리거나 지속적으로 줄이는 정도의 변경을 넘어, 어류마다 온도에 따른 평균 산소소비량을 측정하고, 평균 산소소비량의 편차가 없는 온도를기점으로 하여 각 온도에서의 유지시간을 늘리거나 줄이는 구성 2, 3을 착안해내는 것은 용이하다고 보기 어렵고, 구성 2, 3이 통상의 기술자에게 자명한 구성이라고 볼 만한 근거도 찾아볼 수 없으므로 이를 단순한 변경이나 균등물의치환이라고 보기 어렵다. ② 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 정정발명 명세서에서는 이 사건 제1항 정정발명과 같은 방식을 통해 활어의 생존율을 무수 상태로장시간 유지할 수 있었음을 구체적인 실시예를 통하여 개시하고 있는 점 등을참작하면 그 효과의 현저성을 인정하기에 충분하고, 출원 발명의 진보성을 담보하기 위하여 출원 당시 존재하는 모든 선행 기술들과의 효과를 대비한 실험결과를 명세서에 기재하도록 요구할 수도 없으므로 비교대상발명 1, 2와의 비교실험결과에 대한 구체적인 기재가 없다는 이유로 이 사건 제1항 정정발명이 비교대상발명 1, 2에 비해 현저한 효과가 없다고 단정할 수 없다. ③ 더구나, 이 사건정정발명의 진보성이 부정됨은 무효심판청구인인 원고가 입증하여야 하는데 원고는 이 사건 제1항 정정발명이 비교대상발명 1, 2에 비해 현저한 효과가 없음을 보여주는 어떠한 자료도 제출하지 못하고 있다(원고가 변론 종결 후 제출한2013. 9. 23.자 참고서면에 첨부된 ‘실험결과’는 이 사건 제1항 정정발명에 따라실험되었다고 볼 만한 근거가 부족하고 비교대상발명 1, 2와의 비교실험결과도아니므로 위 ‘실험결과’만으로는 이 사건 제1항 정정발명이 비교대상발명 1, 2에비해 현저한 효과가 없다고 단정하기 어렵다). ④ ㉠ 이 사건 정정발명 명세서의 다음과 같은 기재, 즉 ‘산소소비량의 진폭이 작다는 것은 해양생물의 호흡활동이 스트레스로 인해 위축되어 있음을 의미한다.’는 기재(갑 제2호증, 5면 아래에서 6~7행 참조), ‘본 발명은 상기와 같이 해수의 온도를 단계적으로 낮추면서 해수 온도 유지시간을 단계적으로 확장한 이후에는, 해양생물이 소비하는 산소소비량의 변화가 크게 줄어들거나 산소소비량의 변화가 거의 없는 해수의 온도를 기점으로, 상기 각 단계에서 해수의 수온을 일정하게 유지하는 시간을 단계적으로 줄이는 것이 특징이다. 즉, 해양생물의 호흡상태나 내인성 생체리듬으로부터 해양생물이 가장 많은 스트레스를 받는 해수 온도를 파악한 뒤, 상기 해수 온도 구간에서 유지하는 시간을 가장 길게 함으로써, 해양생물이 받는 스트레스를 최소화하고자 함이다.’라는 기재(갑 제2호증, 5면 아래에서 17~21행 참조) 및 ‘본 발명에 따르면 해양생물을 포함하는 해수의 온도를 단계적으로 낮추면서, 상기 낮아진 각 단계의 온도마다 해수의 수온을 일정한 시간 동안 유지시키되, 상기 낮아진 각 단계의 온도에서 유지시키는 일정한 시간을 해양생물이소비하는 산소소비량의 변화가 크게 줄어들거나 내인성 생체리듬이 정지되어산소소비량의 변화가 거의 없는 시점까지 단계적으로 증가시킨 뒤, 이를 기점으로 상기 각 단계에서 해수의 수온을 일정하게 유지하는 시간을 단계적으로 줄임으로써, 해양생물의 생존율을 장시간 유지시킬 수 있는 효과가 있다.’라는 기재(갑 제2호증, 12면 ‘발명의 효과’ 1번째 단락 참조) 등을 고려하면 이 사건 정정발명의 명세서에서는 해양생물이 해수의 온도가 내려가 스트레스를 많이 받을수록 호흡량이 줄어들어 산소소비량의 편차가 작아지므로 산소소비량의 편차가거의 없는 온도에 이를 때까지는 냉각되는 각 온도에서 충분한 적응시간을 갖도록 유지시간을 점차 늘리되, 산소소비량 편차가 거의 없는 온도에서 해양생물이어느 정도 가사 상태에 놓이면 신진대사 활동이 거의 일어나지 않아 더 이상의적응시간을 필요로 하지 않으므로 완전한 동면 온도까지 단시간에 냉각시킴으로써 저온의 해수에 노출되는 시간을 줄여 해양생물이 받는 충격을 완화하는 방식을 취하고 있음을 개시 또는 암시하고 있다 할 것이어서, 이 사건 정정발명의명세서에 산소소비량의 편차와 스트레스의 상관관계, 유지시간과 스트레스의상관관계 등에 대한 아무런 규명이 없다고 보기 어렵다. ㉡ 설령 이 사건 정정발명의 명세서에 산소소비량의 편차와 스트레스의 상관관계 및 유지시간과 스트레스의 상관관계에 대한 이론적 근거가 명확하게 제시되어 있지 않다 하더라도 특허발명의 명세서는 특징적인 구성으로 인한 효과가 일정한 확실성을 가지면서 동등한 정도로 달성될 수 있음을 보이면 족하고 그와 같은 효과가 얻어질수 없다고 의심되는 경우에만 그에 대한 이론적 근거를 제시할 필요가 있다고할 것인데, 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 정정발명 명세서에서 이 사건 제1항정정발명과 같은 방식으로 활어를 인공동면시키면 그 생존율을 무수 상태로 장시간 유지할 수 있음을 개시하고 있는 이상, 그러한 효과를 달성하게 된 이론적근거를 개시할 필요성이 있다고 할 수 없다.
2) 이 사건 제2항 내지 제10항 정정발명
가) 이 사건 제2항 정정발명
이 사건 제2항 정정발명은 그 형식은 독립항이나, 이 사건 제1항 정정발명의 구성 1 내지 3을 그대로 포함하면서 구성 3의 기점이 되는 온도를 산소소비량의 상대비로 한정하거나(구성 1에서의 평균 산소소비량을 제1산소소비량으로정하고, 구성 3에서의 기점이 되는 온도는 평균 산소소비량이 제1산소소비량보다 1.5배 내지 4배 범위 내로 작아지는 온도로 한정하고 있다), 특정 수치 범위의 산소소비량 편차로 한정하고 있어(기점이 되는 온도를 산소소비량 편차가6.0ml O2kg-1WW h-1 내지 0.0ml O2kg-1WW h-1 범위 내인 해수의 온도로 한정하고 있다) 실질적으로는 이 사건 제1항 정정발명의 종속항에 해당한다 할 것이다. 따라서 이 사건 제1항 정정발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 이사건 제2항 정정발명의 진보성도 부정되지 아니한다.
나) 이 사건 제3항 내지 제10항 정정발명
이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명은 각각 독립항으로서 이 사건 제1항정정발명의 구성 1을 포함하면서, 구성 1의 온도를 ‘제1온도’로, 구성 1의 유지시간을 ‘제1시간’으로 한정하고 있고, 구성 3에 대응되는 구성을 찾아볼 수 없다는 점에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 있다. 또한, 해수의 온도를 점차 낮추면서 단계적으로 낮아진 각 온도마다 유지시간을 점차 증가시키는 점은 구성 2와동일하나, 점차 낮아지는 온도 범위 중에서 제2온도 또는 제3온도를 설정하되,제2온도는 제1온도에서의 해양생물의 산소소비량인 제1산소소비량보다 1.5배내지 2.5배 범위 내로 작은 제2산소소비량을 가지는 온도로, 제3온도는 제1산소소비량의 3배 내지 4배 범위 내로 작은 제3산소소비량을 가지는 온도로 한정하면서, 제2온도를 유지하는 시간인 제2시간은 제1시간보다 10배 내지 25배 범위내로 긴 시간으로, 제3온도를 유지하는 시간인 제3시간은 제1시간의 26배 내지100배 범위 내로 긴 시간으로 한정하거나(이 사건 제3항 정정발명), 제3온도를제1산소소비량의 3배 내지 4배 범위 내로 작은 제3산소소비량을 가지는 온도로, 제3시간은 제1시간의 10배 내지 100배 범위 내로 긴 시간으로 한정하거나(이 사건 제4항 정정발명), 제2시간 및 제3시간은 이 사건 제3항 발명과 동일하게 설정하되, 제2온도를 ‘제1온도 내지 제2온도 범위 내의 일정한 온도에서 소비하는 산소소비 생체리듬 진폭이 6.0ml O2kg-1WW h-1 내지 1.0ml O2kg-1WWh-1 범위 내인 지점의 온도’로 한정하고, 제3온도를 해양생물이 소비하는 산소량의 최대치와 최소치의 차가 1.1ml O2kg-1WW h-1 내지 0.0ml O2kg-1WW h-1범위 내로 한정하거나(이 사건 제5항 정정발명), 제3온도에서 유지하는 시간을 이 사건 제4항 정정발명과 동일하게 설정하되, 제3온도를 ‘해양생물이 제1온도내지 제3온도 범위 내의 일정한 온도에서 소비하는 산소소비 생체리듬 진폭이1.1ml O2kg-1WW h-1 내지 0.0ml O2kg-1WW h-1 범위 내인 지점의 온도’로 한정하고 있는 점에서 차이가 있다(이 사건 제6항 정정발명).
그런데, 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명에서 한정한 ‘제3온도’는 이 사건정정발명 명세서의 기재를 참작하면 해양생물이 스트레스를 가장 많이 받아 산소소비량의 변화(산소소비 생체리듬 진폭)가 거의 없는 온도로서, 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명은 위와 같은 제3온도에서 장시간 유지함으로써 적응시간을 충분히 갖도록 하여 인공동면을 효율적으로 유도하고자 하는 것임을 알 수있다(갑 제2호증, 7면 4번째 단락, 마지막 단락 각 참조).
그렇다면 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명은 해양생물이 스트레스를 가장많이 받아 산소소비량 편차가 거의 없는 제3온도를 찾아내어 그 온도에서 유지하는 시간을 구성 1의 해양생물 준비단계보다 충분히 길게 함으로써 해양생물이낮은 온도에서 받는 스트레스를 최소화하고자 하는 이 사건 제1항 정정발명의기술적 사상을 공유하고 있다고 할 것이고, 이러한 기술적 사상은 비교대상발명1, 2에 기재 또는 암시된 바가 없으며, 통상의 기술자에게 자명한 사항이 아님은 앞서 살핀 바와 같으므로, 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명은 이 사건 제1항 정정발명에서 살핀 바와 같이 비교대상발명 1, 2에 비하여 그 구성의 곤란성이 인정된다 할 것이다.
다만, 이 사건 정정발명의 명세서에는 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명에대응되는 실시예가 기재되어 있지 아니하여 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명이 이 사건 제1항 정정발명과 동등한 효과를 달성할 수 있는지 여부는 알 수없으나, 설령 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명이 비교대상발명 1, 2에 비하여 현저한 효과를 발휘하지 못한다 하더라도 무릇 종래 기술과 전혀 다른 새로운 해결수단을 창작한 때에는 그 새로운 해결방법의 제공에 의한 기술의 풍부화가 인정되어 발명의 진보성이 긍정될 수 있는 것이므로(대법원 2000. 2. 11. 선고 97후2224 판결, 대법원 2000. 12. 22. 선고 97후1771 판결 참조), 이 사건제3항 내지 제6항 정정발명이 비교대상발명 1, 2에서 제시하지 않은 새로운 인공동면 수단을 제공하였다는 것만으로도 그 진보성을 부정하기는 어렵다 할 것이다.
나아가, 이 사건 제3항 내지 제6항 정정발명 중 하나 이상의 종속항인 이 사건 제7항 내지 제9항 정정발명이나, 이 사건 제1항 내지 제6항 정정발명의 종속항인 이 사건 제10항 정정발명 역시 이 사건 제1항 내지 제6항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는 이상 그 진보성이 부정되지 아니한다.
다) 원고의 주장에 대한 판단
이에 대하여 원고는, 이 사건 제2항 내지 제10항 정정발명은 산소소비량,산소소비량의 편차, 각 온도 유지 단계에서의 산소소비량 비, 각 온도 유지 단계에서의 유지시간 비, 각 온도 유지 단계의 온도 등이 수치범위로 한정되어 있는 발명으로서, 비교대상발명 1, 2에 비해 수치한정 여부에서만 차이가 있는 수치한정발명에 해당하는데, 이 사건 정정발명의 명세서에서는 위 수치범위의 임계적 의의를 인정할 만한 기재를 찾아볼 수 없으므로 그 진보성이 부정되어야한다는 취지로 주장한다.
살피건대, 다음과 같은 사정을 고려하여 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 즉, 앞서 살핀 바와 같이 이 사건 제2항 내지 제10항 정정발명은 해양생물이 스트레스를 가장 많이 받는 온도에서 유지하는 시간을 구성 1의 해양생물 준비단계보다 충분히 길게 함으로써 해양생물이 낮은 온도에서 받는 스트레스를최소화하고자 하는 이 사건 제1항 정정발명의 기술적 사상을 공유하고 있는 점에서 비교대상발명 1, 2와 대비하여 구성의 곤란성이 인정되고, 따라서 비교대상발명 1, 2와 구별되는 차이점이 수치범위에만 있는 수치한정발명이라 볼 수없다.
미완성 발명 및 명세서 기재불비 여부 가. 원고의 구체적 주장
원고는, ① 이 사건 정정발명은 특허청구범위에 기재된 발명의 전 범위에 대한 효과가 입증되지 아니하여 미완성 발명에 해당하고, ② 이 사건 정정발명의명세서에 이 사건 정정발명의 효과를 뒷받침할 만한 실험 데이터나 이를 인정할만한 이론적 근거를 제시하고 있지 못하므로 이 사건 정정발명의 명세서는 통상의 기술자가 이 사건 정정발명을 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니하여 발명의 상세한 설명의 기재요건을 충족하지 못하며, ③ 이 사건 정정발명의 특허청구범위에는 ‘일정한 시간’, ‘소정의 구간’, ‘해수의 수온을 일정하게 유지하는 시간’, ‘평균 산소소비량의 편차가 없는 해수의 온도’ 등과 같이 불명확한 용어가 사용되고 있어발명이 명확하고 간결하게 기재된 것이라고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

나. 미완성 발명 여부 및 발명의 상세한 설명의 기재불비 여부
다음과 같은 사정을 고려하면 이 사건 정정발명은 완성된 발명에 해당하고,이 사건 정정발명 명세서의 ‘발명의 상세한 설명’은 통상의 기술자가 그 기재에의하여 출원 시의 기술수준으로 보아 이 사건 정정발명을 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 것으로 인정되므로 특허법 제42조 제3항 제1호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하고 있다고 할 것이다.
즉, ① 변온동물은 주위 온도가 활동 가능한 온도보다 현저히 낮아질 때 호흡량을 최대한 낮추어 동면을 함으로써 생존을 유지할 수 있는바, 넙치 등을 비롯한 어류들은 변온동물에 해당하므로 주위 온도가 현저히 낮아지는 등의 특정한조건에서 인공동면 상태에 이를 수 있다는 점은 이 사건 정정발명이 속하는 기술분야의 기술상식이다. ② 비교대상발명 1의 명세서에도 활어를 시간 당 1~2℃로 냉각시키면 동면상태로 되어 -1~10℃의 온도로 수송할 수 있는 것으로기재되어 있고(갑 제4호증, 3-1면 ‘청구항 1’, ‘청구항 3’, ‘청구항 5’ 각 참조),비교대상발명 2의 명세서에도 넙치 또는 우럭과 같은 활어를 가사상태가 되도록 설정 온도로 냉각하고 그 상태에서 일정 시간 유지한 다음 무수 컨테이너를사용하여 고밀도로 적재함으로써 높은 생존율과 적재율로 활어를 수송할 수 있는 것으로 기재되어 있는 점(갑 제5호증, 4면 아래에서 7행~5면 13행, 7면 ‘청구항 13’ 각 참조)을 참작하면, 인공동면 상태에 이를 수 있는 온도까지 서서히냉각시키면 어류가 인공동면 상태에 이를 수 있고, 인공동면 상태에서는 수조탱크에 넣지 않은 무수 상태로도 장시간 생존해 있을 수 있음을 알 수 있다. ③위 기술상식과 비교대상발명 1, 2의 각 기재, 그리고 넙치 이외에 능성어, 쏘가리, 얼룩바리, 우럭 등을 실험한 결과 이 사건 정정발명의 인공동면 기술적용이 가능한 것으로 확인되었다는 을 제3호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 이 사건 정정발명의 실시예 즉, 넙치가 담긴 해수를 냉각하면서 각 온도에서의 시간을 점차 늘리다가 평균 산소소비량의 편차가 거의 나타나지 않는4℃에서 최장 시간인 260분간 유지하고, 점차 유지시간을 감소시켜 최종적으로-0.2℃까지 냉각하여 인공동면을 유도한 다음 동면상태에 접어든 넙치를 5℃로유지되는 박스에 넣고 물기가 있는 한지로 덮은 후 밀봉하여 보관한 결과 무수상태로 18~24시간 유지한 후의 생존율이 90~100%였음을 보여주는 실시예(갑제2호증, 10-11면 ‘실시예 2’, ‘실시예 3’ 각 참조)를 넙치 이외의 어류에 적용하여 평균 산소소비량의 편차가 거의 없는 온도를 찾아낸 다음 그 온도를 기점으로 유지시간을 조절한다면 넙치와 마찬가지로 충분히 인공동면을 유도할 수 있고, 무수 상태로 장시간 생존하도록 할 수 있을 것으로 보인다.

다. 특허청구범위 기재불비 여부
먼저 이 사건 제1항 정정발명에 기재된 ‘일정한 시간’, ‘소정의 구간’, ‘해수의수온을 일정하게 유지하는 시간’, ‘평균 산소소비량의 편차가 없는 해수의 온도’라는 용어는 일견 시간이나 온도 범위를 알 수 없는 불명확한 용어로 보이나,인공동면을 유도하고자 하는 대상인 어류는 어종마다 ‘평균 산소소비량의 편차가 없는 해수의 온도’나 ‘완전한 인공동면에 이르는 해수의 온도’가 다를 수 있으므로 이를 특정한 수치범위로 한정하여 기재하도록 하는 것은 특허권의 범위를 지나치게 축소하는 것이 되어 바람직하지 아니하고, 평균 산소소비량의 편차가 거의 없는 온도 즉, 신진대사 활동이 최소가 되는 온도까지 냉각시키는 동안차가운 수온에 대한 적응시간을 충분히 가지도록 함으로써 어류의 스트레스를 최대한 줄여 생존율을 높이고자 하는 이 사건 정정발명의 목적을 참작할 때(갑제2호증, 4면 ‘발명이 이루고자 하는 기술적 과제’ 1번째 단락, 5면 4번째, 6번째 단락 각 참조) 각 어종의 산소소비량을 측정함으로써 ‘평균 산소소비량의 편 차가 없는 해수의 온도’를 찾아내기만 하면 그를 기점으로 유지시간을 적절하게늘리거나 줄이면서 인공동면을 용이하게 유도할 수 있을 것으로 보이는 이상,인공동면 구현 수단(평균 산소소비량의 편차가 없는 해수의 온도, 유지시간 등)을 다소 포괄적이고 불명확한 용어로 기재하였다고 하더라도 이 사건 제1항 정정발명의 특허청구범위의 기재가 불명확하다고 보기는 어렵다.
나아가 이 사건 제2항 내지 제10항 정정발명에 사용된 위 용어 등을 비롯한‘제1온도’, ‘제2온도’, ‘제3온도’, ‘제1시간’, ‘제2시간’, ‘제3시간’, ‘제1산소소비량’, ‘제2산소소비량’, ‘제3산소소비량’ 등의 용어도 위와 마찬가지 이유로 그 기재가 불명확하다고 보기 어렵다.
결국 이 사건 정정발명은 특허법 제42조 제4항 제2호에서 정한 특허청구범위의 기재요건을 충족하고 있다고 할 것이다.

라. 소결
이상과 같이, 이 사건 정정발명은 미완성 발명에 해당하지 아니하고 원고가 주장하는 기재불비 사항을 포함하고 있지도 아니하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 할 수 없다.
이 사건 출원발명이 특허를 받을 수 있는지 여부 정정발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므로 그 등록이 무효로 되어서는 아니된다.
결론 그렇다면, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

<대비표1>

<대비표2>

 

<별지1>