메뉴 건너뛰기

조회 수 1 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
Extra Form
사건번호 2014허6551 거절결정(특)
판례제목 2014허6551 거절결정(특)
출원번호 제10-2007-7020314호
분야 특허/실용신안
판결일 2015-07-17
법원명 특허법원
원고 사비팜 인크.
피고 특허청장
판사 정준영, 최종선, 장현진
판결결과 거절결정
주문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2014. 7. 14. 2013원4135호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 가. 이 사건 출원발명
1) 명칭: 약물의 경구 생체가용성을 증가시키는 방법 및 저독성 오로테이트염의 조성물
2) 우선권주장일/ 국제출원일/ 출원일(번역문제출일)/ 출원번호: 2005. 2. 22./ 2006. 2. 21./ 2007. 9. 5./ 제10-2007-7020314호
3) 청구범위(2012. 12. 14.자로 보정된 것)
【청구항 1】약제학적 화합물의 흡수 및 생체가용성을 증가시키도록 상기 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환함으로써, 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 효능을 증가시키는 방법에 있어서, 상기 약제학적 화합물은 아세트아닐리드, 아드리아마이신, 아닐리드, 안트라사이클린 항생제, 항에스트로겐, 베조디아제핀, 세팔로스포린, 콜치신, 사이클로포스파미드, 디지탈리스 글리코시드, 디하이드로피리딘, 독소루비신, 에피포도필로톡신, 에피루비신, 에르고트 알칼로이드, 플루오로우라실,
이미다졸, 매크로라이드, 메토트렉세이트, 질소 머스터드, 오피오이드, 팍리탁셀, 페노티아진, 페닐알카민, 페닐피페리딘, 피페라진, 피페리딘, 피리미딘, 레티노이드, 술포닐우레아, 타목시펜, 탁솔, 탁소테레, 빈블라스틴 또는 빈카 알칼로이드(이하 ‘이 사건 약제학적 화합물’이라 한다)로 구성되는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 흡수 및 생체가용성을 증가시키는 방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).
【청구항 3】약제학적 화합물의 흡수 및 생체가용성을 증가시키도록 상기 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환함으로써, 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 클리어런스(clearance)를 증가시키는 방법에 있어서, 상기 약제학적 화합물은 이 사건 약제학적 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 클리어런스를 증가시키는 방법(이하 ‘이 사건 제3항 발명’이라 한다).
【청구항 4】약제학적 화합물의 흡수 및 생체가용성을 증가시키도록 상기 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환함으로써, 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 독성을 감소시키는 방법에 있어서, 상기 약제학적 화합물은 이 사건 약제학적 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 독성을 감소시키는 방법(이하 ‘이 사건 제4항 발명’이라 한다).
【청구항 5】약제학적 화합물의 흡수 및 생체가용성을 증가시키도록 상기 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환함으로써, 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 효능을 증가시키는 방법에 있어서, 상기 약제학적 화합물은 이 사건 약제학적 화합물로 구성되는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심을 갖는 물에 녹지 않는 약제학적 화합물의 효능을 증가시키는 방법(이하 ‘이 사건 제5항 발명’이라 한다).
【청구항 6 내지 9】 기재 생략

나. 이 사건 심결의 경위
1) 원고의 이 사건 출원발명에 관하여 특허청 심사관은 2012. 8. 14. ‘이 사건 출원발명의 각 청구항은 발명의 설명에 기재된 사항에 비해 광범위하게 기재된 것이어서 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다‘는 등의 거절이유를 통지하였고, 이에 원고는 2012. 12. 14. 의견서 및 명세서 등 보정서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2013. 4. 29. ’이 사건 제1항, 제3 내지 9항 발명은 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환하여 흡수 및 생체가용성, 클리어런스, 효능을 증가시키고, 독성을 감소시키는 방법에 관한 발명인데, 그에 관한 설명에는 2012. 12. 14.자 보정서에 의해 삭제된 트리아졸 화합물에 해당하는 카르복시아미도트라이아졸(이하 'CAI'라 한다)의 오로테이트염의 경구 생체가용성 및 흑색종 성장 저해 효과만이 기재되어 있고, 이 사건 약제학적 화합물은 CAI와
화학구조와 효능이 전혀 다른 것이어서 이 사건 약제학적 화합물의 오로테이트염이 CAI 오로테이트염과 동등한 정도의 효과를 나타낼 것이라고 볼 근거가 없으므로, 위 각 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다‘는 등의 이유로 거절결정을 하였다.
2) 원고는 2013. 5. 31. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2013원 4135호)을 청구를 하였는데, 특허심판원은 2014. 7. 14. ‘이 사건 제5항 발명은 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환함으로써 그 효능을 증가시키는 방법에 대한 발명인데, 발명의 설명에 기재된 내용만으로는 이 사건 약제학적 화합물의 오로테이트염의 효능이 증가할지 여부를 알 수 없고, 명세서에 실시예가 기재된 CAI는 이 사건 약제학적 화합물과 화학적 구조가 달라 CAI 오로테이트염에 대한 기재를 이 사건 약제학적 화합물에 대해서까지 확장 또는 일반화할 수 없으므로, 청구항의 기재가 발명의 설명에 의해 뒷받침되는 것이라고 볼 수 없다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 이 사건 제5항 발명은 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환함으로써 약제의 치료효능을 개선하고자 하는 것인데, 이 사건 약제학적 화합물은 현재 사용되는 의약품으로 미국 식품의약안전청(FDA)이 제공하는 의사처방참고서(PHYSICIANS' DESK REFERENCE) 등을 통해 화학구조 등을 확인할 수 있고, 이 사건 출원발명의 명세서(식별번호 [71] 내지 [73])에 항암제인 CAI를 오로테이트염으로 변환한 CAI 오로테이트가 CAI에 비하여 우월한 종양 성장억제 효과를 가지는 점이 기재되어 있으므로, 이 사건 출원발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 위 기재로부터 오로트산과 반응하는 이온화 가능한 중심을 가지는 점에서 CAI와 구조적 유사성을 가지는 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환함으로써 약
제의 치료효능이 증가하는 효과가 발생하리라는 점을 충분히 인식할 수 있다. 따라서 이 사건 제5항 발명에는 특허법 제42조 제4항 제1호 위반 사유가 없으므로, 이와 달리 본 이 사건 심결은 위법하다.
당사자의 주장 요지 <피고의 주장>

이 사건 약제학적 화합물은 화합물군의 명칭으로 기재되는 등 구조가 특정되지 않은 다수의 화합물을 포함하고 있다. 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 약제학적 화합물이 실제로 오로트산과 반응하여 오로테이트염을 형성할지 여부 및 형성된 오로테이트염의 효과에 대한 직접적인 데이터 기재가 없고, 단지 이 사건 약제학적 화합물에 속하지 않는 CAI의 오로테이트염의 효과에 대한 실험결과가 기재되어 있을 뿐이다. 그런데 CAI는 이 사건 약제학적 화합물과 화학구조가 전혀 달라 위 기재만으로는 이 사건 약제학적 화합물이 오로트산과 반응하여 염을 형성할지 여부 및 형성된 염이 CAI 오로테이트염과 동등한 수준의 효과를 나타낼지 여부를 알 수 없다. 따라서 이 사건 제1, 3, 4, 5항 발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 <이 사건 제5항 발명이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부>

가. 판단기준
특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 ‘발명의 설명’에 기재하지 아니한 사항을 특허청구범위에 기재하여 특허를 받게 되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과가 되므로, 특허법 제42조 제4항 제1호는 이와 같은 부당한 결과를 방지하기 위한 규정이다. 특허청구범위가 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있다고 인식할 수 있는지 여부를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결 등 참조).

나. 구체적 판단
1) 이 사건 제5항 발명은 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염의 형태로 변환하여 약제학적 화합물의 효능을 증가시키는 방법에 관한 발명이다. 즉 이 사건 제5항 발명은 이 사건 약제학적 화합물의 효능을 증가시키는 방법으로서, 약제학적 화합물을 오로트산과 반응시켜 오로테이트염의 형태로 변환하는 것을 들고 있으므로, 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염의 형태로 변환하는 구성이 발명의 설명에 의해 뒷받침되는지 여부를 살펴본다.
2) 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염의 형태로 변환하는 구성이 발명의 설명에 의해 뒷받침되는지 여부
이 사건 약제학적 화합물 중 아닐리드(을 제3호증의 1)는 특정되지 않은 치환기를 가지는  화합물이고, 안트라사이클린 항생제(을 제3호증의 2), 항에스트로겐(을 제3호증의 3), 벤조다이아제핀(을 제3호증의 4), 세팔로스포린(을 제3호증의 5), 매크로라이드(을 제3호증의 10), 질소 머스터드(을 제3호증의 11), 오피오이드(을 제3호증의 12), 페닐피페리딘(을 제3호증의 15), 술포닐우레아(을 제3호증의 20) 등은 다수의 화합물을 포함하는 화합물군의 명칭이다. 이 사건 약제학적 화합물은 서로 그 화학적 구조가 전혀 다른데, 이 사건 제5항 발명은 위 화합물의 구조적 유사성으로 ‘오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심’을 갖는 점을 들고 있다.
이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염의 형태로 변환하는 것에 관하여 이 사건 출원발명의 명세서는, CAI(트라이아졸 화합물의 일종으로 이 사건 약제학적 화합물에 포함되지 않는다)의 화학 구조 및 오로트산과의 반응을 도시하고(을 제1호증 도 3), 유기산인 오로트산이 CAI에서 아미노기의 하전된 부분에 결합된다고 설명하며(을 제1호증 식별번호 [58]), 이와 같이 오로테이트염을 형성하는데 적합한 화합물로 이 사건 약제학적 화합물 중 메토트렉세이트, 독소루비신, 에피루비신5)을 들면서, 그 화학구조를 도시하고 있다(을 제1호증 식별번호[61] 및 도 6). 화학구조가 도시된 CAI, 메토트렉세이트, 독소루비신, 에피루비신 등은 모두 1차 아민 작용기6)를 가지고 있고, 이 아민 작용기를 통해 오로트산과 반응하여 오로테이트염의 형태로 변환된다.
그러나 이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 약제학적 화합물 중 메토트렉세이트, 독소루비신, 에피루비신 등을 제외한 나머지 화합물의 화학 구조가 명시되어 있지 않고, 이 사건 약제학적 화합물이 어떻게 오로트산과 반응하는지에 대해서도 기재하고 있지 않으며, 다만 1차 아민 작용기를 가지는 CAI와 오르트산의 반응으로 CAI 오로테이트가 형성되는 것을 도시하고, ‘오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심’으로 1차 아민 작용기만을 들고 있다. 그런데, 이 사건 약제학적 화합물 중 에피포도필로톡신7), 항에스트로겐에 속하는 클로로트리아니센(Chlorotrianisene)8) 등은 아민 작용기를 포함하지 않고, 아세트 아닐리드9), 디하이드로피리딘(을 제3호증의 7), 이미다졸10), 페노티아진11), 피페라진(을 제3호증의 16), 피페리딘(을 제3호증의 17) 등은 2차 아민 작용기를, 항에스트로겐에 속하는 엔클로미펜, 타목시펜, 에타목시트리페톨(을 제3호증의 3, 도 37-4) 등은 3차 아민 작용기를 가진다.
어떤 산성 또는 염기성의 약제학적 화합물이 반대이온과 반응하여 염을 형성할지 여부는 쉽게 예측되지 않는데(을 제4호증 11면), 이 사건 출원발명의 명세서에서 오로테이트염으로의 변환을 설명하고 있는 CAI는 이 사건 약제학적 화합물에 포함되지 않고, 이 사건 약제학적 화합물은 CAI와 화학적 구조가 전혀 다르다. 특히 이 사건 약제학적 화합물 중 1차 아민 작용기를 가지지 않는 화합물에 대해 오로트산과 반응할 수 있는 이온화 가능한 중심이 무엇인지에 대해 아무런 기재가 없다. 여기에 특정 약제학적 화합물에 적합한 염을 선택하는 것이 의약 개발에 있어서 중요한 연구과제 중의 하나인 점(을 제2호증 9면, 을 제4호증 10면 참조)을 더하여 보면, 통상의 기술자로서는 위와 같이 발명의 설명에 기재된 내용만으로 이 사건 약제학적 화합물이 오로테이트염의 형태로의 변
환될 수 있다는 점을 인식할 수 없다. 따라서 이 사건 제5항 발명 중 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염의 형태로 변환하는 구성은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는다.
이에 대해 원고는 이 사건 출원발명의 명세서에 오로트산의 화학구조가 도시되어 있고, 오로트산과 반응할 수 있는 화합물로서 통상의 기술자에게 널리 알려진 이 사건 약제학적 화합물을 열거하고 있으므로, 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환하는 것 또한 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 주장한다. 살피건대, 이 사건 제5항 발명은 이 사건 약제학적 화합물을 오로트산과의 반응을 통해 오로테이트염의 형태로 변환하여 화합물의 효능을 증가시키는 방법에 관한 발명이므로, 이 사건 제5항 발명의 청구범위에 대응되는 구성으로 발명의 설명에서 뒷받침되어야 하는 것은 이 사건 약제학적 화합물이나 오로트산이 아니라 이 사건 약제학적 화합물의 오로테이트염의 구성이다. 그런데 앞에서 살펴본 바와 같이 통상의 기술자로서는 이 사건 약제학적 화합물이 오로트산과 반응하여 염을 형성할 것인지 여부를 알 수 없으므로, 비록 이 사건 출원발명의 명세서에 이 사건 약제학적 화합물의 명칭과 오로트산과 반응시켜 염을 형성한다는 문언적인 기재가 있더라도, 이로써 이 사건 약제학적 화합물을 오로테이트염으로 변환하는 구성이 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.
결론 위와 같이 이 사건 제5항 발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 기재불비가 있어 특허를 받을 수 없는데, 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 그 중 어느 하나의 항에서라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부 가 거절되어야 하는 것이므로, 이 사건 제5항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상 나머지 청구항에 관하여 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 전부 특허를 받을 수 없다.
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

.


List of Articles
번호 사건번호 제목 분야 출원번호 법원명 날짜 조회 수
234 2017허523 거절결정(특) 2017허523 거절결정(특) 특허/실용신안 제10-2010-7021530호 특허법원 2020.08.13 1
233 2017허448 등록무효(특) 2017허448 등록무효(특) 특허/실용신안 제10-741228호 특허법원 2020.08.13 1
232 2015후321 거절결정(특) 2015후321 거절결정(특) 특허/실용신안 제 10-2010-7003967 특허법원 2020.08.13 1
231 2017허2833 거절결정(특) 2017허2833 거절결정(특) 특허/실용신안 10-2014-7017736호 특허법원 2020.08.13 1
230 2014후2696 등록무효(특) 2014후2696 등록무효(특) 특허/실용신안 제133686호 특허법원 2020.08.13 1
229 2017허7371 권리범위확인(특) 2017허7371 권리범위확인(특) 특허/실용신안 제603014호 특허법원 2020.08.14 1
228 2014허1631 등록무효(특) 2014허1631 등록무효(특) file 특허/실용신안 제1152315호 특허법원 2020.06.12 2
227 2014허3422 거절결정(특) 2014허3422 거절결정(특) file 특허/실용신안 제10-2009-7020550호 특허법원 2020.06.12 2
226 2014허3071 권리범위확인(특) 2014허3071 권리범위확인(특) file 특허/실용신안 제981761호 특허법원 2020.06.15 2
225 2014허1983 거절결정(특) 2014허1983 거절결정(특) file 특허/실용신안 제10-2010-94052호 특허법원 2020.06.16 2
224 2012허5707 등록무효(특), 2012허7871(병합) 등록무효(특) 2012허5707 등록무효(특), 2012허7871(병합) 등록무효(특) file 특허/실용신안 제262926호 특허법원 2020.06.16 2
223 2014허4555 거절결정(특) 2014허4555 거절결정(특) file 특허/실용신안 제10-2011-126873호 특허법원 2020.06.16 2
222 2014허5466 등록무효(특) 2014허5466 등록무효(특) file 특허/실용신안 제10-2007-7012090호 특허법원 2020.06.16 2
221 2014허5817 등록무효(특) 2014허5817 등록무효(특) file 특허/실용신안 제10-0656716호 특허법원 2020.06.16 2
220 2014허5244 거절결정(특) 2014허5244 거절결정(특) 특허/실용신안 2013원7278호 특허법원 2020.06.16 2
219 2014허7806 권리범위확인(특) 2014허7806 권리범위확인(특) file 특허/실용신안 제880609호 특허법원 2020.06.16 2
218 2014허7479 거절결정(실) 2014허7479 거절결정(실) file 특허/실용신안 제20-2012-12315호 특허법원 2020.06.16 2
217 2015허3450 거절결정(특) 2015허3450 거절결정(특) file 특허/실용신안 제10-2006-0103794호 특허법원 2020.06.18 2
216 2015허1133 거절결정(특) 2015허1133 거절결정(특) file 특허/실용신안 제10-2012-31752호 특허법원 2020.06.18 2
215 2015허4569 등록무효(특) 2015허4569 등록무효(특) 특허/실용신안 제756225호 특허법원 2020.06.19 2
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 Next
/ 17