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사건번호 2014허8205 거절결정(특)
판례제목 2014허8205 거절결정(특)
출원번호 제10-2007-7012090호
분야 특허/실용신안
판결일 2015-07-03
법원명 특허법원
원고 수조우 이-후아 바이오메디컬 테크놀로지 코., 엘티디.
피고 특허청장
판사 정준영, 최종선, 장현진
판결결과 거절결정
주문 1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2014. 9. 19. 2013원2295호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 가. 이 사건 출원발명
1) 명칭: 대엽구약 추출물을 제조하는 방법, 추출물 및 그 용도(An extractive of Piper laetispicum C.DC., its process and its uses)
2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 번역문제출일/ 출원번호: 2005. 11. 28./ 2004. 12. 1./ 2007. 5. 29./ 제10-2007-7012090호
3) 청구범위(2013. 3. 27. 보정된 것)
【청구항 1】대엽구약 추출물의 제조 방법에 있어서, 대엽구약의 약재를 취하여, 자르기 또는 가루내기를 거친 후(이하 ‘구성 1’이라 한다) 에틸알코올, 메틸알코올, 클로로포름, 에틸아세테이트, 에틸에테르 및 초산으로 이루어진 군에서 선택되는 유기용제를 첨가하여(이하 ‘구성 2’라 한다), 상온 내지 70℃ 이하의 조건 하에서 침적 또는 여과시킨 후 추출물을 얻는 단계를 포함하는 것(이하 ‘구성 3’이라 한다)을 특징으로 하는 방법(이하 이 사건 출원발명 청구항 제1항을 ’이 사건 제1항 발명‘이라 부르며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【나머지 청구항】[별지 1]과 같다.

나. 비교대상발명(갑 제4호증)
2002. 3. 21. 공개된 국제공개특허공보 WO 02-22144호에 게재된 ‘약제학적 조성물의 제조에 사용되는 대엽구약 및 그 추출물’에 관한 발명으로서, 그 주요 내용은 [별지 2]와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고의 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 2012. 6. 7. ‘원고 출원발명의 청구항 제1항은 비교대상발명으로부터 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다‘는 등의 거절이유를 통지하였고, 이에 대해 원고는 명세서 등 보정서를 제출하지 아니하였다. 특허청 심사관은 2012. 12. 31. ‘위 거절이유를 번복할 만한 사항을 발견할 수 없다’는 이유로 거절결정을 하였다.
2) 원고는 2013. 3. 27. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2013원 2295호)을 청구하면서 명세서 등 보정서를 제출하였다(이하 위 보정에 의한 원고의 출원발명을 ‘이 사건 출원발명’이라 한다).
3) 특허심판원은 2014. 9. 19. ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 에 의해 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 부정되고, 이 사건 제1항 발명에 거절이유가 있는 이상 이 사건 출원발명은 전체가 거절되어야 한다’는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 1, 2, 갑 제2호증, 갑 제3호증의 1, 2, 갑 제4호증, 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
원고의 주장요지 <원고 주장 심결취소사유의 요지>

이 사건 제1항 발명은 상온 내지 70℃ 이하의 조건에서 침적 또는 여과시켜 대엽구약 추출물을 얻는 것으로 회류법에 의해 대엽구약 추출물을 제조하는 비교대상발명과 구성이 다를 뿐만 아니라, 비교대상발명에 비해 추출물 중 활성성분의 파괴가 적고 생리활성이 향상되어 크게 개선된 항우울작용, 항초조작용 등을 보이므로, 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 이 사건 제1항 발명을 용이하게 도출할 수 없다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명에 의해 진보성이 부정되지 않고, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 <이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는지 여부>

가. 비교대상발명과의 대비
나. 차이점에 대한 검토
1) 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은 대엽구약의 추출물을 제조함에 있어서 대엽구약 약재의 가루내기를 거친 후(구성 1에 관하여), 에틸알코올을 첨가(구성 2에 관하여)하여 추출물을 얻는 점에서는 각 동일하다.
한편, 이 사건 제1항 발명과 비교대상발명은, 구성 3에 관하여, 이 사건 제1항 발명은 상온 내지 70℃ 이하의 조건에서 침적 또는 여과시키는 반면에 비교대상발명은 95% 에틸알코올을 가하여 ‘회류’12)법을 사용하며, 회류 시의 추출온도가 에틸알코올의 끓는점인 약 78℃이므로, 결국 양 발명은 추출온도 및 추출방법에서 서로 다르다.
2) 추출방법에서의 차이점에 대한 검토
생약(천연물)에 함유된 활성성분을 침출하는 방법으로 냉침법[생약을 상온(15~25°)에서 침출제에 침적시킨 뒤 여과하여 침출액을 분리해 가용성분을 얻는 방법]13), 온침법[생약을 중정도의 온도(35~45°)에서 침출제에 침적시킨 뒤 여과하여 침출액을 분리해 가용성분을 얻는 방법]14), 퍼콜레이션법[침출기(percolator)에 충전한 분말 생약층에 침출제를 통과시켜 가용성분을 침출하는 방법]이 일반적으로 사용되고 있고(을 제6호증), 통상의 기술자는 추출 목적, 천연물의 상태, 활성성분의 성질 등을 고려하여 적당한 추출방법을 선택할 수 있으며, 비교대상발명은 대엽구약의 추출방법 중의 하나로 회류에 의한 방법을 기재하고 있을 뿐 특별히 회류법을 선택한 이유를 설명하지 않고 있으므로, 통상의 기술자로서는 대엽구약으로부터 활성성분을 추출함에 있어서 필요에 따라
비교대상발명의 회류에 의한 방법을 주지관용기술인 위 침적, 여과(또는 퍼콜레이션법)의 방법으로 쉽게 변경할 수 있다.
3) 추출온도에서의 차이점에 대한 검토
천연물로부터 활성성분을 추출함에 있어서 저온에서 또는 끓여서 이를 추출할 수 있고, 활성성분의 휘발성과 열에 대한 안정성을 고려하여 추출시 온도조건을 달리하여야 하는 점은 통상의 기술자에게 널리 알려진 사실이며(을 제5, 6호증), 비교대상발명은 약 78℃에서 대엽구약으로부터 활성성분을 추출하고 있다.
이 사건 출원발명의 명세서에는 추출온도와 관련하여 ‘비교대상발명에서 채택한 회류법은 상대적으로 높은 온도에서 이루어져 추출물 중 활성성분이 많이 파괴되므로, 추출물의 약리활성 및 안정성이 좋지 않았다. 그러나 본 발명은 침적, 여과 및 저온 농축 건조 등 방식을 이용하기 때문에 추출물 중 활성 성분의 파괴가 비교적 적고, 생물알칼리 및 리그난(lignans) 등 성분을 상당 정도 보존할 수 있어, 종래 회류법으로 조제한 추출물과 비교하여 생리활성이 현저하게 향상되었다’(을 제1호증 식별번호 [127] 참조)는 기재가 있을 뿐 추출온도를 “상온 내지 70℃ 이하”로 한정한 이유에 대해 구체적으로 설명하고 있지 않다.
한편, 생약을 침출함에 있어서 생약의 건조 상태, 절단·분쇄 여부, 침출제, 침출시간·온도, 농축 등 후처리 과정 등이 추출물의 효과에 영향을 미치는데(을 제6호증), 이 사건 출원발명의 실시예(을 제1호증 식별번호 [18] 내지 [126])를 살펴보면, 시약 A(실시예 1의 ‘샘플 1-1’에 의한 것으로 이 사건 제1항 발명에 해당하는 실시예이다)와 시약 B(실시예 1의 회류의 방법을 사용한 ‘샘플 10’에 의한 것으로 ‘대조’에 해당하는 실시예이다)는 재료의 건조 유무, 절단 또는 분말 상태, 추출용매 농도, 농축 여부 등 추출온도 이외의 다른 조건에서 차이가 있어 추출온도에 따른 효과의 차이를 대비할 수 없을 뿐만 아니라, ‘샘플 1-1’의 추출온도가 상온이어서 위 실시예에 나타난 실험결과만으로는 “상온 내지 70℃ 이하”의 온도에서 대엽구약을 추출하는 것이 비교대상발명의 약 78℃ 온도에서 추출하는 것에 비해 현저한 효과의 차이가 있는지 여부를 알 수 없다.
이에 대하여 원고는 추가실험데이터(갑 제5호증)를 제출하고 있으나, 이 사건 출원발명은 비교대상발명의 대엽구약 추출방법을 주지관용기술인 침적 또는 여과의 방법으로 변경하고, 다만 추출온도를 “상온 내지 70℃ 이하”로 한정한 것인데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 추출온도를 한정한 것에 관하여 한정된 온도 범위 내외에서 어떠한 효과의 차이가 있는지에 대해 아무런 기재가 없고, 추출온도 한정에 따른 효과를 이 사건 소송에서 추가실험데이터를 제출하는 방법으로 보완하는 것은 허용되지 않으므로, 추가실험데이터에 나타난 효과를 이
사건 제1항 발명의 효과로 인정할 수 없다. 또한 상온(30℃)의 에틸알코올로 침적하여 제조하되 분리·정제하지 않은 시료(약물 A3)15)에 대한 추가실험데이터를 상온의 에틸알코올에 침적한 뒤 대공흡착수지 컬럼으로 분리·정제한 이 사건 출원발명 명세서의 ‘샘플 1-1’16)에 대한 실시예와 대비하여 보면, 분리·정제 과정을 거친 이 사건 출원발명의 실시예 ‘샘플 1-1’의 효과(5mg/kg/d 투여 시 누계부동시간17) 93.5초)가 분리·정제 과정을 거치지 아니한 추가실험데이터의 효과(5mg/kg/d 투여 시 누계부동시간 85.0초)보다 열등하여(을 제1호증의 표 7 및 갑 제5호증의 3면 표 참조)18), 추가실험데이터의 결과를 신뢰하기도 어렵다.
결국, 이 사건 제1항 발명이 추출온도를 “상온 내지 70℃ 이하”로 한정한 것은 통상의 기술자가 대엽구약으로부터 활성성분을 추출함에 있어 활성성분의 안정성 등을 고려하여 통상적이고 반복적인 실험을 통해 적절히 선택할 수 있는 정도에 불과하다.

다. 대비결과
이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 주지관용의 기술을 참조하여 비교대상발명으로부터 쉽게 도출할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.
결론 위와 같이 이 사건 제1항 발명은 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없고, 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 어느 한 항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 제1항 발명이 특허를 받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 전부 특허를 받을 수 없다.
그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[비교대상발명과의 대비표]

비교대상발명과의 대비표 1.jpg

 

 

[별지 1]


이 사건 출원발명
【청구항 1】기재 생략
【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 대엽구약의 약재는 대엽구약의 뿌리, 뿌리줄기, 넝쿨줄기, 잎사귀 및 과실로 이루어진 군에서 선택되거나, 또는 전초를 포
함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 3】 (삭제)
【청구항 4】제1항에 있어서, 침적 또는 여과로 얻어지는 초기 추출물을 정제하는 단계가 더 포함되는 것을 특징으로 하는 방법.
【청구항 5】제4항에 있어서, 상기 정제 방법은 대공흡착수지 처리, 실리카겔컬럼 처리, 폴리아미드 처리, 이온교환법, 알코올 추출 물 침전법, 알칼리 침윤
유기용제 추출법 및 산 추출 알칼리 침전법으로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
【청구항 6】 (삭제)
【청구항 7】제1항, 제2항, 제4항 및 제5항 중 어느 한 항의 방법으로 제조되고, 페이스트 형태의 반고체로서 물에 녹지 않는 것을 특징으로 하는 대엽구약
추출물.
【청구항 8】제7항에 있어서, 상기 대엽구약 추출물이 모노아민 전달물질 대사와 관련된 정신분열증, 조증, 정신적 장애, 침묵증, 기질성 정신장애 증후군, 강박증, 우울증, 초조증, 수면장애, 전간, 파킨슨 증후군, 두통, 신경통 및 노인성 치매로 이루어진 군에서 선택되는 질병을 치료 또는 예방하는 약물, 건강보조식품, 또는 식품첨가제를 제조하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 방법.
【청구항 9】제8항에 있어서, 상기 모노아민 전달물질은 5-하이드록시트립타민, 노르아드레날린 및 도파민으로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
【청구항 10】 (삭제)
【청구항 11】제8항에 있어서, 상기 약물의 형식은 캡슐제, 정제, 과립제, 산제, 점적환제, 미립환제, 주사제, 분말주사제, 내복제제, 서방제제, 제어방출제제,
표적제제로 이루어진 군에서 선택되는 것을 특징으로 하는 방법. 끝.

 

 

[별지 2]


비교대상발명
[1] 본 발명은 중국 약초 ‘Piper Laetispicum C.DC’(이하 ‘대엽구약’이라 한다), 대엽구약 추출물 및 그 제조방법을 제공하고 그 약초 및 그 추출물을 약물 원료로 하여 제조된 정제, 주사제, 서방제제, 캡슐 및 혼합 제제를 제공하고 또한 그 약초 및 그 추출물의 우울증 치료에서의 용도에 관한 것이다(갑 제4호증 1면 ‘요약’).
[2] 본 발명은 우울증 및 정신 장애성 질병의 예방 및 치료에 사용하도록 약초대엽구약으로부터 활성성분을 추출하여 약물을 제조하는 것에 관한 것이다(갑제4호증 2면 ‘기술분야’).
[3] 본 발명의 목적은 약초 대엽구약, 추출물 및 그 제조방법을 제공하는 것이다. 본 발명의 다른 목적은 상기 추출물을 약물제제의 원료로 하는 것이다. 본
발명의 다른 목적은 약초 대엽구약 및 그 추출물의 우울증 및 정신 장애성 질환을 치료하는 약물 제조에서의 응용을 제공하는 것이다. 대엽구약은 후추과
(Piperaceae) 후추속(Piper L.) 식물이고, 중국 광동 및 광서 남부와 해남성에 분포되어 있다. 산지에서는 혈액 순환을 촉진하고 부기를 가라앉히는 진통제로서 타박상, 어혈종통의 치료에 사용하였다. 본 발명에 따른 연구에 의하면 대엽구약을 알코올, 에틸아세테이트로 추출하여 얻은 추출물은 진통, 진정 및 항우울 작용이 있다. 특히 항우울작용에서 해외의 동일한 유형의 제품인 Kavakava보다 2~3배 강하다(갑 제4호증 2면 ‘발명의 내용’).
[4] 본 발명은 아래 방법을 통해 대엽구약 추출물을 제조한다. 대엽구약 근의 조분말에 8배량의 95% 에탄올을 가하여 2회 회류, 회당 1시간씩, 여과, 여액 결합, 감압 농축 건조, 다시 3배량의 에틸 아세테이트로 3회 추출, 추출액 결합, 감압 농축 건조, 연한 황갈색의 점조 상태의 고형물 수득, 수율 3.17%(갑 제4호증 2면 ‘발명의 내용’).
[5] 주요 성분은 락톤류, 글리코시드류와 식물 염기류이다. 본 발명의 대엽구약 및 그 추출물은 약물 원료로서 캡슐, 정제, 주사제, 내복제제, 서방제제 등의 제제로 제조될 수 있다. 동물 실험 결과에 의하면 본 발명의 대엽구약 추출물(POS)은 작은 쥐에 대해 현저한 항우울 작용과 진정, 진통작용이 있다(갑 제4호 증 2면 ‘발명의 내용’). 끝.


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