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사건번호 2013허6349 등록무효(특)
판례제목 2013허6349 등록무효(특)
출원번호 제654256호
분야 특허/실용신안
판결일 2015-01-29
법원명 특허법원
원고 주식회사 엘지하우시스
피고 쓰리엠 이노베이티브 프로퍼티즈 캄퍼니(3M Innovative Properties Company)
판사 설범식, 박정훈, 윤주탁
판결결과 심결취소
주문 1. 특허심판원이 2013. 6. 28. 2012당2929호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
청구취지 주문과 같다.
기초사실 가. 이 사건 특허발명
1) 명칭: 접착제 부착 용품
2) 국제출원일/ 우선권 주장일/ 번역문제출일/ 등록일/ 등록번호: 1999. 10. 1./ 1999. 5. 13./ 2001. 11. 12./ 2006. 11. 29./ 제654256호
3) 특허권자: 피고
4) 특허청구범위(이 사건 무효심판청구의 대상인 청구항만 기재하고 나머지 청구항의 기재는 생략한다)
가) 등록 당시의 특허청구범위(청구항 22, 25는 2013. 2. 18.자 정정청구에 따른 정정 이후의 특허청구범위와 동일하므로, 각 그 기재를 생략한다)
【청구항 1】상부면과 하부면을 갖고, 일단 원래 길이의 115%로 연신(延伸)된 후에는 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는 컴플라이언트(compliant) 중합체필름 및 상기 컴플라이언트 중합체 필름의 하부면에 영구 접착되어 있으며 상기 필름의 반대편에는 기판에 접착될 수 있으며 임의의 500㎛ 직경의 원 면적당 1×103㎛3 내지 1×107㎛3의 부피를 한정하는 일정 패턴의 채널이 형성되어 있는 미세구조화 표면을 갖는 감압성(感壓性) 접착제를 포함하며, 기판에 최종적으로 도포한 후 상기 컴플라이언트 필름의 상부면은 실질적으로 주기성이 없으며 표면 조도(粗度) 시험 절차에 따를 때 표면 조도(粗度)가 실질적으로 필름 자체의 표면 조도(粗度) 이하인 외관을 갖게 되며, 상기 채널은 상기 컴플라이언트 필름의 상부면에서 실질적으로 탐지되지 않는 접착제 부착(adhesive-backed) 장식 용품.
나) 이 사건 무효심판절차 중 2013. 2. 18.자 정정청구에 따른 정정 이후의 특허청구범위(밑줄 친 부분이 정정된 부분이다)
【청구항 1】상부면과 하부면을 갖고, 일단 원래 길이의 115%로 연신(延伸)된 후에는 원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는 컴플라이언트(compliant) 중합체 필름(이하 ‘구성 1’이라 한다) 및 상기 컴플라이언트 중합체 필름의 하부면에 영구 접착되어 있으며 상기 필름의 반대편에는 기판에 접착될 수 있으며 임의의 500㎛ 직경의 원 면적 당 1×103㎛3 내지 1×107㎛3의 부피를 한정하는 일정 패턴의 채널이 형성되어 있는 미세구조화 표면을 갖는 감압성(感壓性) 접착제를 포함하며(이하 ‘구성 2’라 한다), 기판에 최종적으로 도포한 후 상기 컴플라이언트 필름의 상부면은 실질적으로 주기성이 없으며 표면 조도(粗度) 시험절차에 따를 때 표면 조도(粗度)가 실질적으로 필름 자체의 표면 조도(粗度) 이하인 외관을 갖게 되며, 상기 채널은 상기 컴플라이언트 필름의 상부면에서 실질적으로 탐지되지 않는(이하 ‘구성 3’이라 한다) 자동차의 표면에 접착되는(이하 ‘구성 4’라 한다) 접착제 부착(adhesive-backed) 장식 용품
【청구항 22】제1항에 있어서, 컴플라이언트 필름의 두께가 약 25㎛ 내지 300㎛인(이하 ‘구성 5’라 한다) 용품.
【청구항 25】제1항에 있어서, 85% 내지 100%의 침윤(wet out) 값으로 나타내어지는 바와 같이 기판에 밀봉 가능한 용품(이하 ‘구성 6’이라 한다)(이하에서는 2013. 2. 18.자 정정청구를 ‘이 사건 정정청구’라 하고, 이 사건 정정청구에 따른 정정 이후의 특허발명을 그 정정사항 유무에 관계없이 정정 전의 ‘이 사건 특허발명’과 구분하여 편의상 ‘이 사건 정정발명’이라 하며, 정정 전의 이 사건 특허발명의 청구항 제1항과 이 사건 정정발명의 청구항 제1항을 ‘정정 전제1항 발명’과 ‘정정 후 제1항 발명’이라 각 구분하여 부르며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
5) 주요 도면: 별지 1과 같다.

나. 비교대상발명들
1) 비교대상발명 1(갑 제5호증)
가) 공개일/ 공개간행물: 1991. 6. 28./ 일본 공개실용신안공보 평3-67043호
나) 명칭: 마킹 시트(marking sheet)
다) 주요 도면: 별지 2의 제1항과 같다.
2) 비교대상발명 5(갑 제16호증)
가) 공개일/ 공개간행물: 1995. 8. 22./ 일본 공개특허공보 특개평7-224254호
나) 명칭: 점착 시트
다) 주요 도면: 별지 2의 제2항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고는 2012. 11. 14. 피고를 상대로, ① 정정 전 제1항 발명 및 이를 인용하는 제22항, 25항 발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 아니하고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 아니하며, ② 정정 전 제1, 22, 25항 발명은 비교대상발명 1 내지 4에 의하여 신규성 내지 진보성이 부정된다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다.
2) 피고는 무효심판 중이던 2013. 2. 18. 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 앞서 본 정정된 특허청구범위와 같이 정정하는 이 사건 정정청구를 하였다.
3) 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2012당2929호로 심리한 다음, 2013. 6. 28. 이 사건 정정청구를 받아들인 후, 정정 후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침되고, 특허청구범위가 명확하고 간결하게 기재되어 있으며, 위 비교대상발명들에 의하여 신규성과 진보성 어느 것도 부정되지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
【인정 근거】다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4 내지 6, 8, 9, 16, 17호증, 변론 전체의 취지
당사자의 주장 요지 가. 원고
1) 정정 전 제1항 발명의 ‘5% 이상의 비탄성 변형’을 정정 후 제1항 발명의 ‘원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형’으로 하는 이 사건 정정청구의 정정사항은 이 사건 특허발명의 명세서(이하 ‘이 사건 명세서’라 한다) 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이고 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것이므로 부적법하다.
2) 이 사건 명세서의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 ‘5% 이상의 비탄성 변형’, ‘채널의 부피’ 및 ‘표면 특성’에 관한 구성을 포함하는 정정 전․후 제1항, 제22항 및 제25항 발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않고, 또한 정정 전․후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 위 각 구성과 관련하여 그 특허청구범위가 명확하게 기재되어 있지 않다.
3) 정정 전․후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 비교대상발명 1 내지 6에 의해 신규성 또는 진보성이 부정된다.

나. 피고
1) 이 사건 정정청구는 이 사건 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 특허청구범위를 감축한 것으로서 특허청구범위의 실질적 변경에 해당하지도 아니하므로 적법하다.
2) 정정 전․후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 이 사건 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있고, 그 특허청구범위도 명확하게 기재되어 있다.
3) 정정 전․후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 비교대상발명들에 의해 신규성과 진보성 어느 것도 부정되지 아니한다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 가. 관련 규정
특허무효심판절차에서 피청구인은 특허청구범위를 감축하는 경우, 잘못된 기재를 정정하는 경우, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있고[구 특허법(2006. 3. 3 법률 제7871호로 개정되기 전의 것. 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제133조의 2 제1항, 제47조 제3항], 이러한 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내에서 이를 할 수 있으며, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(구 특허법 제133조의2 제3항, 제136조 제2, 제3항).
위와 같은 규정의 취지는 무효심판의 피청구인이 된 특허권자에게 별도의 정정심판을 청구하지 않더라도 그 무효심판절차 내에서 정정청구를 할 수 있게 해주되, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것은 허용하지 아니하고, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 해소하여 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 데 있다고 할 것이다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결 등 참조).

나. 정정 내용
이 사건 정정청구는 ① 정정 전 제1항 발명의 ‘일단 원래 길이의 115%로 연신(延伸)된 후에는 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는 컴플라이언트(compliant) 중합체 필름’을 정정 후 제1항 발명의 ‘일단 원래 길이의 115%로 연신(延伸)된 후에는 원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는 컴플라이언트(compliant) 중합체 필름’으로 정정하고(이하 ‘정정사항 1’이라 한다), ② 정정 전 제1항 발명의 ‘채널은 상기 컴플라이언트 필름의 상부면에서 실질적으로 탐지되지 않는 접착제 부착(adhesive-backed) 장식 용품’을 정정 후 제1항 발명의 ‘채널은 상기 컴플라이언트 필름의 상부면에서 실질적으로 탐지되지 않는 자동차의 표면에 접착되는 접착제 부착(adhesive-backed) 장식 용품’으로 정정한 것(이하 ‘정정사항 2‘라 한다)이다.

1) 정정사항 1
정정사항 1은 ‘5% 이상의 비탄성 변형’의 산정기준이 ‘원래 길이’라는 것을 명확하게 하기 위한 것이다. 즉, 이 사건 명세서에는 정정사항 1과 관련하여 ‘필름은 일단 원래 길이의 115%로 연신(延伸)된 후 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는다’(갑 제2호증, 8면 2~3행, 정정 전 제1항 발명 참조)라고 기재되어 있는데, 위 문장에서 ‘원래 길이’는 ‘115%로 연신(延伸)된’ 뿐만 아니라 ‘5% 이상의 비탄성 변형’도 같이 수식하는 것으로 해석되고, 이 사건 명세서에 비탄성 변형의 산정기준이 다른 것이라고 해석될만한 기재도 없으므로, 정정 전 제1항 발명에 기재된 비탄성 변형의 산정기준은 ‘원래 길이’로 봄이 타당하다.
설령, 정정사항 1이 위와 같이 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 해당하지 않는다고 하더라도, 적어도 특허청구범위의 감축에 해당한다. 즉, ①비탄성 변형은 ‘원래 길이’[KS M 6791:2010(갑 제12호증, 6면 ‘5.4.1 f)' 참조)] 또는 ‘늘어난 길이’[ASTM D 5459-95(갑 제14호증, 2면 '11. Procedure', '12. Calculation' 각 참조)]를 기준으로 산정한다는 점이 통상의 기술자에게 널리 알려져 있으므로 통상의 기술자라면 위 산정기준 중 어느 하나를 선택할 수 밖에 없다. ② ㉠ 그런데 위 산정기준에 따라 원래 길이가 100cm인 필름의 비탄성 변형에 대하여, ‘늘어난 길이’를 산정기준으로 산출하면 원래 길이의 115%(115cm) 연신(延伸)하여 늘어난 길이 15cm의 5%가 0.75cm이므로 비탄성 변형의 범위는 100.75cm 내지 115cm가 되고, ㉡ ‘원래 길이‘를 산정기준으로 산출하면 원래 길이 100cm의 5%가 5cm이므로 비탄성 변형의 범위는 105cm 내지 115cm가 된다. ③ 따라서 정정사항 1과 같이 ‘5% 이상의 비탄성 변형’의 산정기준을 ‘원래 길이’로 하는 경우에는 산정기준을 ‘늘어난 길이’로 하는 것보다 비탄성 변형의 범위가 감축된다.
결국, 정정사항 1은 이 사건 명세서에 기재된 사항의 범위 내에서 ‘5% 이상의 비탄성 변형’의 산정기준을 ‘원래 길이’로 명확하게 하는 경우에 해당하거나 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하고, 이러한 정정으로 인해 특허청구범위가 실질적으로 확장되거나 변경되지도 않으므로, 적법한 정정사항에 해당한다.
2) 정정사항 2
정정사항 2는 정정 전 제1항 발명에 기재된 접착제 부착 장식 용품의 용도를 ‘자동차 표면’으로 한정한 것인다. 그런데, 위 한정사항과 관련하여 이 사건 명세서에 ‘이러한 필름은 일반적으로 예를 들면, 자동차의 표면을 포함한 각종 상이한 기판에 접착된다’(갑 제2호증, 5면 ‘배경기술’ 1~2행 참조)라고 기재되어있어 정정 전 제1항 발명의 접착제 부착 장식 용품이 ‘자동차 표면 접착용’으로 사용될 수 있음을 알 수 있다. 따라서 정정사항 2는 특허청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 위와 같은 구성의 추가로 인하여 정정 전 제1항 발명에 비하여 기술적 사상이나 목적에 변경이 있거나 새로운 작용효과가 발생하였다고 할 수도 없어 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한 경우에 해당되지도 아니하므로, 적법한 정정사항에 해당한다.
3) 결국, 이 사건 정정청구는 구 특허법 제133조의2 제1항, 제136조 제1항 내지 제3항의 요건을 충족하는 적법한 정정청구로서 허용되어야 한다.
이사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부 가. 기술분야의 대비
이 사건 정정발명은 감압성(感壓性) 접착제가 컴플라이언트 필름의 한쪽 표면에 접착되어 자동차 표면에 접착되는 접착제 부착 용품에 관한 것이고(갑 제2호증, 5면 ‘배경기술’ 1번째 단락, 6면 ‘발명의 개요’ 1번째 단락 참조), 비교대상발명 1은 간판, 차량, 각종 부품 등의 피착제의 표면에 부착되는 점착제 층이 설치된 마킹 시트에 관한 것이며(갑 제5호증, 1면 ‘산업상 이용분야’ 참조), 비교대상발명 5는 종래의 도장에 의한 표시 방법을 대신하여 붙이는 도료로도 사용되는 장식 및 표시에 사용하는 점착 시트에 관한 것이다(갑 제16호증, 식별번호 [0001], [0003] 각 참조).
따라서 이 사건 정정발명과 비교대상발명 1, 5는 모두 간판, 차량 등에 부착하는 접착 용품에 관한 것이라는 점에서 그 기술분야가 동일하다.

나. 구성 및 작용효과의 대비
1) 정정 후 제1항 발명
가) 구성 1
<대비표 1> 참조.
이 사건 정정발명에서는 구성 1의 컴플라이언트 중합체 필름으로 가소화 폴리염화비닐 필름 등을 사용하고 있다(갑 제2호증, 8면 1번째 단락 참조). 따라서 구성 1과 비교대상발명 1, 5의 대응구성은 상부면과 하부면을 갖는 컴플라이언트 중합체(연질 폴리염화비닐) 필름(시트)이라는 점에서 동일하고, 다만 구성 1은 중합체 필름의 비탄성 변형률을 한정한 반면에 비교대상발명 1, 5에서는 비탄성 변형률이 구체적으로 한정되어 있지 않다는 점에서 차이가 있다.
이러한 차이점에 대하여 살피건대, 이 사건 명세서에는 컴플라이언트 중합체필름의 비탄성 변형률과 관련하여 단지 ‘바람직하게는 필름은 일단 원래의 길이의 115%로 연신(延伸)된 후 5% 이상의 비탄성변형을 갖는다‘(갑 제2호증, 8면 2~3행 참조)라고 기재되어 있고, 실시례에서도 단순히 가소화 가요성 컴플라이언트 비닐(PVC) 필름을 컴플라이언트층으로 사용하고 있을 뿐(갑 제2호증, 12면 마지막 단락 참조), 구성 1의 비탄성 변형률과 관련된 수치한정의 임계적 의의가 전혀 기재되어 있지 아니하므로, 위 차이점은 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하다.
더구나 이 사건 명세서에는 컴플라이언트 중합체 필름과 관련하여 ‘적당한 컴플라이언트층의 특별한 예는 가소화 폴리염화비닐 필름이며, 연신(延伸)되었을 때 필름이 원래의 길이로 회복하지 않도록 연신(延伸)된 후 충분한 비탄성 변형을 갖는다 … 비닐 필름의 대표적인 조성은 폴리염화비닐 수지, 광 및(또는) 열안정화제(들), 가소화제 및 임의로 안료를 포함한다. 가소화제의 양은 일반적으로 약 40중량% 미만이며, 바람직하게는 비닐 필름과 상용성이고 필요한 가요성과 내구성을 제공하는 중합성 비-이행성 가소화제로 이루어진다’(갑 제2호증, 8면 1~5행 참조)라고 기재되어 있어, 구성 1의 비탄성 변형률은 ‘폴리염화비닐수지, 40중량% 미만의 가소화제, 광 및(또는) 열 안정화제 또는 안료를 포함하는 가소화 폴리염화비닐 필름’에서 나타나는 물성일 것으로 보인다.
그런데 비교대상발명 1, 5에 개시된 시트 기재(5) 또는 착색합성수지 필름(3)의 수지 종류 및 조성이 아래에서 보는 바와 같이 구성 1의 비탄성 변형률을 나타내는 컴플라이언트 필름과 수지 종류가 동일하고 그 조성비도 중복되므로 비교대상발명 1, 5에 개시된 시트 기재(5) 또는 착색합성수지 필름(3)도 정정 후 제1항 발명의 구성 1에서 한정한 범위 내의 비탄성 변형률을 가질 것으로 보인다. 즉, ① ㉠ 비교대상발명 1에는 시트 기재(5)로 연질 폴리염화비닐(갑 제5호증, 7면 14행 참조)을 사용하고 있는데, ㉡ 연질 폴리염화비닐은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전부터 랩(wrap)이나 연신(延伸)용 필름으로 쓰이고 있던 것으로서 폴리염화비닐 수지(PVC)에 20~30중량%의 가소제나 안정제를 첨가하여 제조되는 것으로 널리 알려져 있는바(갑 제10호증 참조), 비교대상발명 1에 개시된 연질 폴리염화비닐 시트는 구성 1의 컴플라이언트 필름과 수지 종류 및 가소제의 함량에서 중복되므로 비교대상발명 1의 연질 폴리염화비닐 시트도 구성 1에서 한정한 범위 내의 비탄성 변형률을 나타낼 것으로 보인다. ② 또한 비교대상발명 5의 명세서에도 점착 시트에 사용되는 착색 합성수지 필름(3)으로 내후성이 양호한 연질 폴리염화비닐 필름이 바람직하다고 기재되어 있고(갑 제16호증, 식별번호 [0006] 참조), 실시례 1에서는 폴리염화비닐 100중량부, 폴리에스테르계 가소제 35중량부, 금속계 안정제 8중량부, 산화티탄안료 35중량부로 이루어진 수지조성물을, 실시례 2에는 폴리염화비닐 100중량부, 폴리에스테르계 가소제 35중량부, 금속계 안정제 11중량부, 산화티탄안료 35중량부, 용제 60중량부로 이루어진 수지조성물을 각 이용하여 착색 연질 폴리염화비닐 필름을 제작하고 있는바(갑 제16호증, 식별번호 [0012], [0013], [0016] 각 참조), 비교대상발명 5에 개시된 착색 연질 폴리염화비닐 필름 또한 구성 1의 컴플라이언트 필름과 수지 종류 및 조성에서 중복되므로 구성 1에서 한정한 범위 내의 비탄성 변형률을 나타낼 것으로 보인다.
따라서 구성 1의 비탄성 변형률은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과한 것으로, 비교대상발명 1 또는 5의 대응구성에 내재되어 있는 필름(시트)의 물성을 단순히 확인한 것에 지나지 않는다.
이에 대하여 피고는, 구성 1의 ‘5% 이상의 비탄성 변형’은 컴플라이언트 필름이 자동차의 굴곡진 표면에 부착될 때 텔레그래핑(telegraphing. 채널들이 육안으로 탐지되는 현상) 또는 팝-오프(pop off. 텔레그래핑을 해결하기 위해 필름의 경도를 높이면 필름이 피착제의 굴곡진 표면에 제대로 부착되지 못하고 떨어져 나가는 현상)되는 문제가 발생하지 않기 위한 것인 반면에 비교대상발명 1, 5는 피착판이 평활판이어서 필름을 자동차의 굴곡진 표면에 부착할 때 발생하는 텔레그래핑 또는 팝-오프 문제를 전혀 인식하고 있지 않으므로, 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 5의 대응구성으로부터 구성 1을 용이하게 도출할 수 없다는 취지로 주장한다.
살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 즉, 이 사건 명세서에는 접착 용품의 접착 시 포획되는 공기를 방출하는 문제(갑 제2호증, 5변 ‘배경기술’ 3번째 단락 참조)와 더불어 가요성 있는 얇은 필름을 사용할 때 발생하는 외관상의 문제(접착제의 채널 구조가 외부에서 탐지되는 문제)를 그 해결 과제로 제시하고 있을 뿐이고, 자동차의 굴곡진 표면에 필름을 부착할 때 발생하는 텔레그래핑 또는 팝-오프 문제를 해결과제 중 하나로 인식하고 있었다거나 이와 같은 문제를 해결하기 위한 수단으로서 구성 1의 비탄성 변형률을 채택하였다고 볼 만한 아무런 기재가 없다.
결국 구성 1은 비교대상발명 1 또는 5의 대응구성과 실질적으로 동일하거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 5의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 작용효과도 예측 가능하다.
나) 구성 2
<대비표 2> 참조.
구성 2와 비교대상발명 1, 5의 대응구성은 컴플라이언트 중합체(연질 폴리염화비닐) 필름(시트)의 하부면에 감압성(感壓性) 접착제(아크릴계 점착제)가 접착되고 필름의 반대편은 기판에 접착될 수 있다는 점에서 동일하다(비교대상발명 1, 5의 도면 1 각 참조). 또한 구성 2의 채널은 노출면으로부터 접착제 내로 뻗은 연속 개방 경로 또는 홈으로서 접착제 부착 용품을 기판 상에 도포할 때 접착제와 기판 사이의 계면에 포획된 유체를 용품의 주변부로 배출하는 기능을 하는데(갑 제2호증, 8면 마지막 단락 참조), 비교대상발명 1, 5의 점착제층에 형성된 요철도 박리지가 제거된 후 노출면으로부터 점착제 내로 뻗은 연속 개방경로 또는 홈으로서 접착제를 기판에 시공할 때 접착제와 기판 사이의 계면에 포획된 유체(공기)를 주변부로 배출하는 기능을 하는 것인바(비교대상발명 1: 갑 제5호증, 7면 아래에서 3~5행, 비교대상발명 5: 갑 제16호증, 식별번호 [0010] 각 참조), 비교대상발명 1, 5의 점착제층에 형성된 요철은 구성 2의 채널과 기능이 동일하고, 비교대상발명 1, 5의 점착제층은 박리지 표면의 요철로부터 전사된 요철(채널)에 의하여 미세구조화 표면을 가진다는 점에서 구성 2의 미세구조화 표면과 동일하다. 결국, 구성 2의 ‘일정 패턴의 채널이 형성되어 있는 미세구조화 표면’은 비교대상발명 1 또는 5의 ‘점착제층에 형성된 요철 표면’과 실질적으로 동일하다.
나아가 구성 2의 ‘임의의 500㎛ 직경의 원 면적 당 1×103㎛3 내지 1×107㎛3의 부피’라는 한정사항을 대비한다. 먼저 비교대상발명 1에서 구성 2의 채널에 대응되는 요철 모양의 홈의 부피비를 계산하기 위하여 이형지에 요철 모양을 형성하는 엠보싱 롤의 요철 규격을 살펴보면, 볼록부의 너비(a)는 5~15㎛, 오목부의 너비(b)는 80~490㎛, 깊이(c)는 15~200㎛(갑 제5호증, 4면 마지막 단락, 도면 2 각 참조)인바, 채널의 부피가 최대(채널 간 간격 a가 최소, 채널 너비 b가 최대, 채널 깊이 c가 최대)인 경우 단위면적당 채널의 부피는 200㎛3이며, 채널의 부피가 최소(a가 최대, b가 최소, c가 최소)인 경우 단위면적당 채널의 부피는 14.63㎛3이므로, 비교대상발명 1에서 500㎛ 직경의 원 면적당 채널의 부피는 2.87×106㎛3 내지 3.93×107㎛3가 되어, 구성 2와 비교대상발명 1은 500㎛ 직경의 원 면적 당 채널의 부피에 있어서도 2.87×106㎛3 내지 1×107㎛3 범위에서 중복된다.
다음으로 비교대상발명 5에서 구성 2의 채널에 대응되는 요철 모양의 홈의 부피비를 계산하기 위하여 엠보싱 롤의 요철의 규격을 살펴보면, ① 실시례 1의 ‘100메시’는 2.54cm당 개구부의 수가 100인 것으로 타일러 메시 사이즈 전환표(갑 제18호증, 3면)에 따라 환산하면 개구부(볼록부)의 너비는 152㎛가 되고 이로부터 와이어(오목부) 간격은 102㎛가 되며, ② 실시례 2의 ‘150메시’도 위 전환표에 따라 환산하면 개구부의 너비가 104㎛이고 이로부터 와이어 간격은 65㎛28)가 되며, 요철 높이는 모두 20㎛이므로(요철 크기 20㎛는 요철 볼록부의 높이가 20㎛인 것을 의미한다), ③ 실시례 1, 2로부터 제조된 점착 시트의 점착제층에는 우측과 같은 모양의 요철 (<도면 1> 참조)(채널)이 형성될 것으로 보이는바, ④ 비교대상발명 1과 동일한 방법으로 단위면적당 채널의 부피를 계산하면 실시례 1, 2에서 단위면적당 채널의 부피는 각 12.84㎛3과 12.43㎛3이므로, 비교대상발명 5에서 500㎛ 직경의 원 면적당 채널의 부피는 실시례 1, 2의 경우 각 2.52×106㎛3과 2.44×106㎛3가 되어 구성 2에 한정되어 있는 채널의 부피 범위인 1×103㎛3 내지 1×107㎛3과 중복된다.
결국 구성 2는 비교대상발명 1 또는 5의 대응구성과 실질적으로 동일하다 할 것이다.
이에 대하여 피고는, 구성 2의 채널 부피는 ① 임의로 선택한 500㎛ 직경의 원 면적 내에 채널이 반드시 존재해야 한다는 조건과 ② 어떠한 원 안에서도 채널의 부피가 1×103㎛3 내지 1×107㎛3여야 한다는 조건을 동시에 만족하는 것인데, 비교대상발명 1, 5에는 이에 대하여 어떠한 암시나 개시도 없으므로 구성 2는 비교대상발명 1 또는 5의 대응구성과 차이가 있다는 취지로 주장한다.
살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다. 즉, ① 임의의 500㎛ 직경의 원 면적 내에 채널이 존재한다는 것은 채널 간 간격(구조체 너비)이 500㎛ 미만이라는 것을 의미하는바, 앞서 살핀 바와 같이 채널 간 간격이 비교대상발명 1은 5~15㎛(엠보싱 롤의 볼록부의 너비이다)이고, 비교대상발명 5는 실시례 1, 2에서 각 152㎛, 104㎛이므로, 비교대상발명 1, 5에서도 임의로 선택한 500㎛ 직경의 원 면적 내에 채널이 반드시 존재하게 되고, ② 임의로 선택한 500㎛ 직경의 원 면적 내에 형성된 비교대상발명 1, 5의 채널 부피는 앞서 계산한 바와 같이 구성 2와 중복된다. ③ ㉠ 더구나 이 사건 정정발명의 실시례에서는 임의의 500㎛ 직경의 원 면적의 평균 부피가 구성 2에서 한정한 채널 부피 조건을 충족하는지 여부만을 확인하고 있을 뿐 임의의 500㎛ 직경의 원 면적의 부피가 구성 2에서 한정한 채널 부피 조건을 항상 만족하는지 여부를 확인하고 있지 않고(갑 제2호증, ‘표 1’ 참조), ㉡ 임의의 500㎛ 직경의 원 면적의 평균 부피가 구성 2에서 한정한 채널 부피 조건을 충족하면 우수한 외관과 공기방출성을 보이고 있는바(갑 제2호증, ‘표 1’ 참조), ㉢ 앞서 살펴본 바와 같이 임의의 500㎛ 직경의 원 면적의 평균 부피가 구성 2에서 한정한 채널 부피 조건을 충족하는 비교대상발명 1, 5의 점착제층도 이 사건 정정발명의 접착제층과 마찬가지로 우수한 외관 특성을 가질 것으로 보이므로, ㉣이 점에서도 구성 2와 비교대상발명 1, 5의 대응구성은 차이가 없다.
다시 피고는, ① 비교대상발명 1에는 ‘롤 표면의 요철 사이즈는 50 내지 300메시가 바람직하다’라는 기재와 더불어 구체적인 치수 즉, 볼록부의 간격(a) 5~15㎛, 오목부의 너비(b) 80~490㎛, 깊이(c) 15~200㎛가 바람직하다고 기재되어 있는바, 만약 메시라는 기재만으로 당연히 타일러 메시 사이즈 표를 적용할 수 있다면 타일러 메시 사이즈 표를 이용해 50 내지 300메시에 대한 치수를 산정하였을 때 위 볼록부의 간격(a) 및/또는 오목부의 너비(b)를 만족시켜야 하는데, 50 내지 300메시는 타일러 메시 사이즈 표에 따르면 위 a 및/또는 b 값을 만족시키지 못하므로, ② 비교대상발명 5의 실시례 1 및 2의 채널 치수를 단순히 타일러 메시 사이즈 표를 사용하여 계산하는 것은 타당하지 않다는 취지로 주장한다.
살피건대, 다음과 같은 사정에 비추어 피고의 위 주장도 받아들이지 아니한다. 즉, ① 타일러 표준 메시에 의하면 1메시는 1inch(즉, 2.54㎝ 또는 25,400㎛) 변의 길이 사이의 칸 수를 의미하므로 50메시는 508㎛(=25,400㎛/50)이고, 300메시는 약 85㎛(=25,400㎛/300)이어서 비교대상발명 1의 요철 사이즈 50 내지 300메시는 85~508㎛에 해당하는데, ② 요철의 메시는 개구부(볼록부, a)와 와이어(오목부, b)로 구성되므로 비교대상발명 1의 요철 사이즈는 a(5~15㎛)와 b(80~490㎛)를 합한 값인 85~505㎛로서 타일러 표준 메시에 의하여 계산한 값인 85~508㎛와 사실상 차이가 없다. ③ 따라서 비교대상발명 5의 실시례 1 및 2에서 채널 치수 단위로 기재된 ‘메시’를 타일러 메시 사이즈 표를 사용하여 ㎛로 환산하여 채널의 부피비를 계산할 수 있다.
다) 구성 3
<대비표 3> 참조.
구성 3은 기판에 도포한 후 컴플라이언트 필름의 표면 특성에 관한 것인데, 이 사건 명세서에서는 표면 조도(粗度) 분석을 통해 표면이 주기성, 즉 피크들의 반복패턴을 갖는지 여부를 보여주고, 접착제 부착 필름에 대한 주기성의 증거는 접착제 부착 필름의 표면 조도(粗度)가 비코팅 필름(접착제로 코팅되지 않은 필름)의 표면 조도(粗度)보다 더 클 때 일반적으로 명백하다고 기재되어 있는 점(갑 제2호증, ‘표면 조도 시험’ 3번째 단락 참조) 및 필름 도포 후 외관은 표면 조도(粗度) 측정과 육안으로 검사할 뿐 달리 다른 방법을 채택하고 있지 않는 점(갑 제2호증, 11면 7~24행, 13면 1~3행, ‘표 2’ 참조) 등에 비추어 볼 때, 구성 3은 결국 기판 상에 용품 도포 후 컴플라이언트 필름의 상부면으로부터 접착제 채널의 주기성 또는 반복 패턴이 드러나지 않는 외관을 가지는 것으로 한정한 것임을 알 수 있다.
구성 3과 관련하여 이 사건 명세서에는 ‘종종 구조체들은 용품을 기판 상으로 강하게 도포한 후 필름의 외면을 통해 보인다. 이는 아래에 놓인 표면 차이들을 강조하기 쉬운 얇은 필름에서 특히 그러하다. 본 발명은 종래의 접착제 부착 용품에 관련된 문제를 해결하기 위해 특수한 유동학적 특징을 갖는 감압성(感壓性) 접착제 내의 채널을 한정하는 미세구조화 표면을 부여한다. 본 발명의 접착제 내의 채널은 위치조절성과 용품 주변부로의 유체 배출을 개선하기 위해 특수한 치수와 특징을 갖는다. 부가적으로, 채널의 특징 때문에 접착제의 미세구조화 표면은 도포된 후 용품의 노출면으로부터 볼 때 사람의 눈에 실질적으로 탐지되지 않게 된다’(갑 제2호증, 7면 ‘발명의 상세한 설명’ 2번째 단락 참조), ‘적어도 부분적으로 사라지는 채널의 능력은 채널의 형상과 접착제의 유동학에 의존한다’(갑 제2호증, 9면 5~6행 참조), ‘본 발명의 접착제 부착 용품에서 구조체들의 규칙 패턴 또는 군은 원하는 성능 파라미터를 성취하기 위해 특정한 형상과 크기를 갖는다. 따라서 구조체들은 약 400㎛ 이하, 바람직하게는 약 300㎛ 이하의 피치(인접한 구조체들의 유사한 구조점들 사이의 거리의 평균값)로 배열된다. 피치가 400㎛보다 더 크면 도포한 후 필름의 표면에 나타난 모양체들의 패턴이 바람직하지 않게 되어 용품의 외관 품질을 악화시킬 수 있다’(갑 제2호증, 9면 7번째 단락 참조)라고 기재되어 있는바, 구성 3의 도포 후 표면 특성은 ㉠ 면적당 채널의 부피(구성 2), ㉡ 채널을 형성하는 구조체의 형상, 크기 및 피치, ㉢ 접착제의 유동학적 성질과 같은 요소들에 의해 결정되는 것으로 보인다. 그런데 ㉠ 요소는 ‘구성 2’의 대비에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1, 5에도 존재하므로 이하에서는 이 사건 명세서에 기재되어 있는 ㉡, ㉢ 요소들의 구체적 내용 및 비교대상발명 1, 5에도 이에 대응되는 구성이 있는지 살펴본다.
먼저, 채널을 형성하는 구조체의 형상, 크기 및 피치에 대하여 보면 ① 이 사건 명세서에는 미세구조화 표면을 생성하기 위해 감압성(感壓性) 접착제 내에 형성된 구조체의 형상은 다양할 수 있다고 기재되어 있고(갑 제2호증, 9면 6단락 참조), 정정 후 제1항 발명에서 구조체의 형상을 특별히 한정하고 있지도 아니하므로 구조체의 형상에서 정정 후 제1항 발명과 비교대상발명 1, 5는 차이가 없고, ② 구조체의 크기 및 피치 또한 별지 3 ‘대비표’에서 알 수 있듯이 그 수치범위가 중복되므로, 정정 후 제1항 발명은 채널을 형성하는 구조체의 형상, 크기 및 피치에서 비교대상발명 1, 5와 차이가 없다.
다음으로, 접착제의 유동학적 성질에 대하여 살펴보면 이 사건 명세서에는 ‘모든 감압성(感壓性) 접착제가 본 발명에 적당하다. 접착제는 전형적으로 접착시키고자 하는 기판의 유형을 기준으로 선택된다. 감압성(感壓性) 접착제의 종류로는 아크릴, … 실리콘 등이 있다. 적당한 아크릴 접착체는 예를 들면, 미국특허 제3,239,478호, … 에 개시되어 있다’(갑 제2호증, 8면 4번째 단락 참조), ‘본 발명의 채널은 필름의 노출면으로의 바람직한 접착을 제공하기 위해 용품의 최종 도포 시 적어도 부분적으로 사라진다. 적어도 부분적으로 사라지는 채널의 능력은 채널의 형상과 접착제의 유동학에 의존한다. 본 발명에 따라 채널의 크기와 치수는 하기 「실시례」부분에 논의한 퍼센트 침윤 시험에 따라 85% 이상의 결과를 얻기 위해 특정한 감압성(感壓性) 접착제 조성물에 대해 선택된다. 적합한 침윤은 용품과 기판 사이에 충분한 밀봉을 가능하게 한다’(갑 제2호증, 9면 2번째 단락 참조)라고 기재되어 있고, 그 실시례에서는 접착제층의 채널 크기와 치수를 다양하게 변경함으로써 한 종류의 아크릴 감압성(感壓性) 접착제로 제조된 접착 용품의 표면 특성을 시험하고 있는 점(갑 제2호증, 2면 23~25행 참조) 등에 비추어 볼 때, 이 사건 명세서에는 일반적으로 접착제의 유동학적 성질이 도포 시 채널의 사라짐에 영향을 미치는 요소라고 기재되어 있지만 이 사건 정정발명에서는 동일한 종류의 접착제를 사용하면서 채널의 크기와 치수만을 조정하여 구성 3의 표면 특성을 구현하는지 여부를 시험하고 있음을 알 수 있다.
그런데 비교대상발명 1, 5에서도 감압성(感壓性) 아크릴계 접착제가 사용되고 있고(비교대상발명 1: 갑 제5호증, 7면 11~13행 참조, 비교대상발명 5: 갑 제16호증, 식별번호 [0014], [0016] 각 참조), 그 채널의 크기 및 치수도 이 사건 정정발명과 수치범위에서 중복되므로(별지 3 ‘대비표’ 참조), 이 사건 정정발명과 비교대상발명 1, 5에서 사용된 각 접착제가 유동학적 성질에서 큰 차이가 있다고 보기 어렵다.
위에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1, 5는 이 사건 명세서에 구성 3의 도포 후 표면 특성을 결정하는 요소로 기재된 ㉠ 내지 ㉢을 모두 구비하고 있다.
또한 비교대상발명 5의 명세서에는 박리지 표면의 요철 크기가 50㎛를 초과하면 요철이 눈에 띄어 미관을 해친다고 기재되어 있는데(갑 제16호증, 식별번호 [0009] 참조), 박리지의 요철은 점착제 층에 전사되는 것이므로 박리지의 요철크기를 조절하는 것은 결국 점착제층에 형성되는 요철의 크기를 조절하는 것과 동일하다. 따라서 비교대상발명 5에서도 점착제층에 형성되는 요철(채널의 미세구조체)의 크기를 조절함으로써 도포 시 요철이 눈에 띄어 외관을 해치는 것을 방지하고자 하는 기술사상이 나타나 있음을 알 수 있는바, 구성 3과 비교대상발명 5의 대응구성은 모두 컴플라이언트 필름(폴리염화비닐 필름) 도포 후 필름의 상부면으로부터 접착제(점착제) 채널(요철)이 드러나지 않는 외관을 가진다는 점에서 차이가 없다.
결국 구성 3은 비교대상발명 1에 내재되어 있거나 비교대상발명 5의 대응구성과 실질적으로 동일하고, 적어도 통상의 기술자가 비교대상발명 5의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 그 작용효과도 예측 가능하다 할 것이다.
라) 구성 4
구성 4는 접착체 부착 장식 용품의 용도를 ‘자동차 표면 접착’으로 한정한 것인데, 비교대상발명 1의 마킹 시트도 자동차 표면에 부착된다는 점에서(갑 제5호증, 1면 ‘산업상 이용분야’ 참조) 구성 4와 동일하다. 또한 비교대상발명 5의 명세서에 장식 및 표시에 사용하는 점착 시트는 종래의 도장에 의한 표시 방법을 대신하여 붙이는 도료로도 사용된다고 기재되어 있으므로(갑 제16호증, 식별번호 [0001], [0003] 각 참조) 통상의 기술자라면 비교대상발명 5의 점착 시트를 종래의 도장 방법을 대신하여 자동차의 표면에 붙이는 도료로 사용하는 것 정도는 쉽게 생각해 낼 수 있다.
따라서 구성 4는 비교대상발명 1의 대응구성과 동일하거나 통상의 기술자가 비교대상발명 5의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 그 작용효과도 예측 가능하다.
마) 대비 결과
이상을 종합하면, 정정 후 제1항 발명은 기술분야가 동일한 비교대상발명 1 또는 5와 대비할 때 그 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 인정하기 어려우므로, 결국 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 5에 의하여 용이하게 발명할 수 있다 할 것이어서 그 진보성이 부정된다.

나. 정정 후 제22항 발명
정정 후 제22항 발명은 정정 후 제1항 발명의 종속항으로서 ‘컴플라이언트 필름의 두께가 약 25㎛ 내지 300㎛인 것’이라는 한정사항(구성 5)이 부가된 것인데, 비교대상발명 5에서도 두께가 구성 5의 수치범위에 포함되는 100㎛{실시례 1(갑 제16호증, 식별번호 [0013] 참조)} 또는 50㎛{실시례 2(갑 제16호증, 식별번호 [0016] 참조)}인 연질 폴리염화비닐 필름이 개시되어 있으므로, 구성 5와 비교대상발명 5의 대응구성은 동일하다. 나아가 이 사건 명세서에는 컴플라이언트 필름의 두께를 구성 5와 같이 한정함에 따른 현저한 효과를 인정할 만한 아무런 기재가 없으므로, 구성 5의 수치범위는 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 연질 폴리염화비닐 시트로부터 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 단순한 수치한정에 불과하다.
따라서 구성 5는 비교대상발명 5의 대응구성과 동일하거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출할 수 있고, 그 작용효과도 예측 가능하다.
그러므로 정정 후 제1항 발명의 종속항인 정정 후 제22항 발명도 비교대상발명 1 또는 5에 의하여 그 진보성이 부정된다.

다. 정정 후 제25항 발명
정정 후 제25항 발명은 정정 후 제1항 발명의 종속항으로서 ‘85% 내지 100%의 침윤(wet out)값으로 나타내어지는 바와 같이 기판에 밀봉가능한 것’(구성 6)이라는 한정사항이 부가된 것이다.
구성 6에 대하여 구체적으로 살펴보면, 이 사건 명세서에는 85% 이상의 침윤값을 얻기 위해 특정 감압성(感壓性) 접착제 조성물에 대해서 채널의 크기 및 치수를 선택하는 것으로 기재되어 있고(갑 제2호증, 9면 2번째 단락 참조), 정정 후 제1항 발명에 따라 제조된 실시례들의 침윤(wet out) 정도를 확인한 결과 90.4% 내지 99%의 침윤 값을 갖는 것으로 기재되어 있다(갑 제2호증, ‘표 1’ 참조).
이와 대비되는 비교대상발명 1, 5의 명세서에는 침윤 값이 직접적으로 기재되어 있지 않다. 그러나 ① 앞서 ‘구성 3’의 대비에서 살펴본 바와 같이 비교대상발명 1, 5에는 이 사건 명세서에 기재된 채널의 크기와 치수 범위에서 중복되는 수치가 개시되어 있고, ② 기판에 밀봉가능한 정도를 나타내는 침윤 값은 접착시트 분야에서 주지의 특성으로서 비교대상발명 1, 5에 내재되어 있는 것으로 보이고, ③ 이 사건 명세서에 ‘85% 이상’이라는 침윤 값의 기술적 의의나 임계적 의의가 기재되어 있지도 아니하므로, 구성 6의 침윤 값은 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다.
따라서 구성 6는 이 분야의 기술상식에 비추어 통상의 기술자가 비교대상발명 1 또는 5로부터 용이하게 도출할 수 있고, 그 작용효과도 예측 가능하다.
그러므로 정정 후 제1항 발명의 종속항인 정정 후 제25항 발명도 비교대상발명 1 또는 5에 의하여 그 진보성이 부정된다.

라. 소결
결국, 정정 후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 앞서 살펴본 바와 같이 ‘원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형’과 관련하여 기재불비 사유가 있고, 비교대상발명 1 또는 5에 의하여 진보성도 부정되므로 원고의 나머지 주장에 대하여 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 무효로 되어야 한다.
미완성 발명 및 명세서 기재불비 여부 이하에서는 ‘원래 길이의 5% 이상’과 관련하여 기재불비 사유가 존재하는지 여부에 대하여 살펴본다.

가. 발명의 상세한 설명의 기재불비 여부(구 특허법 제42조 제3항 위배 여부)
정정 후 제1항 발명의 ‘원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형’은 컴플라이언트 중합체 필름의 비탄성 변형률을 한정하고 있다. 이 사건 명세서에는 컴플라이언트 중합체 필름의 예로 가소화 폴리염화비닐 필름이 개시되어 있고(갑 제2호증, 8면 1행 및 12면 마지막 단락 1~2행 참조), 이러한 가소화 폴리염화비닐 필름은 이 사건 특허발명의 우선권 주장일 이전부터 랩(wrap)이나 연신(延伸)용 필름으로 널리 사용된 것으로 인정되는바(갑 제10호증 참조), 랩(wrap) 필름을 대상으로 하는 비탄성 변형률의 표준시험방법인 ASTM D 5459-95에 따라 비탄성 변형률을 측정하는 경우 연신(延伸)율(15, 50, 100 또는 200%), 연신(延伸)속도(5in/min, 127mm/min), 연신(延伸)유지시간(60초 또는 25시간) 및 회복방치시간(180초) 등이 측정치에 영향을 미치므로(갑 제14호증 참조) 이 사건 명세서에 위와 같은 구체적인 측정 조건이 명시되어 있어야 정정 후 제1항 발명의 컴플라이언트 중합체 필름의 비탄성 변형률을 측정할 수 있다고 할 것이다.
그런데 이 사건 명세서의 상세한 설명에는 비탄성 변형률의 측정과 관련하여 ‘원래 길이의 115%로 연신(延伸)한다’는 조건[연신(延伸)율]만 기재되어 있을 뿐(갑 제2호증, 8면 2행 참조), 그 외 연신(延伸)속도, 연신(延伸)유지시간 및 회복방치시간 등 비탄성 변형률을 측정하기 위한 구체적인 측정 조건이 기재되어 있지 않아 통상의 기술자가 정정 후 제1항 발명에서 한정하고 있는 컴플라이언트 중합체 필름의 비탄성 변형률을 용이하게 측정할 수 없다.
더구나 이 사건 특허발명과 관련된 침해소송 사건(서울중앙지방법원 2012가 합525159호)에서 제출된 감정보고서에 의하면 동일한 필름을 동일한 연신(延伸)율(115%)로 연신(延伸)한 상태에서 아래 표 1에 기재된 바와 같이 연신(延伸)유지시간과 회복방치시간을 달리함에 따라 비탄성 변형률이 10배 이상 차이가 나는 것으로 나타났고(갑 제25호증, 4면 참조), 관련 표준인 ASTM D 5459-95에 따라 측정한 경우에도 동일한 필름을 동일한 연신(延伸)율(115%)로 연신(延伸)하는 경우에 위 표준에서 사용하는 연신(延伸)유지시간 60초와 24시간 중 어느 것을 선택하느냐에 따라 비탄성 변형률의 평균값이 2배 이상 차이가 나는바(갑 제26호증 참조), 비탄성 변형률은 연신(延伸)율에 의해서만 결정되는 것이 아니라 연신(延伸)유지시간 등 다른 측정 조건이 변동됨에 따라서도 달라지는 것임을 알 수 있다(아래 표 1 참조).
표 1. 컴플라이언트 중합체 필름의 측정 조건에 따른 비탄성 변형률
<표 1> 참조.
위와 같이 동일한 필름이라 하더라도 연신(延伸) 유지시간 등의 측정 조건이 변동됨에 따라 비탄성 변형률의 측정 결과(2배 이상)가 달라질 수 있는데도, 이 사건 명세서에는 ‘5% 이상의 비탄성 변형률을 갖는 컴플라이언트 중합체 필름’과 관련하여 측정 조건을 구체적으로 개시하고 있지 않다. 따라서 통상의 기술자로서는 사용하고자 하는 컴플라이언트 중합체 필름이 ‘원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형’이란 한정사항을 충족하는지를 쉽게 확정할 수 없으므로 정정 후 제1항 발명 및 이를 인용하는 정정 후 제22항 및 제25항 발명을 용이하게 반복 재현할 수 없다.

나. 특허청구범위의 기재불비 여부(구 특허법 제42조 제4항 제2호 위배 여부)
정정 후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 원래 길이의 5% 이상의 비탄성 변형을 갖는 컴플라이언트 중합체 필름을 발명의 구성으로 포함하고 있는데, 앞서 본 바와 같이 이 사건 명세서에 컴플라이언트 중합체 필름의 비탄성 변형률을 측정하는 구체적인 측정 조건이 개시되어 있지 않아 동일한 컴플라이언트 중합체 필름에 대하여도 측정 조건에 따라 서로 다른 비탄성 변형률이 도출될 수도 있다. 따라서 정정 후 제1항, 제22항 및 제25항 발명은 그 구체적인 기술적 범위(한계)를 확정할 수 없어 특허청구범위에 발명이 명확하게 기재되어 있다고 할 수 없다.

다. 소결
결국 정정 후 제1항, 제22항 및 제25항 발명에는 원고의 나머지 기재불비 주장에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 구 특허법 제42조 제3항 및 제4항 제2호에 위배되어 기재가 불비하다.
결론 그렇다면, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들이기로 하여 주문과 같이 판결한다.

<표 1>

8. 표1.png

 

<대비표 1>

8. 대비표1.png

 

<대비표 2>

8. 대비표2.png

8. 대비표2-1.png 

 

<도면 1> 

8. 도면1.jpg

 

 

<대비표 3>

 8. 대비표3.png

 

 

{별지 1} 

이 사건 특허발명의 주요 도면

 

<도면 1> 본 발명에 따른 접착제 부착 용품을 확대시킨 단면도

8. 출도1.jpg

 

<도면 2a> 본 발명에 따른 미세구조화 접착제 표면의 부분 평면도

8. 출도2.jpg

 

<도면 2b> 본 발명의 미세구조화 모양체를 강조한 접착제 부착 용품의 부분도

8. 출도3.jpg

 

<도면 3b> 본 발명에 따른 끝이 잘린 미세구조화 모양체의 한 실시태양의 입면도

8. 출도4.jpg

 

<도면 5> 접착제층의 미세구조화 표면의 형태를 보여주는 단면도

8. 출도5.jpg

 

<주요 도면 부호>
P: 피치 12, 32: 컴플라이언트 필름 18, 38: 감압성(感壓性) 접착제 20: 표면 22: 채널을 한정하는 구조체,

24, 34: 채널, 26: 이형 라이너, 28: 돌출부, 35: 측벽, 36: 구조체.

 

 {별지 2}

비교대상발명들의 주요 도면

 

1. 비교대상발명 1
<도면 1> 마킹 시트의 일 실시례를 나타내는 주요부 단면도

8. 비도1.jpg

 

<도면 2> 요철 모양을 설명하기 위한 설명도

8. 비도2.jpg

 

<주요 도면부호>
1: 종이, 2: 폴리에틸렌, 3: 실리콘, 4: 점착제, 5: 연질 폴리염화비닐 시트, 21: 볼록부, 22: 오목부

 

2. 비교대상발명 5
<도면 1> 점착 시트의 일 실시례를 나타내는 단면도

8. 비도3.jpg

 

<주요 도면부호>
1: 박리지, 2: 점착제층, 3: 착색 합성수지 필름(가소화 폴리염화비닐 시트) .

 

{별지 3} 

이 사건 정정발명과 비교대상발명 1, 5의 상세한 설명 및 실시례 대비표

8. 별지대비표.gif

 


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