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사건번호 2013허8703 등록무효(실)
판례제목 2013허8703 등록무효(실)
출원번호 제467880호
분야 특허/실용신안
판결일 2014-04-03
법원명 특허법원
원고 1. 주식회사 바이크알앤디, 2. 송○○
피고 조용규○○
판사 배준현,곽부규,최종선
판결결과 등록무효
주문 1. 원고들의 청구를 각 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.
청구취지 특허심판원이 2013. 10. 29. 2013당1888호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
기초사실 가. 이 사건 등록고안
1) 명칭: 자전거 타이어용 노펑크 튜브 및 상기 자전거 타이어용 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀
2) 우선권주장일/ 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 12. 6.(2013. 1. 8.)/2013. 3. 20./ 2013. 7. 3./제467880호
3) 특허권자: 피고
4) 특허청구범위
【청구항 1】 자전거 바퀴의 림(rim)에 끼워지는 자전거 타이어 내에 삽입되는 자전거 타이어용 노펑크 튜브에 있어서, 상기 자전거 타이어 내부에 형성된 튜브 삽입 홀을 따라 삽입되는 튜브 몸체 및 상기 튜브 몸체에서 상기 자전거 타이어의 상기 림이 결합되는 부분 쪽에 일정 깊이로 함몰 형성되는 탄성 제공 홀을 포함하고, 상기 튜브 삽입 홀에 상기 튜브 몸체가 삽입된 상태에서 상기 림에 상기 자전거 타이어가 끼워지기 위하여 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 상기 탄성 제공 홀이 수축되면서 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부에 탄성력이 축적되고, 상기 림에 상기 자전거 타이어가 결합 완료되면, 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀주변부에 축적된 탄성력에 의해, 상기 탄성 제공 홀이 원형으로 회복되고, 그에
따라 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분도 원형으로 회복될 수 있고(이하 ‘구성 1-1’이라 한다), 상기 탄성 제공 홀의 바닥에는 상기 튜브 몸체의 중심부를 향해 함몰된 2차 함몰 홀이 형성되고, 상기 2차 함몰 홀에는 상기2차 함몰 홀을 가로지르면서 상기 2차 함몰 홀을 구획하는 탄성 제공 브리지가 형성되어, 상기 튜브 삽입 홀에 상기 튜브 몸체가 삽입된 상태에서 상기 림에 상기 자전거 타이어가 끼워지기 위하여 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 상기 탄성 제공 홀과 함께 상기 2차 함몰홀과 상기 탄성 제공 브리지도 함께 수축되면서 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성제공 홀 주변부와 함께 상기 2차 함몰 홀 주변부와 상기 탄성 제공 브리지에도 탄성력이 함께 축적되고, 상기 림에 상기 자전거 타이어가 결합 완료되면, 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부, 상기 2차 함몰 홀 주변부 및 상기 탄성 제공 브리지에 축적된 탄성력에 의해, 상기 탄성 제공 홀과 함께 상기 2차 함몰 홀과 상기 탄성 제공 브리지도 원형으로 함께 회복되고, 그에 따라 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분도 원형으로 회복될 수 있는 것(이하 ‘구성 1-2’라 한다)을 특징으로 하는 자전거 타이어용 노펑크 튜브(이하 ‘이 사건 제1항 고안’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 탄성 제공 홀은 상기 튜브 몸체를 따라 연속적으로 함몰된 형태로 이루어지는 것을 특징으로 하는 자전거 타이어용 노펑크 튜브 .
【청구항 3】(삭제)
【청구항 4】제1항의 자전거 타이어용 노펑크 튜브를 제작하기 위한 자전거 타이어용 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀로서, 상기 튜브 삽입 홀 내에 삽입되어 상기 튜브 삽입 홀을 따라 상기 튜브 몸체가 형성되도록, 외부에서 공급되는 발포 물질이 유동되는 발포 성형틀 몸체 및 상기 발포 성형틀 몸체에서 일정 길이로 돌출되어, 상기 발포 성형틀 몸체를 따라 유동된 상기 발포 물질이 상기 튜브 삽입 홀 내부로 발포되도록 하는 복수 개의 발포 노즐 부재를 포함하고, 상기 발포 노즐 부재를 통해 상기 발포 물질이 발포될 때, 상기 튜브 삽입 홀에서 상기 발포 성형틀 몸체가 삽입된 부분이 상기 탄성 제공 홀로 형성되고, 상기 튜브 삽입 홀에서 상기 각 발포 노즐 부재가 삽입된 부분이 상기 2차 함몰 홀로 형성되며, 상기 튜브 삽입 홀에서 상기 각 발포 노즐 부재 사이 부분이 상기 탄성 제공 브리지로 형성되는 것을 특징으로 하는 자전거 타이어용 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀.
【청구항 5】자전거 바퀴의 림에 끼워지는 자전거 타이어 내에 삽입되는 자전거 타이어용 노펑크 튜브에 있어서, 상기 자전거 타이어 내부에 형성된 튜브 삽입 홀을 따라 삽입되는 튜브 몸체, 상기 튜브 몸체에서 상기 자전거 타이어의 상기 림이 결합되는 부분 쪽에 일정 깊이로 함몰 형성되는 탄성 제공 홀, 및 상기 튜브 몸체에 삽입되어 상기 튜브 몸체를 경량화시킬 수 있는 경량화 부재를 포함하고, 상기 튜브 삽입 홀에 상기 튜브 몸체가 삽입된 상태에서 상기 림에 상기 자전거 타이어가 끼워지기 위하여 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 상기 탄성 제공 홀이 수축되면서 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부에 탄성력이 축적되고, 상기 림에 상기 자전거 타이어가 결합 완료되면, 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부에 축적된 탄성력에 의해, 상기 탄성 제공 홀이 원형으로 회복되고, 그에 따라 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분도 원형으로 회복될 수 있고,상기 경량화 부재의 일부는 상기 탄성 제공 홀을 따라 상기 림을 향해 노출되고(이하 ‘구성 5-1’이라 한다), 상기 경량화 부재 중 상기 탄성 제공 홀을 따라 노출된 부분에는 상기 튜브 몸체의 중심부를 향해 함몰된 2차 함몰 홀이 형성되고, 상기 2차 함몰 홀에는 상기 2차 함몰 홀을 가로지르면서 상기 2차 함몰 홀을 구획하는 탄성 제공 브리지가 형성되어, 상기 튜브 삽입 홀에 상기 튜브 몸체가 삽입된 상태에서 상기 림에 상기 자전거 타이어가 끼워지기 위하여 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 상기 탄성 제공 홀과 함께 상기 2차 함몰 홀과 상기 탄성 제공 브리지도 함께 수축되면서 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부와 함께 상기 2차 함몰 홀주변부와 상기 탄성 제공 브리지에도 탄성력이 함께 축적되고, 상기 림에 상기 자전거 타이어가 결합 완료되면, 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부, 상기 2차 함몰 홀 주변부 및 상기 탄성 제공 브리지에 축적된 탄성력에 의해, 상기 탄성 제공 홀과 함께 상기 2차 함몰 홀과 상기 탄성 제공 브리지도 원형으로 함께 회복되고, 그에 따라 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분도 원형으로 회복될 수 있는 것(이하 ‘구성 5-2’라 한다)을 특징으로 하는 자전거 타이어용 노펑크 튜브.
【청구항 6】(삭제)
5) 주요 도면: [별지 1]과 같다.

나. 모인대상고안들
1) 모인대상고안 1(갑 제8호증의 1)9)
모인대상고안 1은 원고 송덕수가 2012. 2. 3. 출원번호 제10-2012-0011071호로 출원한 ‘노펑크 타이어’에 관한 특허출원서로서, 그 주요 도면은 [별지 2]의 제1항과 같다.
2) 모인대상고안 2(갑 제8호증의 2)10)
모인대상고안 2는 원고 송덕수가 2012. 2. 3.자 출원번호 제10-2012-0011070호로 출원한 ‘바퀴틀과 이를 이용한 이륜차용 타이어 제조장치’에 관한 특허출원서로서, 그 주요 도면은 [별지 2]의 제2항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위
1) 원고들은 2013. 7. 15. 특허심판원에 실용신안권자인 피고를 상대로 하여, 이 사건 등록고안은 피고가 원고들의 고안인 모인대상고안들을 모인하여 출원․등록받은 것이라는 이유로 등록무효심판(2013당1888호)을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2013. 10. 29. ‘이 사건 등록고안은 모인대상고안들과 실질적으로 동일하지 아니하므로, 피고가 모인대상고안들을 모인하여 이 사건 등록고안을 출원하였다고 볼 수 없다’는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 이사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제19호증, 변론 전체의 취지
당사자의 주장 요지 1) 원고들은, 피고가 모인대상고안들인 원고들의 특허출원서들을 도용하여 이 사건 등록고안을 출원․등록하였는바, ① 이 사건 제1항 고안은 모인대상고안1의 ‘홈’ 및 ‘홈의 바닥면’의 크기와 형태를 ‘탄성 제공 홀’, ‘2차 함몰 홀’, ‘탄성제공 브리지’로 변형한 것으로서, 이는 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가, 삭제, 변경에 지나지 않고, 새로운 작용효과도 발생 시키지 않는 것이며, ② 이 사건 제5항 고안은 이 사건 제1항 고안의 구성에 ‘튜브 몸체에 삽입되는 경량화 부재’를 부가한 것이나, 모인대상고안 1에도 가벼운 재질의 내측 발포수지층(3121)이 있으므로, 양 고안은 서로 동일할 뿐만 아니라 효과의 차이도 없으며, ③ 이 사건 제4항 고안은 모인대상고안 3과 구성이 동일하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성을 부가한 것에 지나지 않고, 별다른 효과 차이도 없으므로, 결국 이 사건 등록고안은 모인대상고안들을 모인한 고안으로서 무효로 되어야 한다고 주장한다.

2) 이에 대하여 피고는, 이 사건 제1항 고안은 ‘탄성 제공 홀’, ‘2차 함몰 홀’과 함께 ‘탄성 제공 브리지’를 포함하고 있고, 탄성 제공 브릿지의 형태, 크기,개수 등을 조절하여 자전거의 앞바퀴와 뒷바퀴에 각각 최적화된 탄성 조합을 보다 정밀하게 이뤄낼 수 있으며, 자전거 타이어의 림에 대한 착탈 작업이 보다 더 용이하게 이뤄질 수 있는 탁월한 효과가 있는 반면에, 모인대상고안 1은 이사건 제1항 고안의 ‘탄성 제공 홀’에 대응되는 ‘홈’만이 제시되었을 뿐이므로, 이사건 제1항 고안 및 이 사건 제1항 고안의 구성요소들을 거의 그대로 가지고 있는 이 사건 제2, 4, 5항 고안은 모인대상고안 1, 2의 구성과 차이가 있어 모인출원이라고 할 수 없다고 주장한다.

나. 이 사건의 쟁점
이 사건의 쟁점은, 피고가 모인대상고안들을 모방하여 이 사건 등록고안을 출원, 등록 받았는지 여부와, 이 사건 등록고안은 모인대상고안들에 비해 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여한 경우에 해당하지 않는지 여부, 즉 이 사건등록고안이 모인출원에 해당하는지 여부에 있다.
이 사건 심결의 당부에 대한 판단 < 이 사건 등록고안이 모인출원에 해당되는지 여부 >

가. 피고가 원고들의 모인대상고안들을 모방하였는지 여부

1) 원고들의 주장
원고들은, 다음과 같은 일련의 과정 속에서 피고가 원고들의 모인대상고안들이 기재된 특허출원서들(갑 제8호증의 1, 2)을 모방하여 이 사건 등록고안을 출원, 등록 받았다고 주장한다.
즉, ① 원고 주식회사 바이크알앤디(이하 ‘원고 회사’라 한다)는 자전거 타이어 제조 및 유통을 전문적으로 하는 법인이고, 원고 송덕수는 원고 회사의 감사로서 타이어 제조기술을 연구하는 전문가이고, ② 피고는 2011. 12. 26. 원고들의 영업을 도와주겠다며 판매영업에 참여하였으며, ③ 원고 회사는 2012. 6.18. 피고의 누나로서 윤종화와 사실혼 관계에 있는 조하연이 대표자인 주식회사씨엠와이코리아와 국내총판계약을 하였는데, 원고 송덕수는 2012. 9. 미국 전시회에 참가하여 바이어들에게 기술내용을 설명하여야 한다고 하는 윤종화의 요청으로 윤종화에게 위 특허출원서들(갑 제8호증의 1, 2)을 보여주었으며, ④ 이후, 피고와 윤종화는 자신들이 펑크나지 않는 타이어를 개발한 것처럼 영업활동을 하였고, 이에 원고 주식회사 바이크알앤디는 총판계약을 해지하고, 기술도용을 중단하라는 취지의 내용증명을 보냈다는 것이다.

2) 판단
살피건대, 갑 제13 내지 16호증의 각 기재 또는 영상에 의하면, 피고는 2012년경 처음으로 특허출원 등을 위한 출원인 코드를 받았을 뿐, 그 이전에는 타이어에 관련된 특허출원을 한 기록이 없고, 피고가 대표이사로 있는 주식회사이레스 및 피고의 누나인 조하연이 사내이사로 있는 주식회사 씨엠와이코리아의 각 법인등기부에 목적사업으로 ‘타이어 제조업’은 명시되어 있지 않고, 두 회사 모두 경기도 화성(동탄) 사무실에서 타이어 판매업을 영위하고 있는 사실이인정된다.
그러나 위와 같은 인정사실만으로는 원고 송덕수가 윤종화를 통해 피고에게 위 특허출원서들(갑 제8호증의 1, 2)을 제공하였다거나, 피고가 이 사건 등록고안을 출원함에 있어 위 특허출원서들(갑 제8호증의 1, 2)을 모방하여 이 사건등록고안을 출원하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 증거가 없다.

3) 따라서 피고가 이 사건 등록고안을 출원함에 있어 원고들의 특허출원서들을 모방하였다는 취지의 원고들의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

나. 이 사건 등록고안이 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 해당하는지 여부
피고가 이 사건 등록고안을 출원함에 있어 원고들의 특허출원서들을 모방하였다는 점에 대하여 이를 인정할 증거가 부족하므로, 이 사건 등록고안이 모방대상고안들과 실질적으로 동일한지 여부와는 상관없이(이 사건 등록고안이 모방대상고안들과 실질적으로 동일한 것이라고 하더라도, 모방대상고안들을 모방하여 출원된 고안이 아니라면, 모인출원의 문제가 아니라 신규성이나 진보성의 문제만 다투어질 수 있다), 이 사건 등록고안이 무권리자에 의한 모인출원에의한 것이라고 할 수 없다. 다만, 원고들이, 이 사건 등록고안이 모방대상고안들과 실질적으로 동일한 구성이라고 주장하므로, 이 사건 등록고안이 모방대상고안들과 실질적으로 동일하거나 원고가 이 사건 등록고안의 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였는지 여부에 관하여 추가적으로 살펴본다.

1) 판단기준
실용신안법 제31조 제1항 제5호는 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 실용신안고안을 등록받은 경우를 실용신안등록무효사유의 하나로 규정하고 있고, 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 한편, 실용신안법 제2조 제1호는 "고안"이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 규정하고있으므로, “고안을 한 자”는 고안행위를 한 사람을 가리킨다 할 것이다. 따라서 고안자가 아닌 사람으로서 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 사람(이하 ‘무권리자’라 한다)이 고안자가 한 고안의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 고안자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가․삭제․변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 고안의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 등록실용신안고안은 무권리자의 실용신안등록출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9.29. 선고 2009후2463 판결).

2) 이 사건 제1항 고안에 대한 판단

가) 구성 1-1의 대비
(1) 이 사건 제1항 고안의 구성 1-1은 ‘자전거 바퀴의 림(rim)에 끼워지는 자전거 타이어 내에 삽입되는 자전거 타이어용 노펑크 튜브에 있어서, 상기 자전거 타이어 내부에 형성된 튜브 삽입 홀을 따라 삽입되는 튜브 몸체 및 상기 튜브 몸체에서 상기 자전거 타이어의 상기 림이 결합되는 부분 쪽에 일정 깊이로 함몰 형성되는 탄성 제공 홀을 포함하고, 상기 튜브 삽입 홀에 상기 튜브 몸체가 삽입된 상태에서 상기 림에 상기 자전거 타이어가 끼워지기 위하여 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 상기 탄성 제공 홀이 수축되면서 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부에 탄성력이 축적되고, 상기 림에 상기 자전거 타이어가 결합 완료되면, 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부에 축적된 탄성력에 의해, 상기 탄성 제공 홀이 원형으로 회복되고, 그에 따라 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지 는 부분도 원형으로 회복될 수 있는 구성’이다. ([구성대비표 1] 참조.)
이 사건 제1항 고안의 구성 1-1과 관련하여 이 사건 등록고안의 상세한 설명에는 “종래의 자전거 타이어용 노펑크 튜브는 타이어 내부를 전체적으로 채우는 형태로 이루어지므로, 타이어 밸런스 조절이 어렵고, 그에 따라 앞바퀴 및 뒷바퀴에 각각 최적화된 탄성 조합을 이루어내기가 곤란한 단점이 있다. 또한, 자전거 타이어 내부에 형성된 튜브 삽입 홀을 따라 노펑크 튜브가 삽입된 상태인 자전거 타이어를 림에 끼우고자 할 때, 자전거 타이어에서 림에 끼워져야 하는 부분이 오므라들었다가 원형으로 회복되어야 하는데, 상기된 문헌들을 포함한 종래의 자전거 타이어용 노펑크 튜브에서는, 노펑크 튜브가 삽입된 상태인 자전거 타이어에 탄성이 거의 없어서, 상기와 같이 노펑크 튜브가 삽입된 상태인 자전거 타이어를 림에 끼우는 작업에 작업자의 상당한 외력이 요구되어 그러한 작업이 힘들고 번거로운 단점이 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0005], [0006]), “본 고안은 타이어 밸런스 조절이 간편하고, 노펑크 튜브가 삽입된 상태인 자전거 타이어가 림에 간편하게 끼워질 수 있는 자전거 타이어용 노펑크 튜브 및 상기 자전거 타이어용 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀을 제공하는 것을 일 목적으로 한다.”(갑 제2호증 식별번호 [0007]), “본 고안의 일 측면에 따른 자전거 타이어용 노펑크 튜브 및 상기 자전거 타이어용 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀에 의하면, 튜브 몸체에 탄성 제공 홀이 형성됨에 따라, 탄성 제공 홀의 형성 형태,
크기 등을 조절함으로써, 자전거 타이어용 노펑크 튜브가 장착된 자전거 타이어의 타이어 밸런스 조절이 간편해질 수 있어서, 자전거의 앞바퀴 및 뒷바퀴에 각각 최적화된 탄성 조합을 이뤄낼 수 있게 되고, 자전거 타이어용 노펑크 튜브가 삽입된 상태인 자전거 타이어가 림에 간편하게 끼워질 수 있어서, 자전거 타이어의 림에 대한 착탈 작업이 용이하게 이루어질 수 있으며, 탄성 제공 홀의 형성 크기만큼 자전거 타이어의 하중이 감소되어, 자전거 타이어의 경량화가 가능해질 수 있는 효과가 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0017])라고 기재되어 있다.
따라서 이 사건 제1항 고안의 구성 1-1은 노펑크 튜브에 탄성 제공 홀을 형성함으로써 타이어 밸런스 조절이 간편하고, 타이어를 림에 간편하게 끼울 수있으며, 타이어의 하중을 감소시킬 수 있다는 목적 및 효과를 달성하기 위한 기술적 수단임을 알 수 있다.

(2) 이에 대응하여 모인대상고안 1에는 “본 실시예의 노펑크 타이어(21)는, ‘U’자 형태로 일측이 개방되어 있으며, 개방된 방향에 위치하는 말단부(2114)가 림과 결합하는 외피층(211)과 외피층(211)의 내부에 채워진 발포 합성수지층(212)을 포함하되, 말단부(2114)와 인접한 위치에 채워진 상기 발포 합성수지층(212)의 일부분이 제거되어 만입부(213)가 형성된 것을 특징으로 한다.”(갑 제8호증의 1 식별번호 [0025]), “본 실시예의 노펑크 타이어(21)는 림(22)에 쉽게 결합할 수 있으며, 또한 분리할 수 있다.”(갑 제8호증의 1 식별번호[0026]), “특히, 본 실시예의 노펑크 타이어(21)는 만입부(213)로 인하여, 폭이 다양한 형태의 림에 결합될 수 있다. 폭이 좁은 형태의 림에 본 실시예의 노펑크 타이어(21)가 결합되더라도, 만입부(213)의 공간이 이를 완충한다. 즉, 만입부(213)로 인하여 외피층(211)의 말단부(2114)가 내부로 밀려들어갈 공간이 확보된다.”(갑 제8호증의 1 식별번호 [0034])라고 기재되어 있다. ([구성대비표 2] 참조.)
그리고 모인대상고안 1의 도 3 및 5에는 발포 합성수지층(212)이 외피층(211)의 내부에 형성된 홀을 따라 삽입되고 만입부(213)는 림(22)이 결합되는 부분쪽에 함몰 형성되는 구성 및 타이어(21) 중 림(22)에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면 만입부(213)의 주변이 수축되고 타이어(21)의 결합이 완료되면 만입부(213)가 원형으로 회복되는 구성이 도시되어 있다(갑 제8호증 1 도 3 및 도 5).
따라서 모인대상고안 1은 림에 끼워지는 이륜차용 노펑크 타이어 외피층 내부의 홀에 발포 합성수지층(212)이 삽입되고 발포 합성수지층(212) 중 림(22)이 결합되는 부분 쪽에 만입부(213)가 일정 깊이로 함몰 형성되는 구성 및 타이어(21)를 림(22)에 결합시 만입부(213)의 주변이 수축 및 회복되는 구성을 구비하고 있음을 알 수 있고, 이러한 구성들에 의해 노펑크 타이어(21)를 림(22)에 쉽게 결합할 수 있는 효과가 발생함을 알 수 있다.
([구성대비표 3] 참조.)

(3) 이 사건 제1항 고안의 구성 1-1과 모인대상고안 1의 대응구성을 대비하면, 양 대응구성은 모두 바퀴의 림에 끼워지는 자전거 타이어(이륜차용 노펑크 타이어의 외피층) 내에 삽입되는 자전거 타이어용 노펑크 튜브(이륜차용노펑크 타이어의 발포 합성수지층)에 관한 것인 점 및 노펑크 튜브가 타이어(외피층) 내부에 형성된 튜브 삽입 홀(외피층 내부의 홀)을 따라 삽입되는 튜브 몸체(발포 합성수지층)와 튜브 몸체(발포 합성수지층)에서 자전거 타이어의 림이 결합되는 부분 쪽에 일정 깊이로 함몰 형성되는 탄성 제공홀(만입부)을 포함하는 점 및 림에 타이어를 끼우기 위하여 타이어에서 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 탄성 제공 홀(만입부)이 수축되면서 튜브 몸체(발포 합성 수지층)에서 상기 탄성 제공 홀(만입부) 주변부에 탄성력이 축적되고, 림에 타이어 결합이 완료되면, 탄성 제공 홀(만입부) 주변부에 축적된 탄성력에 의해, 탄성 제공 홀(만입부)이 원형으로 회복되어 타이어에서 림에 끼워지는 부분도 원형으로 회복되는 점에서 동일하다.
또한 타이어의 밸런스 조절이 간편하고 타이어를 림에 간편하게 끼울 수 있으며 타이어 하중을 감소시키는 이 사건 제1항 고안의 효과는 탄성 제공 홀을 튜브 몸체에 형성하는 기술적 수단에 의해 달성되는 것인데, 모인대상고안 1도 위 기술적 수단과 동일한 구성[만입부(213)를 구비한 발포 합성수지층(212)]을 가지고 있으므로, 이 사건 제1항 고안의 위 효과는 모인대상고안 1에서도 그대로 발휘된다.
따라서 이 사건 제1항 고안의 구성 1-1은 모인대상고안 1의 대응구성과 실질적으로 동일하다.

나) 구성 1-2의 대비
(1) 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 ‘상기 탄성 제공 홀의 바닥에는 상기 튜브 몸체의 중심부를 향해 함몰된 2차 함몰 홀이 형성되고, 상기 2차 함몰 홀에는 상기 2차 함몰 홀을 가로지르면서 상기 2차 함몰 홀을 구획하는 탄성 제공 브리지가 형성되어, 상기 튜브 삽입 홀에 상기 튜브 몸체가 삽입된 상태에서 상기 림에 상기 자전거 타이어가 끼워지기 위하여 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분이 외력에 의해 오므라들면, 상기 탄성 제공 홀과 함께 상기 2차 함몰 홀과 상기 탄성 제공 브리지도 함께 수축되면서 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부와 함께 상기 2차 함몰 홀 주변부와 상기 탄성 제공 브리지에도 탄성력이 함께 축적되고, 상기 림에 상기 자전거 타이어가 결합 완료되면, 상기 튜브 몸체에서 상기 탄성 제공 홀 주변부, 상기 2차 함몰 홀주변부 및 상기 탄성 제공 브리지에 축적된 탄성력에 의해, 상기 탄성 제공 홀과 함께 상기 2차 함몰 홀과 상기 탄성 제공 브리지도 원형으로 함께 회복되고,그에 따라 상기 자전거 타이어에서 상기 림에 끼워지는 부분도 원형으로 회복될수 있는 구성’이다. ([구성대비표 4] 참조.)
이와 관련하여 이 사건 등록고안의 상세한 설명에는 “상기 튜브 몸체(110)에 상기 탄성 제공 홀(120)과 함께 상기 2차 함몰 홀(130)과 상기 탄성 제공 브리지(135)도 형성됨에 따라, 상기 탄성 제공 홀(120)과 함께 상기 2차 함몰 홀(130)과 상기 탄성 제공 브리지(135)의 형성 형태, 크기 등을 조절함으로써, 상기 자전거 타이어용 노펑크 튜브(100)가 장착된 자전거 타이어(10)의 타이어 밸런스 조절이 간편해질 수 있어서, 자전거의 앞바퀴 및 뒷바퀴에 각각 최적화된 탄성 조합을 보다 정밀하게 이뤄낼 수 있게 되고, 상기 자전거 타이어용 노펑크 튜브(100)가 삽입된 상태인 상기 자전거 타이어(10)가 상기 림에 간편하게 끼워질 수 있어서, 상기 자전거 타이어(10)의 상기 림에 대한 착탈 작업이 보다 더 용이하게 이루어질 수 있으며, 상기 탄성 제공 홀(120)과 함께 상기 2차 함몰홀(130)의 형성 크기만큼 상기 자전거 타이어(10)의 하중이 감소되어, 상기 자전거 타이어(10)의 경량화가 배가될 수 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0037])라고기재되어 있다.
따라서 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 탄성 제공 브리지에 의해 구획되는 복수의 2차 함몰 홀(이 사건 제1항 고안에는 2차 함몰 홀의 개수에 대한 한정이 없으나 2차 함몰 홀이 탄성 제공 브리지에 의해 구획되는 것으로 한정되어 있어이 사건 제1항 고안의 2차 함몰 홀은 적어도 2개 이상 복수로 상호 이격되게 형성된 것으로 해석된다)을 탄성 제공 홀의 바닥에 튜브 몸체의 중심부를 향해 함몰되도록 형성함으로써, 탄성 제공 홀만 형성된 타이어에 비해 자전거의 앞바퀴 및 뒷바퀴의 최적화된 탄성 조합을 보다 정밀하게 조절할 수 있고, 림에 대한 타이어의 착탈을 보다 용이하게 할 수 있으며, 타이어의 하중을 더욱 감소시킬 수 있는 효과를 달성하기 위한 기술적 수단임을 알 수 있다.([구성대비표 5] 참조.)

(2) 그런데 모인대상고안 1은 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2에 대응하는 구성을 구비하고 있지 않은 점에서 차이가 있다.
위 차이점에 관하여 살펴보면, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 자전거의 앞바퀴 및 뒷바퀴의 탄성 조합을 더욱 정밀하게 최적화시키고자 하는 주된 기술적 과제를 달성하기 위한 것인데, 앞․뒷바퀴의 탄성 조합을 정밀하게 최적화시키기 위해 탄성 제공 홀의 바닥면에 탄성 제공 브리지에 의해 구획되는 별도의 홀을 형성하는 기술이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었다거나 널리 알려져 사용되는 주지관용의 기술이라고 볼 수 없고 달리 이를 인정할만한 자료도 없으며, 모인대상고안 1에 앞․뒷바퀴의 탄성 조합을 최적화시키기 위해 만입부 외에 별도의 홀을 형성하고자 하는 기술적 사상이 나타나 있거나 암시되어 있지도 않으므로, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 기술적 구성을 부가한 것에 해당한다고 볼 수 없다.
또한 위 구성 1-2의 부가에 의해 앞․뒷바퀴의 탄성 조합을 더욱 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 이 사건 제1항 고안은 모인대상고안 1에 비해 향상된 효과를 가진다.

다) 대비결과
이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가 모인대상고안 1로부터 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 구성이 아닐 뿐만 아니라, 모인대상고안 1에 비해 향상된 작용효과를 가지므로, 피고가 이 사건 제1항 고안에 대하여 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않았다고 할 수 없다.

라) 원고들의 주장에 대한 판단
(1) 원고들의 주장
원고들은, 이 사건 제1항 고안의 2차 함몰 홀은 탄성 제공 홀에 홈을 더 형성한 것이고 이 사건 제1항 고안의 탄성 제공 브리지는 탄성 제공 홀의 바닥면에 2차 함몰 홀을 형성하면 당연히 수반되어 생성되는 것이어서, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 모인대상고안 1의 만입부 형상을 변형한 것에 지나지 아니하므로, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 모인대상고안 1의 만입부에 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 기술적 구성을 부가한 정도에 불과하다고 주장한다.
또한 원고들은, 타이어의 경량화, 림에 대한 타이어의 결합성 및 타이어 밸런스 조절은 탄성체인 튜브 몸체를 제거하는 양에 따라 달라지는 것이어서 구성 1-2는 탄성 제공 홀에 2차 함몰 홀을 부가하여 탄성체가 제거되는 양을 증가시킨 것에 지나지 아니하므로 구성 1-2에 의한 타이어의 경량화, 림에 대한 타이어 결합의 용이성 및 타이어 밸런스 조절의 용이성이라는 효과는 모인대상고안 1의 만입부 크기나 모양을 변경시킴으로써 나타나는 것에 불과하여, 구성 1-2의 부가에 의해 이 사건 제1항 고안이 모인대상고안 1에 비해 특별한 효과를 가진다고 볼 수 없다고 주장한다.

(2) 판단
위 ‘나) 구성 1-2’에서 살펴본 바와 같이, ① 이 사건 제1항 고안의 탄성 제공 홀의 바닥에 탄성 제공 브리지에 의해 구획되는 복수의 2차 함몰 홀을 형성하는 기술적 구성은 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었다거나 주지관용의 기술이라고 볼 수 없는 점, ② 모인대상고안 1에 타이어 밸런스를 조절하고자 하는 기술적 사상이 나타나 있거나 암시되어 있지 않아 타이어 밸런스를 더욱 정밀하게 조절하기 위한 구성 1-2를 도출하기 위해 모인대상고안 1의 만입부의 형상을 변형하고자 하는 시도가 일반적으로 행해질 수 있다고 할 수 없는 점, ③ 타이어의 원주방향으로 연속되게 형성되는 모인대상고안 1의 만입부의 형상을 변형하여 구성 1-2의 탄성 제공 홀의 바닥에 탄성 제공 브리지에 의해 구획되어 간헐적으로 형성된 복수의 2차 함몰 홀을 형성하는 것이 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변형이라고 볼 수 없는 점 등을 고려하면, 구성 1-2가 모인대상고안 1의 만입부 형상을 단순히 변형한 것에 불과하다고 할 수 없다.
또한, 타이어의 경량화라는 효과는 탄성체가 제거되는 양에 따라 달라지는 것이어서 모인대상고안 1의 만입부의 크기를 조절함으로써 동일한 효과가 발생할 수 있으므로, 이 사건 제1항 고안의 타이어의 경량화라는 효과는 모인대상고안1에 비해 특별한 효과라고 보기 어려운 측면은 있다. 그러나 타이어의 밸런스조절과 림에 대한 타이어의 결합의 용이성은 탄성력의 방향 및 크기에 의존하고(타이어 밸런스는 타이어의 수직방향의 탄성력에 의존하고 림에 대한 타이어의 결합의 용이성은 타이어의 수평방향의 탄성력에 의존한다), 탄성력의 방향 및 크기는 탄성체에 형성되는 홈의 형상, 위치 및 크기에 따라 달라지므로, 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2는 탄성 제공 홀 이외에 탄성 제공 홀의 바닥에 탄성 제공 브리지에 의해 간헐적으로 형성된 2차 함몰 홀을 부가하여 탄성력의 크기 및 방향을 더욱 정밀하게 조절할 수 있는 점에서 단순히 만입부의 형상 및 크기만을 조절할 수 있는 모인대상고안 1에 비해 우수한 효과가 발휘될 수 있다.
따라서 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2가 모인대상고안 1에 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 정도의 기술적 구성을 부가한 것으로서, 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 해당한다는 취지의 원고들의 위 주장은받아들이기 어렵다.

3) 이 사건 제2항 고안에 대한 판단
이 사건 제2항 고안은 이 사건 제1항 고안을 인용하는 종속항 고안으로서, 이 사건 제1항 고안이 모인대상고안 1에 비해 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 해당한다고 할 수 없는 이상, 이 사건 제2항 고안은 당연히 모인대상고안 1에 비해 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은경우에 해당하지 않는다.

4) 이 사건 제4항 고안에 대한 판단
가) 이 사건 제4항 고안은 ‘이 사건 제1항 고안의 자전거 타이어용 노펑크 튜브를 제작하기 위한 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀로서, 튜브 삽입 홀 내에 튜브 몸체가 형성되도록 외부에 공급되는 발포 물질이 유동되는 발포 성형틀 몸체와 발포 성형틀 몸체에서 일정 길이로 돌출되어 발포 성형틀 몸체를 따라 유동된 발포 물질이 튜브 삽입 홀 내에 발포되도록 하는 복수 개의 발포 노즐을 포함하며, 발포 성형틀 몸체가 삽입된 부분이 탄성 제공 홀을 형성되고 각 발포노즐 부재가 삽입된 부분이 2차 함몰 홀을 형성하며, 각 발포 노즐 부재 사이 부분이 탄성 제공 브리지를 형성하는 발포 성형틀’에 관한 것이다.([구성대비표 6] 참조.)
이와 관련하여 이 사건 등록고안의 상세한 설명에는 “본 고안의 또 다른 측면에 따른 자전거 타이어용 노펑크 튜브 및 상기 자전거 타이어용 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀에 의하면, 자전거 타이어용 노펑크 튜브 제작용 발포 성형틀이 발포 성형틀 몸체와 발포 노즐 부재를 포함함에 따라, 별도 가공 작업 없이도, 탄성 제공 홀, 2차 함몰 홀 및 탄성 제공 브리지가 발포 과정에서 자동으로 형성될 수 있는 효과가 있다.”(갑 제2호증 식별번호 [0020])라고 기재되어 있다.
따라서 이 사건 제4항 고안은 발포 과정에서 자동으로 탄성 제공 홀, 2차 함몰 홀 및 탄성 제공 브리지를 형성할 수 있는 효과를 달성하기 위한 기술적 수단임을 알 수 있다.

나) 이에 대하여 모인대상고안 2에는 “본 발명은 펑크를 획기적으로 줄여 펑크 걱정이 없이 장기간 사용할 수 있는 펑크나지 않는 이륜차용 타이어를 제조할 수 있는 바퀴틀과 이를 이용한 이륜차용 타이어 제조장치에 관한 것이다.”(갑 제8호증의 2 식별번호 [0001]), ([구성대비표 7] 참조.)
“본 발명에 따른 이륜차용 타이어는 바퀴틀에 스펀지 원재료를 부착하고, 이를 이륜차용 타이어 제조장치에서 발포함으로써 완성된다.”(갑 제8호증의 2 식별번호 [0089]), “본 실시예의 바퀴틀(100)은 링의 형태로서 일측에 개방부가 형성되어 있고 단면이 ‘ㄷ’ 형상인 바퀴틀 부재(101) … 를 포함한다.”(갑 제8호증의 2 식별번호 [0091]), “바퀴틀 부재(101)는 측면에서 보면 링 형태이며, 단면은 도 5와 같이 ‘ㄷ’ 형상을 이룬다. 바퀴틀부재(101)의 내부에는 도 5와 같이, 돌출부(105)가 결합된다. 돌출부(105)는 이후 이륜차용 타이어를 제조하는 과정에서 림과의 착탈 부분에 홈을 형성하여, 이륜차용 타이어를 림으로부터 쉽게 착탈될 수 있도록 한다. 즉, 교체가 간편한 이륜차용 타이어를 제조할 수 있도록 한다.”(갑 제8호증의 2 식별번호 [0093]), ”도 11과 같이, 바퀴틀 부재(21)의 ‘ㄷ’자 홈에 합성수지층(23)을 삽입하고, 트레드가 형성된 외피(22)를 씌운다. 합성수지층(23)의 내부에는 두 종류 이상의 발포제가 혼합되어 있다.“(갑 제8호증의 2 식별번호 [0116]), ”이후, 바퀴틀 부재(21)를 도 13과 같은 이륜차용 타이어 제조장치(40)에 넣고, 열을 가하면, 발포제가 발포하여 합성수지층(23)이 팽창한다. 그 결과 도 12와 같이 외피(22)의 내부를 모두 합성수지층(23)이 채우게 된다.“(갑 제8호증의 2 식별번호 [0117]),”한편, 바퀴틀 부재(21)의 ‘ㄷ’자 홈의 내부에 돌출부(211)를 결합시키면, 이륜차용 타이어(3000)는 홈이 형성된다. 이렇게 이륜차용 타이어(3000)에 홈이 형성되면, 바퀴틀 부재(21)에서 분리가 쉬울 뿐만 아니라, 신축력이 좋아 구겨서 다른 바퀴에 끼워 넣기 쉽게 된다.“(갑 제8호증의 2 식별번호 [0123])라고 기재되어 있다.
따라서 모인대상고안 2에 따른 바퀴틀(100)은, 펑크 나지 않는 이륜차용 타이어를 제작하기 위한 것으로서, 외피(22)의 내부에 합성수지층(23)을 형성시키기 위한 바퀴틀 부재(101)(21)와, 합성수지층(23)의 내부에 홈을 형성시킬 수 있도록 바퀴틀 부재(101)(21)의 내부에 결합된 돌출부(105)(211)를 포함하고 있음을 알 수 있다.
([구성대비표 8] 참조.)

다) 이 사건 제4항 고안과 모인대상고안 2를 대비하면, 양 고안은 모두 노펑크 튜브(펑크나지 않는 이륜차용 타이어의 합성수지층)를 발포시켜 제작시키기 위한 발포 성형틀(바퀴틀)에 관한 것인 점 및 발포 성형틀(바퀴틀)이 발포 물질(발포제가 혼합된 합성수지층)을 발포하여 튜브 삽입 홀(외피 내부)에 튜브몸체(합성수지층)를 형성함과 아울러 탄성 제공 홀을 형성하는 발포 성형틀 몸체(바퀴틀 부재 및 돌출부)를 구비하고 있는 점에서 동일하다.
그러나 이 사건 제4항 고안은 발포 성형틀 몸체에서 유동되는 발포 물질이 복수의 발포 노즐을 통해 튜브 삽입 홀로 발포되어 튜브 몸체를 형성하고, 발포성형틀 몸체에 의해 탄성 제공 홀이 형성되며, 복수의 발포 노즐에 의해 2차 함몰 홀 및 탄성 제공 브리지가 형성되는 반면, 모인대상고안 2의 바퀴틀 부재(101)(21) 및 돌출부(105)(211)는 발포 물질이 포함된 합성수지층을 단순히 지지하는 기능만을 할 뿐 발포 물질을 유동시키지 않을 뿐만 아니라 모인대상고안 2의 바퀴틀은 2차 함몰 홀 및 탄성 제공 브리지를 형성하는 복수의 발포 노즐을 구비하고 있지 않은 점에서 차이가 있다. ([구성대비표 9] 참조.)
위 차이점에 관하여 보건대, 발포 물질을 유동시키는 통로로서의 역할을 하는 발포 성형틀 몸체와 발포 성형틀 몸체로 유동된 발포 물질을 튜브 삽입 홀 내로 발포시키는 복수의 발포 노즐이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었다거나 널리 알려져 사용되는 주지관용 기술이라고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 만한 자료도 없으며, 모인대상고안 2에 2차 함몰 홀 및 탄성 제공 브리지를 형성하고자 하는 기술적 사상이 나타나 있지도 않으므로, 위 차이점이 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경에 해당한다고 할 수 없다. 또한 위 차이점에 의해 이 사건 제4항 고안의 발포 성형틀은 모인대상고안 2에서는 형성할 수 없는 2차 함몰 홀과 탄성 제공 브리지를 발포과정에서 자동으로 형성할 수 있다는 점에서 이 사건 제4항 고안은 모인대상고안 2에 비해 특별한 효과를 가진다.

라) 이에 대하여 원고들은, 이 사건 제4항 고안의 발포 성형틀 몸체는 모인대상고안 2의 바퀴틀 부재(101)(21)에 대응되고, 이 사건 제4항 고안의 발포 노즐 부재는 모인대상고안 2의 돌출부(105)(211)에 대응되므로, 이 사건 제4항 고안은 모인대상고안 2와 실질적으로 동일하다는 취지로 주장한다.
그러나 앞서 살펴본 바와 같이, 모인대상고안 2의 바퀴틀 부재(101)(21) 및 돌출부(105)(211)는 합성 수지층(23)에 홈을 형성하는 기능을 하는 것이어서 이 사건 제4항 고안의 발포 성형틀 몸체에 대응되는 것일 뿐이다. 반면, 모인대상고안 2는 2차 함몰 홀과 탄성 제공 브리지를 형성하기 위한 이 사건 제4항 고안의 발포 노즐 부재에 대응되는 구성을 포함하고 있지 않다.([구성대비표 10] 참조.)
따라서 이 사건 제4항 고안의 발포 성형틀 몸체 및 발포 노즐 부재 각각이 모인대상고안 2의 바퀴틀 부재(101)(21) 및 돌출부(105)(211) 각각에 대응 한다는 원고들의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

5) 이 사건 제5항 고안에 대한 판단
가) 구성 5-1의 대비
(1) 이 사건 제5항 고안의 구성 5-1은 ‘튜브 몸체를 경량화시키기 위한 경량화 부재가 탄성 제공 홀을 따라 일부 노출되도록 튜브 몸체에 삽입되는 구성’이 부가된 점에서 이 사건 제1항 고안의 구성 1-1과 차이가 있을 뿐 구성5-1의 나머지 구성부분은 구성 1-1과 동일하다. 구성 1-1은 모인대상고안 1의 대응구성과 실질적으로 차이가 없음은 위 ‘2) 가) 구성 1-1의 대비’에서 살펴보았으므로, 구성 5-1 중 위 부가 구성에 대해서만 살펴본다.

(2) 구성 5-1에 대응하여 모인대상고안 1에는 “본 실시예의 노펑크 타이어(31)는 도 3의 노펑크 타이어(21)와 거의 동일한 구조이다. 차이점은 다층 구조의 발포 합성수지층(312)이다. 따라서 발포합성수지층(312)의 구조에 대해서 상세히 설명한다. 발포 합성수지층(312)은, 내부 발포 합성수지층(3121)과 내부 발포 합성수지층(3121)을 감싸며, 내부 발포합성수지층(3121)의 비중보다 무거운 외부 발포 합성수지층(3122)을 포함한다. 일반적으로 비중이 높은 외부 발포합성수지층(3122)은 탄성력이 좋은 성질이 있다. … 내부 발포합성수지층(3121)은 가벼운 재질을 사용한다.”(갑 제8호증의 1 식별번호 [0035] 내지 [0038]),“이와 같이, 다중구조의 발포 합성수지층(312)은 무게를 줄이면서, 노펑크 타이어(31)의 탄성력은 충분히 확보할 수 있다. 즉, 내부 발포 합성수지층(3121)은공간을 채우는 역할을 할 뿐이며, 타이어(31)의 신축력에는 별 기여를 하지 않는다. 따라서 될 수 있는 한 내부 발포 합성수지층(3121)은 가벼운 것이 좋다.
반면, 외부 합성 수지층(3122)은 타이어(31)의 신축력과 탄력에 큰 기여를 한다.
따라서 외부 합성 수지층(3122)은 다소 무게는 무겁더라도 탄성력이 좋은 재질을 사용하는 것이 좋다.”(갑 제8호증의 1 식별번호 [0039])라고 기재되어 있다.
따라서 모인대상고안 1은 노펑크 타이어를 경량화시키기 위한 내부 발포 합성 수지층(3121)이 외부 발포합성수지층(3122)의 내부에 삽입되는 구성을 구비하고있음을 알 수 있다.([구성대비표 11] 및 [구성대비표 12] 참조.)

(3) 구성 5-1의 부가 구성과 모인대상고안 1의 대응구성을 대비하면, 양 대응구성은 모두 튜브 몸체(발포 합성수지층)를 경량화시키기 위하여 경량화부재(내부 발포 합성수지층)를 튜브 몸체(외부 발포 합성수지층)에 삽입하는 점에서 동일하다. 그러나 구성 5-1의 부가 구성은 경량화 부재의 일부가 탄성 제공 홀을 따라 노출되는 반면, 모인대상고안 1의 내부 발포 합성수지층(3121)은 만입부(313)를 통해 노출되지 않는 점에서 차이가 있다.
위 차이점에 관하여 보건대, 경량화 부재의 일부가 탄성 제공 홀을 통해 외부로 노출되는 구성이 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었다거나 널리 알려져 사용되고 있는 주지관용의 기술이라고 볼 근거가 없고, 달리 이를 인정할 자료가 없으며, 모인대상고안 1에 경량화 부재의 일부를 탄성 제공 홀을 통해 외부로 노출되도록 하고자 하는 기술적 사상이 나타나 있지도 않으므로, 위 차이점 이 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도의 변경이라고 하기 어렵다.
또한 경량화 부재의 일부가 탄성 제공 홀을 통해 외부로 노출되도록 함으로써 이 사건 제5항 고안의 경량화 부재는 탄성 제공 홀을 통해 튜브 몸체의 내부에 삽입될 수 있는 반면, 모인대상고안 1의 내부 발포 합성수지층은 외부 발포 합성수지층을 통해 삽입될 수 없는 점에서 효과상 차이가 있고, 이러한 효과상 차이로 인해 이 사건 제5항 고안은 노펑크 튜브의 제작공정을 간소화할 수 있으므로, 이 사건 제5항 고안은 모인대상고안 1에 비해 특별한 효과를 가진다.
이에 대하여 원고들은, 이 사건 제5항 고안의 경량화 부재는 모인대상고안 1의 내부 발포 합성수지층(3121)과 동일하다고 주장하나, 이 사건 제5항 고안의구성 5-1은 위에서 본 바와 같이 모인대상고안 1의 대응구성에 비해 구성 및 효과면에서 실질적인 차이가 있다. 따라서 원고들의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 구성 5-2의 대비 (([구성대비표 13] 참조.)
이 사건 제5항 고안의 구성 5-2는 ‘2차 함몰 홀이 경량화 부재 중 탄성 제공홀을 통해 노출되는 부분에 형성되는 구성’, 즉 2차 함몰 홀의 형성위치를 제외하고는 이 사건 제1항 고안의 구성 1-2와 동일하다. 따라서 이 사건 제5항 고안의 구성 5-2는 앞서 ’2) 나) 구성 1-2의 대비’에서 살펴본 바와 같이, 탄성 제공 홀만 형성된 타이어에 비해 자전거의 앞바퀴 및 뒷바퀴의 최적화된 탄성 조합을 보다 정밀하게 조절할 수 있고, 림에 대한 타이어의 착탈을 보다 용이하게 할 수 있으며, 타이어의 하중을 더욱 감소시킬 수 있는 효과를 달성하기 위한 기술적 수단으로 채용된 것이고, 반면에 모인대상고안 1은 구성 5-2의 2차 함몰 홀 및 탄성 제공 브리지에 대응하는 구성을 구비하고 있지 않은 점에서 이사건 제5항 고안과 차이가 있다.
위 차이점에 관하여 보건대, 앞서 ‘2)의 나) 구성 1-2의 대비’에서 살펴본 바와 같이, 구성 5-2는 이 사건 등록고안의 출원 전에 공지되었다거나 주지관용의 기술이라고 할 수 없는 점 및 모인대상고안 1에 앞․뒷바퀴의 탄성 조합을 최적화시키기 위해 별도의 홈을 형성하고자 하는 기술적 사상이 나타나 있지 않은점 등을 고려하면, 이 사건 제5항 고안의 구성 5-2는 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 정도에 해당한다고 할 수 없고, 위 구성 5-2의 부가에 의해 앞․뒷바퀴의 탄성 조합을 더욱 정밀하게 조절할 수 있다는 점에서 이 사건 제5항 고안은 모인대상고안 1에 비해 특별한 효과를 가진다.

다) 대비결과
이상에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 제5항 고안은, 구성 5-1 및 구성 5-2 모두가 모인대상고안 1로부터 통상의 기술자가 보통으로 채용할 수 있는 구성이 아니고, 구성 5-1 및 5-2로 인해 모인대상고안 1에 비해 우수한 효과를가진다. 따라서 이 사건 제5항 고안은 모인대상고안 1에 비해 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 해당한다고 할 수 없다.

6) 정리
이 사건 제1, 2, 5항 고안은 모인대상고안 1에 비해, 이 사건 제4항 고안은 모인대상고안 2에 비해, 각 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은경우에 해당한다고 할 수 없다.

다. 이 사건 등록고안을 모인출원이라고 할 수 있는지 여부
이상에서 검토한 내용을 종합하면, 피고가 이 사건 등록고안을 출원․등록함에 있어 모인대상고안들을 모방하였다는 점을 인정할 증거가 부족할 뿐만 아니라, 이 사건 등록고안이 모인대상고안들에 비해 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에 해당한다고 할 수 없으므로, 이 사건 등록고안을 모인출원이라고 할 수 없다.
결론 그렇다면, 이 사건 등록고안은 무권리자인 원고에 의한 모인출원된 것으로 볼 수 없어 그 등록을 무효로 할 수 없으므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없어 이를 각기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[구성대비표 1]

 

[구성대비표 2]

 

 

[구성대비표 3]

 

 

 [구성대비표 4]

 

[구성대비표 5]

 

[구성대비표 6]

 

 

[구성대비표 7]

 

[구성대비표 8]

 

[구성대비표 9]

 

[구성대비표 10]

 

[구성대비표 11]

 

[구성대비표 12]

 

[구성대비표 13]

 

[별지 1]

 <이 사건 등록고안의 주요 도면>

[도면의 주요 부호에 대한 설명]
10: 자전거 타이어,   100,300,400: 자전거 타이어용 노펑크 튜브,

110,310,410:튜브 몸체,   120,320,420: 탄성 제공 홀,   130,445: 2차 함몰 홀,   135,446: 탄성제공 브리지,

150: 발포 성형틀,   151: 발포 성형틀 몸체,   153: 발포 노즐부재,   340,440: 경량화 부재

 

[별지 2]

<  모인대상고안들  >


1. 모인대상고안 1의 주요 도면

 

[도면의 주요 부호에 대한 설명]
21: 노펑크 타이어,   22: 림,   211, 311: 외피층,   212,312: 발포 합성수지층,
213,313: 만입부,   3121: 내부 발포 합성수지층,   3122: 외부 발포 합성수지층

 

2. 모인대상고안 2의 주요 도면